刘经涛：试论驰名商标的跨国保护与地域性原则的冲突

1、无刘经涛：试论驰名商标的跨国保护与地域性原则的冲突问题的提出： 笔者在代理某品牌同国内侵权人的诉讼中经常思考一个假设性问题， 假如在某个或某些巴黎公约成员国已经驰名的商标（比如）尚未在我国注册、使用及进行市场推广或者其在中国市场的推广使用处于刚开始阶段， 若发现国内商家正在同类商品或服务上申请注册或正在使用该商标， 商标的商标权人是否可以被中国的权力机关认定为驰名商标进而受到驰名商标的保护待遇？寻找该问题答案的过程发现中国司法审判界、 主管的行政执法机关对驰名商标问题有较大的分歧， 该认识上差异的实质是驰名商标的跨国保护要求同商标权地域性原则之间冲突的表现形式。一、 商标权的地域性在讨论驰名商

2、标之前， 有必要回顾一下知识产权的一个普遍特性地域性。 基于商标权属于诸多知识产权形态之一种，自然我们需要讨论商标权的地域性。事实上，驰名商标问题在中国的认识上的歧义与商标权的地域性直接相关联， 或者说是依公约扩展的驰名商标保护同成员国传统的商标权地域性理论相冲突的结果。 而且进一步的研究会发现两者的冲突不止在中国发生，在其他公约成员国也存在严重的冲突。知识产权的地域性特征与其起源于封建社会地方官、 君主或国家的特权， 该特权的效力仅及于该官员、君主或国家的权力所及地域内，超出该地域的，该特权则不复有效。后随着社会的发展，知识产权由特权演变成一种法定的民事权利，但其地域性特点则被保留下来，知识

3、产权均只能依一定国家的法律产生，又只能在该国家法律管辖地域内有效2。我国商标法规定经商标局注册后的商标享有注册商标专用权，受法律保护3。根据该条的规定， 我国对注册商标专用权采取的是注册在先原则， 即商标专用权授予最先提出注册申请的人。经商标局注册后，注册人即依在中国享有注册商标专用权，得依中国法律的规定授权许可他人使用其商标；遇有其商标权遭侵犯之情形，得依中国法律寻求行政或司法救济。无但是随着中国加入保护工业产权巴黎公约 （以下简称巴黎公约）和与贸易有关的知识产权协议 （以下简称 TRIPS 协议） ，两个公约中关于保护驰名商标的要求，要求中国法律对未注册的驰名商标予以保护，于是在2001年

4、修订商标法时加了保护驰名商标的内容4。二、 驰名商标的渊源、涵义辨析及与商标地域性的冲突（1） 国际公约的规定1883年签署的巴黎公约是驰名商标保护的渊源。具体而言就是该公约的第六条之二：“(1)本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、 并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应运用。(2) 自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国

5、可以规定一个期间， 在这期间内必须提出禁止使用的请求。 (3) 对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求，不应规定时间限制5。”从公约中文本的“.使用国主管机关认为在该国已经驰名”的措辞似乎对本文开始提出的问题的答案是否定的， 因为对该在外国驰名的商标在中国可能不是很驰名或者举证在中国驰名很困难。但是， 郑成思教授在述及巴黎公约对驰名商标的特别保护时的阐述为： “各成员国的国内法，都必须禁止使用与成员国中的任何已经驰名的商标相同或近似的标记， 并应拒绝这种标记的注册申请；如已批准其注册，则一旦发现其与已驰名商标重复，应予撤销”6。从该段论述中似乎可以得出结论：驰名商标是否在认

6、定国驰名并不重要，只要在一成员国驰名，则该商标自然在另一成员国享有特别保护待遇。 如果巴黎公约是此种涵义， 那么本文所提出的问题应该是肯定的。巴黎公约的签字文本为法语，由总干事与有关政府协商后，指定英语、德语、意大利语等语言的正式文本7。同时，笔者为寻求答案，参考了国际知识产权组织（WIPO）官方网站上巴黎公约的英文文本8，或许笔者英语水平有限，感觉该段语言含糊，不能明确判断出本文问题的答案。而在对美国有关于巴黎公约所确立的所谓驰名商标法则（The Well-known无Mark Doctrine）的研究中，发现该国对驰名商标法则的解读与我国有所不同，本文将在随后的章节中详述。（2） 我国认定

7、驰名商标的做法因应我国加入巴黎公约和 TRIPS 协议的承诺， 我国商标法规定了对驰名商标的特别保护： 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、 摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标， 容易导致混淆的， 不予注册并禁止使用； 对已注册的驰名商标的保护则扩大至不相类似的商品或服务9。同时我国商标法对认定驰名商标应参考的要素作了诸多列举10。我国认定驰名商标采取的是“被动保护，个案认定”的原则。在该原则下，只有当事人在遇有商标侵权或商标异议、 评审等争议案件中， 根据案情需要对涉案商标是否为驰名商标做出认定， 且符合商标法的规定才能认定驰名商标11。 认定驰名商标可以通过工商局的日常执法程序认定

8、12，也可以通过人民法院的诉讼程序认定驰名商标13。值得注意的是， 我国商标法并没有对驰名商标给出一个完整的定义， 也没有明确在认定活动中是否应该坚持将商标法第14条列举的驰名因素限定在中国大陆地域。 国家工商局认定驰名商标则明确规定为“在中国为相关公众广为知晓并享有较高的声誉的商标14。”似乎在司法审判界， 主流的意见倾向于在诉讼中认定驰名商标应当将驰名因素的审查限定在中国。比如北京市高级人民法院知识产权庭所采取的认定标准与工商局的驰名商标定义一致，将地域标准限定为中国内地。并进一步明确“虽然某商标在国外久负盛名，但未在中国实际使用的，也不应予以认定15。”无独有偶，武汉市中级人民法院民三庭

9、支持驰名商标保护的地域原则， 认为“驰名商标必须在中国大陆贸易区内享有较高的声誉；必须为相关公众广为知晓16。 ”青海省高级人民法院的审判人员也认为： “驰名商标必须在本国领域内驰名， 强调判断一个商标是否驰名不应该以该商标是否在国际市场上驰名为准。 如果某个商标在国际上驰名， 然而在某一特定国家没有多少知名度， 该国可不认定该商标为驰名商标17。”当然，与上述观点不同的认识也有，有的审判人员认为：“使用不是认定驰名商标的必要前提条件。 18”从上海市高级人民法院审理的星巴克驰名商标案件的判决书看， 该院在认定驰名商标中，采信了大量的来自国外的证据，包括涉案商标在国外经营、注册、宣传报道的情况

10、19。对涉案商标在国外经营、注册、宣传报道的证据的采信，反映了审理法院对商标地域性原则的限制。无（3） 美国对外国驰名商标保护的做法地域性原则也是美国商标法的基础，而且美国法律对商标权的确立采取的是先用原则20。同中国不同， 美国对其参加的国际公约不能自动转化为其国内法， 完成转化需得经过国会的立法过程。美国对巴黎公约的采纳体现在其兰哈姆法（The Lanham Act）第44章第 b 款， 大致的意思是美国参加的关于商标或不正当竞争的国际公约缔约国公明或法人均可以依本章寻求法律救济21。很显然的是，如同巴黎公约本身，兰哈姆法也没有对如何根据巴黎公约保护驰名商标做出具体规定，也在美国联邦法院不

11、同巡回区之间以及学界引起争论。有的学者在述及驰名商标法则 （The Well-known Mark Doctrine） 时用的语言非常明确： “具体而言， 巴黎公约第六条之二创设了驰名商标法则， 该条款允许一个外国驰名商标的所有人就另一成员国公民使用相同或相似商业名称的行为提起侵权诉讼。 无论该商标在侵权人所在国有无直接注册或使用，该商标持有人均得主张此权利。” 22兰哈姆法通过后，美国法院审理的涉及到外国驰名商标早期的案件是 Vaudable Vs.Montmartre, Inc.案件23， 1959年由纽约州法院审理。涉及案件的是在法国高度驰名的一家名为 Maxims 的法国餐馆，该餐馆最

12、早开张于1893年，开业后经过原告经营和宣传，在法国享有很高的知名度。被告于上世纪50年代后期在纽约市区开设了一家类似的法国餐厅，而且使用相同的名称：“Maxims”，而且店面的装潢设计与原告的 Maxims 及其类似。 之前， 原告并没有在纽约开设同名称的餐馆。 纽约州法院支持了原告的请求而签发禁令，禁止被告在纽约使用 Maxims 的商标开设法式餐厅。法官认为被告是在盗用原告商号的良好商誉， 无论两造之间是否有现实的竞争， 该不良意图会在公众中造成混淆而且会淡化原告的良好商誉， 因而应被法律禁止24。 本案法院尽管禁止被告使用原告在法国高度驰名的法式餐馆的商标， 从法官的分析意见来看， 法

13、官实质上是从反不正当竞争的法律出发签发了禁令，而不是直接适用巴黎公约的驰名商标特殊保护制度。Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co. 25， ，是第一个由联邦上诉法院审理的涉及到巴黎公约驰名商标原则同商标地域性原则相冲突的案例。 该案中原告自1962年起开始在墨西哥经营连锁杂货超市， 在墨西哥注册并使用的商标为“GIGANTE”。 到1991年的时候，原告已经在墨西哥开了100多家分店， 其中两家就开在墨西哥-美国边界附近， 靠近美国圣地亚哥市26。1991年8月，被告在美国圣地亚哥市开了第一家超市，名称为“GIGANTEMARKET”， 并于

14、1996年在该市开了第二家同名超市。 1999年， 原告在美国加州开了两家超市，使用与其在墨西哥相同的名称“GIGANTE”。原告请求联邦法院禁止被告在其超市经营中使无用“GIGANTE”， 其诉因之一就是巴黎公约驰名商标的保护规定。 27 美国法律对商标权的确定是根据在美国境内的先用者， 而不是世界其他国家的在先使用28。 如果按照商标权的地域性原则，“GIGANTE”在美国的在先使用者是被告，原告对争议商标本没有优先权。在本案判决之前， 没有其他联邦上诉法院就国外驰名商标和商标地域性原则的冲突的法律问题做出判决。审理该案的第九巡回区联邦上诉法院的 Kleinfeld 法官在判词中说：“然而

15、，我们判决确实存在驰名商标对地域性原则的例外。 尽管在商标法领域， 地域性原则是一久远且重要的法则，但是这不能绝对化。一个没有驰名商标例外的、绝对的地域性法则将会导致消费者混淆和欺诈29。”Kleinfeld 法官也意识到外国驰名商标对地域性原则的例外如果平衡不好就会导致地域性原则的废弃， 所以对尚未在美国使用的外国驰名商标欲突破地域性原则而获得保护， 该商标在美国仅有第二含义是不够的， 还应该有强势证据证明美国大多数的相关公众熟悉该商标30。与美国联邦法院第九巡回区相比，第二巡回区对驰名商标原则采取了更为谨慎的态度。在De Beers LV Trademark Ltd Vs. DeBeers

16、 Diamond Syndicate, Inc.31一案中，原告是成立于英国的公司，以 DE BEERS 为商标经营珠宝和奢侈品零售业务，在业界有相当的知名度。但是在案发之前没有在美国开始经营活动。2002年，被告向美国专利及商标局申请注册了“DEBEERS DIAMOND”商标，进行类似的经营。原告起诉的理由之一就是驰名商标法则。审理该案的联邦区法院意识到在驰名商标原则下， 若某外国商标很有名， 被国内商家使用会给消费者带来混淆，即使没有在美国注册或使用，仍有可能得到保护32。但是法院综合其他事实判决原告缺乏实质性证据证明该商标在美国使用，拒绝签发禁令。第二巡回区审理的另一个案件涉及到在古巴

17、及欧洲烟民中享有极高声誉的雪茄品牌“COHIBA”33。 本案中原告古巴烟草公司 （Cubatabaco） 最早于1969年开始使用“COHIBA”商标销售雪茄，并在古巴获得注册。自1982年开始在国际市场销售“COHIBA”牌雪茄，在业界享有盛名。但是，由于美国1963年开始的对古巴贸易制裁， 该品牌的雪茄没有在美国销售。被告 General Cigar 是一美国公司，最早于1981年在美国注册了“COHIBA”商标销售雪茄，但是于1987年停止了对该商标的使用；被告于1992年重新使用该商标销售雪茄。后原告向美国联邦第二巡回区区法院提起诉讼， 要求禁止被告使用“COHIBA”， 诉因之一就

18、是驰名商标例外34。 联邦区法院认为原告尽管没有在美国销售“COHIBA”牌雪茄， 其“COHIBA”商标在被告1992年恢复使用该商标之前， 已经足够驰名， 因而判决被告取消对“COHIBA”商标的注册并禁止其使用该商标35。 被告不服区法院的判决提起上诉， 第二巡回区联邦上诉法院以美国自1963年开始对古巴的贸易禁运为由推翻了区法院的判决。 同时， 第二巡回区上诉法院不愿意在该案中就驰名商标例外做出分析36。 （4） 其他国家对在公约成员国已驰无名商标的保护做法巴西：根据巴西工业产权法第126条的规定，无论是否之前在巴西已经注册或申请注册，按照巴黎公约第六条第二项认定的驰名商标应该受到法律

19、保护37。 巴西专利商标局在实务中会考虑商业活动导致的公众对商标的知悉程度，包括在各成员国宣传该商标所导致的知悉程度。显然，对于在其他公约成员国驰名但尚未在巴西注册的商标， 巴西工业产权法将给与保护38。南非：南非由于历史上的种族隔离时期遭受贸易制裁，致使很多国际品牌停止在南非的注册及经营，当然其后果就是很多知名品牌比如 McDonalds，Victorias Secret，Toys “R” Us等品牌被很多南非商家抢注39。 后来南非加入 Trips 协议， 驰名商标的保护自然成为国家义务。最典型的就是麦当劳（McDonalds）同当地抢注者之间的诉讼案。麦当劳在上世纪六十至八十年代在南非注

20、册了 McDonalds 等系列商标， 但是由于南非种族隔离原因， 麦当劳没有在南非开展任何经营活动。1992年南非当地一家快餐公司 Joburgers 注册了McDonalds 商标（此时麦当劳的注册失效） 。南非种族隔离结束后，麦当劳向南非地方法院提起诉讼，要求驰名商标保护。南非一审法院驳回了麦当劳的诉讼请求，认为麦当劳的驰名商标证据不足， 驰名商标应当是在南非很大程度上流行， 且为南非社会各阶层所接受40。麦当劳提出上诉， 南非上诉法院推翻了一审法院的判决， 认为驰名商标所有人应当证明在保护寻求国的相关公众中有良好声誉，不要求在南非实际使用和注册。41哥伦比亚：在哥伦比亚国务院审理的服装

21、品牌贝纳通（“Benetton”）争议案中，该国国务院认为尽管“Benetton”商标没有在该国实际使用，该商标仍然是驰名商标42。阿根廷：在 Fromageries Bel S.A. v. Ivaldi, Enrique, LaLey 诉讼案中，原告在奶制品上使用 VACAQUE RE 达三十多年，但该商标既没有在阿根廷使用，在该国也没有任何商誉。被告在同类商品上注册了该商标，原告请求法院取消该注册。法院的判决非常干脆，根据被告完全近似无地复制原告商标的事实， 法院推定被告在注册前肯定知道原告的驰名商标， 而对在先驰名商标的知悉足以使法院有理由相信被告具有主观恶意，所以支持了原告的请求43。

22、（5） TRIPS 协议对商标权地域性原则的限制TRIPS 协议不但将巴黎公约确定的驰名商标保护扩大至服务领域，而且对成员国认定驰名商标参考的因素做出了原则规定44。 笔者认为 TRIPS 协议中文版本的表述似与英文版本的表述有出入。TRIPS 协议中文版对第16条第2款的表述为：“在确定一商标是否驰名时，各成员国应考虑相关部门公众对该商标的了解程度， 包括在该成员中因促销该商标而获得的了解程度45。 ”按该表述， 似乎了解程度是限定在拟寻求保护的国家的了解程度。 然而， TRIPS协议英文版本的中文翻译似乎以“在确定一商标是否驰名时， 各成员国应考虑相关部门公众对该商标的了解程度， 包括在有

23、关成员中因促销该商标而获得的了解程度46。 ”更为妥当。英文表述中“Member Concerned”从其本意讲应当指该商标的经营活动已涉及到的成员国，而不是保护寻求国。 故而 TRIPS 协议将认定驰名商标的参考因素扩大至其他成员国内的经营活动。可以说，出于对驰名商标的扩大保护考虑，TRIPS 协议已经对商标权地域性原则做出了进一步的抑制。（6） WIPO47及 INTA48对保护驰名商标的建议驰名商标的跨国保护与传统商标法的地域性原则之冲突问题随着全球经济一体化的进程愈发严重，为解决这一问题，世界知识产权组织(WIPO)于1999年通过了关于驰名商标保护条款的联合建议49。该联合建议第二条

24、列举了很多认定驰名商标的要素，比如：任何使用该商标的持续时间、范围及地理区域50；对该商标任何推广活动所持续的时间、范围及地理区域， 保括使用该商标的商品货服务的广告及在展会上的展示51。 该建议并没有将判断驰名商标的因素限定在保护寻求国，而是用了“任何”字眼。不仅如此，该建议还特别要求各成员国在认定驰名商标时，不得设定如下先决条件：i) 该商标已经在保护寻求国使用、注册或提出注册申请52； ii) 该商标在保护寻求国之外的任何司法领域内已经驰名、 已注册或已提出注册申请53；iii) 该商标在保护寻求国为广大公众所知悉54。INTA 是一有着130年历史致力于商标权保护的非营利国际民间组织，

25、它在190个国家有5500多个商标权人及相关业者会员55。 INTA 董事会于1996年9月18日通过关于 驰名商标保护的董事会决议，列举了认定驰名商标的参考因素：a) 该商标在当地或世界范围内的认知数量； b) 该商标先天性或后天获得的显著性的程度；c) 该商标在当地或世界范围内使用或无广告的持续时间； d) 该商标在当地或世界范围内获得的商业价值； e) 该商标在当地或世界范围内使用或广告的地理区域；f) 该商标在当地或世界范围内获取的品质形象56。显而易见，该组织认为认定驰名商标的参考因素不应限定于当地，即保护寻求国，也应当参考该商标在世界范围内的驰名要素。（7） 对驰名商标认定的思考随着科学技术的发展， 尤其是卫星通信技术及互联网技的发展， 地球任何角落发生的事情可以在瞬间传递到其他地方，地球正在变成一个村落。随着市场一体化进程的加快，品牌的在某一国家的推广，必然在其它国家的消费者中产生影响。据统计，在奥运会期间，大约每天有10亿人观看比赛，世界杯的比赛平均每场有5亿观众57。自然，对奥运会、世界杯或 NBA比赛进行资助的品牌， 就会在收看国家的消费者或受众中产生知名的效果。 而随着国际旅游业的发