发明的可专利性——新颖性

1、发明的可专利性新颖性【案情介绍】发明人舒学章于1991年2月7日向中国专利局申请名称为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”实用新型专利，1992年9月30日被授予专利权，专利号为91211222.0。该专利的权利要求为：一种主要由反烧炉排、正烧炉排和炉体构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，其特征在于正烧炉排和反烧炉排的各个炉条是间隔的一上、一下两层构成波浪型排列。该实用新型专利期限届满前，专利权人请求了续展，至1999年2月8日，该专利权保护期限届满，权利终止。1992年2月22日发明人舒学章又以同一发明名称向中国专利局申请了一项发明专利，1999年10月13日被授予发明专利权，专利号为9210640

2、1.2号。该专利的权利要求为：一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会请求宣告舒学章的发明专利无效，理由是该发明专利同舒学章已过专利保护期的实用新型专利构成重复授权，违反了专利法实施细则关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。专利复审委员会认为，92106401.2号发明专利授权时，91211222.0号实用新型专利权由于保护期限届满已终止，故不存在两个专利同时存在的情况，不存在重复授权问题。因此，驳回了无效宣告请求。无效宣告请求人向法院提起行政诉讼，一审法院支持了专利复审委员会的观点

3、，维持了专利复审委员会作出的无效决定。当事人不服提出上诉，二审法院经审理认为，本案争议的发明专利权构成了对在前授予并已终止的实用新型专利权的重新授予，因此，撤销了一审判决和专利无效决定。【问题】1、超过专利保护期的实用新型专利能否申请发明专利？2、如何理解专利法实施细则规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”？【评注】对“同样的发明创造只能被授予一项专利权”这一规定应当如何理解是本案争议的焦点所在。关于发明创造的定义，专利法第2条解释为：“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计”。这就是说，发明创造包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进

4、所提出的新的技术方案；实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。由此可见，发明和实用新型专利保护的是新的技术方案，而外观设计专利保护的是产品的新设计，因此，在发明、实用新型等技术方案与外观设计之间很难出现重复专利。而发明专利既包括产品发明，也包括方法发明，实用新型专利则仅保护产品发明，由于它们二者保护的均属于新的技术方案，因此，发明与实用新型之间可能会出现重复专利，容易落入“同样的发明创造”的范围。从内容上看，“同样的发明创造”应当指两项以上发明创造专利的

5、权利要求记载的技术内容、技术方案相同，而不是指两项以上发明创造专利的名称或者权利要求文字完全相同。当然，技术内容或者技术方案相同，包括了权利要求书记载的文字内容完全相同，也包括了技术方案相等同的情况。从立法本意上讲，只要是相同的发明创造，不管是否为同一主体申请，在授权上如果发现技术内容是重复的，均不应对在后申请授予专利权。专利法规定不允许重复授权的依据是专利权的独占性，由于专利权具有排他性，因此不允许重复授予专利权。这样规定其目的在于保护专利权的同时，保护公众利益。根据专利法之规定，被授予专利权的发明创造应当具备三性，其中有一项是新颖性。新颖性是指，在申请日以前没有同样发明或者实用新型在国内外

6、出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。由此可见，将同样的发明创造重复授予专利权，后一专利权肯定是不符合专利新颖性的。而且，一旦允许相同的发明创造在不同的时期授予两项以上的专利权，或者说，两个相同的发明创造可以一先一后被授予专利权，无疑会延长对该技术方案的保护期，不仅违反了专利权具有法定时间性的限制，而且会损害公众利益，也不利于发明创造的推广转化。本案中，发明人将具有相同技术内容和技术方案的发明创造于1992年6月17日被授予实用新型专利，至1999年2月8日权利终止

7、后进入公有技术领域。在此期间又于1999年2月22日申请了发明专利，并于1999年10月13日（在前一专利权终止8个月之后）被授予专利权，针对前一实用新型专利而言，这显然属于重复授权。而且，就相同的发明创造在作为实用新型给予8年保护完成之后，已进入公有领域的情况下，又给予了发明专利保护，对公众显然也是不公平的，违反了专利法的立法本意，违反了专利法禁止重复授权的规定。所以，无效宣告请求人以该发明专利属于重复授权为由，请求宣告该专利权无效，其理由是正当的，后一发明专利应被宣告为无效。 3、不丧失新颖性的专利案例S，受聘于在C夫人的美发沙龙中担任发型师，于2004年6月在西班牙一个城市度假。在度假中

8、她发现去她所在宾馆舞厅跳舞的当地女孩头发光泽度都很好，在询问宾馆服务员后得知，当地有个延续多年的习俗就是使用一种植物的天然提取物heseltinol来做护发素。该服务员甚至亲手示范如何从植物中提炼这种天然成分并且赠送给S了一株这种植物让她带回英国。S回家后在她花园中很好的种植了这种植物并且根据那个服务员的示范自己也成功的提炼出了heseltinol.（在温水中捣碎该植物的叶子，heseltinol便会浮在水面上）当她将这种提炼物展示给她老板C后，C在一部分前来沙龙理发的顾客中试用了这种护发素并取得巨大的成功。于是他们决定给该护发素以“SHEENO”为名在该美发沙龙出售，同时也提供给一家当地的超

9、市连锁店出售。随着需求不断增加，S请求在她哥哥的菜地里种植更多的这种植物并且请她姐姐在她姐姐所工作的塑料厂里做一些装这种护发素的塑料瓶。S目前收到一家HEALTH & BEAUTY公司的警告信。信中声称该公司是一项新护肤产品中所含专利的所有者，而S，以及她的雇主C夫人还有她的哥哥姐姐都侵犯了该项专利。该专利（含专利号）于去年授予该公司的经理，包含以下两个内容：1，一种对人体组织起治疗作用乳液的生产过程， 即，从碾碎叶子（例如香蕉树的叶子）中提炼出来heseltinol和一种适当载体混合。2，heseltinol是从碾碎叶子中发现的，比如香蕉树的叶子。新颖性的判定有两点:在申请日以前,只

10、要(1)在国内外公开发表过;(2)在国内已公开使用,就构成县有技术.还有一个(3)在申请日以前已经向知识产权局提出申请但还没有公布的相同的发明. 注意,如果是公开使用,则仅局限在国内. S与C是在英国使用,但是在西班牙发现了这个东西,在这种情况下,若HEALTH & BEAUTY公司的专利是在英国申请的,那么不论该H公司的申请日是那天,都无法应用西班牙已经使用的事实做为抗辩新颖性的理由. 我想楼住要让H公司专利无效,首先要研究它的专利,看你是不是落入它的独立项,若落入,就要一、可获专利的主题  1、不授予专利权的对象动物和植物品种2、不授予专利权的对象智力活动的规则和方法 1

11、、不授予专利权的对象动物和植物品种【案情介绍】“哈佛鼠”又叫“肿瘤鼠”，它是哈佛大学两位科学家在上个世纪80年代通过转基因技术培育出来的一种老鼠。由于该老鼠易患癌症，因此具有重大的科学和医学研究价值。欧盟各国、美国等已先后批准授予“哈佛鼠”专利权。1993年，加拿大知识产权办公室在审核“哈佛鼠”在加拿大的专利权时裁定，“哈佛鼠”作为老鼠不能被授予专利，但哈佛大学可以获得易致癌基因及相关试验的专利权。这一裁定引起哈佛大学的不满。但加拿大专利申诉委员会和联邦法院均维持了加拿大专利办公室的裁决。到2000年8月，加拿大联邦上诉法院又以2比1的表决结果，裁定“哈佛鼠”可以获得专利权。不过联邦上诉法院的

12、判决也没有让人信服，关于“哈佛鼠”的官司一路打到加拿大联邦最高法院。2002年12月5日“哈佛鼠”可否获得专利案最终由加拿大联邦最高法院作出判决。判决认为专利法中所使用的制程、机器与构成物质等概念并不能涵盖高等生物本身。使加拿大成为西方国家唯一没有给哈佛鼠授予专利的国家。“哈佛鼠”专利案对不同的群体具有不同的意义。对于加拿大专利界来说，这起案件代表着高等生命形式是否属于“发明”。加拿大专利申诉委员会表示“高等生命形式”不是发明，不能被赋予专利，但加拿大联邦上诉法院却认为“哈佛鼠”符合专利法中关于发明的定义。加拿大以前曾对微生命授予过专利，但从没有对高等生命形式授予专利的先例。现在加拿大知识产权

13、办公室中还有500多件关于转基因动植物的专利申请，“哈佛鼠”的判决将对它们产生重大影响。对哈佛大学来说，专利意味着财富。目前全球实验室每年进行试验需要老鼠2500万只，而非常适合用于癌症研究的“哈佛鼠”，其“钱”途自然是不可限量。对加拿大科学界来说，专利意味着科研经费。如果专利不能被批准，必将使一些企业对科研资助的兴趣大减，特别是在美、欧已批准这一专利的情况下，加拿大对专利的否决意味着科研经费的流失。宗教界担心授予“哈佛鼠”专利会引起伦理和道德上的混乱。加拿大教会联盟的一位律师表示，仅仅知道如何排列它的基因，就宣布拥有这种生物，人类在道义上是没有这项权力的。环保界则担心转基因技术会给自然界带来

14、灾难。他们担心某种转基因动植物融入到自然界的动植物中后，会改变物种的平衡，他们更担心一个物种平衡的破坏会带来“多米诺骨牌”一样的效应，从而改变整个自然界。【问题】“哈佛鼠”在我国能够获得专利权吗？为什么？【评注】动植物品种可以分为天然生长和人工培育两种。自然界生长的动植物不是人类智力成果的产物，而专利法的重点在于鼓励创新，因此不能对动植物新品种授予专利权。经过人工培养的动植物新品种虽然是人类智力劳动的产物，但是任何一种动植物新品种的培育都必须经过较长的时间，并且经过好几代的筛选才能够获得显著性、稳定性和一致性。因此，我国的专利法暂时没有授予动植物新品种以专利权。1997年3月20日，国务院发布

15、了中华人民共和国植物新品种保护条例，该条例第1条明确规定：“保护植物新品种权，鼓励培育和使用植物新品种，促进农业、林业的发展”是本条例制定的目的。在本条例颁布之后，在我国，植物新品种可以根据本条例得到保护。但就动物新品种而言，我国的现行的法律法规并没有赋予动物新品种的发明人专利权的规定。相反，我国的专利法第25条规定，对于动物新品种，不授予专利权。“哈佛鼠”的权利人所主张的权利是典型的动物新品种的专利权，根据我国专利法的规定，专利法暂时不保护动物新品种，因此，“哈佛鼠”在我国现阶段不可能被授予专利权。依据我国专利法第25条的规定，我国的专利法暂时不授予动植物新品种以专利权，但是，对于动物新品种

16、的生产方法，可以依照专利法的规定授予专利权。2、不授予专利权的对象智力活动的规则和方法【案情介绍】1985年4月1日，叶某向中国专利局申请了名为“新的现代汉字速查法与编码法”的发明专利申请。1985年8月6日，中国专利局以该申请属于一种信息的表述，这种信息的表述只需要人们对它去进行理解和思维，其中没有使用任何自然力为由，未能授予专利权，驳回了叶某的专利申请。叶某于1985年7月5日向中国专利局专利复审委员会提出了复审请求。复审委员会经审理认为，申请人提交的原始说明书所载的全部实质内容为：本编码法只用六个号码组成汉字，按六类笔形号码表重点记住三句话，对笔形多的汉字只取头三后三的号码，但对笔形如何

17、分类、究竟是哪六个号码、每个号码各代表哪些笔形等无规定。尽管后来申请人分别提交了补正说明书，但其内容都超出了原始说明书记载的范围，不符合专利法第33条关于“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原始说明书记载的范围”的规定，因此对超出原始说明书记载范围的修改不予考虑。复审委员会仍认为该申请的内容是一种指导人们进行智力活动的规则和方法，根据专利法的有关规定，该申请不属于专利法所规定的可以授予专利权的法定主题，故复审决定，维持中国专利局的决定，驳回复审请求。叶某不服复审决定，起诉至法院，法院作出维持专利复审委员会决定的判决。【问题】1、没有同计算机相结合的汉字编码方法能否获得专利授权？2

18、、智力活动的规则和方法是否可以获得专利授权？【评注】所谓智力活动，是指人的思维活动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生抽象的结果，或者必须经过人脑思维活动作为媒介才能间接地产生结果。智力活动仅是指导人们对信息进行识别、判断和记忆的规则和方法，由于其没有采用技术手段或者利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。专利审查指南第二部分第九章对智力活动的规则和方法进行了进一步解释：“智力活动的规则和方法是指包括数学方法以及一切属于以人的抽象思维、主观意念或者感觉为特征的非技术方案。”按照这一界定，要获得专利授权必须是一个技术方案，而且这一方案应该解决技术问题，利用非显而易

19、见的技术手段，并能够产生实用的技术效果。本案中，叶某向中国专利局提交的“新的现代汉字速查法与编码法”发明专利申请，因为“新的现代汉字速查法与编码法”的原始说明书在实质内容上存在着严重的缺陷，所以叶某的补正说明书的内容超出了原始说明书的范围，不符合法律规定。此外，该项申请的原始说明书内容过于简单，没有清楚、完整地提出汉字编码法与计算机技术有机结合的技术方案，其作为单纯的汉字速查法和编码法由于缺乏利用自然规律的技术构思，只能被确认为是智力活动的规则和方法，依法不能授予专利权，专利复审委员会和人民法院的判决启示我们，申请人向中国专利局提出的专利申请，其内容必须属于专利法规定的授予专利权的主题，并且从

20、形式上到实质上应符合法律要求。在区分智力活动的规则和方法与涉及计算机程序的发明时，应以“技术”二字为核心。凡是对现有技术作出了技术上的贡献的发明创造，都可以成为专利保护的客体。相反，如果该方案不是“技术”的，则不能得到保护。1、专利申请权的归属【案情介绍】甲是某公司退休高级工程师，与被告通达股份有限公司(以下简称通达公司)的负责人×××有私交。2002年4月3日，甲与通达公司签订关于PT25型平台拖车生产协议一份。双方约定：通达公司提供生产平台拖车的样车及相关技术要求，由甲为其生产一台PT25型平台拖车；加工价格（含材料及其他配件）每台28,800元；合同签订日起

21、三天内，通达公司向甲支付定金20,000元整；交货日期为30天，生产场地所发生的一切费用由甲承担。此外，合同对其他条款也进行了约定。合同签订后，通达公司租用生产场地，向甲提供样车和生产资金。甲聘用生产技术人员，组织设计施工。期间，通达公司负责人×××要求将平台拖车的跳板部分设计、改装成既可以横向移动，又可以手摇折叠的机械板桥；增加一台生产数量，并要求甲将通达公司主管部门(某市公路局)的一台待修拖车也按上述技术条件进行改装，改装费每台按3,000元计收。对通达公司的上述要求和条件，甲表示同意。之后，甲根据通达公司的技术改进要求，对平台拖车的跳板部分进行设计、绘图和计

22、算数据，并以通达公司设计师名义出具设计图纸。同年6月5日，甲依据双方所签拖车生产合同及通达公司提出的额外施工要求，完成上述三台平台拖车的生产、加工及改装任务。在合同履行过程中，甲以生产、制作平台拖车名义，在通达公司领取拖车材料款、加工费及工资，并将购买拖车所用材料费用在通达公司予以报销。甲的领款金额包括甲于2002年5月20日在该公司领取的工资款3,581.30元。甲设计制作的三台平台拖车经双方检验后，已经交付给通达公司。2002年4月底，通达公司负责人×××提出将上述设计改装的“带机械板桥”的平台拖车技术方案申报专利。同年5月15日，通达公司与某市专利事务所签订

23、专利委托代理协议书一份。专利代理委托书载明：通达公司根据专利法的相关规定，委托专利事务所就“带机械板桥”的平台拖车申报专利事项办理专利申报手续；委托单位是通达公司，该专利设计人是甲，通讯地址是通达公司及其法定住所地，联系人是通达公司雇佣人员孟姗。专利代理委托书由甲起草、填写，通达公司加盖公章确认。专利申报期间，甲为该平台拖车申报实用新型专利制作设计图纸、计算数据、撰写和修改申报专利技术文件，通达公司承担该专利申报所需费用。同年5月23日，通达公司取得专利申请文号。2003年4月30日，国家知识产权局将“带机械板桥的平台拖车”实用新型专利公告、授权，该项专利权的授权证书中载明的设计人为甲，专利权

24、人为通达公司。2004年3月，甲在多次向国家知识产权局申请“带机械板桥”平台拖车专利被该局通知不予受理的情况下，向法院提起专利申请权诉讼。之后，又以专利权权属纠纷为由向法院提起诉讼。【问题】1、什么是职务发明？本案中原告甲的实用新型专利是否是专利法上的职务发明？2、本案如何处理？【评注】所谓职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。根据我国专利法第6条和专利法实施细则第11条的相关的规定，职务发明的情况主要包括以下三种情况：一是执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造，所谓执行本单位的任务是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的

25、本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。二是主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，所谓主要是利用本单位的物质技术条件是指利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。三是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的除外。本案中，“带机械板桥”平台拖车实用新型专利所载明的技术方案是甲和通达公司在履行平台拖车生产协议过程中形成的，双方当事人签订的关于PT25型平台拖车生产协议及协议履行状

26、况应是本案基本事实。双方当事人与专利事务所在办理专利代理手续过程中，将甲填写为该实用新型的设计人，通达公司为专利权人，故专利代理授权委托书是本案专利权权利归属的基本证据。关于系争实用新型专利中甲和通达公司的关系，根据本案的案情，甲于2002年5月20日在通达公司领取3,581.30元工资和同年7月又在该公司领取300元工资，据此应认定为甲与通达公司之间已经形成事实上的临时聘用关系。主要理由是：第一、劳动者提供劳务，雇佣单位向雇用人员支付工资或提供报酬是劳动法的一般规则。劳动法律关系一般基于集体劳动合同、聘用及临时劳动事实而产生。甲既非通达公司职员，也未与通达公司签订聘用合同，双方之间除平台拖车

27、加工合同关系外，并无劳动聘用关系。按照双方签订的平台拖车生产合同的约定，通达公司只负向甲支付拖车加工价款的合同义务，而没有向甲支付工资的合同义务。在实际履行中，通达公司两次向甲支付工资，并向甲提出将拖车跳板部分进行改进，而对该项任务以外的拖车价款及其加工费仍按合同执行。因此，甲于2002年5月20日和同年7月在通达公司领款行为应认定为通达公司向其支付工资的行为。第二、双方签订合同时并无技术改进内容的约定，通达公司提出对平台拖车跳板部分进行改进的构思和设想，将该改进任务交付给甲。甲接受并通过自己努力和技术专长完成通达公司临时交付的工作，对该改进部分进行绘图、设计和计算，按照上述要求完成该工作任务

28、。因此，通达公司基于甲的技术能力和双方合作的信赖关系，双方已形成以平台拖车跳板部分技术改进为内容、以通达公司向甲支付工资为条件的事实上的临时聘用关系。通达公司依据平台拖车生产合同，向甲提供生产样车，并要求甲按该样车进行生产。在合同履行期间，通达公司提出“带机械板桥”的平台拖车的主题构思及技术要求，并交甲负责设计、制图和施工，故其技术条件由通达公司提供；PT25型平台拖车及其改进部分的资金由通达公司支付，其物质条件也由通达公司提供。从该实用新型申报专利的技术资料看，“带机械板桥”平台拖车的设计图纸及技术文件均署名通达公司，设计人除甲外，还有通达公司的负责人的署名，对该技术文件反映甲在工作身份上隶

29、属于通达公司的这一事实，甲明知且予以认可。因此，涉案实用新型专利技术是甲在执行通达公司临时交付的工作任务期间，利用通达公司的物质技术条件完成的发明创造。根据专利法实施细则第11条第2款的规定，该项专利应属职务发明专利。2002年5月15日，通达公司委托专利事务所申报该项专利时，甲以通达公司名义填写专利委托书，撰写专利书面文件，绘制专利设计图纸，将专利设计人确定为甲，专利权人确定为通达公司。从委托书填报的内容及委托过程来看，双方当事人就本案争议的专利权归属问题已经达成一致，符合专利法第6条第3款规定，故其法律效力应予认定。甲以通达公司采用欺诈手段取得该项专利权的诉讼主张，人民法院不应当予以支持。

30、综上所述，甲在履行与通达公司签订的平台拖车合同中，与通达公司形成临时聘用关系。甲按照通达公司交付的技术改进任务，利用通达公司的物质技术条件设计、施工完成，涉案技术方案且在申报专利时，双方对专利权归属达成协议。因此，本案争议的“带机械板桥”平台拖车的实用新型专利属职务发明专利，专利权归通达公司所有。甲作为该项专利的设计人，可依专利法实施细则的相关规定，获得职务发明专利的相应的奖励，但其主张该专利权归其所有的诉讼请求，缺乏事实与法律依据，其诉讼请求不能成立。五、专利权的内容与限制  1、先用技术的实施2、专利权权利穷竭制度3、专利强制许可1、先用技术的实施【案情介绍】张某和谭某于1999

31、年1月29日向国家知识产权局提出了“容性镇流器”实用新型专利申请,该申请于2000年2月26日被授予专利权。张某和谭某认为周某生产的日光灯中的镇流器采用了其专利技术,侵犯了其专利权。张某、谭某于2000年5月向湖南省知识产权局提出申请,请求责令周某停止侵权行为,并赔偿经济损失5万元。周某辩称,对张某、谭某的专利产品“容性镇流器”,其在1998年就已经采用该技术独立制造镇流器,并已投放市场。因此不构成对张某、谭某专利权的侵犯。湖南省知识产权局在审理过程中,查明了以下事实:张某和谭某是专利的专利权人,该专利为有效专利。该专利的独立权利要求是:一种容性镇流器,此镇流器是用U形与T形两组铁芯紧密配合呈

32、长方形,其特征是两组铁芯之间有3个线圈绕组,铁芯两端各有2个抽头,铁芯嵌入长方形底座板中,经机械铆紧固定,底板中央打有钢印号记。周某制造的日光灯中的镇流器也是容性镇流器,被控侵权产品具有除“底板中央打有钢印号记”以外的专利的全部必要技术特征。专利说明书中的技术方案部分对“底板中央打有钢印号记”这一特征没有描述。通过对说明书的描述和对专利技术方案的分析,“底板中央打有钢印号记”这一特征不是必要技术特征,被控侵权产品落入了张某、谭某的专利保护范围。周某辩称,在专利申请日前就已经生产了被控侵权产品,但不能提供相关证据。在案件审理过程中,被张某、谭某提到,其生产的被控侵权产品在1998年11月曾被某市

33、技术监督局查封过。湖南省知识产权局的执法人员于2000年7月21日至该市技术监督局进行了调查,周某的陈述属实,其制造的日光灯在1998年11月确被查封。在技术监督局工作人员的见证下,执法人员对封存的日光灯进行了现场开封、勘验,并制作了勘验结录。封存的日光灯的镇流器为容性镇流器,其结构与张某、谭某提供的被控侵权产品的容性镇流器技术结构相同，证明确为周某独立生产制造的产品。湖南省知识产权局将勘验过程及笔录向当事人双方进行了通报，张某、谭某意识到周某被请求人在专利申请日前就已经制造了被控侵权产品，因此侵权行为不成立，于2000年7月24日撤回了处理请求。【问题】1、什么是先用权？享有先用权的条件是什

34、么？2、周某能否享有对张某和谭某专利权的先用权抗辩？【评注】根据我国专利法第63条的规定，在专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。这是我国法律对先用权的规定。由于我国的专利申请采用的是“先申请原则”，因此可能会存在一些问题。例如，如果有专利申请日以前已经有某个单位和个人投入了大量的人力、物力、财力或者智力完成的发明创造，并且在专利申请日以前已经开始制造相同产品、使用相同方法或者已经作好了制造、使用必要准备的，也不得继续进行使用或制造，就会不利于科技进步，也不利于经济发展。因此，我们采用先用权制度对专利

35、权进行限制，消除了“先申请原则”带来的这些弊端。采用先用权的实质就是以申请日为时间界限，使专利权人的利益和先用权人的利益都得到合理保护，符合“效益优先，兼顾公平”的法哲学原理。根据专利法的规定，享有先用权必须符合以下几个条件：(1)实施行为人制造相同产品、使用相同方法的行为或者所作的制造、使用的必要准备，必须发生在专利申请日之前。(2)实施行为人在先制造的产品或使用的方法，应当是行为人自己独立研究完成的，或者通过合法的受让方式取得的。(3)实施行为人在他人就相同的发明创造取得专利权后，仍然在原有范围内制造或者使用。(4)先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非随着先用权所属企业一并转让，先

36、用权不再转让。在本案中，周某生产的产品在“底板中央打有钢印号记”这一技术特征与虽与专利产品不同，但该技术特征是专利的产品的非必要技术特征,仍可认为周某的产品与被控专利产品是相同的产品。且通过本案可知，有充分证据证明周某在权利人张某和谭某专利申请日之前已经独立生产制造了该产品，并且已经投放市场使用。周某的行为符合如前所述先用权的构成要件。因此周某享有对张某和谭某所获专利的先用权抗辩，其行为不构成对专利权的侵犯。2、专利权权利穷竭制度【案情介绍】中国专利局于1997年9月20日授予原告鞠某外观设计专利权，专利号为ZL96323288.6，分类号09-01-B0367，使用外观设计的产品名称为酒瓶。

37、该外观设计的简要说明记载：本设计的左、右、前、后视图相同，前视图为主视图，省略左、右、后视图，前视图显示瓶主体表面由三分平面构成，瓶中部相对于上、下两部分呈凹陷状。经查证该专利为有效专利。原告为某银河酒业(集团)总厂(以下简称银河酒厂)人员，曾无偿让银河酒厂使用其外观设计专利酒瓶生产白酒，后于1999年9月30日与银河酒厂签订了专利独占实施许可合同，每年专利许可使用费为15万元。1999年8月16日，被告与诸城康业副食品经销处(以下简称康业经销处)签订协议，被告授权康业经销处为古贝春系列酒在诸城市的总经销商，约定了由康业经销处提供酒瓶，负责把酒瓶送到古贝春集团仓库，被告提供剩余包装物及散酒，生

38、产一个由康业经销处独立销售的“古贝春头曲”。协议签订后，被告开始生产古贝春头曲酒，交予康业经销处销售，使用的酒瓶为康业经销处回收的旧酒瓶，由被告清洗消毒后灌瓶、包装。这些酒瓶为方形瓶，瓶子前、后、左、右形状一致，每一侧面由三分平面构成，中部相对于上、下两部呈凹陷状，部分瓶体中部的一个侧面带有形纹。原告认为被告未经其授权使用其专利产品，侵犯了其实用新型专利。被告则认为其使用原告已售出的专利产品(酒瓶)，依法不构成专利侵权，即售出后的“专利产品”酒瓶、酒和包装物，它的所有权已发生了改变，不再属于原告而属于购买方。本案的一审法院济南市中级人民法院审理认为，原告ZL96323288.6外观设计专利合法

39、有效，应受法律保护，任何人未经专利权人许可，不得以生产经营目的制造、销售该外观设计专利产品。通过对比被控侵权物与原告外观设计专利产品图片可看出，两者属同类产品，被控侵权物的形状与专利产品图片中展示的形状设计相同或近似。被告以生产经营为目的，使用与原告设计相同或近似的旧酒瓶制造并销售古贝春头曲，其行为侵犯了原告外观设计专利权，原告要求判令被告停止侵权行为的请求应予支持。被告某武城古贝春集团公司不服××市中级人民法院的上述判决，向××省高级人民法院院提起上诉。××省高级人民法院认为：原告拥有专利号ZL963232886的酒瓶外观设计专利权

40、，受法律保护。当原告许可银河酒厂独占实施，银河酒厂使用该外观设计专利酒瓶生产、销售白酒，白酒售出后，原告和银河酒厂已经获得了收益，体现在酒瓶的专利权已经用尽，根据专利权用尽原则，购买者的使用或者再销售行为就不构成侵犯其专利权。被告生产、销售古贝春头曲，使用回收的旧酒瓶，因旧酒瓶上的专利权已经用尽，故无论这些旧酒瓶是否与原告的外观设计专利酒瓶相同或近似，都不构成对原告外观设计专利权的侵犯。【问题】1、什么是专利权穷竭？2、专利权穷竭的法律后果是什么？【评注】本案的关键问题在于专利权穷竭原则的理解和被告的专利权穷竭原则的抗辩能否成立。我国专利法第六十三条第一款规定了权利穷竭原则：“专利权人制造、进

41、口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的，不视为侵权。”即专利权人自己或者许可他人制造的专利产品被合法的投入市场后，任何人对该产品进行销售或者使用，不再需要得到专利权人的许可或者授权，且不构成侵权。或者说，专利产品经专利权人授权被首次销售后，专利权人即丧失对该专利产品进行再销售、使用的支配权和控制权。专利权穷竭原理的宗旨是：在保护专利权人合法利益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益。本案的被告使用回收的旧酒瓶进行其他酒类产品的生产活动，是否构成侵权的关键就是该旧酒瓶的专利权是否用尽。纵观一审和二

42、审截然不同的判决结果，体现了法官理解该原则时的重大分歧，一审法院认为外观设计专利权保护的对象是一种智力成果，是体现特定产品设计的无形资产。并且法官从专利权穷竭的理论的立法目的出发得出了结论，本案外观设计专利产品“酒瓶”，其工业上应用价值在于作为酒的包装物与酒作为一个整体投入市场。所以，此时的专利权穷竭，应该理解为专利权人将使用这种设计的酒瓶的酒产品合法投入市场并售出后，购买者自己使用或再次销售该酒产品的行为都是合法的行为，权利人无权干涉。应该说在对酒产品的处分上，一二审法院都认为负载于酒产品上的专利权用尽,此时的观点是没有什么分歧的。但是酒产品的权利用尽是否意味着其所有人可以任意的使用和处分酒

43、瓶呢？一审和二审的法官在这一点上分道扬镳，二审法官认为被告生产、销售“古贝春头曲”，使用回收的旧酒瓶，因旧酒瓶上的专利权已经用尽，故无论这些旧酒瓶是否与原告的外观设计专利酒瓶相同或近似，都不构成对原告外观设计专利权的侵犯。而一审法官认为就酒瓶而言，以生产经营为目的的再次利用，就显然已经突破了专利产品合法购入者使用的内涵，成了一种变相的实施外观设计专利产品的行为，因此被告主张专利权人权利用尽的抗辩理由不能成立。我们认为,一审法院的观点更为可取,他更加准确的把握了权利穷竭原则的内涵,从立法目的上来看，该原则旨在保护专利权人合法利益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益。

44、因此，此时的权利用尽是指对每一件合法投放市场的具体专利产品的权利用尽而非专利权本身效力的终止。从表面上看，酒和酒瓶作为整体投放市场应该权利用尽，但此时的权利用尽应该是酒和酒瓶作为产品整体的专利权穷竭，即任何人都可以自由的使用和再次销售该酒产品而不需经专利权人的许可。但以生产经营为目的回收旧酒瓶而生产其他产品显然超出了专利权人销售专利产品的目的，此时对专利产品的酒瓶的利用和对酒产品本身的使用已经是两个不同的概念，这种使用已突破了专利产品合法购入者使用的内涵。也就是说专利权人允许对酒产品的自由处分并不意味着他允许其他人将专利产品与其他类型的酒或饮料结合的制造和销售行为。因此，这种回收和使用行为实际

45、上是对专利产品的变相实施行为。显然是需要经过专利权人许可和授权的。所以被告主张专利权人权利用尽的抗辩理由是不能成立的，应该承担相应的侵权责任。3、专利强制许可【案情介绍】巴西曾经是全世界艾滋病发病率最高的国家之一，由于启动了强制许可，国产艾滋病药物得到了普遍使用，全国60万感染者中，目前约有10.5万人在接受“鸡尾酒”疗法。其结果是，因艾滋病死亡的人数减少了一半，有效地遏制了艾滋病的蔓延。所谓“鸡尾酒”，是从国外已经上市的17种艾滋病治疗药物中选择3种配制而成，它并不能彻底消灭艾滋病病毒，但可以有效地控制病毒，是目前治疗艾滋病的最佳策略。与巴西形成鲜明对照的是，中国艾滋病感染者估计已逾100万，而长期接受“鸡尾酒”疗法的只有100人左右。“鸡尾酒”价格的