山寨行为侵犯商标权可能性分析

1、山寨行为侵犯商标权可能性分析    2012-1-31 2:03:05      作者：熊 英 施 璟   代写论文    山寨行为是一种既对他人在先商标进行模仿，又包含某种层次的创新行为。这种行为存在一定的侵权可能性。本文基于山寨行为的特点，结合实际案例，分析山寨行为侵犯商标权的可能性，并提出规范山寨行为的相关对策。一、山寨行为侵犯商标权的主要特点(一)通过艺术设计使得原本不相同的商标构成近似在商标权领域，山寨商标不是简单地

2、对他人一般注册商标复制、模仿，而是通过模仿、复制有一定影响商标的视觉元素、或内在含义，达到山寨行为的目的。山寨行为对他人在先知名商标的模仿、主要集中在对在先商标视觉元素的模仿。这些山寨的商标有的包含他人商标中显著的视觉元素，有的从整体上看和他人的商标具有很强的相似性，虽然有的在读音上，有的在外形上与他人的商标有一定的差异，但是给人的第一印象就是他人商标，使相关公众不自觉地将山寨商标与他人的商标联系。例如，有些山寨商标通过图形与文字的混合表达方式使得原本不近似的商标构成近似。如山寨产品洗衣粉“周佳”牌的设计，将“周佳”字形书写得很长，而且两个字靠得很近，“周佳”两字进行艺术设计，与他人的注册商标

3、“雕”牌的外观非常相似。(二)模仿他人有一定影响的商标用在不同类的商品上根据商标法的规定，将他人的注册商标用在相同或类似商品上的行为是侵犯他人商标专用权的行为，如果用在不同类的商品上，一般情况下不构成侵权。而对商标权的跨类保护只涉及到“注册驰名商标”。如果山寨行为人将他人注册驰名商标模仿、复制用在相同、不同类的商品上都将构成侵权。为了避免侵权诉讼，山寨行为人往往模仿、复制他人有一定影响的商标用在不同类别的商品上。(三)模仿他人有一定影响的商标作为企业名称一般而言，企业名称往往和该企业产品的商标是一致的。但是。很多企业由于生产的产品需要细化的原因，往往采用另起商标的办法。而一些山寨行为正是利用商

4、标与企业名称的不同，将他人有一定影响的商标登记为自己的名称，然后突出使用企业名称，给消费者造成混淆。近年来，“傍名牌”现象逐渐引起社会广泛关注。总体上，商标与企业名称冲突主要表现为将与他人注册商标特别是知名商标相同或者近似的文字登记为字号的。引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解，例如：“深圳市万利达电子科技有限公司”以驰名商标“万利达”作为字号等等。(四)模仿他人有一定影响的商标作为网络域名目前，国内外网络商标侵权行为大致可分为三种：一是网络域名中包含他人注册商标的文字关键单词、字母等。二是恶意抢注他人注册商标名称作为自己的域名。三是在因特网页上随意使用他人的知名商标、字号、

5、商品(服务)名称作为链接标志，也成一种普遍现象。山寨域名行为往往是通过将他人注册商标或其将他人注册商标的拼音直接采用登记为自己的网络域名。例如，将他人的“冰雪绒”商标的拼音注册的“bingxuerong·”域名，或者将他人的“雪豹”商标注册为“xuebao.cc”和“雪豹，公司”域名。最近，山寨域名行为更加隐蔽，往往将他人注册商标进行少许修改，进行域名注册，而其注册的域名往往与在线域名极为相似，很难辨别。例如，在山寨中国石化域名的案件中，山寨网址“·sin0Decec·”所指向的网页被称为：“中国石化电子商务网”，这与中石化股份公司和中石化集团公司的“中国石化物资

6、采购电子商务网站”的网址“·sinopecec·”和内容近似。此外，随着网络搜索成为上网的主要途径，在网络中山寨他人商标的行为中还存在比较隐形的行为，即网络元标记商标行为，是指网站管理者将他的商标埋置在自己的网页源代码中。虽然用户不能在该网页中直接看到他人的商标。但当用户使用网上搜索引擎查找他人商标时，该网页就会位于搜索网页的前面，因此具有非常高的隐蔽性，也被称为隐形商标侵权。二、山寨行为侵犯商标权的判断山寨行为人如果是模仿他人一般注册商标，用在相同或类似商品上，判断该类山寨行为是否构成侵权，则必须判断模仿的“山寨商标”与被模仿的注册商标是否相同或近似；如果模仿他人的商标是

7、驰名商标，无论是用在相同商品上还是不同类商品上，都将构成侵权；而模仿他人的注册商标作为企业名称或域名的山寨行为是否构成侵权，则要看该类山寨行为的后果是否导致消费者的混淆。(一)商标近似的判断最高法院审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释第10条对判断商标的近似进行了原则的规定，主要涉及三个问题：1.判断商标近似的主体“相关公众”应当理解为商标使用中可能涉及的任何人，尤其是售前、售中及售后过程中的消费者、潜在消费者、使用者或操作者。在确定相关公众时，应当考虑商品性质、种类、价格等因素对其范围及其注意程度的影响。不同的商品，考虑的相关公众可能就不同。对于影响注意力的因素，例如美国法院在认定商标近似

8、时还会同时考虑到消费者的素质，认为消费者越成熟、商品或服务的价格越高，混淆越不可能。这样的规定是对影响注意力的因素进行细化，是更加贴近于实际，并符合客观事实的。2.判断商标近似的方法判断商标是否近似时，应采取整体观察与比对主要部分相结合的方法。整体观察指的是对商标的整体构成、表现形式、外观等进行观察，看给人的整体视觉印象是否近似。即在判断商标是否近似时，应让一般消费者在不同时间不同地点进行隔离观察，而不要在同一时间同一地点将比对商标放在一起让消费者加以辨认，因为这时一般消费者明显会对商标加以仔细观察，即施以特别注意力，从而得到比对商标既不相同也不近似的错误结论。3.判断商标近似的步骤和客观因素

9、首先，判断商标近似必须考虑商标指定使用的商品是否类似。一般来说，如果同一种或类似商品上的近似商标，易产生造成相关公众混淆误认的后果。一般情况下，如果认定两个商标近似，将会产生混淆误认的可能性，二者具有统一性。其次，判断商标近似还应考虑受保护商标的知名度。实际上，商标的保护范围好比电筒的光照范围，电池的强度如同商标的显著性，电筒的高度如同商标的知名度，电池越强，电筒越高，光照的范围也就越亮和越大，商标的保护范围也应该越强和越大。因此，在判断一个商标与有一定影响的商标是否近似，条件应更宽松一些为宜。(二)类似商品的判断最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第12条对类似商品的判

10、断进行了规定，即判断商品类似的主观标准是“相关公众对商品或者服务的一般认识”；判断的方法是“综合判断”；判断的参考依据是“分类表”、“区分表”。1.相关公众的一般认识所谓相关公众的一般认识，是指相关市场的一般消费者对商品或服务的通常认知。也就是说，日常关注、购买、使用涉案商品的一般消费者或者经营者，凭日常生活、工作常识或者交易习惯等从事商品交易，不可或缺的常识性因素所形成的对商品或服务的认识构成“相关公众的一般认识”。2.判断商品类似的综合方法所谓综合判断，是指将相关公众在个案中的一般认识，与商品交易中的具体情形，以及司法解释规定的判断商品类似的各要素结合在一起，从整体上进行考量。首先，判断类

11、似商品的标准因素是多样的。相关公众虽然不会利用司法解释列举的全部因素去考量、认识有关商品，但是会在日常生活中使用到其中某些方面产生对有关商品的一般认识。其次。要将判断类似商品的标准因素与“相关公众的一般认识”结合起来，综合判断。3.判断商品类似可参考的客观依据在判断商品类似时，有必要参考商品服务分类表的商品服务分类。类似商品和服务区分表是国家工商总局根据“尼斯分类”及其在我国的使用实践，结合我国具体情况对商品和服务的类似群组及商品和服务的名称进行翻译、调整、增补和删减而制定的。一般来说，判定类似商品的要素一般包括商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等。同时，相关公众一般认为这两者与相

12、关对象存在特定的联系、容易造成混淆的，也构成类似商品或者服务。在实践中，普通消费者观念中的类似商品与“分类表”专业上的类似商品不一致的例子十分常见。因此，在判断商品是否类似时，需要结合实情，不能仅仅以“分类表”和“区分表”为依据，仅可以将其作为判断的参考。(三)企业名称和域名混淆后果的判断最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条规定，将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上提出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为；将与他人注册商标相同或近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的

13、，属于侵犯注册商标专用权的行为。前者如：立邦涂料(中国)有限公司是中国内地一家生产油漆的大型企业，是“立邦”驰名商标的所有者。而立邦时时丽(江门)化工有限公司将“立邦”登记为企业名称中的字号部分，并在相同产品中突出使用，注册、使用域名、“·nipponpaint-jm”进行网络宣传。法院判令立邦时时丽(江门)化工有限公司变更企业字号，不得在其企业字号中使用“立邦”文字，注销网站，停止侵权行为；并在相关媒体上公开赔礼道歉，消除影响。后者如：2009年7月24日，上海市第一中级人民法院对埃克森美孚公司等诉西安焱青科技发展有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案作出判决，法院一审认定：被

14、告美国美孚公司、焱青公司共同注册通用网址“美国美孚石油”以及被告焱青公司注册域名“美国美孚石油，中国”和“美国美孚石油·”，并将上述通用网址和域名用于广告宣传等商业目的，侵犯了原告“美孚”的商标专用权，构成不正当竞争。最终法院判决：被告美国美孚国际石油集团有限公司、西安焱青科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内注销通用网址“美国美孚石油”和域名“美国美孚石油，中国”、“美国美孚石油·”。在判断一个山寨行为是否通过“企业名称”、“域名”侵犯他人商标权时，不仅仅是看行为的表面，还要看行为的后果，即山寨行为是否“容易使相关公众产生误认”，这一要求以一般消费者的注意力来判断。在判

15、断是否混淆消费者注意的时候，山寨域名所使用的目的就成为应考虑的因索之一，如果该域名和从事于在先商标所使用的商品相同或类似的商品的时候，那么该山寨域名则很可能“容易使相关公众产生误认”。三、山寨行为侵犯商标权的制度原因如果从商标制度层面上寻找原因的话，我们认为“商标近似和商品类似的判断、驰名商标的认定”存在一定的缺陷是商标被山寨的主要原因。(一)商标近似、商品类似判断规则仍有待完善目前，我国商标行政管理部门对于审查商标近似、商品类似已经颁布了商标审查标准和商标注册用商品和服务国际分类表。虽然这两个具体规范在审核商标近似、商品类似的过程中起到了积极的作用。但是也存在规则过于僵化、审查过于专业。反而

16、忽视了作为一般大众判断商标的标准，对市场上现存的近似商标的判定缺少灵活性。因此，实践中许多山寨行为人利用商标图形与文字通过机器进行分别审查的现状，故意绕开商标局所出台的具体规定，制作与在先有一定知名度的商标相近似商标，选择注册在有一定关联的却跨商品分类中类别的商品，进行商标注册。而当权利人发现这些近似商标的时候，往往这些商标已经注册，其维权的难度和成本将大幅提升，为此，我们应当完善商标注册审查制度中对商标近似、商品类似审理的制度，从注册审查开始对山寨他人商标行为进行把关。(二)商标权与企业名称权、域名权之间规范不协调我国目前对于商标、企业名称和域名分属不同的法律调整和行政管辖。由此导致这些不同

17、权利之间存在一定的冲突。正因为如此，使得他人在先有一定影响的商标被核准注册为企业名称、域名等其他形式的可用于标识作用的权利领域。当这些权利产生冲突以后，商标权人要保护自己的商标权，难度更大。然而，诚如前文所分析的那样，山寨行为的基本特点是低成本、短时间。因此，在跨商标领域保护在先有一定知名度的商标，需要进一步完善在商标权和其他权利之间的协调保护机制。例如，将某些特定的通过注册网络、企业名称行为侵犯他人商标权的行为规范到商标法的保护中来，通过司法解释将这些行为纳入“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”之列，使得在先商标得到有效保护。四、解决山寨行为侵犯商标权的对策山寨行为的泛滥，虽然不是由于我

18、国目前的商标权制度引起，但是与我国目前商标权保护制度的不健全具有一定的关系。可以说，正确引导山寨行为的健康发展，是解决山寨行为与商标权冲突的基本措施。(一)完善“商标近似、商品类似”的判断规则由于目前我国商标审查主要通过计算机对在线商标进行检索，而计算机检索图形商标的依据是商标局在录入商标时对该商标的描述。为此，我们建议在商标审查中应当进一步完善组合商标的近似审查标准。针对组合商标中，图形与文字之间存在相互转换的可能性，商标局在将图形录入系统时对图形的描述应当灵活多样。不能完全以申请人所描述的为准。此外应当将图形商标中某些类似汉字，或可能成为汉字一部分的内容，体现在商标汉字部分的录入和审查中，

19、以方便近似比对。只有这样才能有效遏制通过将完全不同汉字艺术化设计与他人商标构成近似的行为。(二)完善商标权与域名权制度的衔接造成商标权和域名权在知识产权范围内冲突的根本原因主要是两者的权利性质和商务价值，当然也有法律规定的不足。为此，我国也有学者建议完善商标权制度与域名权制度之间的衔接。根据2001年7月17日颁布的最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释，涉及商标权与域名纠纷的案件，需要以下四个要件：(1)原告请求保护的民事权益合法有效：(2)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译：或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公

20、众的误认；(3)被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；(4)被告对该域名的注册、使用具有恶意。而且对侵权行为的性质认定是：符合上述各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争。而根据2002年10月12日颁布的最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名。并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成损害的行为。首先。这两个司法解释对同一问题进行了不同的解释，如何适用?依据新解释优于旧解释的原则，后出的司法解释有效。

21、但是。比较两个司法解释，后一个司法解释并没有完全覆盖前一个司法解释，而只是将前一个司法解释中特别的情况进行了新规定。也就是说，对于将他人在先有一定知名度的注册商标相同或者相近似的文字注册为域名并通过该域名进行相关商品电子商务的行为，构成商标侵权行为。而其他恶意对他人在先有一定知名度的注册商标相同或者相近似的文字注册为域名的行为则构成不正当竞争行为。其次，相比较前一个司法解释而言，在后的司法解释在规定域名的描述中存在不完善之处，即在规定了他人注册商标相同或者相近似的文字进行注册，事实上，域名的主流形式是用英文字符。相比之下，在先的司法解释中，将相关域名规定为“对他人在先有一定知名度的商标的复制、

22、模仿、翻译或音译”更为合理。而相比较在先司法解释中“对该域名的注册、使用具有恶意”的条件和在后司法解释中“通过该域名进行相关商品交易的电子商务”的条件相比较，后者的条件更为苛刻。建议完善后制定的司法解释，将保护范围能够扩大到在先司法解释相同的范围，这样更为合理。(三)完善商标权与企业名称权制度的衔接1999年4月5日。国家工商局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见和之后国家工商总局在颁布的企业名称登记管理实施办法(2004年修订)中第41条对商标权与域名企业名称权的冲突只做出原则性规定，因此需要细化。对此，笔者建议应当分三种情况分别适用：(1)被告企业名称所表明的经营业务。与原告的知名商标所标识的商品不属于相同或近似行业的，且原告商标不能被认定为驰名商标时。应判令被告停止在相同或近似的商品上标识含有原告商标文