发明专利实质审查中审查员与代理人的疑惑-文档资料

1、发明专利实质审查中审查员与代理人的疑惑文献标识码： A一、发明专利实质审查中华人民共和国专利法第二条第二款规定，发明是指对 产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 而发明专利的审 查中的实质审查阶段是一个主要的审查阶段， 对发明专利申请进 行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否能够被授予专利 权，其中主要一部分工作是确定其是否符合专利法有关新颖性、 创造性和实用性的规定。根据专利法第三十九条的规定，发 明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的， 专利局应当做出授 予发明专利权的决定。根据专利法第三十八条的规定，在实 质审查中， 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后， 专 利局认为仍然

2、不符合专利法规定，即仍然存在属于专利法 实施细则第五十三条规定的缺陷的，应当予以驳回。实质审查中各种操作程序和流程已被专利法以及专利法实 施细则所详细规定； 发明专利申请中常见情况下的审查标准也在 专利审查指南以及审查操作规程 （ 实质审查分册 ） 中规定 和例举。但审查员在实质审查过程中仍然还会遇到不是上述规定 和例举中的情况， 使审查员与代理人和申请人之间处于一种意见 分歧的状态。 本文提到的疑惑指的就是审查员与代理人在意见通 知书和意见答复中一直在做但没有必然逻辑道理的问题， 或者说 没有足够的理由让双方都信服的问题所造成的疑惑。二、发明专利的实质审查过程以及期间专利代理人的工作 在理解

3、这些这些分歧产生的原因时，需要先了解分歧双方。中华人民共和国专利法 第三十五条发明规定， 专利申请自申 请日起三年内， 国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的 请求，对其申请进行实质审查。 实质审查将对发明专利进行全面 的审查， 包括审查员在对申请内容理解基础上的单一性判断、 优 先权的核实、检索、以及根据这些工作之后的意见通知书的撰写。 专利代理人则根据审查员意见通知书中指出的问题进行意见答 复。在这些意见通知书和意见答复之后， 审查员做出申请的授权 或驳回的决定。专利代理人是指在申请专利、 进行专利许可证贸易或者解决 专利纠纷的过程中， 专利申请人 （ 或者专利权人 ） 委派具有专利代

4、 理人资格的在专利局正式授权的专利代理机构中工作的人员， 且 专利代理人都是具备一定的技术能力的， 都是具有理工科学位的 人员。实质审查的过程短者半年， 长者近 2 年，这期间不仅需要双 方缜密的逻辑思考、表达，还需要双方针锋相对的争辩。而这些 问题的争论以围绕在“事实认定”和“不清楚”两方面居多， 同 时也是不容易令双方达成共识的问题。三、审查员之间的意见分歧（一）事实认定方面审查员之间对于相同权利要求和对比文件经常也存在着不 同的理解，这在审查员之间互检、质检时表现得尤为明显，而这 些争议往往决定着申请是应被授权还是应被驳回， 因此往往存在 着较大的争议。以下给出一个制冷领域的案例以供理解

5、。案例一：审查员与审查员之间存在不同意见。申请A某权利要求技术方案(图1):审查员之间的疑问： 对比文件 2 是否能够结合对比文件 1 来 公开申请A中权利要求1中的表述“在所述减压装置(66)上并联 连接有逆止阀 (67) ，将所述罐体 (65) 的方向作为所述逆止阀 (67) 的正向”。对比文件 1 中的阀 11 未明确是否为单项阀，并公开了并联 毛细管 10 用作减少压缩机启动阻力的结构，因此审查员甲在第 一次审查意见通知书中结合对比文件 2 中与单向阀 10 并联的毛 细管9对申请A的权利要求1进行了创造性评述。申请人答复第一次审查意见通知书时陈述意见为:对比文件2中并未公开特征“逆止

6、阀 67与毛细管 66 并联连接于压缩机 20 和膨胀罐 65 之间”。申请人此意见陈述中提到的“并联连接于 压缩机 20和膨胀罐 65之间”这一关系并不是原权利要求中的特 征但记载于实施例的附图中， 原权利要求中有关并联连接地点的 关系表述为“在所述减压装置 (相当于对比文件 1 中的毛细管 ) 上并联连接有逆止阀”。在审查员间的讨论中有两种观点:观点 1：对比文件 2中单向阀 10 与毛细管 9 不是并联的关 系，因此没有公开“在所述减压装置 (66) 上并联连接有逆止阀 (67) ”这一区别技术特征。 因为对比文件 2 中单向阀 (10) 先和蛇 形换热管路 (4 ，5，6) 串联后再一

7、同与毛细管 (9) 并联，并不能说 单向阀 (10) 与毛细管 (9) 是并联的关系。观点 2：对比文件 2 中单向阀 lo 与毛细管 9是并联的关系， 因此公开了“在所述减压装置 (66) 上并联连接有逆止阀 (67) ” 这一区别技术特征。因为按照本领域技术人员通常的知识理解， 管路并联还是串联的判定，采用是否有相同的流体起点和终点， 以及流体压力梯度减小的方向是否相同来判断， 对比文件 2 中单 向阀(10) 先和蛇形换热管路 (4 ，5，6) 串联后再一同与毛细管 (9) 并联，但不能改变单向阀 (10) 与毛细管 (9) 所在的流体管路拥有 相同的起点和终点以及各自内部压力梯度减小的

8、方向相同这一 关系，因此单向阀 (10) 与毛细管 (9) 是并联的关系。申请人在意 见陈述中表明的“逆止阀 67 与毛细管 66 并联连接于压缩机 20 和膨胀罐 65 之间”也证明申请人理解的并联判定方式与观点 2 中的相同。参与讨论的人员经过向室领导征求意见， 领导指示按照观点 一进行后续审查， 其理由是对比文件 1 与对比文件 2 结合比较困 难，本领域技术人员见到对比文件 2 中的单向阀不会直接意识到 与毛细管是并联的关系， 是不会轻而易举的结合到对比文件 1 中 的。(二) 不清楚方面 审查员之间在权利要求不清楚方面同样存在着争议， 但争议 的结果通常是， 职位低的审查员主动让步，

9、 职位高的审查员坚持 不让步，或大家向质检人员征求意见， 按照质检人员的意见执行。 但由于低职位审查员紧张的审查时限， 经常没有时间和多人进行 讨论，因此直接采纳质检人员的意见进行案件处理的居多。以下给出具有代表性的案例： 案例二：权利要求中附图标记不能表述为“特征 A(1) ，(2) ”或“特征 A(1) 、(2) ”的形式。观点 1 认为： 附图标记之间不论是“， ”还是“、”，连 接，标点连接均是两个附图标记，根据前后文表述，没有见到两 个附图标记指的是两个不同的特征名称， 且仅在特征 A 时才出现 后面采用两个待括号的附图标记中间间隔“， ”或“、”的形式， 就可以认为两个附图标记共同

10、解释一个特征，不存在不清楚。 观点 2 认为：括号中的附图标记不能理解为对权利要求的限定， 但括号外的内容属于权利要求的内容，“ (1) ， (2) ”或“ (1) 、 (2) ”中的标点不在括号内，对权利要求的内容具有限定作用， 因标点的后面仅有一个带有括号的附图标记，没有实际文字内 容，不能排除标点后的附图标记前遗漏了文字的可能， 因此需提 出意见给申请人， 如果遗漏文字补入文字， 如果没有文字必须写 为“(1 ， 2) ” 或“(1、2) ”的形式，才能消除上述不确定的可 能情况，才能做到清楚。讨论人员经过与科室领导征求意见后， 科室领导决定按照第 二种观点要求申请人进行修改。四、代理人

11、与审查员之间的意见分歧 权利要求不清楚的结论同样是申请人或代理人经常遇到的 审查意见，有时代理人为了说服申请人同意按照审查员的要求修 改权利要求很是苦恼， 因为审查双方根据权利要求上下文关系都 明白申请人想要表述的含义， 审查员却认为表述存在多种可能性 含义或不清楚为由要求申请人改变原始表述方式， 否则驳回， 因 此代理人时常向审查员抱怨； 但因审查员的审查工作是存在质检 要求的， 对审查员的质检使审查员也很为难， 虽然审查员睁着双 眼，头脑也清醒，知道申请人想要表述的真正含义，但在质检规 则（并非审查指南 或审查规程 ）的要求下必须认为不清楚， 并按照质检人员认为的理由转告给代理人。 有经验

12、的代理人一般 遇到此类问题主动承认并按照修改， 但一些国外的申请人或没有 审查经验的代理人则总是抱怨，有时不惜投诉审查员。以下为几个典型案例： 案例三：权利要求中是否允许采用“和或”连接两个特征 构成不同的技术方案。观点 1，即申请人或代理人认为：斜杠表示权利要求中即含 有用“和”连接的连接两个特征构成的技术方案， 也包括“或” 连接的连接两个特征构成的技术方案，表述清楚。观点 2，即审查员观点认为：斜杠造成本领域技术人员无法 确定本权利要求表述的是“和”所表达的技术方案还是“或” 所表达的技术方案，因此造成不清楚。在笔者审查中， 2009 年以前与科室领导讨论此类表述时还 一致认为应按质检要

13、求，即需按照观点二进行审查，但在 2010 年下半年起科室领导改变观点， 认为不用质疑， 应按观点一接受， 原因是现在质检观点改变。案例四：对含有斜杠表述的特征“燃料空气预混合器”的 意见。观点 1：根据此特征的表述不能够确定指的是“燃料预混合 器”、“空气预混合器”还是“燃料与空气预混合器”的含义， 因此不清楚，要质疑并要求修改。观点 2：根据权利要求要求保护的内容可知此特征为发动机 领域的特征， 根据权利要求上下文的关系可知此特征为混合燃料 与空气的装置名称， 根据本申请解决发动机空燃配比技术问题可 知，此特征中的斜杠为连接燃料和空气的连接符号， 并没有不清 楚。经过与科室领导和质检人员的

14、交流，科室领导支持观点1，质检人员支持观点 2。五、分歧产生的原因（一） 审查员作为本领域技术人员这一角色在具体审查员身 上体现的差异本领域技术人员，按照审查指南中的定义为：“所属技 术领域的技术人员， 也可称为本领域的技术人员， 是指一种假设 的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领 域所有的普通技术知识， 能够获知该领域中所有的现有技术， 并 且具有应用该日期之前常现实验手段的能力， 但他不具有创造能 力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他 技术领域寻找技术手段， 他也应具有从该其他技术领域中获知该 申请日或优先权日之前的相关现有技术。 普通技术知识和常现

15、实 验手段的能力”。 按这个定义无法得出一个标准方法或标准的体 系对审查员是否属于本领域技术人员进行认定。 实际工作中质检 人员 （含科室领导 ）与审查员之间的领域知识水平的差异， 对技术 方案理解的差异， 直接会导致法条的不同运用， 但没有任何一个 组织或方法能够认定， 哪些质检人员 （含科室领导 ） 或是哪几位审 查员是最靠近本领域技术人员的标准的人。（二） 审查员所在组织或申请人所在组织与社会上真实的专 业领域交流缺乏形成的差异审查员的主体人员为高校新毕业的学生， 具有工作经验的审 查员约占审查员总人数的一半， 有工作经验的审查员当中很多人 工作经验普遍较短，考虑哪些并没有从事本专业工作

16、的人之后， 剩下具有较长年限专业工作经验的审查员比例很小。 笔者所在审 查室总共 37 人，其中具有 7 年专业工作经验的 1人，具有 5 年 专业工作经验的 1 人，具有 3年相关专业工作经验的 3 人，具有 12年专业相关工作经验的13人。专业工作经验的差异造成对权利要求表述的理解差异很大， 工作经验丰富的审查员运用权利 要求表述不清楚法条的次数明显小于哪些具有12年工作经验和新从学校毕业的审查员， 对专利法第二十六条第四款的运用上 差异明显。申请人和代理人所在组织同样也会有自己的惯用表述 方式，也会存在与领域内大多数表述方式有差异的情况。 汉语言 特有的一句多意， 一词多意现象在没有专业

17、知识的规范下更显得 容易使权利要求表述不清楚，因此造成了审查员内部的意见分 歧。（三）两方各自利益上的坚持 从事专利代理人职业的人员如果是申请所在领域的专业技 术人员， 其与审查员之间的分歧就会少一些； 对于没有从事过审 查员工作的代理人来讲， 一些被社会上惯用的表述， 比如上文提 及的“燃料空气预混合器”在审查员的眼中则会变成不符合 清楚规定的表述。 这种差异是审查员所在的组织中多年来传承下 来的一种特有的理解表述的方式与社会上通常理解方式之间的 差异造成的， 属于审查员这个组织中自己的“方言”。 但申请人 和代理人难免认为审查员在自己解释自己是正确的， 并没有考虑 社会上惯用和通常存在的合

18、理表述，缺乏公正。六、解决这些疑惑对发明专利实质审查的意义 这些分歧必然导致审查员与审查员、 审查员与代理人和申请 人之间的争论过程， 这种过程对于专利审查过程来说就是一种低 效的表现，具体表现为增加了发出意见通知书以及意见答复的次 数、延长了审查时间。设想审查员与审查员、审查员与代理人和 申请人之间不断为这些理解性问题争论不休， 专利审查会变成一 个什么样的过程呢 ?这些分歧的减少将会使审查员与代理人、申 请人之间的沟通更加有效， 代理人和申请人与审查员的主要精力 将会放在申请所在技术方案本身的价值上而不是为了一个词语 该怎样去理解而苦恼地争论着。 避免或减少这些分歧将会提高申 请人和审查员

19、的工作效率， 可将有限的审查资源应用于判别申请 的技术价值上来，而不是纠缠于表述的形式问题。七、如何避免这些分歧，从而使专利工作更加有效地进行 这些分歧的避免首先应从权利要求表述的标准化入手。 权利 要求使用的表达方式不应以审查员所在组织内 部的规则为 准，也不应以代理机构所在组织内部的表述规则为准， 而应不断 以领域内国内外具有一定工作经验的专业人员群体中代表团的 中文惯常表述为基准， 使审查员与代理人不断根据这些第三方标 准修正自己的表述方法。 这样做的原因有： 第一，社会中领域 内的技术人员数目庞大， 其专业术语以及表述方法相对稳定， 不 会因为某些组织或个人的意愿而轻易改变。第二，社会中领域内的技术人员群体形成的技术方案表述方 法，是由本领域内的技术