海关专利保护实务操作中的问题

1、海关专利侵权案件操作中的实务问题上海博恩律师事务所陈希律师摘要：经过十多年的努力,目前我国海关已经建立起一套完善的知识产权执法制度。 自1994年海关实施知识产权保护以来，已经查获各类进出口侵犯知识产权货物 的案件8000多起，案值近10亿元人民币。然而，其中专利侵权案件不到1%。 海关专利侵权保护案件的数量比较少，也导致了对这方面的研究相对较少。使得 旦遇到这类案件，代理律师往往会不知道如何操作，陷入困境。因此,笔者拟 结合多年处理此类案件的经验,并结合近期的一起具体案件处理中遇到的问题, 给出一些海关专利侵权案件处理方面的经验建议,以供参考。海关知识产权保护中的专利保护制度海关知识产权保护

2、属于知识产权行政保护的范畴。中国海关作为我国知识产权 边境保护的唯一行政机构，在进出境的监督管理过程中，依法制止知识产权侵权 产品的进出境。而专利是知识产权的重要组成部分。针对专利侵权的海关保护是 知识产权海关保护中的一个重要部分。目前,海关知识产权执法所依据的是2004年3月1日起实施的中华人民共 和国知识产权海关保护条例。根据条例的规定,海关知识产权保护有依申请保 护和依据职权保护两种模式，具体操作流程如下：海关依申请保护。知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将出口，向货物进出境 的海关提出扣押涉嫌侵权的产品的申请，海关受理后启动保护程序，扣押货物, 海关在扣留20个工作日内协助人民法院对货物

3、进行司法扣押或放行;海关依据职权保护。海关在日常监管的过程中，发现进出口货物涉嫌侵犯已经 备案了的专利权,立即通知权利人,权利人提出扣押侵权嫌疑货物的申请,海关 对货物的侵权状况在扣押之日起30个工作日内进行调查认定，如果侵权构成， 海关没收货物出具处罚决定书。两种模式的区别在于，依申请保护在实质上，是一种被动保护,海关不对产品 是否侵权作出实质性的判断,只是完成扣押这种行为。权利人必须在指定的时间 内向法院提起诉讼,最终由法院对是否侵权作出判断。而海关依职权保护,是一 种主动保护，海关会对出口产品是否侵权作出判断。如果最后的结论是构成侵权, 海关将会作出处罚决定书。二、一®案件的介

4、绍笔者最近代理了一起海关专利侵权纠纷的案件。概要如下：一家江苏的民营科技企业A ,专业生产电气配线系统产品，其中断 路器是其主导产品之一。针对这个断路器产品，企业A拥有一项发明专利。企 业就这项发明专利,向海关总署申请备案,并获得中凰海关总署的批准。A企业的产品主要外销往美国，并在美国市场有较高的市场占有率。但是A 企业近期发现市场份额在逐渐减小,经过调查后,A企业发现一家广东东莞的B 企业在生产、制造同类产品，并也销往美国市场。2008年1月，A企业在美国 购买到了 B企业的产品，经过权威的第三方鉴定机构鉴定,证明对方的产品构 成了专利侵权。因此,A通过海关来进行知识产权的保护。今年5月，A

5、企业通过海关布控成 功地向深圳海关申请扣押了 B的一批出口产品，并在此基础上向法院起诉，申 请证据保全。目前案件在法院审理过程中。在笔者代理的该类案件中，本案件具有一定的典型性，值得加以探讨。三、案件操作过程中的问题研究1.海关专利侵权案件中的行政、司法的配合在专利侵权海关案件处理过程中，会涉及到海关和其他行政、司法机关的合作 问题。1.1海关与知识产权局的合作和配合在依职权保护的模式下,海关有权力也有责任认定案件的侵权状态。然而专利 侵权案件的专业性很强，在海关在专利侵权判断存在困难的情况下（这种情况在 涉及的发明专«和实用新型专利案件时，尤其明显）,根据知识产权海关保护 条例第2

6、1条，海关对被扣押的侵权嫌疑货物进行调查,请求知识产权主管部 门提供协助的，有关知识产权主管部门应当予以协助。因此,海关有权请求知识产权局对争议货物的专利状况作出技术鉴定。海关可 以依据现行有效的法律和现行有效的知识产权状态来做为执法的依据。所以,在 海关依职权保护的情况下，往往在案件处理过程中需要知识产权局的介入，这时 候，作为代理人必须和当地的知识产权局保捋必要的沟通和联系。但是,由于知 识产权局往往在侵权判断上也存在困难，所以，事实上,海关依据职权进行的专 利侵权保护是十分少见的。12海关与诉讼法院的合作与配合正因为海关在处理专利侵权案件方面存在的难度，所以，大量的海关专利侵权 案件不通

7、过海关作是否侵权的判断,而是由权利人将案件诉讼到法院,由法院来 作判断和处理。在本文涉及的案例中，案件就是通过海关被动查扣后,转移到法 院处理。依据知识产权海关保护条例的规定，在依申请的保护模式下,自扣 留之日起20个工作日内，海关未收到人民法院协助执行通知；或者在依职权保 护模式下，自扣留之日起50个工作日内未收到人民法院协助执行通知，并且经 过调查不能认定被扣留的货物侵犯权利人专利的，海关会放行扣押的涉嫌侵权产 品。因此，作为代理人在海关查扣了侵权产品之后,应迅速向法院提起诉讼,把 握好司法和行政的衔接。2诉讼地法院的选择在海关专利侵权案件处理中，案件侵权的判断需要诉至法院，所以诉讼地法院

8、 的选择问题也比较突出。根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第二条 规定，"专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级 人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。”同时,根据最高人民法院 关于审理专?I纠纷案件适用法律问题的若干规定第五条的规定,因为侵犯专利 权行为提起的诉讼有管辖权的法院包括侵权行为地的法院或者被告住所地的人 民法院。由于专S纠纷案件级别管辖和地域管辖的存在，因此，海关专利侵权案件的诉 讼以及诉前停止侵犯专利权行为的申请，都只能向有管辖权的法院提出。具有管 辖的法院主要涉及：查扣侵权产品所在地的法院以及出口人、委托出口人

9、所在地 的法院。具体到本文涉及案件的处理过程中,我们经过均衡考虑,最后选择了出 口侵权商品的行为所在地法院一 一深圳中院，作为侵权案件的受理法院，而避开 了侵权目标所在地东莞。这主要是考虑到在海关专利侵权案件处理过程中所必然 涉及到的证据保全,选择海关所在地的法院,可以避免法院异地取证的麻烦；同 时，避开侵权人所在地,可以有效避免地方保护主义对案件审理的影响。3诉前禁止措施的使用由于知识产权案件的新颖性、复杂性和特殊性，最高人民法院的司法解释已经 根据实际情况的需要，将法院的部分证据保全职能从诉中延伸至诉前，例如:最 高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的 解释中

10、的规定。知识产权案件中，诉前禁止措施包括:诉前禁令、诉前证据保全和诉前财产保 全。在专利侵权案件处理中”申请人依法可以就专利权纠纷向人民法院申请采取 诉前禁令，但是不能单独就专利权申请诉前证据保全措施。不过,如果需要在诉 前采取措施的，可以考虑在申请采取诉前禁令的同时，申请采取诉前证据保全措 施；也可以就所有知识产权向人民法院申请采取诉前财产保全措施。但是,涉及到海关专利侵权案件,笔者不建议考虑采取诉前措施。因为专利侵 权案件的诉前证据保全不被法院所允许。诉前财产保全和禁令往往比较难得到批 准,法院会觉得货物已经在海关被查扣下来了，不存在"证据可能灭失或者以后 难以取得的情况"。事实上,在海关专利侵权案件处理中,可以考虑的处理措施是,等待海关被动 查扣后,立即提起诉讼，在诉讼同时递交证据保全申请。在本文案件处理中，我 们在递交申请的同时就准备好了诉状海关扣押一完成，我们就向法院提起诉讼, 并递交了证据保全申请，法院在我们递交申请的第二天就批准了证据保全请求， 并在2个工作日后，前往海关对扣押的样品进行了证据保全。4证据材料的准备在海关专利侵权案件的处理，对时效的规定特别多,而且时效规定得都比较短。 所以作为案件的代理律师,需要尽早准备证据材料、并保证证据材料的齐全。具