专利侵权损害赔偿额判定中专利贡献度问题探讨

1、人民司法应用23. 2010 李琛：“商标权救济与符号圈地”，载河南社会科学2006年第1期。无法像有形物那样容易确定，且商标权人利益的减损受到诸多市场因素及自身主观因素的影响，侵权人获利的证据又往往难于获得，且该获利与侵权行为以外的其他因素之间的关联难以割裂。基于此，司法实践对损失的确定往往根据法定赔偿考量侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉、商标使用许可费的数额、商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。服务商标的地域性与侵权行为的后果、商标的声誉、商标许可的种类、范围等关系密切，因此，服务商标的地域性应成为损害赔偿确定的重要考量因素。具体而言，对地域性的司法

2、意义应该从其对商标权人利益的减损和利害关系人使用服务商标获得利益的因果关系考量。我们知道，无论服务商标还是商品商标，商标法对商标专用权的法律保护均不应单纯保护符号，商标权不是符号垄断，防止商标使用的投入及使用产生的内在价值被人不劳而获才是保护的正当性依据。而地域性对商标内在价值影响明显，首先服务的地域性决定了服务商标使用的地域性，使用的地域性又限制甚至隔绝了商标商誉的传导，导致商标权人商誉并不能像商品商标那样容易为他人沾染和不当获利。从损害赔偿法基本原理看，没有损失即不存在赔偿。既然地域性限制使得他人的异地使用可能并不会造成商标权人经济利益的直接损失，而间接损失又往往存于合同领域，那么在服务商

3、标侵权损害赔偿中就应充分考虑地域性的影响。在此还需提及的是，虽然商标法在确定损害赔偿的数额时规定有三种计算方式，且从立法文字看，侵权人因侵权所获利益与被侵权人所受损失系为并列计算方式，法定赔偿计算方式处于第二次序，但从上述损害赔偿基本原理和因果律看，理应优先选择权利人因侵权人侵权行为所受损失为计算依据。理由很简单，侵权人的获利不论是在商品商标还是服务商标中，都与侵权人自身的投入分不开，这在仅注册而注册人未加使用并产生商誉的商标上体现至为明显。在这种情形下，实际赋予商标价值的是侵权人的使用和投入，侵权人的侵权行为及获利与权利人的损失没有因果关系，在判赔上，很显然，此时不应以侵权人的获利计算。在服

4、务商标赔偿额的确定上也应考虑侵权人的侵权行为及获利与商标权人损失之因果关系。如上文所述，侵权人的使用因服务商标的地域性有时更是完全阻碍了商标内在价值的传导，侵权人要想获利必须依赖自己大量人力、物力、财力的投入和正常的经营管理，与商标权人商标及其利益减损并无太大关联。如果不考虑因果关系的存在，随意选择赔偿计算方法，无疑会出现不当剥夺侵权人合法投入产生的利益，以及侵权人不当得利这种矫枉过正的结果。鉴于此，在判赔上，地域性应成为重要考量因素之一，在侵权人因地域限制非不劳而获商标权人的商誉价值，而是通过自己的正常经营和投入获得收益时，不应支持判赔。当然，从制止侵权和适度惩罚的角度，即使需要判赔，亦不应

5、支持较高数额。（作者单位:湖北省武汉市中级人民法院）专利侵权损害赔偿额判定中专利贡献度问题探讨文/管育鹰司法论坛08323. 2010人民司法应用（2004）沪一中民五（知）初字第31号。和判断标准，专利侵权损害赔偿额的判定在我国一直是专利侵权诉讼中的难点。事实上，专利侵权损害赔偿额的判定难题在世界各国都存在。一、零部件和包装物侵权案中对专利贡献度的考虑本文所说的专利贡献度，来源于日本司法实践中采用和理论中探讨的专利侵权损害赔偿额判定中的寄与率（或寄与度，英文contribution rate ）原则，即法院在根据销售量、单位售价、成本、利润等因素确定侵权人的利润额之后，还需考虑到专利对整个利

6、润额的贡献程度，并将其百分比乘以侵权人所获的净利润额来决定最后的赔付额。其实，对专利贡献度与赔偿额的关系问题，我国法院并不陌生，那就是零部件和包装物专利侵权案中对专利所占比重的考虑。民事侵权理论对损害赔偿采用的一般是填平原则，即权利人损失多少，侵权人赔偿多少，使权利人在经济上不受损失。我国2000年修改的专利法第六十条规定：“侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。随即，最高人民法院出台了关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定。但是，这些规定没有明确各种计算方式

7、的优先考虑顺序，也没有说明几种方法都无法确定的情况下如何处理，再加上实践中出现的当事人编造假的专利许可合同、利润表或销售价格等复杂情况，各法院的判决结果相差较大。针对这些问题，2008年底新修改的专利法于第六十五条做了相关调整，确定了权利人损失侵权人获利专利许可使用费的倍数的顺序，并辅以制止侵权行为所支付的合理开支和法定赔偿的规定，使我国的专利侵权赔偿额判定规则比以前更加详细。但是，此条款仅指示了赔偿额的计算方式，并没有指明或限定法官在判定赔偿额时应考虑的因素，因此，法院在这方面仍有很大的裁量权。尽管专利侵权赔偿额的确定的确是法院裁量权范围内的事项，但是，尽可能地实现各方利益的平衡，追求符合国

8、内经济发展水平的社会效果却是法院不能放弃的目标。因此，在司法实践中应当明确一定的针对损害赔偿额判定的具体规则，以更好地规范自由裁量权的行使，统一执法尺度。在多年的实践中，法院对作为包装物的外观设计专利侵权和产品部件侵权损害，比较统一的意见是不能简单地以整个产品的利润来计算，否则会导致赔偿数额的扩大。对外观设计专利用于产品的包装物侵权，一般是参照该包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中所起的作用等因素合理确定赔偿数额。比如，在上海一中院审理的关于本田摩托车外观设计专利侵权的案件中，法院指出：“因原告因侵权所受的损失以及被告因侵权获得的利益均难以确定，原告亦未提供专利许可使用费作为参照，本院根

9、据原告本田公司专利权的类别、该专利占整个产品的价值比重、宗申科技公司侵权的性质和情节等因素酌情确定赔偿数额”。有法官认为：如果侵犯外观设计专利的包装物在整个产品销售中所起的作用并不明显，则应仅以包装物的单纯利润确定赔偿额；有法官认为：如果产品部件构成专利侵权的，在确定赔偿数额时则应考虑该部件在整个产品中所起的作用，只起到辅助性作用的一般部件可参照该部件的价值和在实现整个产品利润中所起的作用来合理确定赔偿额。这些实践中的思考和做法到2009年底体现在最高人民法院出台的关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释中：“人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限

10、于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。侵犯外观设计司法论坛084人民司法应用23. 2010107F.3d 1543, 1552(Fed.Cir. 1997 。274F.3d 1354(Fed.Cir. 2001 。Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. ，56F.3d 1538, (Fed.Cir. 1995 。专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等

11、因素合理确定赔偿数额。”从这一规定可见，我国司法实践中总结出来的涉及零部件和包装物部分专利侵权案中应当考虑到专利贡献度的问题至少在法院体系内得到了确认，但是，关于这两种情况之外的其它专利侵权案件是否也要适当考虑贡献度问题，则仍然没有得到明确。二、专利贡献度的相关规则及其适用那么，在并非零部件和包装物部分专利的侵权案中判定赔偿额时是否也要考虑专利贡献度问题呢？对此，我们可以借鉴美国、日本的司法实践经验。这两个世界上专利制度极为发达的国家并未划分专利案件的类别，而是在所有的专利侵权案件中判定损害赔偿额时，都将专利贡献度纳入法院应当考虑的因素。前面提到，本文采用的“专利贡献度”的提法来源于日本的寄与

12、率；但要了解日本法院在专利侵权损害赔偿额判定中的寄与率原则，还得从美国专利侵权损害赔偿制度中的全部市场价值原则（Entire market value rule ，简称EMV 原则）说起。美国专利法要求法院对权利人判决给予足够的赔偿，为此，美国法院经多年实践总结了EMV 原则，即：因产品的整个市场价值都取决于专利的功能、或者说专利特征是消费者选择产品的理由，因此权利人的损害赔偿额应当以整个侵权产品，包括专利和非专利部分的全部获利来计算。这一原则很早就由美国法院的判例所引用。比如1973年的Peterson Filters &EngineeringCo. v. Envirotech Corp.

13、案，法院认为被告应当赔付因侵害原告过滤器专利所获的全部利润，因为专利技术对过滤器的价值有决定性意义、专利使整个产品性能优越并创造了该产品的市场价值。在Bendix Corp. v.United States 案中，法院认为：政府采购的发动机离开系争的燃料监控专利系统就无法运转；鉴于整套系统发生功效取决于专利，按照EMV 原则，权利人的损失应当按整个发动机，或者说装载有整套燃料监控专利系统的发动机、包括与之不可分割的各个连接器的总价值来计算。随着实践的发展，美国法院适用EMV 原则的考虑因素还包括了专利的存在是否消费者选择产品的主要理由、专利是否为权利人市场收益作出了主要贡献。在Fonar Co

14、rp. v. General Elec. Co. 案中，尽管专利只是整套机器的一个特征（即多角度倾斜成像），但法院指出：证据足以表明专利特征是用户选择整套机器的基础，因此重申并适用了EMV 原则，判决被告支付原告以包括整套机器在内的合理的许可使用费。在Bose Corp. v. JBL, Inc. 案中，法院支持了原告的主张，理由包括：专利特征与播放器的其它组件不可分割地连为一体一起发挥作用，达到了想要的音响效果；专利特征改进了播放器的效果、对增加的消费需求做出了实质性贡献；原告提供了自己在专利实施之后一年内该播放器销售量增加的证据。EMV 原则的基本内容是将专利对产品利润的贡献度推定为百分之

15、百，因此其适用无疑能最大限度地实现权利人的诉求，难怪EMV 原则一度成为保护专利权人利益、惩罚和威慑侵权者的有力武器，几十年来不断被美国法院采用为专利侵权损害赔偿额计算的重要方式，成为美国专利制度严保护特色的一个表现。但是，美国法院对这一原则的适用主要是建立在充分的证据之上的，即有证据表明专利与其它部分形成同一功能单位或同一流水线，不应适用于那些只是为了商业便利或优势而一同出售的侵权设备。而且，在EMV 原则确立之初，美国法院就已经注意到了专利贡献度问题，以对EMV 原则的适用进行限制或调节。比如，在Hughes Tool Co. v. G.W. Murphy Industries Inc.

16、一案中，第五巡回法院认为：侵权者销售的产品几乎与原告的一样，但能明显看出专利部分不是销售整个产品所必要的，因此，侵权者不应为超出专利部分的产品价值司法论坛08523. 2010人民司法应用491F.2d 923(5thCir. 1973）。547F. Supp. 401(D.Minn. 1982）。负责；在Medtronic, Inc. v. Catalyst Research Corp 案中，法院发现：专利是心脏起搏器用的电池，但侵权者的利润表是关于整个起搏器的；将起搏器的全部获利定为赔偿额不妥，因为起搏器的整个市场价值不是来源于专利电池；应当重新审理以确定起搏器各组成部分的利润。值得注意的

17、是，近几年来美国法院在适用EMV 原则时有日益谨慎的趋势。比如在Lucent Technologies,Inc. v. Gateway, Inc. 案中，朗讯控告Gateway 、Microsoft 、Dell 三公司，称其产品使用的微软Microsoft Windows Media Player 系统中的MP3音频技术侵害自己的两项专利，一审中陪审团适用了EMV 原则，即推定MP3音频播放专利对全部整体计算机销售额的贡献度是100%，再另乘以专利本身0.5%的使用费，认定侵权成立并要求被告支付高达超过15亿美元的赔偿额。当然，随后这一认定被加利福尼亚地区法院认为是证据不充分，错用了EMV 原

18、则，最后此案被认定为不侵权。目前，美国专利制度正酝酿变革，而损害赔偿额的确定方式是其中的重要内容。有一种观点认为，EMV 原则容易导致对专利权人的过度补偿，创下一件又一件高额赔偿记录，不利于正常的产业发展规律。2007年4月，众、参两院提出的2007专利修改法案议案对关于专利侵权损害赔偿额的第284条作了大幅度的修改，提出以专利对现有技术所做出的贡献部分来计算损害赔偿金，而不将侵权的专利产品的全部市场价值作为赔偿金基础，即仅对该产品中被侵权的专利部分来计算赔偿额。但是，此议案出台后引起了极大争议，尤其在赔偿额计算方面，支持者说这样修改更科学，反对者说这样会纵容侵权。2009年3月，新的2009

19、年专利改革法案强调了法院确定赔偿额应依照一定的程序，但不再提舍弃EMV 原则了。可见，至今为止，尽管美国法院在判定侵权损害赔偿额时仍然适用EMV 原则，但只有当专利部分的功能大到基本上创造了整个产品的全部市场价值或创造了全部的消费者需求时，才可以适用该原则，否则将按专利在整个技术方案或产品市场盈利中所占的比例来确定赔偿额。在1998年之前的日本，尽管特许法对专利侵权损害赔偿额做了规定，但由于各种原因，要举证说明如无侵权行为权利人可能得到的利益和侵权人因侵权行为而得到的利益都是很困难的；而且为鼓励技术转移，日本法院判定的技术转让费也很低。总之，当时日本法院对专利侵权的损害赔偿额判定都很少，几乎只

20、有美国类似案例的10%。1998年日本修改了特许法，简化了权利人的举证责任，使得法院判定的侵权赔偿额大幅增长。值得注意的是，日本修改特许法、提高专利侵权赔偿额、加大专利保护力度的一部分原因是美国的压力，因此，日本法院在司法实践中也采取了某种调节方式作为平衡，那就是在适用特许法第102条时通常会考虑专利的寄与率，并以此作为侵权赔偿额的判定因素。事实上，日本法院在实践中考虑寄与率问题由来已久（不只局限于判定专利侵权损害赔偿额的时候），只是可能用词上有不同。比如，在1983年的高尔夫球袋的圆形轨道交通设备案中，由于权利人事实上并未向任何人颁发过许可证，大阪地方法院在采用日本特许厅（JPO ）公布的许

21、可费（最低）标准的同时，还将利用率确定为80%而再次减少赔偿额；而按照该判决，所谓司法论坛086人民司法应用23. 2010大阪地裁：昭和52年( 5686号；另见“搬送循環軌道装置事件”，判例時報第1260号37頁。平成12年3月17日東京地裁判決平成9年（）第12557号。“液体充填装置”事件，東京地裁判決平成14年( 第3237号；平成17年9月29日知財高裁判決平成17年（）第10006号。“事件”，京都地裁平成08(1597，特許権民事訴訟事件。東京地裁判決平成14年（）第12858号；東京高裁判決平成16年（）第1367号。高林龍：“特許法第102条基損害賠償”，2006，Vol.

22、 59No. 1。飯村敏明、設樂隆一編著：知的財産関係訴訟，青林書院，2008年5月，第210-212页。的利用率，指的是发明在整个制品中所占的百分比。在1998年日本修改法律简化举证责任以大幅度提高专利侵权赔偿额之后，日本法院在判案中更注意考虑寄与率。根据日本知识产权协会（JIPA ）的统计，在1998年至2007年间，无论是按照权利人的损失、侵权者的获益还是许可费的损失计算，都有当事人主张考虑寄与率并得到法院支持的案例。更详细的统计数据可以从日本裁判所网站公布的判决情报中获得，日本法院关于寄与率的论述也体现在这些案例中。比如在东京地方法院2000年判决的一个案例中，原告的专利是关于衣物寝具

23、的真空包装方法，被告将其用于制造贩卖成套的防灾用品，法院认为在被告卖4000日元一套的双重真空包装被褥中，专利的贡献度应当是50%。在另一个关于液体灌装设备喷嘴专利的案件中，东京地方法院认为原告的专利所涉及的喷嘴角度有利于液体的灌装，其对整个设备灌装能力的提高作出的贡献约为20%，应以此计算损害赔偿额；2005年日本知识产权高等法院在此案的上诉判决中认为专利仅是液体灌装设备的部件，因此不宜以整个设备的价格来计算，而是应当考虑喷嘴对整个设备的贡献度，以10%的比例来计算为妥。关于在什么案件中应当考虑专利贡献度，1999京都地方法院在热敏打印头案件中作了阐述。该案中，原告拥有一种热敏打印头专利，被

24、告认为自己的产品只是一部分用到了原告的专利，请求在判定赔偿额时考虑专利对全部产品利润的贡献度问题。法院认为，一般情况下应该考虑专利对制品所获利润的寄与度或专利的利用率来决定赔偿额，但本案的发明并非热敏打印头的零件而是热敏打印头本身；除非有特殊情况，不会将专利部分从被告制造贩卖的物品中分离出来，被告的主张不符合专利技术与制品是一体的现实，因此不予支持；最终被告赔付额达2亿3千多万日元。在2005年东京地方法院判决的另一个案件中，被告认为自己制造销售的是包括基本制品和可单独购买的附加品的一套产品，消费者买一套仅是从便宜角度考虑，因此请求以基本制品的价格为基础来计算。但是，法院认为这些附加产品通常都

25、是与基本制品一体使用的，消费者都是一整套的购买，因此应当按照整套产品的价格利润来计算赔偿额，不考虑贡献度问题。可见，日本法院与美国法院的思路相反，但效果却是异曲同工：前者坚持首先在专利侵权案件中考虑寄与率，但如果事实证据证明专利的寄与率达到100%，则全面赔偿；后者则首先采用EMV 规则假定专利贡献度是100%，有证据表明要小于此比例的则相应减少赔偿额。不过，日本法院在适用寄与率的案件中通常都没有明确指出采用某一比例的具体理由，而只是笼统地论述专利部分在整个产品效果中的作用，从而判定一个比例来计算赔偿额。日本学术界虽然也有对寄与率的探讨和论述，但基本上持怀疑态度，主要观点包括要认定具体的百分比

26、很难，考虑寄与率会导致赔偿额更低；尽管专利只占了制品的一部分，但其促使消费者购买产品，应当将损失全额推定为权利人应获得的赔偿；等等。值得思考的是，尽管理论上没有定论，但日本实务界对寄与率的考虑却似乎是心照不宣的：日司法论坛087088 人民司法 应用 23. 2010 司法论坛 本政府相关部门对专利侵权损害赔偿制度 的介绍，比 如日本经济产业省官方网站上对专利侵权救济手续的 介绍中几乎每一项都提到了寄与率问题； 而在日本司 法实践中， 法官们几乎都倾向于在判定专利侵权损害 赔偿额时考虑寄与率 。可以说，尽管在理论探讨方面， 日 本 对 寄 与 率 的 解 释 远 不 如 美 国 对 EMV 原

27、 则 的 阐 述，但在司法实践中，日本法院在判定侵权损失时更倾 向于考虑专利的贡献度问题。显然，日本对专利的保护 强度不如美国， 但这种比较保守的做法在日本发展至 今仍然保留，表明其更符合国家产业发展的需要。 三、在专利侵权案中全面考虑专利贡献度的建议 在我国，很长一段时期内由于举证困难等原因，无 论采取哪种计算方式， 在司法实践中专利侵权损害赔 偿额都普遍偏低， 因此一直以来权利人对专利侵权民 事救济的效果表示怀疑，“赢了官司输了钱” 是普遍存 在的抱怨。 然而，近两年来，我国法院在专利侵权损害 赔偿额的判定方面有了非常明显的改变； 即使是针对 原先一般人认为经济价值远不如发明专利的外观设计

28、 和实用新型专利侵权案件， 我国法院的判决一次次在 社会上引起广泛关注和强烈反响， 出现突破天价赔偿 额的案件。 显然，法院在确定权利人实际损失、计算侵权人赔 偿额时的程序操作规则发生了某种转变 （比如像日本 害赔偿额判定的相关理论探讨逐渐重视，对专利贡献度 问题也开始论及。 比如，江苏省高级人民法院于 2005 年 制定了关于知识产权侵权损害适用定额赔偿办法若干 问题的指导意见，对江苏各法院统一赔偿标准起到了 一定作用。 江苏高院的指导意见特别指出了知识产 权侵权赔偿额判定中应注意比重原则， 使赔偿额与实 际损失更接近、更合理。 所谓比重原则，是指在市场环 境下， 原告损失或被告获利并非全由侵权行为直接导 致，还可能与其成果创新程度、推 广宣传力度、产品更 新频率、售后服务质量、商业信誉度等特殊的营销策略 相关，因此，不能将由此所造成的损失或获利赔偿给原 告， 在适用赔偿责任时要重点审查