申报高新技术企业认定中专利问题详解

1、申报高新技术企业认定中专利问题详解 一、高企申报中对知识产权的要求 根据高新技术企业认定管理工作指引，高新技术企业评审实行打分制， 其中核心自主知识产权是首要指标， 所占分值高达 3030 分。 一个发明专利或其它 六个知识产权 （比如六项实用新型专利）可以获得 A A 档（即 24243030 分），而企 业只有总分 7070 分以上（不含 7070 分）才算达标。可见，企业核心自主知识产权 的数量对于企业申请高新技术企业具有举足轻重的影响。是否拥有自主知识产 权，在高企认定工作中是“一票否决”的，即使企业具备一定的创新能力、较 高的产品档次、甚至在同行业中处于领先水平，但由于缺乏自主知识产

2、权，也 没有机会进入高新技术企业行列。 （一） 核心自主知识产权的类型 在高企认定中，被承认并能计算得分的知识产权包括：发明、实用新型、 以及非简单改变产品图案和形状的外观设计（主要是指：运用科学和工程技术 的方法，经过研究与开发过程得到的外观设计）、软件著作权、集成电路布图 设计专有权和植物新品种。以上类型的知识产权均需在中国境内申请、登记才 能在高企认定中被认可。 （二） 核心自主知识产权的拥有方式 在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的企业，近三年内通过自主研发、 受让、受赠、并购等方式，或通过 5 5 年以上全球范围内独占许可的方式，对其 主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权。

3、自主研发指申报企业通过申请、登记获得上述类型中知识产权的所有权。 受让、受赠、并购等方式，需到相应申请登记管理部门办理权利转移的变 更手续。即 专利：办理专利权变更，受理机构为国家知识产权局专利局； 集成电路布图设计：办理专有权变更，受理机构为国家知识产权局； 软件著作权：办理著作权变更，受理机构为中国版权保护中心（软件登记 中心）； 植物新品种：办理品种权变更，受理机构为农业部 、林业部（植物新品 种保护办公室）。 企业在零知识产权或者专利权人为企业法人代表或其他个人的情况下，则 需要通过获得五年以上专利独占实施许可，并且取得备案证明。这种方式同样 可以按数量计算得到高新技术企业认定的评分。

4、 （二）零自主知识产权企业的解决策略 按照新的高新技术企业认定管理办法，是否拥有自主知识产权是企业 能否通过高企认定的硬标准，而与企业享受高新技术企业优惠政策的迫切心情 相比，专利审批的时限又太过漫长， 对于零自主知识产权的企业来说， 最直接 的办法是通过购买专利填补空白，即找到技术内容与企业核心产品关联度高的 专利资源，与专利权人达成合作共识，签订五年以上的独占实施许可合同，再 通过专利合同备案机关取得专利实施合同备案证明。 从 20082008 年 4 4 月至今，新的高新技术企业认定管理办法已实施一年多， 取得了良好成效。相关专家指出，最重要的一点就是，新的高新技术企业认定 政策，促使企

5、业对自主知识产权的重视程度大大提高。相关统计数据显示， 20082008 年，全国知识产权交易活跃，专利交易量成倍增长。业内人士表示，从国 际经验来看，企业购买专利的做法值得鼓励。 对于企业购买专利为高新技术企业评定做“专利储备”的行为，各地政府 及相关部门均表示认同。尽管目前专利交易量的增长有其特殊的原因，但正是 通过购买专利，企业在无形中提高了自主知识产权意识，这也是企业注重自主 知识产权产品培育的体现，补正了原本的认识盲区。而且，随着自主知识产权 意识的提高，企业也会认识到自己“创造”专利比购买专利更划算，从而加强 研发，逐渐由购买专利转向“创造”专利。一位长期关注知识产权交易的专家 指

6、出，专利交易日趋活跃，也让一些长期被“束之高阁”的专利得到了转化的 机会。 高企优惠政策中财政奖励资金的兑现，将起到四两拨千斤的作用，引导、 鼓励企业成为创新的投入主体、受益主体和实施主体，把企业引导到依靠创新 实现跨越式发展的轨道上来。 三、专利独占实施许可中的注意事项 够买专利虽然有可能产生惊人的效益，但也可能由于合作方式不当给公司 带来很大的麻烦。由于专利是比较特殊的一种资产，它的审查要比不动产和动 产的审查更为困难。如何规避相关风险，降低企业投入的成本，真正使许可的 专利发挥最大的作用，实现许可人和被许可人的共赢，合作期间中需要做的工 作并不轻松。 （一） 专利独占实施许可的法律依据

7、专利法第 1212 条规定：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人 订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定 以外的任何单位或者个人实施该专利。 我国专利法实施细则规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同， 应当自合同生效之日起 3 3 个月内向国务院专利行政部门备案。备案不是合同生 效的必备条件，但是专利实施许可合同备案证明是办理外汇、海关知识产权备 案等相关手续的证明，也是高新技术企业认定中必备的证明文件。 （二） 专利独占实施许可介绍 专利权是一种受法律保护的有一定时间期限、地域范围和专有性的财产权， 专利权商用化是专利权人关注的核心也是专利制度设计

8、的重要内容；而专利许 可是专利权人实现其专利财产权的主要方式之一。 许可他人实施专利（专利许可）是专利权人（许可方）允许他人（被许可 方）在一定区域、一定期限内以一定方式使用专利。专利许可方式包括独占许 可、排他许可、普通许可、交叉许可和分许可等 5 5 种形式。而独占许可是高企 申报中唯一被认可的许可方式。 独占许可合同是国际许可合同的一种，又被称为“完全独占性许可”，是 指许可方授予被许可方在许可合同所规定的期限、地区和以约定的方式对所许 可的专利享有独占性实施权，供方和任何第三方在规定的期限内都不得在该地 域使用该种技术制造和销售产品。因其使用权的垄断性，受让方需向供方支付 相当高的使用

9、费和提成费。 （三） 购买专利避免误区 企业在受让专利时要特别注意以下几点：了解清楚专利是否授权；授权日 期是否在规定范围内；受让的专利是否有效；有效期还有多长时间；是否已经 出让或者许可给他人使用。授权日期一定要在高企申报当年的年份之前，否则 没有拿到证书或者授权日为申报高企当年的专利是不能作为高企认定依据的。 认定管理办法第十一条中就要求在高新技术企业认定过程中需提交知识产权证 书，而只有授权之后才能取得证书。 企业花很多钱买来的专利根本就一文不值，这种情况并不少见，因为买回 来的专利是无效的。一般人理解凡是取得了专利证书，专利就是具有经济价值 的，这不一定。但凡是专利侵权案件中的被告，

10、基本都会提出对方专利无效。 既然拿到了国家颁发的专利证书，怎么又无效呢？其实这种情况在现实中是非 常多的。 总之，专利被许可人在签订合同前一定要慎重，对专利要进行相关检索， 审查清楚专利的真实状况，才能对自己的利益有所保障，否则投入了资金，买 回来的专利却没有价值，将是对企业资源的极大浪费。而技术价值不高、与企 业核心产品关联度不大的专利在高企评审中也会被视为滥竽充数。 四、专利独占实施许可合同应具备的条款及其注意事项 专利法第 1212 条规定：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利 权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。 专利许可合同是商业合同中最复杂的合同之一，除了一般合同

11、要求的基本 条款外，还有很多一般合同无需考虑和约定的条款，而且这些条款涉及的利益 甚巨，约定不明或没有约定会影响数以百万千万的利益，如果引起争议，就会 前功尽弃，还有可能对簿公堂，费力费财。下面对专利许可合同中的关键条款 作一简要介绍。 专利实施许可合同一般应当具备下列条款，同时根据高企申报要求，需把 握一些原则，具体如下： （一） 专利许可的方式 不同的许可类型，对于被许可人来说，权利是不一样的，其中独占许可的 被许可人拥有实施专利的权利，专利权人及其他人都无权实施。 高企认定要求被许可的专利必须为独占实施许可，签订合同时一定要注意 对许可方式的约定。 （二） 合同的生效日及期限 合同一般自

12、双方签字、盖章之日起生效。特殊情况的需约定清楚。 合同的期限需要遵守：高企认定办法规定许可期限必须在五年以上，并且 所签专利独占实施许可合同的有效期中起始时间必须在近三年内。同时，必须 保证专利权有效期涵盖合同的有效期，否则无法办理专利实施合同备案。 （三） 发明创造的名称、专利号、专利申请日、申请号和专利权的有效期 限 这些内容根据专利证书相应内容填写即可； （四） 实施许可的范围 实施许可的范围指地域范围。专利权具有地域性，高企认定要求必须为全 球范围内； （五） 许可的内容及技术服务的内容 专利权与传统的财产权不同，它的权利不是简单的一项，而是“一束”， 也就是说，是权利群。专利权具体可

13、授权的权利项包括五种：生产、销售、销 售展示、进口和使用等。所以，在签订许可合同前，双方必须明确：专利许可 人到底将哪些权利授权给被许可人？授权被许可人利用技术制造什么产品？授 权被许可人在什么范围内销售和使用？这些在许可协议中必须明确，以免在日 后执行协议时引起分歧。 （六） 使用费及其支付方式 价格条款是任何合同或者协议的核心条款，到底如何计算专利许可费？支 付价款的方式很关键，这些内容应明确地列入条款中。 购买专利时，要讲究付费策略。专利是一种技术方案，还需要一个转化的 过程，而且这个转化过程是离不开技术发明人的参与。因此，购买发明专利的 费用，就不要一次到位，而应采取分期付款的方式，随

14、着技术转化为产品的进 程情况按步骤付款，这样才能把买卖双方的利益与产品的转化进程紧紧连在一 起，才能顺利实现发明专利的转化。 本项条款必须措词准确，明确付费方式及金额，否则不但无法进行专利许 可合同的备案，还会给企业留下无穷后患。 （七） 违约金或者赔偿损失额的计算方法 双方应约定条件对等的违约处罚措施条款。 （八） 争议的解决办法 当事人同意在发生争议时，将其提交至双方信任的仲裁机构仲裁的，则应 在合同中明确仲裁机构。明确共同接受的技术合同仲裁，该条款具有排除司法 管辖的效力。 以上细节问题，企业在签订许可使用协议时，应当加以重视。 五、专利实施许可合同的备案 我国专利法实施细则规定，专利权

15、人与他人订立的专利实施许可合同， 应当自合同生效之日起 3 3 个月内向国务院专利行政部门备案。 经过备案的专利实施许可合同的许可性质、范围、时间和许可使用费的数 额等，可以作为人民法院、管理专利工作的有关部门进行调解或确定侵权纠纷 赔偿数额时的参照。 （一） 专利许可合同备案程序 专利许可合同备案程序包括： 1 1、 签署合同； 2 2、 提交备案文件； 3 3、 地方备案部门受理备案； 4 4、 审核：地方备案部门受理申请后，应当按照规定形式及时将备案申请表 报送国家知识产权局，确认专利权、专利申请权的法律状态。 5 5、 作出决定：对符合要求的专利合同备案申请，地方备案部门在 7 7 日

16、内向 当事人出具准予备案证明；不符合要求的，向当事人发出不予备案通知。 6 6 报送资料：地方备案部门在备案手续办理完毕后 3 3 日内，将其备案意见、 当事人提交的申请文件等报送国家知识产权局。 7 7、公告：专利合同备案的有关内容由国家知识产权局在专利登记簿上登记。 （二） 专利实施许可合同备案办事指南 1 1、能否委托代理机构办理合同备案？ （1 1）许可人和被许可人是国内的企业、组织或个人的，可以委托代理机构 或其他具有完全民事行为能力的个人办理； （2 2）许可人和被许可人中如果涉及外国人、外国法人或外国其他组织的应 当委托涉外代理机构办理，且只能在国家知识产权局代办业务管理处进行备

17、案。 2 2、备案时需要提交何种文件？ 备案时当事人需要提交下列文件一式一份，如果在地方代办处办理需提交 一式两份： （1 1） 许可合同备案申请表（标准表格），申请表的内容应当打印（签章除 外）； （2 2） 专利实施许可合同原件； （3 3） 许可人与被许可人的合法身份证明； （4 4） 委托书原件，被委托人的身份证复印件； （5 5） 专利权有效证明； 专利权证明一一专利证书复印件或专利登记簿副本。 以上文件如为外文文本的，应当附中文译本1份，以中文译本为准。 六、企业实施购买专利战略应着眼长远 高新技术企业并非“终身制”，新的认定管理办法规定企业通过认定三年 后必须进行复审，复审合格的

18、再延长三年有效期。因此，无论是通过了重新认 定的企业，还是想加入这一队伍的企业，都不能懈怠。积极布局开展核心技术 研发，同时着手知识产权申请的相关工作，以应对三年后的复审，六年后的重 新认定，确保企业能长期享受国家的税收优惠。毕竟知识产权是被公开保护的， 且在认定中可以量化评分。 同时，知识产权可以提升企业品牌价值。那么，知识产权强势企业是如何 形成的呢？其出路在于推进产学研合作创新、 推进产学研合作战略联盟。 美国 排名世界五百强的企业，往往既是技术输出的主体，也是技术协作的主体。国 外的成功经验表明，产学研合作可以获得多方共赢。 自主创新是企业获得“高企”资格的关键。企业首先要做的是提高自

19、主知 识产权的意识，着力解决企业核心自主知识产权少的问题。要通过加强产学研 合作，开发自主知识产权，或通过购买专利权获取自主知识产权，把当前生产 经营与企业长远发展结合起来，加强科研组织管理，加大研发费用投入，走依 靠自主创新实现科学发展之路。 校企合作是企业技术力量的有益补充。企业的发展，人才是关键因素，技 术管理团队要不断吸收业界精英。 高校不仅有研究实验室， 更有难得的技术人 才。 通过产学研合作，获得多方共赢。随着经济全球化的深入发展，包括技术 在内的生产要素的流动和产业转移的速度在不断地加快，与高校合作，同样可 以获得行业最新与最高端的研究方向和发展趋势，并转化为市场效益。 七、特别

20、提醒：高企认定政策越来越严格 纵观历来的高企认定办法，即能发现随着时间的推移，高新技术企业认定 将会越来越严格。例如，20082008 年广东省在认定评审时，申请认定的企业只要和 专利权人签订了专利购买合同或独占实施许可合同就能得到认可，但在 20092009 年 要求就更严格了 一一独占许可合同必须办理备案手续，取得备案证明。 专利实施许可合同的备案期限严格按照相关规定执行，即当事人应当在专 利合同生效后 3 3 个月内到专利实施许可合同备案的主管部门办理备案手续。而 在 20092009 年第一批高企申报期间国家专利尚有补充规定一一所签订的专利实施许 可合同自合同生效日起已超过 3 3 个

21、月的，除满足上述合同备案的条件外，还需 提供专利实施许可合同当事人双方签署的补充协议，协议中要明确未及时备案 的原因即可备案。但现在该备案办法已经改为：专利实施许可合同自合同生效 日起超过 3 3 个月的，不予备案。也就是说准备申报 20102010 年高企资格并且需要做 专利合同备案的企业必须在 20102010 年 3 3 月份前完成备案。因为高企认定审查的是 近三年内（不包括申报当年）的情况，结合备案办法和高企认定办法，专利独 占许可合同的有效起始日期的截至期限为 20092009 年 1212 月 3131 日，即企业必须最迟 于今年年底找到合适的专利并达成合作意向。 高企评定后的反馈信息显示，个别企业购买的专利，跟自己的产品没有任 何关联。企业只是想申报高新企业，拿到国家的优惠政策，但这种醉翁之意不 在酒的行为并不会被认可。有高企评审专家指出，一些根本没有自主创新能力 的企业，靠这样的行为“买到”国家高新技术企业的身份，是会被否决的。企 业在购买专利时不能只看眼前利益，应筛选购买自身需要的核心技术，或者与 自身的技术路线相关联的技术。 八、选择有资质的机构代理购买专利避免风险 目前，我国技术交易市场尚不成熟、信用体系非常薄弱，要寻找到与企业 核心产品关