如何提高专利申请的授权率

1、如何提高专利申请的授权率一、新颖性经过与很多国内客户打交道发现，其实很多时候，客户最在意的还不是发明创造能不能得到切切实实的专利保护，而是专利申请能不能授权，以及在能够授权的基础上，如何尽快授权。这种心情可以理解，毕竟很多时候，客户需要授权专利来申请高新企业来办理税收优惠，那省下的可都是真金白银啊，或者用于科技项目结题验收或者申报科技项目，以便为后续研发申请资金，等等。还有，客户中的很多技术人员，也希望靠着授权专利来评职称、申 报奖励呢。因此，如何提高专利申请的授权率，也就成为一个颇具现实意义的问题。那么，如何 才能提高授权率呢？下面，本博主从操作层面上，就这个话题逐一做些阐述。1.新颖性新颖

2、性是一个专利能被授权的最基本的要求，也是影响授权与否的关键的问题之一，我想大多数发明人都明白新颖性问题“一票否决”型的份量。虽然新颖性主要涉及技术问题，应该由发明人来负责， 本不该由我这个代理人来操心。 但我多年执业实践中发现， 新颖性问 题出现的根源，往往在于发明人的一些错误认识和不当行为以及不合理的申请规划上，如果这些错误认识或不当行为能够克服， 或者能够合理规划专利申请的步骤， 则新颖性相对创造 性来说，还是好预防和解决的。在专利审查实践中，新颖性是有相对客观的判断标准的，一般容易加以论证，发明人自己一般也能够根据其掌握的技术文献八九不离十地指出其发明创造“新”在哪里。但并不等于新颖性不

3、会出问题，实践中，在新颖性方面，以下几个方面最容易出问题：A、对发明创造的创新性过于自信，连最基本的查新性检索都不做，结果收到审查意见通知书后才发现，前人甚至在多年前（我最多见过在60多年前）早已经申请过类似专利。这是很多自信心过强或井底蛙型发明人常犯的错误。其实，他们不是不懂得查新检索的重要性，更多时候是省事心理和 /或侥幸心理在作怪。当然，很多单位或个人不具备完善的检索 条件也是一个客观因素， 但基本的几个到处都能免费上的专利数据库，例如中国专利、美国专利和欧洲专利数据库，还是应该上去提前检索一下的。B先发表论文，后申请专利，或者先出售产品，后申请专利，会导致丧失新颖性；随着发明人专利意识

4、的普及，现在这方面的问题已经出现地较少了，但仍有个别发明人犯此类错误。有时，甚至先做产品广告或宣传册，因为印上了一些细节技术信息，也会导致产品发明丧失新颖性，这样的例子，在“专利无效”程序中经常看到，无效请求人往往用专利权人 自己印发的广告宣传册或发表的论文作为证据，来证明专利产品或专利方法没有新颖性，面对这样的难以否认的证据，专利权人往往是有苦难言，悔不该当初”。C随着研发的持续开展而做一系列专利申请时，如果不对专利申请做出合理规划，常导致自己在审查在后申请的专利的新颖性被在先申请的专利破坏掉。这种问题的发生通常较为隐蔽，因为这一系列专利是在不同时间申请的，每个专利在撰写时， 除非有认真负责

5、的专利代理人专门对此进行把关，否则常常会出现这个问题。本博主在执业过程中，也常常提醒 申请人，如果有在先系列申请，一定要拿给我研究一下，以避免上述情况发生。D某些肉眼难以看出区别的产品发明，例如一种组合物试剂或催化剂或一种玻璃，审查员在依据本发明的信息不能判断其与现有文献中的同类产品有何区别时，有权推定二者相同，进而认为其没有新颖性，这是法律赋予审查员的特权。因此，此类发明，一定要明确写出其组成信息，如果受技术条件的限制，组成信息不能明确确定，则要写明其性能参数或制备方法等信息。否则，一旦被审查员“推定”为没有新颖性，就麻烦大了，因为沉重的举证 责任以及举证不能的不利后果，就轮到申请人来承担了

6、。当然关于新颖性，还有其他需要注意的问题，但那些问题更多是专利代理人和审查员 要考虑的问题，对于发明人来说，注意到并避免以上问题，就基本上能确保新颖性不出问题。 或者万一出了问题，发明人因不存在自身错误，也不用承担什么责任，对老板好交差。二、创造性创造性问题同样是影响专利授权与否的最关键的问题，也属于“一票否决”型影响因 素。创造性主要涉及技术问题，同样应该由发明人来负责，本不该由我这个代理人来操心。 但我多年实践发现，如果发明人与代理人充分沟通，在创造性方面提前做好充分准备，找好找准发明点进行有针对性的撰写的话，还是非常有利于在专利审查过程中论证创造性的。“开创型发明”，其创造性是很容易论证

7、的。这不是本文讨论的重点，因为现实中开 创型发明是比较少见的。实践中，大多数都是“改进型发明”，即基于前人的技术成果，在 某一个方面或几个方面做出或大或小的改进。如同新颖性一样，创造性的评价也是要基于检索出来的对比文献来进行。因此，如果 发明人能够提前做些必要的检索，哪怕是不完备的检索， 也有利于对自己的发明的高度有个基本的认识。但是，国内发明人有个很不好的习惯，那就是自觉或不自觉地隐藏一些做出本发明（尤其是改进型发明）时所依赖的关键文献资料，以体现自己的发明创造的创新性高度，对代理人也完全不提这些文献资料的存在，仿佛怕自己的技术水平被打了折扣似的。但其实这样做根本于事无补，以现在专利局的数据

8、库完备程度和审查员的检索水平，肯定（几乎是100%）能检索到这些文献资料，至耐候提出创造性问题，由于发明人和代理人都没有提前在申请文 件撰写上进行必要准备，将会非常被动，严重时甚至会导致难以授权。我就见过不止一个这 样的发明人，因为在撰写时隐瞒了最关键的文献资料，且遇见的代理人也仅仅是 “格式刷+二传手”型代理人，没有做实质性深加工，到了审查阶段，该关键技术资料被审查员检索到， 创造性难以论证，最终专利没有授权。其实，如果事先找准找好发明点的话，还是有授权希望的。评价创造性，说白了就是要看“技术增量”。如果技术增量足够高，或者足够出乎意料，那么就认为有创造性，否则，就没有创造性。形象点说吧，如

9、果您站在巨人的肩膀上，那么，用你的大袍子挡住巨人，另从乍一看肯定会觉得您身高水平挺高；但是，如果审查员经过检索发现了巨人的存在，那么您的真实发明高度，可能就是您自己的身高那么高。如果提前与代理人讨论后弄清楚发明点，那么撰写时会把重点针对您的身高来着重渲染，强调在此巨人基础上再长高几厘米是多么的不容易，并有针对性地完善实施例和对比例的布局，那么就会为将来争辩创造性打好充分的伏笔，创造性论证就容易被审查员接受。现在，越来越多的申请人已经意识到了这个问题，在撰写阶段就向代理人和盘推出技术发展脉络，以让代理人真正把握发明高度和掌握好笔墨的分配， 并做必要的创造性预判，显然，这样做是非常明智的。与上述隐

10、瞒关键技术资料截然相反的是，有很多发明人，为了体现自己的发明创造是多么的引经据典、多么的有理有据和多么的真实，往往把自己的发明创造的构思原理、所依据的主要科学规律和定理、技术推导细节、主要参考文献、技术试错和摸索过程，等等，原 封不动地写入申请文件中， 以为这样就能体现发明高度。 殊不知，这样就走向了另一个极端， 反倒不利于创造性的判断。有句老话讲，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，同样， 也没有无缘无故的发明创造。发明人在进行任何发明创造时，都是有其技术构思过程的，甚至是一个很长的技术构思链条，如果把这其中的每一步都写出来，那么审查员正好根据这个技术构思链条来说明这个发明创造是常规技术的

11、组合，是本领域技术人员容易想到的，或者是可以通过合乎逻辑的推理或有限次实验而得到的，进而否定该发明创造的创造性。 这种审查意见通知书是很难应对的， 因为审查员用于否定创造性的理由和证据就直接来自该专利申 请文件本身，以彼之矛，攻彼之盾，从证据学角度来说，力度很强，申请人或发明人常有口 难辩，无法应对。虽然说，这种类似于事后诸葛亮的判断方法，在创造性判断中是不允许的，但如果发明人确实把每一步构思过程都写明了的话，那申请人一方也很难证明审查员是事后诸葛亮。一旦不能证明审查员是事后诸葛亮，那么，审查员的否定创造性的审查意见就难以被驳倒，该发明的创造性也就难以论证。既无破，何谈立？其实，关于创造性的判

12、断，尽管审查指南上提供了标准的三步法判断方法，但面 对具体实践问题时，创造性判断仍是一个相对主观性的、因人而异的过程。三步法是审查员常用的判断方法，在用来否定一个发明的创造性时是非常管用的，但对于正面证明创造性成立，则显得十分不足。毕竟，建设要比破坏难。关于创造性的正面证明，是专利领域中最迷 人最富有争议性的话题， 也是最考验代理人技术功底和法律功底的。因为其需要深入涉及其所属技术领域的技术细节，有时还要涉及外文资料的理解和技术比对，工作难度大，因此， 过去很多“二传手型”专利代理机构或代理人，没有能力去做这件事情，往往将这个最棘手 的活推给发明人去做， 这其实是一种不负责任的做法。 创造性论

13、述，理应由专业的专利代理 人负责和主导，也是专利代理人的份内之事，发明人可以在技术提供支持，但代理人绝不能完全将皮球踢给发明人。总结一下，从提高专利授权率的角度来说，为了在创造性方面能顺利过关，建议申请 人或发明人:1. 提交专利申请前，进行必要的提前检索，对自己的发明的创造性高度有个初步定位；2. 不要向专利代理人隐瞒你做出发明时所依赖的关键文献资料，提供这些资料给代理人，将有利于代理人弄清你的发明的“技术增量”在哪里，进而在撰写时有针对性地分配笔墨和准备好实施例证据；3. 请不要在申请文件中透露自己的完整的技术构思链条，这不仅无助于创造性论证，而且简直就是在教育和启发竞争对手。4. 任何时

14、候，请尽量找专业技术经验和专利代理经验都丰富的专利代理人，远离“格式刷+二传手”型代理人。虽然学历不代表一切，但从统计意义来说，高学历、名校硕博出身的专利代理人，以及涉外专利代理人出身的专利代理人，整体素质要更强些，毕竟，在创造性争辩方面，技术功底是非常重要的，很多技术细节方面的细微区别，甚至是可能被发明人忽视的细微区别，都有可能就是论证创造性的得力着手点，没有深刻的技术洞察力和技术敏感性，是无法发现这些细微区别的。询价是个技术活-专利代理费用揭秘便宜没好货，好货不便宜-代理一个专利多少钱？经常有朋友或朋友的朋友（包括很多博友）问我，你们事务所代理一个专利多少钱？对于这个问题，我每次都表示无法

15、回答， 这倒不是因为涉及什么商业秘密，而是因为这样的询价就跟有人问“买一辆车要多少钱”或“装修一间房屋要多少钱”一样，显得太外行且没有技术含量。代理一个专利的收费，其实没有统一的价格，如同车价和装修价一样，显然要看具体 车的配置情况或房屋的装修标准以及是否包工包料等具体分工而定。 专利代理中的收费也是与具体案件情况密切相关的， 没有统一标准， 其中影响收费多少的因 素有很多， 但很多申请人并不清楚这其中的具体情况。 现在很多专利事务所也利用申请人对 影响专利代理收费的因素的不熟悉， 在报价和服务项目上利用模糊概念， 大打擦边球， 要么 把很多原本代理人要承担的工作转嫁给申请人， 要么在合同外额

16、外收费， 损害申请人的利益。 为了让申请人对专利代理的价格构成有个认识， 现就本人接触过的专利代理情况， 就其中影 响收费的十大因素列举如下， 以便今后各位申请人在向任何专利代理机构询价时， 能做到心 中有数，内行询价，不被忽悠。1. 是否有技术交底书，技术交底书是否完善。没有技术交底书或者仅有几张示意图或者仅 有个 idea 就要求代理人撰写出完整的申请文件，显然代理人付出劳动更多，有时甚至要承 担发明人的角色，收费自然要高些。2. 发明创造在技术上的复杂程度，越复杂的，或者发明点越多的，技术领域越交叉的、或 者技术上越偏门冷门的，收费就会越高。3. 是事务所代缴专利局官费还是自行缴纳专利局

17、官费。这个要问清楚代理费中是否包含官费。4. 是否要求代理人对技术交底书做从（纯技术上的不规范表述）向（法律和技术都严谨的 表述） 的实质性深加工； 还是仅仅要求代理人规范格式即可。 如果要求法律和技术上都严谨 的表述， 需要代理人真正懂发明技术且在表述上要做到滴水不漏， 显然收费要更高； 而仅要 求代理人规范格式， 其实相当于申请人或发明人自行撰写， 代理人或事务所仅仅是个格式刷和二传手，收费自然不能太高。5. 是否要求代理人代为起草审查意见答辩稿。简单说，专利局审查员发出审查意见通知书 引用若干篇对比文件来否定新颖性和创造性时， 代理人和申请人在分工上有两种模式： 一是 申请人或发明人自行

18、阅读理解和做做技术比对， 负责技术答复并拟定初稿， 然后代理人在此 初稿上负责文字整理形成正式答复稿回复给专利局， 此时代理人仅相当于二传手， 不承担答 辩能通过的责任， 反正是发明人自己做的技术答复嘛； 二是代理人负责阅读理解和做做技术 比对，并做技术答复并拟定初稿，发明人或申请人只需就此初稿说 yes 或 no 或者补充意见 即可，此时代理人的作用相当于 （发明人律师） 代理人要对答辩是否能通过向申请人负责， 毕竟是代理人自己负责技术答辩嘛。 显然第二种模式下代理人付出劳动更多， 承担的责任更 大，对知识水平要求更高， 收费理应比第一种模式更高。 这其中还有审查员引用的对比文献 是英文或其

19、他外文的情况， 是发明人自己阅读理解外文还是代理人负责阅读理解外文， 显然 对应的劳务分工和收费也是不同的。6. 是否要求提前进行完备的检索，以预判新颖性和创造性。7. 撰写时是否要求刻意避开某些现有专利。本人在代理实践中常遇见一种情况，客户要求 代理人负责全部文件的撰写工作， 同时提供若干篇客户认为有可能会影响其发明授权的现有 专利文件或期刊论文（有时还是外文的） ，或者提供若干篇竞争对手的同领域专利，要求写 出的申请文件必须相对于这些专利或期刊论文具有新颖性和创造性或者要避开这些专利的 专利权。这种情况，显然代理人要承担更多的工作和责任，收费自然也要高。8. 事务所是否承诺包授权。客观来讲

20、，任何正规专利代理事务所在进行完善的检索工作之 前都不会承诺包授权的； 未经检索就做出这样的承诺， 显然是对申请人极不负责任的， 有忽 悠之嫌。一些无资质的黑代理们揽活时常用“包授权”来吸引客户，他们敢做这样的承诺， 要么靠所谓的跟专利局各级领导们关系很铁， 要么靠把权利要求写的很窄很具体， 从一个保 护范围缩小到一个保护点，成为传说中的垃圾专利。9. 是否要求授权后的专利是“进可攻，退可守”的高质量专利权。换句话说，是否要求专 利具有“可授权性” 、“防规避性” 、“抗无效性”和“易行权性” 。显然，对质量要求越高， 收费也越多。是否要满足做到些方面的要求，代理人付出的劳动可能会有天壤之别。

21、10. 是否将来有申请国际专利的计划。客观来说，如果一个发明创造要走向国际去申请 PCT 专利或者直接去美国、 欧盟或日本等国去申请专利， 那么对其撰写的要求就比简单申请一个 中国专利时要高出很多，最起码在权利要求和说明书的“清楚性” 、“完整性”和“支持性” 方面，以及实施例数据结构的逻辑自洽性方面， 要写出一整套符合各国审查标准的申请文件 来，此外还要求申请文件便于准确翻译， 此时的撰写收费就比简单写个中国专利要更高。 严 格来讲， 目前的中国专利如果要走出国门， 80的申请文件需要重新撰写做规范化表述以避 免上述缺陷，否则到了国外，光是处理形式问题所耗费的时间和费用，都会是巨大的支出，

22、想想国外稍微象样点的专利律师高达400800 美元/ 小时的收费标准吧。 而这些支出原本可以通过精心撰写而避免的。一言以蔽之，专利代理的收费高低， 是与质量和责任挂钩的， 要求的质量越高，要求代理人 方承担的责任越大事务越多，则收费越高。显然“奥迪”和“奥拓”不可能是一个价。此外，专利代理实践中，常常有所谓的“包干价”，这时，申请人一定要问清楚，到底哪些劳务是属于包干范围内的，哪些劳务是属于包干范围之外要另行单独收费的。以免遇到具体事务时各执一词纠缠不清。专利代理实践中，很多申请人还经常选择所谓的“报价最低”的事务所，这时您要注意了， 为了确保不赔钱或者确保基本的利润，事务所多半会在上述十个方

23、面的某个方面给您打折扣的，否则就赔钱了。更有甚者，有些胆大的事务所还会外聘没资质的人做撰写，以图盈利。当然，这种情况下受害的是申请人的权益。请牢记古谚，一分钱一分货，好货不便宜，便宜无好货。看了上述影响专利代理收费的因素，除非你对您自己的专利真的毫不关心，否则您还会问出“代理一个专利多少钱”这样的外行话吗？您还会秉承“最低价成交”的理念吗？九招教您鉴别合适的专利代理人【博主注释：为了切实保护自己的发明创造，相信很多企业专利主管、高校和科研院所老师们现在都渐渐明白， 要想把事情真正做好， 还要找专业的人来做， 靠企业内部的工程师或者 靠学生，因为没有专利方面的实战经验，很容易出错，且由于专利法第

24、33条的限制，专利方面一旦出错，往往没有有效的挽救措施。因此，找专利代理人来做专利方面的事宜已经逐 渐成为共识。但很多人也疑问，目前代理人市场鱼龙混杂，该如何找到合适的专利代理人， 如何鉴别代理人的水平？对此，本博主将给出一些合适的鉴别方法。不过在此之前，本博主先转载一篇来自思博知识产权论坛的阿叉版主的博文。请参考本转载博文给出的建议。 最后, 本博主将给出其他一些合适的辨别方法】 本文旨在以比较条理化的方式， 梳理企业聘请或委托专利代理人时， 需要对专利代理人的哪 些方面进行了解，从而让双方能够尽快进入角色达成双赢。找对的人， 作其擅长的事， 成就 双方的利益。1. 专业背景重要性：不言自明

25、，只有具备你要申请专利的技术背景的代理人才能理解发明的技术内容， 从而跟你讨论出一个最佳的申请方案，比如是否有必要申请专利，申请一项还是几项专利， 每一项重点放在保护哪一个技术方案， 几项专利之间如何进行交叉配合， 形成覆盖较大范围 的专利网； 也只有这样的代理人， 才能知道应该在专利文件中撰写哪些技术内容， 并且在考 虑背景技术、满足充分公开的前提下，适当保留你的一部分技术诀窍（KNOW-HOW，不但能够满足授权的要求， 同时还能最大限度的维护你的权益； 也只有这样的代理人， 才能在答复 审查意见时充分驳斥审查员的错误观点或者错误理解， 使你的专利尽快授权， 并且范围较大。 鉴别方法： 在初

26、步接触时， 让发明人跟代理人适当交流一部分技术内容， 看其是否理解技术 内容。注意，这里是让发明人进行交流，而不是联系人。目前，许多重视专利的公司已经建 立了自己的知识产权部门，负责本公司的专利、商标等工作，这本身无可厚非，但是，许多 公司是招聘法律专业的人从事这项工作， 他们从事商标工作完全能够胜任， 但是发明专利涉 及较深的技术内容， 他们一般难以理解， 不知是出于什么原因的考虑， 却不愿让发明人直接 与代理人沟通， 自己随便找个代理人也不考察其专业背景就委托了， 或者哪家代理机构的报 价低就委托谁（这样可以向其领导请功，节省了费用？） 。这是对企业的极度不负责任，结 果公开了技术内容却不

27、能授权， 将研发成果拱手送给别人特别是竞争对手， 或者授权范围很 小起不到专利应有的保护作用， 竞争对手很容易绕过专利保护， 造成企业大量的人力、 资金等研发投入就此葬送了。防止误区： 有些代理机构规模不大， 不可能配备所有专业的人员； 有些公司的某某领导可能 有合适的专业背景， 但是领导一般都很忙， 不会亲自给你处理具体事务的， 即使你愿意负高 价，他们也未必会真的亲自处理， 这取决于他们的业务素质和负责态度。 所以在洽谈业务时 不要听信其自称的人员实力， 只要坚持让具体办案人员直接跟发明人交流即可。再者， 各研发企业应该有合理的考核体系， 评价负责专利事务的工作人员时不能只考虑眼前是否付出

28、的 成本较低，更要考察其负责的专利案件的质量，这通常需要几年的时间才会有结果。2. 外语水平重要性：生物技术、 医药等高新技术发展很快，最新成果经常是以外文出现，相信任何一个 医药企业也不会招聘一个不懂外语的人从事研发工作， 因为他们需要经常阅读外文资料。 同 样，专利代理也需要较高的外语水平。试想， 当审查员引用的对比文件是外文时， 代理人连 对比文件都看不懂如何能跟审查员争辩？鉴别方法： 在委托第一个申请案时， 只提供给代理人一些英文的背景技术， 让其自己取舍内 容，看其撰写的申请材料中有无翻译错误、 外行话， 是否真正理解了背景技术。 如果不理想， 以后就要考虑其他的代理机构了。防止误区

29、：一般情况下硕士以上学历者外语不会太差，但是外语必须与专业背景一起考虑， 即使一个北大的外语教授也未必能够看懂你的生物技术基本术语。况且， 目前教育质量严重 滑坡，我也曾经见过某些所谓的“海龟”的翻译质量还不如一个普通的本科毕业生。3. 实践经验重要性：专利代理跟律师、医生一样，都必须具备相当的实践经验以后才能做好工作。 只有 做过大量专利撰写的代理人， 才能知道应该在专利文件中撰写哪些技术内容， 并结合自己的 专业知识给你确定一个好的保护方案， 使专利申请具有较好的授权前景； 只有答复过审查意 见的代理人， 才知道在撰写时应该注意哪些问题， 如何防患于未然。 如果等到出现问题他才 想办法给你

30、解决， 那你的这件专利岂不已经成为他的实验品了， 你的目的就是要花钱来作别 人的实验品吗？鉴别方法： 很简单， 让代理人给你讲几个处理过的经典的案例， 或者他对最近业内影响较大 的专利无效、侵权等案例的看法，最好是属于你的技术领域， 这样你能听得懂。水平较高的 代理人肯定善于总结经验， 那些典型的案例即使数年后也不会忘记。 如果连一个都讲不出来， 那么他无论从业多少年，怕都是“做一天和尚撞一天钟”了。防止误区： 从业时间长不等于实践经验多 （这期间他可能到南非的某个小岛钓了几年鱼， 或 者到美国的某餐厅刷了几年盘子？） ，也不代表代理水平高（老资格的代理人一般会有种莫 名其妙的优越感，疏于学习

31、，墨守陈规，往往难以跟上专利法的发展变化） 。4. 法律意识重要性： 申请材料的撰写不仅关系到能够授权、 授多大的权， 而且还关系到授权以后是否稳定，是否能够经得起无效的考验， 特别是那些具有较大市场的产品和技术。 如果代理人能够熟知专利申请、 复审、无效、诉讼等各阶段的知识， 那么他在专利撰写时就会考虑这些问题，哪些本领域的典型案例会不由自主的浮现在眼前，避免重蹈覆辙。鉴别方法：具有较高法律意识的代理人肯定会关注最近业内影响较大的专利无效、 侵权等案， 并且会有自己的看法，让他给你讲一讲。5. 代理费用目前收取较高代理费用的代理人一般有两种情况， 一种是确实水平较高， 能够保证你的案子 的质

32、量，这种人自然也能通过上述四种鉴别。 诚然，专利费用是要考虑的一个因素，但并不 是决定因素。花太多钱是愚蠢的，但更愚蠢的是花太少的钱。 当你花太多的钱的时候， 你失 去了一小部分钱。 当你花太少的钱的时候， 你将失去每一样东西， 因为当你将一样东西买来 后你并不知道这样东西的用途和实际价值。 一个好的专利所带来的收益将远远超过你所付出 的成本，甚至会超过你的想象，你为啥不将这么重要的事务委托给较高水平的代理人呢？ 还有一种收取较高代理费用的代理人， 他的明显特征是不具有你所委托案件的专业背景， 其 所在的公司也没有合适专业的代理人， 他想用高额代理费吓退申请人； 如果有申请人不知好 歹，一定要

33、做冤大头， 那么他还可以通过各种途径找到朋友帮忙处理案子， 自己从中抽取一 部分好处费，而这时的案件质量就难说了。本博主提供的更为专业的辨别方法：1. 内行考察内行法：正常情况下， 您总会有一个师兄师弟师姐师妹是从事这行的， 让这些你信得过的人作为内行， 来帮您考察， 内行的眼光一般来说还是比较准的。 如果您实在找不到认识的内行， 找本博主 即可。一般人去中关村买电脑为防止受骗都喜欢带个懂电脑的内行，就是这个道理。2. 代表作法让被考察的代理人拿出其已经被专利局公布的代表作来， 最好还有对应的交底书， 您自己考 察其撰写水平，或考察其成稿与交底书之间的增量，一般来说，增量越大，措辞越严谨，说

34、明代理人水平越高或越认真。3. 外语突袭法：这个相对简单， 拿一篇您要申请的专利所在领域的英文文献， 突然拿给代理人看， 要求其翻译，基本上，对本领域经验丰富的专利代理人，基本上都能看懂，并说明大概意思，当然个 别技术术语不懂很正常，但如果大片大片的内容看不懂，那基本上就属于专业不对口的。4. 考察表达法：代理人懂技术只是最基本的要求，还需要懂外语，然而， 这些都不构成核心优势， 最好的代理人，应该在懂技术和懂外语的同时，还懂得高效率且布局严密的表达。考察一个人的表达能力如何，最好的办法就是看他写了多少文章，例如博文。一般来说，“写作”对于大多数技术人员来说都是比较困难的一件事情，因此，经常写

35、文章或博文的代理人，基本上表达能力会很好。否则，就要注意了。这方面，会写诗的代理人，表达能力肯定很强。因为写诗与 写权利要求其实是非常类似的，都讲究用尽可能少的语言，表达出尽可能复杂深刻的含义。这种能力，是多年语言修炼的结果，靠临时突击是装不出来的。以上为本博主的几点补充。当然，要在短时间内综合考察一个代理人的实力和水平，确实需要下一番功夫才行。 此外，代理人是否认真负责也很重要，水平再高的代理人，如果不认真 负责，也是白扯。一般来说，如果某个事务所的合伙人肯亲自给您写专利或处理专利事务， 达到的效果会非常好。 因为，合伙人是事务所的所有者之一，其必须以高水平和高质量去追求长期信誉才能生存，其

36、最后要为案子的结果负责的，自然不敢马虎。而短期打工的代理人，往往会有短期行为， 不考虑以后的长远后果， 短期内干完活拿钱了事， 认真负责程度不可同 日而语。道咼一尺，魔咼一丈两个专利规避感想这几天接连为两个国外公司做了专利侵权分析与专利规避设计，感慨万分，觉得很多东西有必要写出来，以供国内的专利申请者以及专利权人参考，别以为专利授权就万事大吉了，真正的博弈和考验，才刚刚开始。请时刻警惕，道高一尺，魔高一丈！第一个是某跨国制药公司甲， 欲在中国投资设立一条生产线生产一种药物， 生产过程中要使 用一种必不可少的催化剂，但与受某中国授权专利A 保护的催化剂很相似。值得钦佩的是，该跨国公司甲的法律意识

37、还是很浓的， 唯恐做侵犯专利权的事情， 故在建设生产线之前专门 委托我们做一个法律分析， 看到底是否侵犯该专利权， 以及若侵权， 看看是否有可能规避开。 分析该专利后， 我发现该专利是其竞争对手制药公司乙在中国申请并授权了的专利，其在技术上非常之牛逼， 因为它可以选择性地将某化合物的左旋形式催化转化成目标药物，而对右旋形式则没有活性， 换句话说， 是一种手性选择性催化剂， 想必各位学过催化的看官们会知 道实现手性选择性的难度有多高，而且该专利的撰写一看就是出自高人之手，行文之谨慎、 防守之严密，布局之完备，实在是难得。 几番分析下来， 发现该催化剂还真是侵犯人家的专 利权了， 与该制药公司甲商

38、量后， 觉得要使用该催化剂而不向外国公司乙支付专利费的唯一 的办法，就是进行专利规避设计，即如何既使用该催化剂，又不侵犯专利权。对我来说，这 着实颇具挑战性，因为该专利防守实在太好了，至少在我见过的专利中，绝对算是一流的。 不过，迎难而上乃是我的本性，更何况制药公司甲还出了大价钱，不惜代价一定要规避开， 因为制药公司甲也深知， 即便他们肯支付专利费给制药公司乙， 制药公司乙也不见得就会允 许他们使用该专利， 毕竟是竞争对手嘛， 谁又会肯给竞争对手一条方便通路呢！ 经过几天认 真的分析和推演之后，到底还是被我发现了该专利在布局上的一个小漏洞，不过这就足矣， 据此最终拟定的专利规避方案， 从法律上

39、完美地规避了该专利权， 唯一有一点遗憾是， 生产 成本上会有所增加。该规避方案得到该制药公司甲的高度好评“ Great work ！”，因为这套 方案一旦实施， 他们再也不用担心专利侵权问题了， 也不用看制药公司乙的脸色行事了， 至 于成本上的增加， 与规避专利权所节省的巨大专利费支出相比， 两害相权择其轻， 显然是值 得的。帮客户规避了这么一个布局严密的专利权， 我自己也感觉很有成就感， 非常高兴。 不过做了接下来的这个案子，我就一点也高兴不起来了。第二个是帮助跨国公司丙规避一个国内X院Y所的专利权，以便其在中国的生产基地中可以自由使用该专利所涉及的催化剂。X院Y所在该行业内的科研水平之高也

40、是出了名的，其最近搞出的新催化剂也申请了专利，并得到了授权，并且实用效果非常好。这也不难理解，只有实用效果好的催化剂， 别人才值得去仿制，进而才会去图谋如何规避专利权。 那些实用效果差的催化剂， 估计人家都懒得费劲去仿制，更别说有兴趣去探讨侵权不侵权了。 原本以为又是一个棘手的任务， 不过拿到该专利一看，顿觉身上的重担一下子卸掉了， 该专利撰写得那叫一个漏洞百出啊，虽然授权，但几乎起不到任何保护作用。于是乎，我很轻松地就完成 了规避方案的设计，向老外交了差，但我却着实高兴不起来。我做博士时也是做催化剂的， 深知研究一个非常实用的催化剂要付出多么大的人力物力。可是，这么好的一个研发成果，就这样被

41、老外无偿拿去用了， 真是非常非常可惜。 也许那些参与研发的科研人员， 以及该研究所的科技成果推广部门， 还在四处推销他们的产品， 还在那里做着推广该催化剂来挣钱的美梦， 还天真地以为他们的产品是技术门槛很高的， 而且还是受国家专利保护的， 别人一是 不会、 二是不敢仿制他们的催化剂。 殊不知， 他们的研究成果，早已经被他人破译并成功仿 制，而且马上就要正大光明地拿去到工业生产线上免费使用了，至于专利使用费， 坦率地讲，X院X所很难向外方索要。老外早有准备，既然敢明目张胆地干，就是心里有底的。作为执业专利代理人， 我成功地完成了客户交待的任务， 但我却一点成就感也没有， 一点也高兴不起来，原因有

42、二：首先， 规避了这么一个漏洞百出的专利， 对我来说如老叟戏顽童一般， 实在是一点挑战性也没有，不值得有成就感。想不到X院Y所做研发做得这么出色， 但在专利工作上却做得这么 小儿科，难道真的是只擅于打江山不擅于守江山，还是压根就没把守江山当回事?其次，毕竟这次不同于上次帮老外甲规避老外乙的情况，这次是帮着老外规避中国人自己的自主知识产权，作为国人，多少有点于心不忍。怎奈任务在身，作为专利律师，收谁的钱替 谁办事，乃是法定义务，更是业内行规。此外，还有一点重要的感慨：老外们办事的风格，真的是可以用“真抓实干”来形容。什么事情都想在前面，什么事情都要提前做好应对预案，且对法律的尊重，实在是超出国人

43、的想象。就比如说做专利侵权分析、专利权规避这种事情， 我做专利代理人这么多年， 遇到的从来都是外国客户委托我们做，但从来没有一家国内客户委托我们做。也许专利权在国内科研院所和企业的眼里，自己申请的专利，仅仅是用来评职称、报高新、凑工作量的工具而已，而别人申请的专利，也是可以拿 来就用的免费工具。专利权为研发成果构筑法律防线的本来作用，似乎早已经被国人淡忘。话题沉重了点，就此打住。不过，真是希望以后能碰到国人去规避国外专利的案件，那样的话，我工作起来岂不更来劲！如何评价专利撰写水平的高低经常有发明人和企业专利工作人员问我如何评价专利代理人的执业水平高低的问题，以及如何判断专利代理人是否认真尽职地

44、处理他们的发明专利。这种心情我非常理解，正如要打官司的人急于了解律师的水平高低，患者急于了解医生水平高低一样，花了真金白银请人来干活，总得要了解一下这人水平的高低不是。 看来这是一个面临信息不对称情况时所发生的 普遍问题，毕竟外行难以评价内行嘛。本文就此问题发表一些粗浅看法，希望能抛砖引玉。( 经常看到撰写很差的专利， 发现很多共性问题， 最大的问题是保护范围过窄和不清楚问题。 正好今天还应一个在企业做专利的朋友的要求，讲一讲如何评价专利撰写水平高低的问题。 我想二者是同一个问题， 合并说一下， 有以下特征至少之一时， 则有很大可能说明该专利未 经认真撰写：a 权利要求 1 中包含过多数值参数

45、，其中所述“过多”是指大于等于 3 个。b 权利要求 1 中包含口语化色彩浓重的表述；c 方法类权利要求，权利要求 1 中步骤顺序含混不清，看完后仍不知所云；d 方法类权利要求中包含了产品类技术特征，或反之；e 装置类权利要求，未写明各部件之间的连接关系；f 权利要求 1 中有至少一个非必要技术特征；这种情况对申请人利益损害最大；g 权利要求中包含宣传性表述；f权利要求中术语前后不一致；以后有时间时会逐一给出例子。跑马圈地是需要技术含量的最近，受某国外客户委托，为其做一个FTO分析，即其要在中国设立的工厂中所使用的成套 技术能否自由实施。并着重指出一篇中国授权专利最有可能构成他们自由实施的障碍

46、。因此重点要做能否绕开该授权专利的侵权分析，目的是为自己的工业化技术在中国跑马圈地探明雷区、扫清障碍。首先非常认可老外做事的专业态度以及对法律的尊重：事前防范总要强于事后救济。找到目标专利一看其权利要求，发现其权利要求1中包含了大量的非必要技术特征，心中暗喜的同时也替这个专利的专利权人惋惜，暗喜是因为完成客户的分析报告这件事心里一下子有底了，惋惜是因为该专利的发明人搞出这个发明来，看样子着实下了很大功夫， 光那套实验设备没有几百万就建不起来，更别说还要做相关的调试和实验，其实验装置的布置、 实验方法和数据分析真是有很多可取之处，很多甚至独具匠心，也确实解决了很多工程上难以解决的实际技术问题。

47、然而，遗憾的是，最后在专利撰写上，似乎没舍得找高撰写水平的专利代理人，权利要求1中的非必要技术特征那叫一个多呀！，绕开他的专利权那叫一个省事啊！ ! ！ 挺好的发明，最后愣是让很烂的撰写给毁了！不知数年后当这个专利权人看到自己的专利技 术被人无偿使用时，心里作何感想!说到这里，我构思了一个专利寓言：说是不久不久以前， 某人为发家致富费尽千辛万苦寻找金矿， 找矿过程中投入巨资雇佣精干 的专业人员发挥一不怕苦而不怕死的大无畏精神， 甚至在最困难的时候把身家性命都押上去， 历时十年， 功夫不负有心人，终于找到了一个大金矿，欢欣鼓舞， 然后找人划定区域以向政 府申请 20 年的专属采矿权。刚开始，某人

48、认为划定区域这种事情还不简单？找人从现在的 发现金矿的地点周围三五里范围内划个圈把发现的产金地点都圈进来不就得了？有什么技术含量？于是找了自己探矿队的博士A划这个圈，后来发现划圈这个活还真是有些难度，博士 A随尽心尽力划了很多圈， 要不是某人自己都不满意， 要不是政府认为不符合授予专属采 矿权的各种法律要求而不批准。 后来听说有人专门干划圈这件事， 于是经朋友推荐找到了两 个划圈人。划圈人甲报价 2000黄金，划圈人乙报价 10000 黄金。某人本着低成本原则，于 是找甲来做这件事情 ,自己亲自督战。甲很快划了一个圈，某人一看甲画的范围基本上把自 己找到的开采点都包括了，说0K可以了。到底是专

49、业人员，甲划的圈很快就通过了政府审批， 顺利申请下来了这片区域的专属采矿权。然而，没过多久， 正在进一步投资开采金矿 的时候， 某人就发现在其专属区域周围出现了很多金矿开采点，这些开采点就恰到好处地位于其专属区域外边不远处， 而且更气人的是， 有的地点的矿石的金矿含量甚至比他的专属采 矿区还要高，似有高人指点过似的。某人这才发现原来自己认为足够大的理想的专属区域， 其实是那样的窄！后来看到他的朋友，另一个探矿人，也找到了一个矿区，该朋友请乙为其经历巨大找到的矿区划的圈，乙非常准确地将所有现有的产金地点以及潜在的产金地点都圈进去了， 甚至捎带着连一块出产铁矿的区域也都给圈了进去， 任何人想在这里

50、采矿， 都必须向他的这 个朋友缴纳一定费用后才行， 而且， 已经有很多人在该朋友的矿区周边试试探探想捡漏，结 果都无果而终。 某人这才后悔莫及， 悔不该一时贪图便宜，在经历前期千辛万苦、看着风险之后，却在最后跑马圈地的时候没舍得找优秀的划圈人员给他划这个专属开采区!一个又一个红红火火的采矿点恰到好处地包围着自己的专属采矿区域，挖着那本该属于他的富饶金矿，某人感慨万分：想不到我十年的劳动和风险，最后临门一脚时没选好专业人员，竟无意间给他人做了不少嫁衣裳，也为自己培养了很多竞争对手。一篇因为撰写缺陷被驳回的专利今天处理了一篇老外的关于催化加氢工业方法的专利申请，其催化剂以及加氢工艺的效果都非常好，

51、但因为撰写时未能在合适位置公开一个重要的参数，导致该专利申请因不满足专利法第26条第3款而被驳回，即专利局拒绝授权。尽管老外据理力争，但显然老外根据的是 外国的理，并不适合中国专利审查实践和专利法，终被驳回。而且在后续的复审程序也很难有乐观前景。一个非常好的技术发明， 无数科研人员的心血和构思，就这样因为申请文件中存在重大撰写缺陷，而无法获得专利保护，只能起到为他热做嫁衣裳的作用， 非常非常可惜！ 其实就国内专利来说，因为各种原因，撰写存在重大缺陷的比比皆是，这样的专利，要么难以授权，要么即便授权也权利不稳定，要么难以行使专利权。无法行使的专利权， 不能给专利权人带来经济利益的专利权， 不仅白

52、白浪费专利权人的年费，还白白奉献出自己的技术方案，用来启发竞争者，这不也是为他人做嫁衣裳吗？漫谈专利领域中的“区分效应”与“拉平效应” 最早接触到区分效应与拉平效应，是在大学上无机化学课时。拉平效应HCI, HI, H2SO4 HN03和HCI04等强酸，由于在水中都能 100%电离，必然得出相同浓度的 强酸酸度相等的结论。 然而， 这些不同强酸中的化学键和键的强度是各不相同的， 为什么会 具有相同酸度呢？强酸在水溶液中表现出酸度相同的事实，是溶剂水具有较强的碱性所致。水能使这些强酸中的质子完全转移，因而它们间的酸碱反应是不可逆的。例如：HCI + H2O t H3O+ + CI-HBr +

53、H2O t H3O+ + Br-HI + H2O t H3O+ + I-这些强酸的相对强弱在水中表现不出来。 这种将酸 （ 或碱） 的强度拉平的作用称为溶剂的 拉平效应。区分效应如果把强酸放在碱性比水弱的溶剂如甲醇中来研究， 可以看到它们把质子转移给溶剂的倾向 有很大差别，下列反应进行得越来越不完全：此时，由于酸分子内部结构 （键的强度 ）所引起的酸性强度的差别明显表现出来。 通过在非水溶剂中的研究，已经测定了强酸的相对强度，在水中 100%电离的某些强酸的强度顺序是:HCIO4 > HI>HBr > HNO3> H2SO4能够区分酸 （ 或碱） 的强弱的作用称为溶剂的

54、区分效应。 具有区分效应的溶剂称为区分性 溶剂。甲醇是上述强酸的区分溶剂。溶剂的拉平效应和区分效应与溶质，溶剂的酸碱相对强度有关。水是HCl， HBr， HI 等强酸的拉平溶剂，但却是 HCI, HN02 HAc, HCN的区分溶剂，在水中它们的酸性显示出明显 的差别。在碱性比水强的液氨溶剂中，HAc也显出强酸性，液氨是 HN03 HAc的拉平溶剂。以上“区分效应”与“拉平效应”在现实中也很容易被理解。例如, 用一道简单的四则运算题去考一个大学生和一个小学生,正常情况下, 由于两人都会做,则该四则运算题不能区分二者在数学能力上的区别,故四则运算题产生了拉平效应。相比之下, 如果用一道微积分题去

55、考一个大学生和一个小学生,则高下立判, 故微积分题产生了区分效应。古人则用更为简练而形象的语言表述出了“区分效应” ,例如疾风知劲草、乱世识忠臣、烈 火见真金、患难现真情、路遥知马力、日久见人心,是骡子是马拉出来溜溜,等等。但不知为何,古人却很少有形象的词语来表述“拉平效应” ,本博主思索半晌也一无所获, 倘若科学网网友们有合适的词汇,请不吝赐教。 学术领域，垃圾期刊和会议论文产生“拉平效应”；而SCI期刊，过去一度产生“区分效应”， 现在慢慢也有“拉平效应”了；要说“区分效应” ，还得是权威国外 SCI 期刊啊。简单来说，标准越高，条件越苛刻，对手越强大，越容易产生“区分效应”，否则，则越容

56、易产生“拉平效应”有趣的是，纵观本人最近 6 年来的专利代理实践，发现在专利领域，也存在着“区分效应”和“拉平效应” 。这集中体现在以下方面：过去，国家刚实施知识产权战略的时候， 大的政策是鼓励国内企业或科研院所去获得自己的 知识产权， 故实质审查标准放得比较宽， 尤其是对国内申请人， 其标准要比对国外申请人宽 很多很多，因此，很多发明高度相差很大和 / 或撰写质量相差很大的国内专利申请，都能得 到授权， 此时， 产生了拉平效应， 人们在此情况下无法判断发明人的技术创新性高低以及为 之服务的专利代理人的撰写质量的高低以及是否认真负责。 这也在一定程度上导致了 “垃圾 专利”的泛滥成灾。现在， 由于社会各界对“垃圾专利” 问题反应强烈，国家层面上也意识到了贯彻知识产权战 略，提高专利质量比增加专利数量更重要， 故实质审查标准近年来逐年趋严，