由一件申请引发的思考

1、由一件申请引发的关于“创造性”的思考some thoughts on "inventiveness” caused from an application朱立鸣 作者单位；上海专利商标事务所有限公司摘要关于“创造性”定义的判断方法，在专利法和专利审查指南都有详细的 描述和规定。不过，在实践屮，当遇到具体的案例时，则往往会产生分歧。这一 部分是由于申请人和审查员所处的立场不同，更重要的是因为创造性判断中的主 观因素在起作用。在创造性的判断中，可以通过设置客观标准、采用适当的审查 方法等尽量避免主观因素。关键字：创造性，技术启示正文关于“创造性”的标准，中国专利法第22条第3款中有相关的

2、定义，即“发 明有突出的实质性特点和显著进步，实用新型有实质性特点和显著进步” l而 在专利审查指南中，对发明的创造性的判断方法进行了详细的规定，也就是 目前大家熟知的三步法。不过，在实践屮，与新颖性判断中各个要素一一对应的判断方法相比，仓u造 性的判断过程要复杂得多。创造性的判断需要将最接近的现有技术与另一份对比 文件或者相关技术领域中的公知常识相结合，由于申请人和审查员所站的立场不 同，导致就“能否结合”这一问题，申请人和审查员往往各执一词，时常难以说 服对方。通常来说，双方的争论的焦点在于现有技术中是否给出了 “技术启示”。 下而一个案例就很典型地反映出了这一分歧。该专利申请涉及的是一种

3、飞行器的轴端设备，权利要求1所要保护的技术方 案如下：“一种用于交通工具的轴端设备，该设备包括一固定到轴(1)上的静止部 分(100、100 100?,)和一固定到由轴承载的轮子(2)上的转动部分(200、 200 20(f),该设备的特征在于，它包括第一远程连接装置(209/214> 2097214 209,7214?,),以将一安装在轮子(2)上的传感器(211、211 211”)放置成与 设备的转动部分保持非接触的电磁关系”。简单地来说，该权利要求的特征部分、即发明点是“轮子上的传感器与设备 的转动部分呈非接触的电磁关系”。审查员在第一次审查意见中，列出了对比文件1,同时承认了权利

4、要求1的 特征部分构成了区别于对比文件1的区别技术特征。不过，审查员同时指出，对 比文件1虽然没有在轮子和设备的转动部分之间采取非接触的电磁关系，但是， 在对比文件1的设备的另一部件处，即固定天线78和旋转天线74之间也通过非 接触关系來连接，因此本领域的技术人员可以从中得到技术启示，将这一非接触 的关系应用到轮子上的传感器和设备的转动部分之间。针对审查员的审查意见，申请人则提岀了自己的观点：对比文件1中，固定 天线和旋转天线分别安装在两个互相旋转的部件z间，所要解决的技术问题是在 一个旋转部分和一个非旋转部分之间提供电磁连接，以避免磨损；而本申请中, 该非接触的电磁关系是建立在两个没有相对转

5、动的部件上，其r的是防止在拆卸 轮子时损坏轮子的转动部分和安装在轮子上的传感器z间的连接。因此，虽然都 是非接触的电磁连接，但两者的应用场合不同，所要解决的技术问题不同，因而 对比文件1没有给出相关的技术启示。初一看审查员的意见和申请人的意见，两方面似乎都有其合理z处，但由于 所采取的立场不同，得岀的结论就完全相反。可见，是否给出了技术启示，这是 一个见仁见智的问题，其中不可避免地会有个人的主观性。根据专利审查指南屮给出的三步法，当发明与最接近的现有技术的区别 技术特征在现有技术中被披露，且其作用与该区别技术特征在发明中为解决技术 问题所起的作用相同，则现有技术中给出了技术启示-这一标准看似简

6、单，但 是，在实际操作屮则往往会产生分歧。主要表现在，申请人和审查员会在技术特 征的作用以及所解决的技术问题上有不同的观点。尤其是当申请文件中对技术特 征的作用和技术问题没有明确而详细的披露时，其判断的结果受到主观因素的影 响会更大。本文屮所提到的案例屮就很明显地反映出了这一问题。另外，虽然在专利审查指南中提岀了 “本领域技术人员”这一概念。但 是，这是一个假设的人，“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领 域所有的普通技术知识，能够获知该领域屮所有的现有技术，并且具有应用该口 期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力”？。很明显，这样的人实际 上是不可能存在的，并且这一概念也相对

7、抽象，在实践过程中有时难以把握“本 领域技术人员”的标准。而且，进行创造性判断的则是一个活生生的人，他有自 己独有的思想，有特定的教育背景，因而在判断发明的创造性的过程中，会有意 无意地将自己的知识背景和主观想法带入判断过程中，这是不可避免的。对于负 责专利审查的审查员来说尤其如此。由于他们的学历普遍较高，对相关领域的了 解可能比普通人更广更深，而这导致他们更容易低估发明的创造性。此外，人在思维中往往会有一定的思维定势，而这样的思维定势会对创造性 的判断产生负而影响。比如，审查指南中特别提到了 “事后诸葛亮”，而这也 正是大多数人容易产生的一种思维定势。比如，一件发明的结构可能比较简单，但结构

8、简单并不意味着要作出这样的 发明就一定就是容易的。这一观点是大多数人都会认可的。但是，当遇到具体的 案例时，这一点往往就容易被忽略。就以上文屮所提到的那个案例来说，在看到 了权利要求1的技术方案之后，大多数人都会觉得该方案与对比文件1的区别特 征显得有些简单。但是，正如上文所说的，这是在“看到了”本发明的技术方案 z后而产生的感觉。而作出该发明的过程可能并不彖我们想像的那样简单。一项 发明的作出是否容易，最有发言权的应该是发明人本人。但是，要完全避免“事后诸葛亮”又是不可能的。这是由于专利审查过程自 身的特性而决定的：要判断发明是否具有可新颖性和创造性，就需要对现有技术 进行检索，而要进行检索

9、，就必须对发明有所了解。也就是说，审查员必然是在 已经得知了本发明之后才对发明的创造性进行判断。因此，在进行创造性判断时, 对发明内容的了解必然会影响到判断的结果。由于审查员在判断一项发明创造的创造性时对该发明创造已经有了一定的 了解，因此在参考对比文件来判断创造性时，脑海中总不免会浮现岀所审查的发 明的技术方案。如果该发明的发明点又相对简单时，就很容易得出“显而易见” 或“有技术启示”的结论。就以本文中所提到的案例为例，虽然对比文件1中并 没有提到“非接触连接”可以解决“在拆卸轮子时损坏轮子的转动部分和安装在 轮子上的传感器z间的连接”这样的技术问题，但是，由于审查员己经了解了本 发明，知道

10、“非接触连接”能够解决相应的技术问题，因而也就容易认为对比文 件1给出了 “技术启示”。正如审查员在该案例的驳回决定中所提到的，“对比文 件1屮所记载的技术特征所带來的好处是显而易见的”。在此，暂且不论该技术 特征是否真的“显而易见”，不可否认的是，对于审查员得出的“显而易见”这 样的结论，一个不可忽视的因素是他已经阅读并了解了本发明。可见，在判断创造性的过程中，主观因素起到了不可忽视的作用，而这也是 需要在审查过程中尽量避免的。在此，笔者就如何使“创造性”判断更加客观提 出一些自己的想法。首先，克服主观性的一个最直接的办法就是提出一些客观标准供操作。比如, 欧洲专利局就在过往案例的基础上出版

11、了判例法，其中在关于创造性的判断 标准中，提岀了 “couldwould”方法。美国作为一个判例法国家，其判例更加发 达，并在这些判例的基础上抽彖出了 "tsm (teaching-suggestion-motivation)方 法”等原则，而在ksr案之后，则更是在tsm方法之外又提岀了其他一些判断 方法。在中国的专利法实践中，虽然在专利审查指南中列举了一些例子对创造 性的标准进行了一些解释，但是，这些例子比较简单，有些则是为了说明问题而 经过了简化，对于纷繁复杂的实际情况，其指导作用有限。虽然我国不是判例法国家，但是，不可否认，判例在审查过程中有时可以起 到很大的作用。例如，虽然

12、欧洲大部分国家都属于大陆法系，实行的是成文法, 但这也没有妨碍欧洲专利局根据大量的案例，总结了判例法。虽然其中并不 一定总结得都很准确，但这毕竟对审查工作有一定的指导作用。因此，笔者建议, 专利局不妨可以对一些在审查过程中出现的典型案例进行分析，抽彖出一定的观 点和原则，并将这些案例汇编成册，用来指导审查工作。其次，对于克服“事后诸葛亮”的问题，笔者在此提出一个不成熟的想法： 是否可先由一个审查员负责进行检索，然后将他认为会影响发明的创造性的文献 以及所审查的发明申请交给另一个审查员；而后一个审查员先了解发明的背景以 及对比文件所公开的内容，然后再看发明的技术方案。这样，由于事先并不了解 发明

13、的技术方案，最后的判断结果也许能够更加客观。当然，上述方法可能需要更多的人力，若要实行会有这样那样的客观障碍。 那么，审查员在审查过程中也许可以采取这样的方法：在检索之后，先不急于判 断创造性，而是先将该申请放下，待过一段时间之后，等对发明的内容有了一定 程度的遗忘，再从对比文件出发来判断发明的技术方案的创造性。这一方法与前 面的方法的出发点都是相同的，都是试图尽量接近地模拟作出发明的过程，即， 首先是从技术问题出发，然后从现有技术寻找解决方案，最后才是作出发明。这 样，也许能使对创造性判断更加合理。再次，笔者认为，在创造性判断中，主观因素是无法被完全避免的。有鉴于 此，应该尽量避免使用“公知

14、常识”，除非所审查的发明申请的区别技术特征在 解决技术问题的过程中所起的作用明显是众所周知的，或者能够找到相应的证据 来支持这样的观点。当然，审查员在审查过程中不可能毫无遗漏地考虑到所有的现有技术，尤其 是当相关的证据只是使用公开而没有形成书而的文献时，要审查员能够找到这样 的证据更是不易。以本文所举的案例来说，审查员有可能始终无法找到公开了“轮 子上的传感器与设备的转动部分呈非接触的电磁关系”这样的内容的文献。此时, 不宜因为该发明点结构看上去简单而坚持认为它是公知常识，而应该将补漏的工 作交给公众、交给市场。如果相关的发明创造的确不应被授予专利权，同时在相 关领域屮又有广泛的应用，则权益受到威胁和损害的一方自然就会寻找相关的证 据来证明其不应享有专利权，并提岀无效宣告请求。通常来说，提出无效宣告请 求的一方是本领域的从业人员，他对本领域的技术现状也比较了解,在寻找证据、 尤其是使用公开的证据方而，比审查员有更多的优势。这也正是无效宣告请求程 序的优势所在。最后，本文中所提到的案例的审查过程也提醒申请人，在撰写申请文件时， 要尽量详细地公开发明，包括发明所要解决的技术问题、各主要技术特征的作用 等。此外，还要尽可能地保存在作出发明的过程屮所产生的原始数据。这些内容 也许在审查过程中以及在