浅谈涉外专利代理人在翻译过程中的责任北京三友知识产权代理有限(精选)

1、撰写在专利代理行业中的责任与价值杨俊波摘要：撰写申请文件是专利代理行业中的重要内容之一。撰写的本质是在申请人 合法权益和公众利益z间进行权衡的过程，也是对屮请人提供的交底书中的技术 方案进行再发明的过程。一份高质量的中请文件，不仅能够确定恰当的保护范围, 充分保护申请人的合法权益，避免因为落入公众领域而遭至无谓的诉累；还能够 为发明人带來设计构思上的启迪，避免对相同发明创造的重复性研究和设计，促 进科学技术进步。关键词:撰写权衡再发明启迪口我同步侵权检察一、撰写的责任和价值撰写屮请文件是专利代理行业中的重要内容z。本文讨论的专利类型是指 发明专利屮请和实用新型专利屮请。撰写的首要责任体现在：准

2、确地把申请人提供的技术资料转换为具有法律效 力的法律语言，并且在屮请人的合法权益和公众利益z间进行权衡。为了进行准确的转换，代理人首先要能够透彻的理解技术交底书，清晰地找 出待撰写的技术方案相对于现有技术的发明点。确定发明点的有效途径是专利检 索，可用的检索网站例如有www. soopat. com以及www. sipo. gov. cn等，这些网 站能够口动链接至欧洲专利局、世界知识产权组织等地区专利组织网站及各国家 专利局网站。代理人可以根据自身的实际情况，采用中文、英文、日文等形式的 检索关键词，对国内外的相关专利文件进行检索。经检索后，如杲发现待撰写的 技术方案已被公开，笔者认为比较好

3、的处理方式是把这一实际情况告知屮请人和 发明人，一方面申请人可以决定是否申请，另一方面，也有利于发明人借鉴相同 或类似的已被研发的相关技术，对口身研发方案进行客观的判断和深化。反z, 如果检索结果比较乐观，将由撰写者根据技术方案的客观情况，确定出恰当的保 护范围。所有这些工作都是进行转换的基础建筑。作为代理人，不同于发明人的是：他需要深入地掌握所欲转换的法律语言的 各项规则，这些规则将作为纲领，构成了转换工作的上层建筑。这些规则例如包 括撰写过程中使申请文件满足法律要求的撰写规则、在授权后的无效程序和专利 权纠纷过程中所要求的无效、侵权判定、赔偿规则等等，具体包括于中华人民 共和国专利法、中华

4、人民共和国专利法实施细则、专利审杳指南 、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定、最 高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释和专 利侵权判定若干问题的意见（试行）等。在代理人深入掌握这些规则的而提 下，才能够柔韧有余的撰写中请文件。代理人要技术方案客观上应当获得的保护范围和公众领域之间进行准确的 权衡，來确定一份对于屮请人最为恰当的保护范围。值得说明的是：一份高质量 的屮请文件，保护范围是恰当的，独立权利耍求所描述的特征部分，经审查员检 索后，就应当是对新颖性和创造性有重要贡献的特征，这样的申请文件，在授权 以后，专利权也有相当的稳定性。反z,在保护范围不恰

5、当的情况下，对屮请人总归是不利的。特别是在保护 范围过小的情况下，他人特别容易绕过专利权的保护范围，实施专利，而又不构 成侵权，这显然会给屮请人造成巨大的损失。专利侵权判定若干问题的意见（试 行）曾经提出过“多余指定原则”，即在专利侵权判定中，在解释专利独立 权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技 术特征（即多余特征）略去，仅以专利独立权利耍求中的必耍技术特征来确定专 利权保护范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。 但是，随着中国专利制度的不断进步，这一原则被质疑的声音越來越多，最终最 高法院已经提出这一原则慎用的规定，这一原则木质上将

6、不再成为专利代理人不 当撰写的买单条款，本质上已被废止。有人会认为保护范围越大越好。笔者认为 事物都具有两面性，保护范围越大的专利，就与公众领域越接近，将来被无效掉 的风险就相对较大。另外，如果保护范围大到已经进入公知领域，使得本属于公 知领域的范围被不恰当地划入专利权人的保护范围，此情况卞，为了作为侵权抗 辩的防备，实施该公知技术方案的他人，很可能会主动对该专利提岀无效请求， 这将使中请人卷入本不该发生的诉讼程序中，对屮请人的权益造成损害。撰写的重要价值在于：能对屮请人提供的交底书中的技术方案进行再发明。 例如申请人给撰写者提供一个关于具有特定层结构的桌布的技术方案，那作为代 理人，经过检索

7、，发现现有技术当中并不存在具有这种特定层结构的布，那这个 布木身就是发明点。这时候，撰写者首先要确定“布”本身这样一个保护范围， 再确定由该制成的桌布，进一步延伸至由该布制成的窗帘、床上用品等。这样的 撰写方案，相对于屮请人提供的桌布而言，保护范围扩大至屮请人应当获得的恰 当程度。而代理人延伸出來的方案，对于屮请人和发明人而言，都是技术设计上 的启迪，申请人完全有可能依据这样的启迪，进一步增加产品类型、扩大市场占 有份额。这些再发明方案，对于促进科技进步和创新，有着相当重要的社会价值, 也迎合了中国专利法的立法宗旨。二、有利于体现前述责任和价值的撰写方式为了能够切实地体现前述责任和价值，笔者总

8、结了以卜撰写方式。（-）透彻掌握审查、无效、侵权保护至少三部分的主耍法律规则，做到心中 有法。以卜是应掌握的主要法条规则：1. 关于审查部分切（1）专利法第2条：发明和实用新型的保护客体。（2）专利法第22条：新颖性和创造性的规定。（3）专利法第9条：一项专利权。（4）专利法第26条第3款：公开充分。（5）专利法第26条第4款：支持、清楚。（6）专利法实施细则第20条第2款：是否缺少必要特征。（7）专利法第33条：修改超范围。（8）专利法第43条第1款：分案修改超范围。（9）专利法第5条、第25条：不授予专利权的条款。（10）专利法第31条：各独立权项之间具有单一性。（11）专利法实施细则第1

9、7-23条：屮请文件的撰写格式。2. 无效部分切（1）专利法实施细则第65条：无效专利权的法律条款。前述第1项中的第（1）-（9）条均是无效条款。值得说明的是：而述第（10）条不属于无效条款，不具有单一性的屮请文件一 旦获得授权，他人不能以此为由提出无效请求。前述第11条中的除专利法实施细则第20条第2款规定的缺少必要技术特征以 外的全部其余法条，均不是无效专利权的理由。但对于撰写出符合规定的屮请文 件至关重要。3 侵权和保护部分（1）专利法第59条：保护范围以权利要求的内容为准。（2）最高法解释第7条：全面覆盖原则，又称全部技术特征覆盖原则、字 面侵权原则、相同侵权原则。即如杲被控侵权物（产

10、品或方法）的技术特征包含 了专利权利要求中记载的全部必要技术特征，则落入专利权的保护范围。（3）最高法解释第7条：等同原则，是指被控侵权物（产品或方法）中有一 个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上 看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况卜，应当认 定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。当适用全面覆盖原则 判定被控侵权物（产品或方法）不构成侵犯专利权的情况卜，应当适用等同原则 进行侵权判定。（4）最高法解释第6条：禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程 序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利

11、文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护， 并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保 护范围时，应当禁止专利权人将己被限制、排除或者己经放弃的内容重新纳入专 利权保护范围。当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适 用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定口己不构 成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。（5）最高法解释第5条：捐献原则，即对于仅在说明书或者附图中描述而 在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利 权保护范围的，人民法院不予支持。（6）专利法第65条

12、：专利侵权赔偿一实际损失。（二）、以对应的法律规则，在撰写的过程中，时刻做同步自我检察。同步自 我检察包括同步自我无效检察、同步自我侵权检察。在撰写的过程中，应以前面提及的齐项规则作为纲领，精心组织每个文字。掌握了无效专利权的理由，在撰写过程中就要避免产生各项条款所对应的缺 陷，随时进行同步自我无效检察。例如：根据专利法第2条（发明和实用新型的保护客体），要避开撰写成专利法不保 护的有关计算机程序的发明屮请、涉及料组份的实用新型屮请（采用现有技术名 称来代替两种以上物质的混合得到的材料）。根据专利法实施细则第20条第2款（缺少必要特征），建议避免在发明内容 部分撰写“为解决以上技术问题，木发明

13、提供”。因为这里的“上述技术问 题，可能不止一个，这样的撰写方式包括了解决全部技术问题的情况，而权利要 求1的技术方案可能仅解决其中的一个技术问题，这样将存在权利耍求1被指出 缺少必耍技术特征的风险。关于独立权利要求1中的与现有技术相同的共有技术 特征，虽然审查指南规定可以省略，但是笔者认为为了避免权利要求1被指出缺 少必耍技术特征的风险，可以考虑采用一个从属权利要求来限定这些共有技术特 征，以做到万无一失。根据专利法第26条第4款（不支持、不清楚），撰写的过程中，不仅应当描 述清楚，还应提供两个以上的不同的实施例。f面介绍基于第3部分法条的同步自我侵权检察，这是撰写申请文件最为重要的部分。根

14、据最高法解释第7条（全面覆盖原则），应熟练掌握专利侵权的侵权判定标 准。初学者有时会谋以为写入独立权利耍求中的技术特征越多越完整，保护更好, 而事实上，却恰恰相反，写入的技术特征越多，对保护范围限制更多。基于此条 款，在撰写的权利要求的过程中，撰写者就己经尽可能地考虑到了各种可能的侵 权情况，并且在权利要求的字面上已经含盖了这样的范围。这样一旦发生侵权纠 纷，将被直接认定为相同侵权，这是相对有利的。在撰写权利要求的过程中，打算写入的每个技术特征甚至是一个字，都要做 同步的自我侵权检察。举例:屮请人在交底书中提供了一种保健杯，杯体包括陶 瓷主体，改进点是杯壁中设置磁化块。经代理人检索后发现例如杯

15、、碗、瓶等各 式饮用容器中设置磁化物质具有新颖性和创造性，因此杯主体的材质，磁化物质 的具体表现形式例如块、层、颗粒以及磁化物质的设置位置，均不构成解决技术 问题的必要技术特征，都可以作为附加技术特征。在撰写权利要求时，如打算写到：一种保健杯，此刻做自我侵权检察，能够 容易地想到他人的保健瓶、保健碗至少不构成字面侵权，因此可能要写成相对上 位的“一种饮用容器”；接下来打算写入“所述容器包括主体和盖体”，此时做口 我侵权检察，能够容易地想到容器没有盖完全可以实现发明目的，如果侵权产品 不包括盖体，将不构成侵权，此情况卜自然应删除“盖体”；再打算写入“所述 主体的侧壁设有磁化块”，此时进行口我侵权

16、检察，能够容易地想到不在侧壁而 在底壁设置磁性物质也能够达到相同的作用，因此在侧壁设置就是不恰当的限 定，而磁化块也完全可以呈现为磁化层的形式，那他人如将磁化层设在底壁则显 然不构成字面侵权，此时，门然应考虑删除对磁化物质的表现形式、设置位置的 限定，而改写为“所述主体设有磁化物质”。依次类推，写入权利要求中的每个 字都经过反复推敲和斟酌，最终的独立权利要求是“一种饮用容器，包括主体， 其特征是：所述主体包括磁化物质”。这样，该权利要求将能含盖至在齐种类型 的饮用容器上的各个位置、以各种形式设置磁化物质的范围，有效地维护了申请 人的权益。与此同时，再做进一步口我同步侵权检察，考虑术语“饮用”可

17、能包 含直接与生物口部接触的情况，那“饮用”是必须的吗，如杲用来“存储”的容 器，是否就不在保护范围内，因此代理人还可考虑撰写相应的“存储容器”等等。 z后，在从屈权利要求中对饮用容器的貝体结构、磁性物质的形式、设置位置等 做详细限定。考虑到专利法第65条中的赔偿额度，撰写者可以考虑撰写包括了 前述饮用容器的净化系统，相对于单个杯具等小物件，相对庞大的净化系统，可 能会获得更高的赔偿额。再考虑到如杲某零部件生产商仅生产用于饮用容器中的 磁性物质，那按照全部覆盖原则，该零部件生产商的产品显然没有覆盖独立权利 要求中的“容器”、“主体”因而不构成侵权，此时，提倡撰写保护局部元件的并 列独立权利要求

18、“一种用于独立权利要求1中的饮用容器的磁性物质”。再考虑到最高法解释第5条（捐献原则），撰写者一定想着把想耍保护的方案写入权利 要求中，例如前面的“存储容器”，如杲只在说明书中做了描述而并未记载在权 利要求中，将來在侵权判定过程中，“存储容器”将不能获得保护，将被视为是 屮请人向公众捐献的方案。在这样的撰写过程中，代理人在屮请人权益和公众利益z间做出了止确的权 衡，确定了恰当的保护范围，也对发明人的技术方案完成了再次发明创造，能够 给以发明人启迪，切实地体现了撰写在专利代理行业中的责任和价值。当然，木 文的举例，可能是现有技术中的公知技术，在此仅作为用于说明本文的撰写方法 而进行的示例。总z,

19、在撰写过程中，耍时刻以而面的各个规则作为纲领，慎重下笔每一字, 当撰写者对规则掌握的足够多，他在撰写过程中也会考虑的足够多，经过同步口 我侵权检察、同步自我无效检察，这样容易找到最为适合该项技术方案的最佳表 达方式，一旦找到了最佳表达方式，撰写起來就相对顺利和流畅，屮请文件读起 來也会相对舒适、流畅。而除该最佳表达方式以外的其它表达，写起來，特别容易出现举步唯艰的情 况，撰写相对困难，即使硬写出来，也会存在行文拗口、条理不清楚等或多或少 的问题，会感觉屮请文件读起來不太舒服，但也无法找到真止的问题点。这种情 况，笔者认为原因在于：你的表达可能没有过错，只是你的表达可能不是最适合 它的那一个。总结具有法律效力的屮请文件，从无到有，需要撰写者投入相当多的劳动。针对 每项技术方案而言，各个撰写者可能会组织出來表达不同的法律文件。但是，笔