实审程序-学员版(陈立)讲述

1、 发明实审程序发明实审程序 2013 2013年专利代理人资格考试辅导年专利代理人资格考试辅导 讲课提纲讲课提纲 1 1 1 实质审查程序的启动实质审查程序的启动 实质审查的原则和内容实质审查的原则和内容 发明实审程序发明实审程序 驳回决定、授予专利权的通知驳回决定、授予专利权的通知 1 2 3 4 1 1 实审程序的终止实审程序的终止 5 第一节第一节 实质审查程序的启动实质审查程序的启动 实质审查程序的启动实质审查程序的启动 哪些哪些 手续手续 何时何时 启动启动 谁来谁来 启动启动 请求实质审查的时机请求实质审查的时机 专利法第专利法第35条条 发明专利申请自申请日起三年内自申请日起三年

2、内，国 务院专利行政部门可以根据根据提提 出的请求出的请求，对其申请进行实质审查；申请 人无正当理由逾期不请求实质审查的，该 申请即被视为撤回。 国务院专利行政部门国务院专利行政部门认为必要的时候必要的时候， 可以自行自行对发明专利申请进行实质审查。 实质审查程序的启动实质审查程序的启动 哪些哪些 手续手续 何时何时 启动启动 谁来谁来 启动启动 申请人申请人 国家专利行政部门专利局国家专利行政部门专利局 申请日起三年内，随时提出申请日起三年内，随时提出 必要时，自行提出必要时，自行提出 提交实质审查请求书，并缴纳实质审查费提交实质审查请求书，并缴纳实质审查费 在国外提出过申请，提交检索和审查

3、资料在国外提出过申请，提交检索和审查资料 分案申请超时的，补交手续分案申请超时的，补交手续 练习练习 12-24 24、某PCT国际申请的申请日为2008年1月18 日，优先权日为2007年9月15日，进入中国国 家阶段的日期为2010年3月15日。下列哪种说 法是正确的？ A、申请人最迟应当于2010年9月15日提出实质 审查请求 B、该申请授权后，专利权期限的起算日为 2010年3月15日 C、该申请授权后，专利年度从2007年9月15日 起算 D、该申请应当自2010年3月15日起满18个月进 行国家公布 练习练习 10-60 60、李某的发明专利申请的申请日为 2007年7月1日，优先

4、权日为2006年7月1 日，则李某最迟应当于何时提出实质审 查请求？ A、2009年6月30日 B、2009年7月1日 C、2010年6月30日 D、2010年7月1日 练习练习 07-10 10、一件享有外国优先权的发明专利申请的优 先权日为2006年2月20日，申请日为2007年2月 7日。以下说法哪些是正确的？ A、该申请自2007年2月7日起满十八个月即行 公布 B、申请人提出实质审查请求的期限为自2006 年2月20日起三年 C、如果该项专利申请被授予专利权，则其保 护期限自2007年2月7日起计算 D、2006年2月20日以前在出版物上公开发表的 技术属于该发明专利申请的现有技术

5、第二节第二节 实质审查的原则和内容实质审查的原则和内容 实质审查的原则实质审查的原则 请求原则 听证原则 程序节约原则 公正原则 实质审查的原则实质审查的原则 依据依据申请人申请人提交的提交的 申请文件进行审查申请文件进行审查 请求原则请求原则 实审程序由实审程序由 申请人申请人启动启动 实质审查的原则实质审查的原则 给申请人给申请人至少一次至少一次陈述陈述 意见或修改文件的机会意见或修改文件的机会 听证原则听证原则 驳回决定前，告知申请人驳回决定前，告知申请人 “事实、理由、证据事实、理由、证据” 实质审查的原则实质审查的原则 不得以节约程序为理由而不得以节约程序为理由而 违反请求原则和听证

6、原则违反请求原则和听证原则 程序节约原则程序节约原则 有授权前景的申请有授权前景的申请 要进行要进行“全面审查全面审查” 实质审查的原则实质审查的原则 公正原则公正原则 严格依法回避严格依法回避 细则细则3737条条 严格依法审查：严格依法审查： 法、细则、指南法、细则、指南 按序审查按序审查 客观公正客观公正 实质审查的内容实质审查的内容 （1）不授权主题：A5(1),A25 （2）发明的定义：A2(2) （3）实用性：A22(4) （4）充分公开：A26(3) （5）新颖性、创造性：A22(2,3) 1 1、审查的、审查的重点重点（实质性缺陷的审查）（实质性缺陷的审查） 细则第细则第53条

7、条 实质审查的内容实质审查的内容 （6）以说明书为依据：A26(4) （7）权利要求是否清楚、简要：A26(4) （8）权利要求技术方案是否完整：A20(2) （9）单一性：A31(1) （10）修改和分案是否超范围：A33,R43(1) （11）禁止重复授权：A9(1) 1 1、审查的重点（实质性缺陷的审查）、审查的重点（实质性缺陷的审查） 实质审查的内容实质审查的内容 （1）权利要求撰写 （2）说明书的撰写 （3）说明书附图 （4）摘要及摘要附图 2 2、形式审查（、形式审查（R17-R23)R17-R23) 实质审查的内容实质审查的内容 u 对于有授权前景的申请，审查申请是否 符合专利法

8、和实施细则有关实质方面和 形式方面的所有规定。 3 3、全面审查、全面审查 实质审查的内容实质审查的内容 u 对于根本无授权前景（不可能通过合法修改而对于根本无授权前景（不可能通过合法修改而 加以克服）的申请，只审查申请起主导作用的加以克服）的申请，只审查申请起主导作用的 实质方面的缺陷。实质方面的缺陷。 （a）A2(2)，A5，A25 （b）A22(4) （c）A26(3) （d）A22(2)，A22(3) 4 4、不全面审查、不全面审查 第三节第三节 实质审查程序实质审查程序 主要内容主要内容 审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见通知书 对缺乏单一性 申请的处理 检索 优

9、先权 的核实 查对查对 申请文档申请文档 核对申核对申 请分类号请分类号 查对查对 其它资料其它资料 （优先权）（优先权） 查对查对 申请文件申请文件 查对启查对启 动程序依据动程序依据 转案转案 ？ 无关无关 文件？文件？ 实质请实质请 求书？求书？ 齐全？齐全？ 返回文档返回文档 流程管理流程管理 部门？部门？ 实质审查前的核查与准备实质审查前的核查与准备 按接收案卷的先后顺序审查； 将同类的技术内容密切相关的系列申请放在一 起审查； 将分类号相同且技术内容密切相关的申请放在 一起审查； 按接收通知书答复的先后顺序处理； 具有重大意义的、特殊的案卷优先审查； 专利局自行启动的案卷优先审查；

10、 分案申请与母案放在一起审查。 申请案卷审查顺序申请案卷审查顺序 主要内容主要内容 审查的文本审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见通知书 对缺乏单一性 申请的处理 优先权 的核实 检索 审查文本的确定审查文本的确定 审查文本审查文本 申请日提交的申请文件申请日提交的申请文件 应初审部门要求提交的应初审部门要求提交的 依据依据R51.1规定确定的规定确定的 修改文本修改文本 审查文本的确定审查文本的确定 1 1、申请日提交的申请文件、申请日提交的申请文件 u原始（申请日）提交的申请文件初审合格原始（申请日）提交的申请文件初审合格 u申请人也未对申请文件进行主动修改申请人也未对申

11、请文件进行主动修改 u原始申请文件为实质审查所依据的审查文本原始申请文件为实质审查所依据的审查文本 审查文本的确定审查文本的确定 2 2、应初审部门要求的补正文件、应初审部门要求的补正文件 u补正合格补正合格，以初审合格所依据的申请文件作，以初审合格所依据的申请文件作 为审查的文本为审查的文本 u当无法判断初审合格所依据的申请文件时，当无法判断初审合格所依据的申请文件时， 以以公布文本公布文本作为审查文本作为审查文本 u补正不合格补正不合格，且未被采用作为公布文本的补，且未被采用作为公布文本的补 正文件不得作为审查的文本正文件不得作为审查的文本 审查文本的确定主动修改审查文本的确定主动修改 实

12、施条例第实施条例第51条第条第1款款 发明专利申请人在提出实质审查请求提出实质审查请求 时时以及在收到国务院专利行政部门发出的 发明专利申请进入实质审查阶段通知书之进入实质审查阶段通知书之 日起的日起的3个月内个月内，可以对发明专利申请 。 第一第一 时间点时间点 修改修改 方式方式 第二第二 时间段时间段 审查文本的确定审查文本的确定 3 3、依据细则、依据细则51(1)51(1)提交的主动修改提交的主动修改 u符合主动修改的时机符合主动修改的时机 u多次主动修改都符合时机多次主动修改都符合时机 接受，作为审查文本接受，作为审查文本 以以最后一次最后一次提交的申请提交的申请 文件为审查文本文

13、件为审查文本 不用考虑是不用考虑是 否超范围否超范围 审查文本的确定审查文本的确定 若不影响审查意见，则与初审若不影响审查意见，则与初审 流程部协商监视原期限流程部协商监视原期限 若事实基础改变并使原审查意见若事实基础改变并使原审查意见 不成立，则重新发首次审查通知不成立，则重新发首次审查通知 书，告知原通知书作废书，告知原通知书作废 3 3、依据细则、依据细则51(1)51(1)提交的主动修改提交的主动修改 一通已发出，一通已发出， 收到符合时收到符合时 机的修改怎机的修改怎 么办？么办？ 审查文本的确定审查文本的确定 3 3、依据细则、依据细则51(1)51(1)提交的主动修改提交的主动修

14、改 不予接受，通知书告知理由，以之不予接受，通知书告知理由，以之 前的前的能够接受的文本能够接受的文本作为审查文本作为审查文本 能够接受的文本：能够接受的文本： 不考虑上述修改文件的情况下，依请求原则确定的文本，即不考虑上述修改文件的情况下，依请求原则确定的文本，即 申请人依据专利法和实施条例在规定时机内提交的审查文本申请人依据专利法和实施条例在规定时机内提交的审查文本 u不符合主动修改的时机不符合主动修改的时机 审查文本的确定审查文本的确定 若主动修改文本若主动修改文本既既消除了原申请文件消除了原申请文件 存在的应当消除的缺陷，又存在的应当消除的缺陷，又符合法符合法3333条条 （不超范围）

15、，且有利于（不超范围），且有利于节约程序节约程序 特例！特例！ 3 3、依据细则、依据细则51(1)51(1)提交的主动修改提交的主动修改 u不符合主动修改的时机不符合主动修改的时机 可以接受作为审查文本可以接受作为审查文本 审查文本的确定小结审查文本的确定小结 原始申请文件初审合格原始申请文件初审合格 申请人未主动修改申请人未主动修改 初审合格申请文件初审合格申请文件 初审要求补正初审要求补正 且补正合格且补正合格 原申请文件原申请文件 公布文本公布文本 多次补正不合格多次补正不合格 不得作为审查文本不得作为审查文本 多次补正不合格，且多次补正不合格，且 未作为公布文本的补正未作为公布文本的

16、补正 文件文件 审查文本的确定审查文本的确定 经过该主动修改的经过该主动修改的 申请文件申请文件 有主动修改有主动修改 符合时机符合时机 修改前能够接受的修改前能够接受的 申请文本申请文本 修改不符合时机修改不符合时机 而且修改超范围而且修改超范围 修改不符合时机修改不符合时机 不超范围，且有利审查不超范围，且有利审查 不考虑是不考虑是 否超范围否超范围 练习练习 2012-18 2012年18、王某于2007年1月9日向国家知识产 权局提交了一件发明专利申请，并于2008年10 月2日提出了实质审查请求。国家知识产权局 于2008年12月5日发出发明专利申请进入实质 审查阶段通知书。王某在下

17、列哪个日期主动提 交的修改文本应当作为审查的文本？ A、2008年9月2日 B、2008年12月1日 C、2009年2月6日 D、2009年4月8日 练习练习 11-19 申请人于2011年3月1日提出了实质审查 请求，国家知识产权局于2011年3月22日 发出了进入实质审查程序通知书。申请 人在下列哪些日期主动提交修改文件符 合相关规定？ A、2011年3月12日 B、2011年6月15日 C、2011年7月6日 D、2011年7月22日 练习练习 2010-31 申请人于2005年4月1日提出了一件发明 专利申请，并于2005年5月1日提交了实 质审查请求书。2007年1月19日申请人收

18、到国家知识产权局发出的发明专利申请 进入实质审查阶段通知书，其在下列哪 些日期提交的修改文件符合主动修改时 机的规定？ A、2005年4月2日 B、2007年3月1日 C、2007年4月18日 D、2007年5月19日 主要内容主要内容 审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见通知书 对缺乏单一性 申请的处理 检索 优先权优先权 的核实的核实 需要核实优先权的情形需要核实优先权的情形 本发明优先权日本发明优先权日本发明申请日本发明申请日 对比文件公开日对比文件公开日 PX, PY 对比文件公开了与申请的主题相同或密切对比文件公开了与申请的主题相同或密切 相关的内容，而且对比文件的

19、公开日在申相关的内容，而且对比文件的公开日在申 请日和所要求的优先权日之间，即该对比请日和所要求的优先权日之间，即该对比 文件构成文件构成PXPX或或PYPY级文件。级文件。 需要核实优先权的情形需要核实优先权的情形 本发明优先权日本发明优先权日本发明申请日本发明申请日 另一件相同主题另一件相同主题 中国申请申请日中国申请申请日 公开日公开日 PE 另一件在专利局的申请所公开的内容与申请的全 部或部分主题相同，前者的申请日在后者的申请 日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在 后者的申请日或申请日之后，即另一件申请构成 PE级文件。 需要核实优先权的情形需要核实优先权的情形 本发明优先权日本

20、发明优先权日本发明申请日本发明申请日 另一件相同主题另一件相同主题 中国申请优先权中国申请优先权 日日 PE 另一件另一件在专利局的申请所公开的内容与申请申请的全 部或部分主题相同，前者的优先权日在后者的申 请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日 在后者的申请日或申请日之后，即构成PE级文件。 首先核实本申请的优先权，如不成立，还应当核 实对比文件的优先权。 需要核实优先权的情形需要核实优先权的情形 本发明优先权日本发明优先权日本发明申请日本发明申请日 R 另一申请另一申请 另一件另一件在专利局的申请或专利所请求保护的技术 方案与申请申请的全部或部分主题相同，前者的申请 日或优先权日在后者

21、的申请日或优先权日相同， 对于这类可能造成重复授权的文件（R文件），需 要核实本申请的优先权，必要时，还需要核实对 比文件的优先权。 需要核实优先权的情形需要核实优先权的情形 本发明优先权日本发明优先权日本发明申请日本发明申请日 对比文件公开日对比文件公开日 PX, PY 另一件相同主题另一件相同主题 中国申请申请日中国申请申请日 公开日公开日 PE 另一件相同主题另一件相同主题 中国申请优先权中国申请优先权 日日 PE R 另一申请另一申请 后两项，首先需要核实本申请优先权后两项，首先需要核实本申请优先权 如不成立，则还续核实对比文件优先权如不成立，则还续核实对比文件优先权 主要内容主要内容

22、 审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见通知书 对缺乏单一性 申请的处理 检索检索 优先权 的核实 u如果申请的如果申请的全部主题全部主题属于下列情形的：属于下列情形的： 不授权客体：不授权客体：A5,A25,A2(1)A5,A25,A2(1) 不具备实用性：不具备实用性：A22(4)A22(4) 说明书公开不充分：说明书公开不充分：A26(3)A26(3) 检索检索 不必检索的情形不必检索的情形 不必检索不必检索，即可发出审查意见通知书，即可发出审查意见通知书 u如果申请的如果申请的部分主题部分主题属于下列情形的：属于下列情形的： 不授权客体：不授权客体：A5,A25,A2(

23、1)A5,A25,A2(1) 不具备实用性：不具备实用性：A22(4)A22(4) 说明书公开不充分：说明书公开不充分：A26(3)A26(3) 检索检索 不必检索的情形不必检索的情形 应当对不属于上述情形的应当对不属于上述情形的其他主题其他主题 进行检索进行检索后发出审查意见通知书后发出审查意见通知书 u准确理解发明，确定检索的技术领域准确理解发明，确定检索的技术领域 u分析权利要求，确定检索要素分析权利要求，确定检索要素 u检索要素：分类号、关键词检索要素：分类号、关键词 检索检索 为审查目的检索为审查目的检索 主要内容主要内容 审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见通知书

24、 对缺乏单一性对缺乏单一性 申请的处理申请的处理 检索 优先权 的核实 对缺乏单一性申请的处理对缺乏单一性申请的处理 1 检索前检索前（明显）（明显）单一性处理单一性处理 2 检索后检索后（不明显）（不明显）单一性的处理单一性的处理 检索前检索前（明显）（明显）单一性处理单一性处理 不进行检索索不进行检索索 发发“分案通知书分案通知书 ” 发审查意见通知书，发审查意见通知书， 仅检索审查第一项发明，仅检索审查第一项发明， 指出单一性缺陷，要求指出单一性缺陷，要求 删除未检索权利要求删除未检索权利要求 发审查意见通知书，发审查意见通知书， 在针对所有权利要求在针对所有权利要求 进行其它审查的同时

25、进行其它审查的同时 指出单一性缺陷指出单一性缺陷 工作量！工作量！ 相同领域相同领域 检索后检索后（不明显）（不明显）单一性处理单一性处理 第一组权利要求第一组权利要求 有授权前景；有授权前景； 其它独立权利要求其它独立权利要求 与之无单一性与之无单一性 暂缓对其他独权审查暂缓对其他独权审查 申请人删除或修改其它申请人删除或修改其它 （独立）权利要求（独立）权利要求 第一组权利要求第一组权利要求 无授权前景；无授权前景； 其它独立权利要求其它独立权利要求 之间无单一性之间无单一性 暂缓审查其他独权暂缓审查其他独权 指出单一性指出单一性 同时检索、审查多项独权同时检索、审查多项独权 并指出单一性

26、缺陷和并指出单一性缺陷和 其它缺陷其它缺陷 并列从属权利要求无单一性并列从属权利要求无单一性 工作量！工作量！ （相同领域）（相同领域） 通常暂通常暂 不考虑不考虑 检索后检索后（不明显）（不明显）单一性处理单一性处理 当申请仅有当申请仅有两项两项独立权利要求时独立权利要求时 如果其中一项独立权利要求不具有新颖性如果其中一项独立权利要求不具有新颖性/ /创造性创造性 不必指出该两项权利要求之间缺乏单一性！不必指出该两项权利要求之间缺乏单一性！ 买一送一买一送一 主要内容主要内容 审查的文本 对公众意见的处理 及辅助审查手段 审查意见审查意见 通知书通知书 对缺乏单一性 申请的处理 检索 优先权

27、 的核实 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 通知与交流，通知与交流，告知问题和倾向性结论告知问题和倾向性结论 证据，证据，以备后续程序使用以备后续程序使用 体现体现请求原则请求原则和和听证原则听证原则 三个重要概念三个重要概念事实事实、理由、证据、理由、证据 例例：例如通知书中指出的以下部分均属于事实：例如通知书中指出的以下部分均属于事实： “对比文件对比文件1 1说明书第说明书第8 8页第页第3 3段公开了一种技术方段公开了一种技术方 案案”； “本申请权利要求所述的技术方案与对比文件本申请权利要求所述的技术方案与对比文件1 1的方案的方案 区别在于还包括技术特征区别在于还包括技术特

28、征”； “年月日修改的说明书将原申请文件中的特征年月日修改的说明书将原申请文件中的特征 修改为特征修改为特征” 从从申请文件申请文件和和/ /或或对比文件对比文件等证据中筛选出的等证据中筛选出的与与结论结论 （即不符合专利法及其实施条例有关规定）相关的事实（即不符合专利法及其实施条例有关规定）相关的事实。 三个重要概念事实、理由、三个重要概念事实、理由、证据证据 例例： 书证，包括原申请文件、意见陈述书、修改的书证，包括原申请文件、意见陈述书、修改的 申请文件、对比文件、优先权证明文件等；申请文件、对比文件、优先权证明文件等； “书证书证”指所提出的特定文件的具体部分，例指所提出的特定文件的具

29、体部分，例 如如“对比文件对比文件1第页第段第页第段” 用于证明事实的用于证明事实的客观材料客观材料 。 三个重要概念事实、三个重要概念事实、理由理由、证据、证据 在认定事实之后在认定事实之后为得出结论所依据的具体审查为得出结论所依据的具体审查 标准的集合标准的集合 包括包括审查员针对专利申请所选用的专利法及其审查员针对专利申请所选用的专利法及其 实施细则和审查指南中的有关审查标准性规定以实施细则和审查指南中的有关审查标准性规定以 及审查员对这些规定的理解和解释性的具体衡量及审查员对这些规定的理解和解释性的具体衡量 标准标准 不包括不包括审查员为得出结论而进行的除上述审查标审查员为得出结论而进

30、行的除上述审查标 准外的说理过程本身以及说理的方式和方法准外的说理过程本身以及说理的方式和方法 “事实、理由、证据事实、理由、证据”三者关系三者关系 审查意见审查意见 通知书通知书 事实事实 证据证据 理由理由 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 几种情形几种情形 不需要检索即可发出一通不需要检索即可发出一通 检索前的不全面审查；检索前的不全面审查； 检索后发现无授权前景检索后发现无授权前景 （例如全部权利要求均无新颖性（例如全部权利要求均无新颖性/ /创造性）创造性） 有授权前景但仍存有缺陷有授权前景但仍存有缺陷 第一次审查意见通知书第一次审查

31、意见通知书 审查意见通知书审查意见通知书 依据的审查文本依据的审查文本 引用的对比文件引用的对比文件 权利要求和说明书结论性权利要求和说明书结论性 意见意见 实质审查的倾向性结论实质审查的倾向性结论 答复期限答复期限 权利要求和说明书的实质权利要求和说明书的实质 性缺陷性缺陷 说明书的实质性缺陷说明书的实质性缺陷 对比文件的复制件对比文件的复制件 有代理人的不提供复制件有代理人的不提供复制件 没有代理人会提供没有代理人会提供 表格表格 正文正文 附件附件 第一次审查意见通知书正文第一次审查意见通知书正文 第一次第一次 审查意见通知书审查意见通知书 起始部分起始部分 评述部分评述部分 结论部分结

32、论部分 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 1 1、起始部分、起始部分 “本申请涉及一种，所要解决的技术问题是，经审查， 审查意见如下。” 审查依据文本 申请人于【 】年【 】月【 】日提交了修改 文本，其不是在申请人提出实质审查请求时提交的，也不是在 申请人收到进入实质审查阶段通知书之日三个月内提交的，不 符合专利法实施细则第51条第1款的规定，这样的修改文本不 能被接受。因此，本审查意见通知书是针对申请人于【 】 年【 】月【 】日提交的文本作出的。符合时机符合时机 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 2 2、评述部分、评述部分 顺序与层次顺序与层次 不全面审查的情况不全面审查

33、的情况：只评述起主导作用的实质性缺陷：只评述起主导作用的实质性缺陷 全面审查的情况全面审查的情况： 重点：重点：R53R53 权利要求权利要求说明书说明书 独立权利要求独立权利要求从属权利要求从属权利要求 实质缺陷实质缺陷形式缺陷形式缺陷 主导性实质缺陷主导性实质缺陷其它实质缺陷其它实质缺陷 第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书 3 3、结论部分、结论部分 具有授权前景具有授权前景 不具有授权前景不具有授权前景 倾向性意见倾向性意见 发发 N 通通 新证据新证据 新问题新问题 新意见新意见 可改可改 缺陷缺陷 为驳回为驳回 打基础打基础 继续审查继续审查 再次发出审查意见通知书的条件再次发

34、出审查意见通知书的条件 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 专利局收到申请人的答复之后即可以开始后续专利局收到申请人的答复之后即可以开始后续 的审查程序。的审查程序。 如果后续审查程序的审查意见或结论如果后续审查程序的审查意见或结论已经发出已经发出， 对于此后申请人再次提交的答复，审查员对于此后申请人再次提交的答复，审查员不予不予 考虑考虑。 如果申请人在如果申请人在规定期限内规定期限内提交多次答复，而后提交多次答复，而后 续审查意见或结论尚未作出，以申请人续审查意见或结论尚未作出，以申请人最后一最后一 次答复为准次答复为准。 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 申请人在通知书指定的答复期

35、限内已经进行 过至少一次答复，则即使审查员尚未对申请 作进一步处理，对于申请人在该通知书指定 的答复期限届满后答复期限届满后再次提交的意见陈述书和/ 或修改文件审查员一般也不予考虑不予考虑。 但是，如果其修改符合专利法第33条的规定、 能够消除申请文件中存在的缺陷并具有授权 前景，则审查员也可以接受该答复，并在此 基础上继续审查或作出审查结论。 特例！特例！ 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 答复时答复时 未提交修改文件未提交修改文件 前次审查所针对的文本前次审查所针对的文本 若在意见陈述书中明确若在意见陈述书中明确 放弃最近一次修改，则为放弃最近一次修改，则为 申请人指定的且之前可申请人

36、指定的且之前可 接受的文本接受的文本 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 当答复时提交的意见陈述书的意思表述与同时 提交的修改文本不一致时，审查员应当以修改 文件为基础继续审查，而不应立即作出驳回或 授权的审查结论 审查员应当在通知书中告知申请人存在的不一 致情况，并要求申请人提交书面答复予以澄清 或进行选择 意见陈述意见陈述 VS.VS. 修改文本修改文本 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 实施细则第实施细则第51条第条第3款款 申请人在收到国务院专利行政部 门发出的审查意见通知书后对专利申 请文件进行修改的，应当针对通知书 指出的缺陷进行修改。 继续审查文本的确定继续审查文本的确定

37、规定期限内提交规定期限内提交 了了符合符合R51.3规定规定 的修改文件的修改文件 接受！作为继续审查文本接受！作为继续审查文本 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 规定期限内多次规定期限内多次 收到符合收到符合R51.3的的 修改修改怎么办？怎么办？ 若未作出后续审查意见或决若未作出后续审查意见或决 定，则在后一次提交的修改文定，则在后一次提交的修改文 件基础上确定继续审查文本件基础上确定继续审查文本 若后续审查意见或决定已经若后续审查意见或决定已经 作出，则不予考虑作出，则不予考虑 继续审查文本的确定不符合继续审查文本的确定不符合R(51.3) 修改修改 不符合不符合 R51.3规定规定

38、) 删除、改变删除、改变权利要求权利要求 技术特征，技术特征，该权利要该权利要 求的保护范围求的保护范围 在保留原独立权利要求在保留原独立权利要求 或其从属权利要求情形或其从属权利要求情形 下，增加新的在原权利下，增加新的在原权利 要求书中要求书中的的 权利要求权利要求 将仅在说明书中记载的，与原来要将仅在说明书中记载的，与原来要 求保护的主题求保护的主题的技术内的技术内 容作为修改后权利要求的主题容作为修改后权利要求的主题 主动增加主动增加新的从属新的从属 权利要求，其限定权利要求，其限定 的技术方案在原权的技术方案在原权 利要求中利要求中 修改文件不符合修改文件不符合 R51.3规定怎么办

39、？规定怎么办？ 继续审查文本的确定继续审查文本的确定 继续审查文本认定继续审查文本认定 修改符合修改符合 R51.3?R51.3? 仅依据仅依据A33 发通知书发通知书 消除了原申请缺陷，消除了原申请缺陷， 有利于审查，具有授权有利于审查，具有授权 前景，符合前景，符合A33?A33? 继续审查其它方面继续审查其它方面 是是 是是 否否 否否 符合符合A33 ?A33 ? 影响作出影响作出 有意义审查有意义审查 ? ? 是是 指出超范围，指出超范围， 并同时审查并同时审查 其它方面其它方面 否否 依据依据R51.3 发通知书发通知书 否否 视为审查员视为审查员 同意的修改同意的修改 是是 继续

40、审查的内容继续审查的内容 继继 续续 审审 查查 答复争辩答复争辩 可接受？可接受？ 修改符合修改符合 R51.3？ 修改符合修改符合 A33？ 重复授权重复授权 A9.1？ 补充检索补充检索 授权？授权？ N N通？通？ （电话电话/ /会晤会晤） 驳回？驳回？ 仍存在仍存在 其它缺陷？其它缺陷？ 需要补充检索的情形需要补充检索的情形 补充补充 检索检索 权利要求权利要求 改变改变 申请人申请人 澄清内容澄清内容 审查员审查员 主动主动 意识到意识到 审查意见审查意见 改变改变 抵触申请抵触申请 重复重复 授权授权 再次通知书的格式再次通知书的格式 正文正文 “申请人于 年 月 日提交了意见

41、陈述书和/或经过修 改的申请文件，审查员在阅读了上述文件后，对本案继 续进行审查，意见如下” 审查重点审查重点 针对申请人的意见和/或修改；继续针对前次审查中 暂缓评述的缺陷；简要说明前次通知书中已指出但申请 人尚未完全克服的缺陷 表格表格 第三节提纲第三节提纲 审查的文本 对公众意见的处理对公众意见的处理 及辅助审查手段及辅助审查手段 审查意见通知书 对缺乏单一性 申请的处理 优先权 的核实 检索 对公众意见的处理对公众意见的处理 实施细则第实施细则第48条条 自发明专利申请公布之日起至公告授自发明专利申请公布之日起至公告授 予专利权之日止，予专利权之日止，任何人均任何人均可以对不符合可以对

42、不符合 专利法规定的专利申请向国务院专利行政专利法规定的专利申请向国务院专利行政 部门提出意见，并说明理由。部门提出意见，并说明理由。 对公众意见的处理对公众意见的处理 公众意见公众意见 如何处理如何处理 存入申请文档中供参考存入申请文档中供参考 如果公众意见在授权后如果公众意见在授权后 才收到，则不予考虑才收到，则不予考虑 专利局对公众意见的处理情况专利局对公众意见的处理情况 不必通知提出意见的公众不必通知提出意见的公众 辅助审查手段辅助审查手段 会晤会晤 一通一通 之后之后 （书面、（书面、 电话）电话） 预先预先 约定约定 会晤记录会晤记录 （时间、（时间、 地点、地点、 人物、人物、

43、内容）内容） 存档！存档！ 替换页！替换页！ 准准 备备 ！ 辅助审查手段辅助审查手段 会晤会晤 申请人代表申请人代表 委托代理机构的，必须有代理人参加委托代理机构的，必须有代理人参加 申请人可以一起参加申请人可以一起参加 代理人变更，应当办理代理人变更，应当办理 著录项目变更手续著录项目变更手续 未委托代理机构的，申请人参加未委托代理机构的，申请人参加 申请人是单位的，由单位指定申请人是单位的，由单位指定 共有专利申请的单位或个人都应当共有专利申请的单位或个人都应当 参加会晤，除非有申明或委托代理机构参加会晤，除非有申明或委托代理机构 最多最多 2 2人人 辅助审查手段辅助审查手段 会晤会晤

44、 会晤注意事项会晤注意事项 会晤前，事先确定会晤要讨论的问题会晤前，事先确定会晤要讨论的问题 会晤中，讨论事先确定的问题会晤中，讨论事先确定的问题 会晤后，填写会晤记录，一式两份会晤后，填写会晤记录，一式两份 双方签字，一份交申请人，一份存档双方签字，一份交申请人，一份存档 会晤记录写明讨论的问题、结论会晤记录写明讨论的问题、结论 同意修改的内容同意修改的内容 达成一致，要提交正式的修改文件达成一致，要提交正式的修改文件 未达成一致，书面方式继续审查未达成一致，书面方式继续审查 期限在会晤记录中重新指定期限在会晤记录中重新指定 辅助审查手段辅助审查手段 电话讨论电话讨论 仅讨论仅讨论 次要的、

45、次要的、 的形式问题的形式问题 替换页！替换页！ 一通之后一通之后 记录存档！记录存档！ 辅助审查手段辅助审查手段 取证和现场调查取证和现场调查 取证、调查取证、调查 一般来说，由申请人决定是否提供证据一般来说，由申请人决定是否提供证据 书面文件书面文件 实物模型实物模型 某些问题需要审查员到现场调查，某些问题需要审查员到现场调查， 则应当由申请人提出要求，批准后则应当由申请人提出要求，批准后 审查员方可去现场调查审查员方可去现场调查 调查费用由专利局承担调查费用由专利局承担 练习练习 07-67 1、以下有关实质审查程序中会晤的说法哪些是错误的？ A、申请人可以不参加会晤，仅由其委托的代理人

46、和发明人 参加会晤 B、申请人可以在会晤时提交新的文件，审查员应当就该新 提交的文件与申请人进行讨论并记录讨论的情况 C、代理人与审查员约定会晤后，当会晤内容仅涉及专业技 术问题时，代理人可以不参加会晤，可以仅由申请人与 审查员会晤 D、在专利申请进入实质审查程序后，为了帮助审查员理解 说明书的内容，便于其作出第一次审查意见通知书，申 请人和代理人可以与审查员举行会晤 练习练习 09-49 甲和乙共同向国家知识产权局提出发明专利申请，并委托了 某专利代理机构全权代理其相关专利事务。该专利代理机构 指派专利代理人丙处理该业务。下列哪些会晤要求不符合相 关规定？ A、甲和乙在提出实质审查请求的同时

47、，提出了在国家知识产 权局指定地点与审查员进行会晤的要求 B、甲和乙在答复第一次审查意见通知书的同时，提出了在某 饭店与审查员进行会晤的要求 C、甲和乙在答复第一次审查意见通知书之后，提出了由丙单 独在国家知识产权局指定地点与审查员进行会晤的要求 D、甲和乙在答复第二次审查意见通知书期间，与该专利代理 机构解除委托，后甲在乙不知情的情况下提出了单独在国家 知识产权局指定地点与审查员进行会晤的要求 练习练习 09-18 2、在吴某向国家知识产权局提交的发明专利申请公布后， 一家企业提交了多篇与该专利申请相关的文献，并提出 了该申请不应当被授予专利权的意见。下列说法哪些是 正确的？ A、审查员是独

48、立审查，不必考虑该企业提出的意见 B、该企业提交的文献应当存入该申请文档中，供审查员在 实质审查时考虑 C、如果该企业提交的相关文献和意见是在审查员发出授予 专利权的通知书之后收到的，审查员将不予考虑 D、国家知识产权局应当就该意见的处理情况通知该企业 练习练习 2011-71 下列关于实质审查程序中的取证和现场调查的说 法哪些是正确的？ A、一般说来，在实质审查程序中审查员不必要 求申请人提供证据 B、申请人提供的证据只能是书面文件而不能是 实物模型 C、如果申请人不同意审查员的意见，则由申请 人决定是否提供证据来支持其主张 D、审查员到现场调查的，调查所需的费用由申 请人承担 第五节第五节

49、 驳回决定与授予专利权的通知驳回决定与授予专利权的通知 实质审查的目的实质审查的目的 发明发明 专利申请专利申请 实质审查实质审查 明确明确 法律状态法律状态 授权授权 驳回驳回撤回撤回 实质审查的目的驳回实质审查的目的驳回 专利法第专利法第38条条 发明专利申请经申请人陈述意见 或者进行修改后，国务院专利行政部 门仍然认为不符合本法规定仍然认为不符合本法规定的，应当 予以驳回驳回。 驳回申请的条件驳回申请的条件 驳回时机驳回时机 R53规定的情形规定的情形 驳回之前应当将驳回依据的驳回之前应当将驳回依据的、 通知申请人，并给申请人通知申请人，并给申请人陈述意见和陈述意见和/ 或修改的机会。或

50、修改的机会。 听证原则听证原则 程序节约原则程序节约原则 驳回申请驳回申请R53 专利法事实细则第专利法事实细则第53条条 依照专利法第三十八条的规定，依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当发明专利申请经实质审查应当 予以驳回的情形予以驳回的情形是指：是指： （一）申请属于（一）申请属于专利法第五条、第二十五条专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者规定的情形，或者 依照依照专利法第九条专利法第九条规定不能取得专利权的；规定不能取得专利权的； （二）申请不符合（二）申请不符合专利法第二条第二款专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十条第一款、第第 二十二条、第二十六条第三款、

51、第四款二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第五款、第三十一条第一款第三十一条第一款、 本本细则第二十条第二款细则第二十条第二款规定的；规定的； （三）申请的修改不符合三）申请的修改不符合专利法第三十三条专利法第三十三条规定，或者分案的规定，或者分案的 申请不符合本申请不符合本条例第四十三条第一款条例第四十三条第一款规定的。规定的。 驳回申请的条件驳回申请的条件 驳回时机驳回时机-可以驳回的条件可以驳回的条件 申请人在前次通知书指定的期限内未提出有申请人在前次通知书指定的期限内未提出有的的 意见陈述和意见陈述和/ /或证据，也未对申请文件进行或证据，也未对申请文件进行 （例如仅改正错别字

52、、更换表述方式）（例如仅改正错别字、更换表述方式） ，即，申请人在，即，申请人在 答复时未作修改或者修改后的内容实质上已在前次通知答复时未作修改或者修改后的内容实质上已在前次通知 书中作过评述，且审查员在前次通知书中已将驳回所针书中作过评述，且审查员在前次通知书中已将驳回所针 对的所有事实、证据和理由告知申请人对的所有事实、证据和理由告知申请人 听证原则听证原则 程序节约原则程序节约原则 驳回申请的条件驳回申请的条件 驳回时机驳回时机 注意事项注意事项 “”，“” 假设评述可以驳回假设评述可以驳回 告知过缺陷依然存在可以驳回告知过缺陷依然存在可以驳回 听证原则听证原则 程序节约原则程序节约原则

53、 驳回申请的条件驳回申请的条件 驳回时机驳回时机-一通后一通后不能驳回不能驳回 修改文本中存在一通中未审查过的权利要求修改文本中存在一通中未审查过的权利要求 申请人对审查员认定的公知常识提出质疑，而申请人对审查员认定的公知常识提出质疑，而 该公知常识需要审查员举证该公知常识需要审查员举证 听证原则听证原则 程序节约原则程序节约原则 驳回申请的条件案例驳回申请的条件案例1 某专利申请，其权利要求书如下：某专利申请，其权利要求书如下： 1 1、一种制造螺钉的方法，包括、一种制造螺钉的方法，包括。 2 2、根据权利要求、根据权利要求1 1所述的方法，其中所述的方法，其中。 3 3、根据权利要求、根据

54、权利要求1 1所述的方法，其中所述的方法，其中。 审查员对该申请进行审查后，在一通中分别评述了权利审查员对该申请进行审查后，在一通中分别评述了权利 要求要求1 13 3不具备创造性。申请人在答复一通时不具备创造性。申请人在答复一通时, , 删除了原删除了原 权利要求权利要求2 2和和3, 3, 并将原权利要求并将原权利要求1 1、2 2和和3 3以及说明书中的以及说明书中的 部分特征合并为一项新的独立权利要求部分特征合并为一项新的独立权利要求1 1。 至此，审查员做出驳回决定，驳回理由是新的独立权利至此，审查员做出驳回决定，驳回理由是新的独立权利 要求要求1 1不具备创造性。不具备创造性。 事

55、实改变！事实改变！ 驳回申请的条件案例驳回申请的条件案例2 权利要求权利要求1 1请求保护一种自行车。请求保护一种自行车。 审查员在一通中认为权利要求审查员在一通中认为权利要求1 1相对于对比文件相对于对比文件1 1不具备不具备 新颖性。新颖性。 申请人修改了权利要求申请人修改了权利要求1 1并论述了修改后的权利要求并论述了修改后的权利要求1 1相相 对于对比文件对于对比文件1 1具备新颖性的理由。具备新颖性的理由。 审查员在二通中认为修改后的权利要求审查员在二通中认为修改后的权利要求1 1相对于对比文相对于对比文 件件1 1与对比文件与对比文件2 2的结合不具备创造性。的结合不具备创造性。

56、申请人在答复二通时，将上述权利要求申请人在答复二通时，将上述权利要求1 1和说明书中的和说明书中的 部分特征合并为一项新的独立权利要求部分特征合并为一项新的独立权利要求1 1。 至此，审查员做出驳回决定，驳回理由是新的独立权利至此，审查员做出驳回决定，驳回理由是新的独立权利 要求要求1 1不具备创造性。不具备创造性。 事实改变！事实改变！ 同类缺陷，同类缺陷， 二次听证！二次听证！ 驳回申请的条件案例驳回申请的条件案例2 审查员在通知书中指出说明书不符合专利法审查员在通知书中指出说明书不符合专利法26.326.3 的规定，申请人答复时针对权利要求书进行了修的规定，申请人答复时针对权利要求书进行了修 改，但该修改超范围。改，但该修改超范围。 此时审查员是否可以直接以说明书公开不充分此时审