FTO专利侵权分析报告出口贸易中专利风险预防

1、FTO专利侵权分析报告：出口贸易中专利风险预防目前，伴随着国际贸易的发展，其规模不断创造纪录。同时因为国家贸易所引 起的专利侵权案件也比比皆是。特别是一些国内厂商在进行出口贸易时，通常 较少关注专利侵权风险，而这个疏忽可能造成巨大的损失。看着刚刚为新产品从国外客户那里争取到的订单，你笑了。这或许是你事业上 的一次突破第一张国外订单， 抑或只是你习以为常的众多跨国交易中的一 宗。但是，很快你就能收到客户的一封邮件，询问你的产品是否存在专利侵权 问题。这种顾虑极有可能源自一种担心：因为转销你的产品或将其组装在自己 的产品上而被诉专利侵权。此时，你必须通过运作自由（F reedom?To?Opera

2、te ，下称FTO ）专利检索与分析来评估专利侵权风险，并 基于评估结果尽快向客户作出不侵权的保证，或对产品进行专利规避设计来避 免侵权并降低涉诉风险。觉得你的国外客户大惊小怪：过于担心了吗？在中国，专利侵权的法定赔偿额最高不超过 100万元人民币，但一些国家判给 专利权人的赔偿金额要比这个标准更高。除此之外，他们还可能会裁定具有强制执行力的禁令，彻底和海外市场说再见。2010年普华永道会计事务所的专利诉讼研究显示，2009年美国专利侵权赔偿金额的平均值为 900万美元。很 多时候，赔偿金额会明显高于平均值，如 2007年阿尔卡特朗讯在与微软公司 之间就MP3技术展开的专利侵权诉讼中获赔逾 1

3、5亿美元；在生命科学领域的 Centecor诉Abbot专利侵权一案中，Centecor最终在2009年获赔超过16 亿美元。？客户的担心就在于此。如果他们因为你的产品涉及专利侵权而蒙受损失，他们 肯定会通过诉讼程序来要求你买单。？什么是FTO报告？ FTO报告是由在相关管辖区域内经许可的专利律师出具的 一种法律意见书，其表明如果在该管辖区域内进行针对特定技术的制造、销售 等行为，是否会侵犯第三方的专利权。如果 FTO报告表明相关行为可能侵权， 你可以通过规避设计“绕开”目标专利，然后让你的专利律师起拟一份新的 FTO 报告。FTO报告的另一个作用在于其能在通过风险投资增资、并购出让股权时，或

4、在 通过首次公开募股（IPO）上市时提升你的股价。在出售的股权有 FTO报告作 为保证时，投资者可能会愿意支付更高的对价，因为他们不必在股权收购后还 为专利侵权诉讼而担心。如何获得FTO报告？第一步，要理解即将销售的技术。对该项技术的理解决定 了检索的范围和之后对检索结果的分析。通常，上述理解源于有关工程师披露 的信息以及对该技术的研究。其中，工程师所作的信息披露最好以书面方式提 供，并包含视图、流程图、框图等。在完成对技术的理解之后，下一步将要进行防侵权检索。专利律师或专利检索 机构均可进行这种防侵权专利检索。专利律师可以与工程师进行沟通或研究该 项技术，检索机构则更高效而廉价，但对这项技术

5、的理解可能不及专利律师透 彻。防侵权检索应当仅针对可实施的专利。 通常，检索可以专注于竞争对手的专利。有时，客户或投资者可指明一些需要注意的专利或专利权人。得出防侵权检索 结果之后，需要对检索出的专利进行筛查以判断其相关性。一般而言，只需要 对那些能够作为看似合理的侵权论证的基础的专利作进一步的分析。将其余专 利从分析对象中排除。FTO报告应有的内容作为一种法律意见书，FTO报告本身包含几个部分：对目标技术的说明；所用的检索方法（例如，是否委托了专利代理人，检索所针 对的专利分类号，专利代理人是否咨询了专利局审查员，等等）；显示检索到 的所有专利的表格（列出专利号、专利权人或其受让人、分类号等

6、）；分析所适用的法律原理（例如，明确法院在相关管辖区域内会如何评估一项针对专利侵权的指控）；对所列专利的评估；免责声明（如有）。上述对专利的评估应当包括至少以下两部分：不相关专利的列表，以及认定这 些专利为不相关专利的理由；对相关专利的分析。对每个相关专利，律师需要 提供介绍、文件历史的回顾（例如，申请日和优先权要求、否定性审查意见及 答复等），以及用上述的法律原理对权利要求所作的分析。该分析应当兼顾字 面侵权和等同原则下的侵权。如果需要，该分析还可以涵盖帮助侵权。律师可以在免责声明中阐述 FTO报告的各种局限。例如，防侵权检索可能存在 的缺陷也许会导致漏检。任何防侵权检索都会漏检那些在从检索完成到起草FTO报告这段时间内授权的专利。其它可能存在的缺陷包括相关专利的分类不 当或使用的专业术语不同，因为每个申请人都可能会使用其偏好的一套术语。 另一项免责声明是，即使FTO报告的结论是不存在侵权，专利权人仍可能会提