企业专利风险管理

主讲人 朱屏 企业专利风险管理 公司的知识产权管理架构 战略许可事务 知识产权管理预研 知识产权总部 诉讼争议 技术B 技术A 核心技术 XX 专利池专利管理系统专利下载分析系统培训 XX XX XX XX XX 新产品专利风险管理的步骤 了解背景技术检索方案分析检索到的专利侵权分析风险分析应对侵权风险的建议 检索方案 现有技术水平检索可专利性检索有效性 无效性检索专利侵权检索 检索数据库 国家知识产权局网站 美国专利商标局网站专利数据库 欧洲专利局网站及各国专利数据库 EP ESPACENET COM 日本特许厅工业产权数字图书馆网站及日本专利英文文摘数据库 世界知识产权组织 韩国知识产权局 风险对方综合实力检索 风险对方即目标专利的持有人 可通过专门的专利分析系统来完成该项检索 向了解风险对方的企业或其他组织 个人获取相关信息 查询风险对方在中国和国外提起过的相关诉讼 确认其曾采取过的法律行动 专利侵权风险 防止未来侵权的禁止令损害赔偿对故意侵权课以三倍损害赔偿 EBayInc v MercExchangeLLC 新规则 四因素传统测试 侵权行为造成不可弥补的损失该损失用金钱不足以补偿评估禁令对双方的损害有公共利益的因素存在 恶意侵权的后果 三倍损害赔偿恶意侵权的 旧 标准 当侵权方收到侵犯他人专利的通知 他必须采取积极措施 以审慎的态度来考虑是否自己已经侵权 通常情况下 在未涉及侵权活动之前 从律师处得到一份不侵权的法律意见 可以被认定为采取了 积极措施 恶意侵权认定的 新 标准 InReSeagate 要证明侵权人是否具有 故意 专利权人必须提出明白且令人信服的证据 充分证明被诉侵权人的行为 在客观上不计后果 恶意侵权 客观上的不计后果专利权人必须证明 被诉侵权人尽管知道自己的行为会侵犯有效专利在客观上有极大的可能性 但仍然实施了该行为 InReSeagate案 两步分析法客观上判断侵权有很大可能性客观标准 假设一个正常思维人在这种情况能够察觉自己已经侵权 与实际上侵权者是否知道自己已侵权无关 察觉到而不顾存在的风险侵权人知道此风险 或者很明显他应该知道 InReSeagate案 应对侵权风险的建议 技术路径规避 研究风险对方专利 然后设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案 来规避他人的专利权 争取专利许可 有些某特定产品领域所必须的技术或路障型专利 要进行回避设计是有相当难度的 企业可以采取争取专利所有者授权的策略 起诉相关对方专利无效 主张风险对方的专利为公知公用技术 专利许可 关键考虑是 我们真的须要付吗 若真的须要 应付多少 应缴付那个区域 争论或谈判 交叉许可 平息纠纷 减低许可费用 签订专利许可协议 地区性考虑欧美地区在法律上对知识产权的保护较强 使用的技术 检查对方是否在出货地区上已注册此技术 授权的技术是否属于核心专利一般来说 如果不是核心专利 可以通过其他的途径 专利何时到期 合理的专利费用的考虑因素 这批专利的重要性 预计市场的估量 预计市场的竞争力 专利许可合同 对方需清楚在协议上注明专利号 国家 一般放在协议的附录明确授权的地域范围使用范围 例如 某医药专利可同时用作治疗癌症或心脏病 可能此专利只容许使用在癌症用途上 条款 注意核心专利的到期日 注意许可协议的年期 执照费用专利权的执行终止条款 抗辩对方专利无效 KSRLaboratoriesCo v Teleflex Inc 判断非显而易见性的新标准本案之前 教导