商标共存协议的效力

商标共存协议的效力

商标共存是指不同市场主体的商标在一定条件下可以共存于类似于商品和服务的情况下。商标共存包含多种类型,商标共存协议下的商标共存便是其中一种常见类型。有学者将商标共存协议定义为:虽然使用近似商标,“但在并不必然导致相关者混淆之虞”一、关于合同效力与处分效力的区分商标共存协议是由民事主体就双方商标共存问题所达成的协议,具有债法和商标法上的双重性质。商标共存协议是依据双方当事人的意思表示成立的债权契约。作为一种民事合同,商标共存协议必然受合同法和民法总则的规制。商标共存协议成立后,若不具有合同法及民法总则所规定的合同无效事由,其在债法意义上便是有效的。而合同除了形成债的关系之外,往往还涉及对某种绝对权的处分。而绝对权变动要生效,除了合同有效外,还要满足交付、登记等形式要件。我国权利体系在构建上沿袭德国的物债二分模式,德国法在严格区分债权、物权的基础上还建立了精细的物权行为理论。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定:“当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的,人民法院不予支持。”可见,我国在司法实践中对于合同本身的效力与基于合同的物权变动效力也进行了区分。《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》)第42条第4款规定:“转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权”。《商标法》第43条第3款规定:“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”这两条规定意味着商标转让、许可合同的有效不等同于商标权转让、许可行为的有效。而商标共存协议在性质上接近许可使用合同,因此,笔者认为,商标共存协议在债法意义上的有效并不代表商标权益处分行为的有效。商标共存协议的效力应当区分商标共存协议的合同效力与商标共存协议的处分效力。商标共存协议的合同效力受民法总则和合同法规制,而在商标授权确权实务中涉及到的商标共存协议的效力认定,通常指的是商标共存协议处分效力的认定。二、注册商标的转让或许可我国《商标法》及相关司法解释未就商标共存协议的处分效力作出明确的规定,但对于商标权转让、许可使用等权利处分行为的规定具有一定的参考价值。《商标法》第42条规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。”《商标法》第43条规定:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。”可以看到,在权利界定相对清晰明确的商标转让和许可中,为了防止因转让或许可而导致相关公众对商品来源的混淆或商品质量的下降,从而损害消费者的利益或公共利益,当事人双方的意思表示受到一定的制约。由此反映了我国在商标法领域注重约束私权、保障消费者利益和经济秩序的价值立场。三、立法的司法适用商标共存协议的处分效力涉及商标权利人、消费者、公共利益三方的协调,导致了其认定的复杂性。而由于立法缺少明确规定,导致了司法实践的混乱。在司法实践中,关于商标共存协议的处分效力认定,一般存在以下三种立场。(一)肯定了共存协议的效力在(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司诉原商标评审委员会一案中,一审北京市第一中级人民法院与二审北京市高级人民法院均在认定双方商标构成近似的基础上,否认了商标共存协议的效力。北京市第一中级人民法院认为“引证商标权利人是否出具了书面同意申请商标与引证商标共存的声明不能成为申请商标可以注册的合法理由”北京市高级人民法院认为原告与第三人“‘不致混淆’的共识和共存协议与消费者是否能够区分无关”(二)近似商标的认定最高人民法院在“格鲁鹏与原商标评审委员会再审案”中认定申请商标与引证商标一“不足以排除对服务来源的误认或者认为有特定联系,应认定为近似商标”在最高人民法院看来,只要商标共存协议未损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益,其效力就应予以认可。这意味着,在此立场下,当事人处分意志完全代替了混淆原则在商标共存认定中的地位,且仅对商标共存协议的合同效力进行了认定,认为商标共存协议在债法意义上的有效等同于商标权益处分行为的有效。(三)以“混淆”为认定参考的方法论,提出了“坚持混淆原则,是混淆认定的b在德克斯户外用品有限公司诉原商标评审委员会一案中,二审北京市高级人民法院将商标共存协议作为混淆认定的依据且给予了较高地位。北京市高级人民法院认为“在申请商标标志与引证商标标志近似程度较高,但引证商标所有人出具《同意书》同意申请商标注册的情况下,该《同意书》应当作为适用《商标法》第二十八条审查判断申请商标可否获准注册时应予考量之因素”在台湾神隆股份有限公司诉原商标评审委员会一案中,二审北京市高级人民法院对商标共存协议损害公共利益时是否予以支持进行了较为详细的阐述。在该案中,北京市高级人民法院亦认为商标共存协议可以作为涉案商标可否获准注册的考量因素。但值得注意的是,北京市高级人民法院进一步强调了“《商标共存协议》不得损害公共利益,也不得垄断公有资源”在扬州宅宅乐商贸有限公司诉原商标评审委员会一案中,北京知识产权法院亦认为商标共存协议一般“作为排除消费者混淆可能性的重要证据”2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定:“判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标,共存协议可以作为排除混淆的初步证据。引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同,且使用在相同或者类似商品上的,不能仅以共存协议为依据,准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似,使用在相同或者类似商品上,引证商标权利人出具共存协议的,在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源,发生混淆的情况下,可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。”该规定充分反映了目前北京市高级人民法院“坚持混淆原则,将商标共存协议作为混淆认定的重要依据”的倾向。上述三种立场,反映了商标共存协议处分效力认定的三种规则。前两种较为简单,因为混淆认定和商标共存协议被视为完全独立毫无关系,因此只需要单独认定混淆或直接承认协议即可。第三种则相对复杂,是在商标共存协议的基础上认定混淆,即考虑商标共存协议如约履行后对混淆可能性的影响。四、关于商标侵权协议的理论观点同司法实践中的三种立场一样,关于商标共存协议的处分效力,理论界也存在三种不同的观点。(一)是否可以作为私权,只是使商标共存协议成为消费者利益的保护对象,这种观点认为,保护消费者利益是商标法立法目的之一,商标是否混淆不会随当事人的约定任意改变,商标共存协议只能说明在先商标权利人对申请商标的注册没有异议,而不能消除近似商标导致的混淆,在相关公众对商标共存协议的内容并不知晓的情况下,商标共存协议不能作为两商标不构成近似的依据。笔者认为,商标法本质上是一种私权,商标共存协议是当事人意思自治和处分权的体现,对消费者利益的保护并不必然需要完全否定商标共存协议的处分效力。一般来讲,商标共存协议的双方有可能为了避免彼此的实际混淆,而根据其丰富的市场经验、判断来制定严密的措施,划分彼此权限,这一般出现在双方都具一定知名度,实力对等的前提下,也是商标共存协议的典型样态若在先商标权利人与在后商标申请人出于对市场实际的客观判断认为不致发生混淆,或采取有效措施积极避免混淆的发生,消费者利益仍然能够得到妥善的保护。完全否定商标共存协议的效力,一方面是对商标权私权属性的侵犯,另一方面也会使得有可能妥善共存的商标无法获准注册,造成商标资源的浪费。(二)在双方商标共存协议出现混淆时,双方都不考虑消费者的利益此种观点从商标权的私权属性出发,充分尊重当事人的意思自治和处分权,只要商标共存协议不违反法律法规的强制性规定,是当事人真实的意思表示,且没有损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益,就应当认可商标共存协议的效力。笔者认为,此种观点虽然对商标权的私权属性予以充分尊重,但未考虑消费者的利益。虽然一般情况下,商标共存协议是双方是为了避免实际混淆而采取的积极措施,但是也不能排除,在双方商标共存极易导致混淆的前提下,双方为了使在后申请的商标能够获准注册而达成共存协议,实际上双方均放任该混淆行为的发生。这种情形出现的原因,一方面可能因为协议双方的商业地位不对等,处于弱势一方的在先商标权人无奈作出的妥协,另一方面也可能因为在先商标权人为了实现即期利益而忽视对其商标的长久经营。在这种情形下达成的商标共存协议,容易忽视对彼此商标使用范围、限制等规定,而是着重于对彼此程序权利的限定,从而导致对商标混淆可能性的放任。在此种情况下,若一味的强调商标权的私权属性,则极有可能导致消费者对商品服务的来源产生混淆,从而损害消费者的利益。(三)价值立场方面这种观点认为,不能完全否定商标共存协议的效力,亦不能突破混淆原则,而应当将商标共存协议作为判断是否导致混淆的重要依据,笔者亦认同这种观点。笔者认为,坚持混淆原则,是我国在商标法领域约束私权,注重保障消费者利益和经济秩序的价值立场的体现;而将商标共存协议作为混淆认定的重要依据予以充分考虑,是商标权私权属性的体现和对当事人意思自治及处分权尊重。这种观点,既体现了商标的基本价值,也能够更好的平衡各方利益。如果通过双方通过签订和履行商标共存协议能够有效避免混淆的发生,则应对商标共存协议的效力予以认可;如果双方并未采取有效措施避免混淆,或即使双方积极采取了相关措施亦不能避免混淆的发生,也不能因为签订了商标共存协议便允许在后商标获准注册。五、增加在合同法上的处分效力如果说,国家利益、社会公共利益和第三人合法权益是商标共存协议合同效力的底线,那么是否导致混淆就是商标共存协议处分效力的底线。如果在相同或类似商品或服务上申请注册的两商标标识相同或几乎相同,采取任何措施都不可能避免混淆的发生;或者商标共存协议因违反相关规定导致其在合同法意义上便是无效的,则没有认定商标共存协议处分效力的必要性。只有在商标共存协议在合同法意义上是有效的,且两商标虽然近似,但通过采取相关措施可以有效的避免混淆发生的情况下,才需要对商标共存协议的处分效力作出认定。为更好的发挥商标共存协议对混淆判断的作用,笔者提出以下几点建议:(一)完善商标共存协议处分效力的认定规范当商标共存协议内容“关涉重大公共利益”领域(如医药卫生等与人身权益相关的领域,非一般民法认知即可判定的),此时需要更为严格的混淆审查当商标共存协议内容并未涉及重大公共利益领域时,其合同效力有效,具有合同法上的效力。此时需要对商标共存协议的内容进行更为细致的审查,首要目的是明确双方当事人是否有互相区分的目的,且协议实际履行后是否会导致消费者混淆。如果商标共存协议内容显示出双方彼此区分的意图并为避免混淆作出了积极的努力,则商标共存协议应作为混淆判断的重要依据,如果没有更为有力的相反证据,则应信赖双方“不会导致混淆”的判断,认定商标共存协议的处分效力有效,商标可以共存。如果根据商标共存协议内容仍认为有较大的混淆可能性,则当事人商标共存协议的处分效力无效,商标不能共存。但此时商标共存协议仍有债法上的效力,无过错方可以通过合同法寻求救济,并且商标共存协议可作为当事人善意的证据,成立商标侵权损害赔偿的抗辩事由。(二)完善商标共存协议的内容商标共存协议之所以能够作为混淆认定的依据,是出于对商标权利人处分权利的尊重以及对双方“共存不会导致混淆”判断的信赖。而只有在协议双方基于其对市场、消费者的认知,综合考虑市场布局,认为双方商标共存在客观上不会导致消费者混淆,并为区别彼此商标、避免混淆做出了大量努力时,商标共存协议才不会损害消费者利益及公共利益,才能实现商标权利人、消费者、公共利益三方利益的平衡,才符合商标法保护消费者和生产、经营者利益,维护经济秩序,促进社会主义市场经济发展的立法目的。因此,有效的商标共存协议签订双方应当是善意的;商标共存协议中对市场的判断应当是客观的、符合市场规律的;商标共存协议应当是采取了避免混淆的积极措施的。在审查商标共存协议时,应当审查其主张共存的理由是否合理、是否出于善意;是否对市场格局作出了明确且合理的划分,是否约定了避免混淆的合理措施等。(三)增加消费者混淆的可能性因为商标共存协议属于双方约定,缺乏公示力,而商标共存协议又与消费者利益、公共利益息息相关,当消费者无法知晓商标共存协议的内容时,则会增加消费者混淆的可能性。因此,可以参照商标使用许可备案的规定,建立共存协议的备案制度,规定商标共存协议应当备案,并就商标共存协议中关于双方商标使用的区分条款予以公示,一方面能够使消费者能够获得双方商标的区