欧盟商标反淡化规则

欧盟商标反淡化规则反淡化起源现代商标反淡化理论起源于欧洲,欧盟(欧共体)在统一和协调各成员国商标立法时,继受了该理论。通过欧洲法院和欧共体商标审查机关数十年的摸索,逐步明确了商标反淡化条款的适用规则。《欧共体商标条例》第9条规定共同体商标应赋予商标所有人以下专用权:商标所有人有权禁止任何第三方未经许可在贸易过程中:……(c)将任何与共同体商标相同或近似的标志,使用在与共同体商标注册的商品或服务不类似的商品或服务上,如果共同体商标在共同体内享有声誉,且该标志的使用将无正当理由地利用或损害该共同体商标的显著特征或声誉。欧盟反淡化立法之理论基础欧洲商标反淡化历史至少可以追溯到德国的“Odol”商标案,该案也奠定了现代商标反淡化的理论基调。“Odol”商标经过原告德国漱口水(mouthwash)公司的长期使用,已经具有非常高的知名度,被告是一家钢铁生产公司,它想在钢铁制品上注册“Odol”商标,原告请求撤销该注册商标。odol德国法院观点被告在钢铁制品上注册“Odol”商标,其目的就在于利用该商标的促销作用,让公众认为它与原告的漱口水具有同样优良的品质。虽然两者的产品不同,不会形成竞争,但如果其他经营者都使用“Odol”商标,该商标的意义将减弱,相关市场的消费者对它的认可程度也会降低,它对消费者而言可能就不再是优良产品。判决法院还认为：上述行为发生后，不管原告花费了多少时间和精力来确保其独特性,“Odol”都会降格为普通漱口水。“原告通过使用一个具有吸引力的商标创造了公众对其产品的需求,而该商标的促销力只有经过原告长年累月的行为才能获得”,“如果该商标的显著性被弱化,将损害原告与其他漱口水生产者的竞争力”。法院因此判定原告胜诉。欧洲法院(ECJ)观点将商标使用在不同的商品上将损害在先商标的显著性,即擅自将他人使用在类似或非类似的产品上将损害该商标的独特性,并由此损害该商标的推销力和商业上的吸引力。实务界观点商标反淡化条款的根源：在于承认商标具有指示商品或服务来源的价值外,还具有“通过商标传达产品形象”的作用。即所谓的“广告功能”。因为商标是“向公众传达信息的媒介,这些信息通过使用而融合在商标之中,这使得商标就代表了信息本身。信息可以是产品的质量,也可以是诸如豪华、生活方式、冒险、年轻等无形价值。”理论界看法反淡化条款的规定旨在防止利用驰名商标的声誉而获得不当得利,保护驰名商标的显著性不会因为弱化或丑化而受到侵蚀。商标反淡化与反混淆区别欧洲早期的判例认为,商标淡化的成立需以商标混淆为前提,直到1997年,实务界才明确商标淡化独立于商标混淆。英国长期以来,都是以混淆或假冒之名,行淡化救济之实。英国案例Kodak商标纠纷案中,被告将原告注册在照相机上的驰名商标Kodak,使用在自行车这种根本不相关的商品上,最终法院以混淆和假冒为由判定被告构成侵权。这种状况在《英国1994年商标法》明确规定反淡化条款后,还延续了相当一段时间。Harrods案原告Harrods有限责任公司对一个称之为“Harrods学校”的私立学校提起诉讼,但上诉法院驳回了原告的诉讼请求。米尔特法官指出：除非对商誉的损害是作为混淆的充分证据,否则将损害的观念延伸到假冒侵权中是不可接受的。法院还认为:“原告坚持认为同时存在混淆和损害,但又认为这种损害是一种不依赖于混淆的损害,这种观念无法被法院接受。Baywatch商标纠纷案法院从两方面论证适用商标淡化条款(第10条第3款)需以存在混淆的可能性为前提:1.商标混淆条款(第10条第2款)仅仅适用于双方当事人使用的商品是相同或者类似的情形,商标淡化条款仅适用于侵权商品与“注册商标核准注册的商品或服务不类似的”情形,对不类似的商品给予的保护反而比类似商品的保护力度更大,从逻辑上来说是完全不合理的。2.法院引用先例进一步论证,不可能存在没有混淆而“利用了商标的显著特征”或对该商标的声誉造成损害的情形。英国争议英国法院提出的商标淡化需以商标混淆为前提的判决意见,受到了理论界和实务界的强烈批评；英国相关部门也采取了一些措施纠正该案判决意见。(Audi-Med案例)Audi-Med案例在该案中,一位助听器和相关产品的制造者想注册Audi-Med商标,德国奥迪(Audi)轿车制造商提起异议,双方争议焦点在于能否以商标淡化为由驳回商标注册申请。判决主审法官认为Baywatch案判决思路错误。商标审查员认为,《英国1994年商标法》允许在不存在混淆的情形下以淡化为由对商标注册提出异议；欧洲法院也先后多次重申混淆的可能性不是认定淡化的前提条件。判决后：Baywatch商标案的阴影已经消除,商标淡化条款已取得独立适用地位,不需以存在混淆的可能性为其适用的前提条件。欧盟商标反淡化类型《欧共体商标条例》反淡化条款规定认定：商标淡化的关键在于“该标志的使用将无正当理由地从该共同体商标的显著性或声誉中获利或对它们造成损害”对该规定进行分解可以得出三种类型:1.不正当地利用在先商标；2.不正当地损害在先商标的显著特征；3.不正当地损害在先商标的声誉。不正当地利用在先商标(搭便车)判断依据：1.须证明商标注册申请或商标使用行为将不正当地利用在先商标的声誉或显著特征；2.须证明两个商标具有足够的相似以至于相关公众将两个商标进行联系；3.须证明商标的价值或声誉从商标权人一方转移到对方一方。4.在后商标从在先商标处获得的利益必须是重大的,而非微不足道对“声誉”的理解(ECJ)(1)如果商标指定使用的产品或服务所涉及的相关公众中,有相当比例的部分已经知晓该商标,该商标就应当享有声誉。在后商标时即使被使用在不类似的商品上,假使造成公众对两个商标的关系产生联系,并由此而导致在先商标遭受损害时,该商标才被认为具有足够的知晓程度。对“声誉”的理解(ECJ)(2)在评论一个商标是否享有声誉时,不能仅仅以诸如知晓该商标的人数之类的数量为标准,而应当以许多不同的标准来判断：1.该商标所占有的市场份额；2.该商标使用的强度；3.地域范围和持续时间；4.经营者在推销该品牌时所作的投资规模。对“声誉”的理解(ECJ)(3)欧洲法院还指出：商标必须在成员国享有声誉,并不需要在该成员国的所有区域都享有声誉,只要在大部分地区享有声誉就足够。享有“声誉”的商标与驰名商标的关系如何区别？(接下页)观点比较观点1：声誉商标应当比驰名商标的要求高；观点2：声誉商标的要求与驰名商标不同,但两者具有相关性:驰名商标针对的是知晓该商标的消费者数量,而声誉商标则强调该商标的质量,是否具有某种符号的属性。观点3：声誉商标比驰名商标的要求低得多,前者只要“知晓”,而后者则需要广为知晓。欧洲法院目前为止尚未就声誉商誉与驰名商标的关系作出明确的解释。被告的反驳？是否存在正当理由,举证责任由被告承担。只要原告证明商标申请注册的行为或使用行为将不正当地利用或损害该商标的声誉或显著特征,除了少数特别情形外,绝大多数情况下原告很难证明其行为具有合理性。被告假使主张：其行为属于善意地选择该商标时，不能成为注册或使用的正当理由,因为被告缺乏详细检索的行为。“搭便车”的联系为了证明申请注册的商标不正当地利用了在先商标,必须证明在先商标与申请注册的商标指定使用的商品或服务之间存在某种特定的观念联系。如果在先商标或在后商标是描述性商标或暗示性商标,那么就不应当假定这种联系将价值或商誉从异议人处转移到申请人处。暗示性商标暗示性商标是间接的描述或影射它所表明的商品或服务，虽有一定的描述性，但区别性是主要的。如中国国际航空公司抽象的凤凰造型商标，就影射了飞翔、吉祥、美好的含义；饭店服务的“香格里拉”商标，就暗示了世外桃源的含义；电脑上使用的“联想”商标，就暗示了电脑特有的功能。这类商标的所有人将原本与商品或服务不具联系的寓意巧妙地赋予在商品或服务上，建立起很强的识别性和显著性暗示性商标///cn/property/suzhou/shangrila/描述性商标描述性商标直接描述了商品的某一特性、传递着有关商品或服务的信息。可分为以下几种情形：(1)描述其标志的商品或服务的特点，如用于白酒的“五粮液”商标，直接表明酿造白酒使用了五种粮食的特点；(2)描述商品或服务的质量、功能的特点，如用于护肤品、牙膏等日化产品的‘美加净’’商标；(3)描述商品或服务的地理来源，如“茅台”等酒类商标；(4)用人名命名的商标，如用于运动服装的“李宁”以Audi-Med商标异议案为例奥迪公司对申请注册在助听器上的Audi-Med商标提出异议,认为它将不正当地利用Audi商标的显著特征或声誉,认为这种利用源于Audi与高科技之间的联系。审查员认为由于两个商标都使用普通文字而不是臆造词汇,要证明存在“不正当地利用”是非常困难的,因为这种情况下,与其说申请人利用了异议人商标的显著特征,不如说申请人和异议人一样都是利用处于公有领域的文字。损害在先商标显著性特征损害他人在先商标的显著特征,通常被称之为弱化。在证明申请注册的商标损害在先商标显著特征时,需证明三方面内容:第一,两个商标相同或近似；第二,在先商标对有限种类的产品而言享有声誉,以至于消费者听到该商标就会自动想到该商标所指的就是特定的产品。(“劳斯莱斯”指豪华汽车)由于弱化而导致淡化,使得该商标不再与在先商标的所有人发生唯一的联系。第三,也是最为关键的,是商标的注册和使用对在先商标在享有声誉之商品上的显著特征造成损害。举例欧盟商标审查员认为将劳斯莱斯使用在餐厅上,既无混淆的可能性也不存在丑化,不应认定存在任何现实地或可证实的损害,如果将在餐厅上使用劳斯莱斯商标的行为认定为构成对在先商标的淡化,那就意味着商誉商标所有人有权禁止所有在非类似商品上的使用行为。因为“任何将相同或近似商标使用在非类似商品或服务上的行为,在一定程度上都有淡化在先商标显著性的趋势”。然而“(《欧共体商标指令》第5条第3款)的目的显然不是禁止所有与享有声誉的商标相同或近似的商标注册。《欧共体商标指令》第5条第3款Thefollowing,interalia,maybeprohibitedunderparagraphs1and2:a.affixingthesigntothegoodsortothepackagingthereof;b.offeringthegoods,orputtingthemonthemarketorstockingthemforthesepurposesunderthatsign,orofferingorsupplyingservicesthereunder;c.importingorexportingthegoodsunderthesign;d.usingthesignonbusinesspapersandinadvertising.以Audi-Med商标异议案为例审查员认为仅仅一个商标可能“联想”到另一个商标这种事实不足以证明损害另一商标或者进行不正当的利用。审查员也认为虽然劳斯莱斯糖果、去污剂等将最终削弱劳斯莱斯商标的显著性,但这些都是一些大众商品,大众商品可能会导致驰名商标显著性的淡化。本案中Audi-Med商标使用的是一个非常有限的市场,这使得驰名商标显著性丧失的可能性不大。虽然奥迪轿车生产商主张Audi-Med助听器利用其“高技术轿车”声誉,但审查员认为没有理由认为Audi-Med商标不正当地利用了奥迪商标。据此,审查员驳回了对Audi-Med商标的异议小结由此可见,并不是所有损害在先商标显著特征的行为,都构成弱化,需要分析弱化的程度。应根据个案情况平衡在先商标权人与在后商标使用人的利益。不正当地损害在先商标的商誉第一种限制为：同类低质量商品的丑化损害在先商标的商誉要求证明在后商标的使用将对在先商标的声誉造成损害。损害商誉也经常被称为丑化,如果使用行为将对在先商标造成不好的影响,就存在丑化。SouzaCruzSAv.HollywoodSAS欧盟OHIM上诉委员会列举丑化三种情形:第一,可能存在将该商标与质低劣量相联系,或让人产生不愉快或者不道德的精神联系,这些联系与商标权人的商标形象相冲突。第二,该商标被使用在与该商标代表的质量或身份不相匹配的产品上,即使这些产品本质上不能给人带来不愉快的感觉,仍然可能被认定为丑化。第三,以负面的方式修改或改变商标的文字或图形,该商标将被丑化。Hollywood商标案本案中，OHIM判定使用于口香糖上的Hollywood商标已经确立了一种“健康、充满活力、年轻”的形象,如果允许申请人将该商标注册在烟草制品上,其声誉将受到损害.委员会认为“对于糖果经营者来说,没有其他联系比将该商标与可以导致死亡的产品相联系更糟糕的了”。此外,如果对商标的使用可能导致它成为不恰当的幽默甚至讽刺的对象,也存在对该商标的丑化。第二种限制(不相称产