等同原则和禁止反悔原则

【中文标题】浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则【英文标题】Elementaryintroductionofestop【作者】李斌pelinpatenttortiousadjudication【写作时间】2006年 【学科类别】专利法【关键词】 【原文出处】【唯一标志】335579931【全文】浅谈专利侵权判定中的禁止反悔原则Elementaryintroductionofestoppelinpatenttortiousadjudication李斌【摘要】禁止反悔原则是专利侵权判断中的一个重要原则，本文在对禁止反悔原则的基本概念、历史渊源以及适用现状进行阐述分析的前提下，对该原则在专利侵权判定的适用及相应的问题进行了研究讨论。【关键词】专利侵权，禁止反言，禁止反悔原则，等同原则【全文】一、禁止反悔原则的基本概念在专利侵权判定中，当字面判断不侵权的情况下，即侵权物与专利权利要求书记载的必要技术特征不一致、有变化的情况下，就要运用等同原则判定是否构成侵权。而在运用等同原则时，常常就会遇到禁止反悔原则的适用。所谓的“禁止反悔”原则就是指：在专利申请的审批过程中，申请人对一专利申请做出的修改和针对专利局审查的通知作出的意见陈述有可能会对起专利权保护范围产生一定限制作用。它体现在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于取专利权保护范围之内的内容重新囊括到起其专利权保护范围之中。禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而两头得利。一位德国专利律师形象的将这种策略比喻为“在专利法院无效程序中的温顺小猫出了门就成了勇猛的老虎。”1禁止反悔是民事诉讼中经常采用的原则，但是在专利侵权诉讼中采用的禁止反悔原则是有其独特的特点的。为了便于区别，美国将专利侵权诉讼中的禁止反悔原则称为“审批过程导致的禁止反悔”(prosectionhistoryestoppel).但是，按照禁止反悔原则构成要件的要求：首先，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺必须是书面申明，且已经被记录在专利文档中。其次，专利权人对与已有公知技术相关技术特征的对比，是明确作为区别特征予以申明的。由此可知，禁止反悔原则的使用前提是，必须在专利文档中有明示。那么在适用该原则的时候就要通过查询专利局保存的专利申请案卷。为此，美国过去也将禁止反悔原则称为"申请案卷导致的禁止反悔”(filewrapperestoppel)。需要指出的是，禁止反悔原则在许多国家的专利诉讼中得到了广泛应用。在我国，一些法院和专利行政部门在专利侵权纠纷案件的审判和处理实践中都已经作出了一些适用禁止反悔原则的判例，而在《专利法》第三次修改草案中，增加了A9条，明确的规定了禁止反悔原则，这表明禁止反悔原则已经得到了我国的认可。二、禁止反悔原则的历史渊源禁止反悔原则在其发展渊源来看，实际上是英美法系中的“禁止反言”原则在知识产权法中立地生根后，与专利法相结合的产物。禁止反言(doctrineofestoppel)，也可以称之为“允诺禁反言”，又称允诺后不得翻供或不得自食其言，是指根据诚信原则，允诺人所作的赠与的允诺或无偿的允诺具有拘束力，而须加以强制执行。该原则是英美合同法为确定合同责任而发展起来的概念。19世纪末，在英美两国进入垄断资本主义阶段，人们开始关注分配正义及道德的关系，从而，以公正价值和诚信原则为支撑的“允诺禁反言”原则向抽象的契约理论发起了挑战，打破了英美古典的对价理论中心理论，旨在强制执行无对价的允诺，并在20世纪逐渐成为与对价原理同等重要的契约责任理论。早在15世纪，英国大法宜法庭即认为如果一个允诺人致使受诺人改变了其地位，则允诺人有道德上的义务去履行其允诺，因为对允诺人履行其义务的期望符合社会的总体利益。但是由于受法院对对价的严格限制，该原则直到20世纪40年代还没有手到重视。英国确立“允诺禁反言”原则的典型判例是1947年丹宁大法官(LordDenning)所作的高树案(HighTress)判决2。此案中，原告于1937年将其公寓全幢租与被告，年租金2500英镑。被告遂将此公寓分租出去。但1939年二战爆发，被告承租的公寓大部分闲置，因而在1940年原告同意被告请求将年租金减少一半。1945年二战结束，被告承租的公寓客满。原告因此要求被告自1945年公寓客满后补缴租金。丹宁法官判决原告胜诉，其判决结果是：自1945年后租金可请求全部给付，自1939年至1945年间少付的租金则不可请求。在该案例中，丹宁法官确定了“允诺禁反言”原则，即“如债权人对债务人表示接受少数数目以清偿较大数目之债务，经债务人业已依约履行，纵债务人未给予债权人其他酬劳或对价，此项约定即生效力，禁止债权人再违反先前之允诺。”丹宁大法官在其判决书中阐述，不仅包含了禁止反言的基本要求：允诺、信赖、损害、正义并且突破了衡平法上禁止反言仅用于对事实的陈述的藩篱，将禁止反言原则首次适用于对未来的承诺，在英国历史上第一次正式赋予了没有对价的允诺以法律拘束力。允诺禁止反言在美国的确立，也是通过对传统的对价理论的挑战而形成的。根据传统的对价理论，受诺人对允诺发生依赖，在任何情况下对于恩惠性允诺的约束力都不发生影响。1898年美国内布拉斯加州最高法院在里奇兹诉斯科森案中所作的判决，提出了对允诺禁反言原则，该案中，原告的祖父对原告说：“你不用再工作了，让我来扶养你。”原告在此以后依其祖父的要求辞去了原来的工作。然而其祖父并未履行其诺言。法院判决原告胜诉并指出：原告的祖父希望原告放弃其职业；并且可以肯定，他考虑到他的这一赠与将引起的很可能发生的结果。在此影响下，原告放弃了工作，从而面临困难的处境。此时，如果准许出票人以其允诺没有对价为由而拒绝付款，那显然是不公平的。此所谓不得自食其言规则。这一规则随后受到了那些敢于挑战对价制度的法学家们的热情呵护，终于在1932年被美国《第一次合同法重述》第90条采纳，后发展为《第二次合同法重述》第90条第一项之规定：“若允诺人有理由期望其允诺会引致受诺人或第三人作为或不作为，且其允诺引致了此种作为或不作为，则唯有强制执行该允诺方可避免不公正时，该允诺具有拘束力。因违反允诺而准许的救济可以限制在维护公正所需的范围内。同时，需要注意的是，禁止反言原则是和民商法上的“公平”和“诚实信用”原则相对应的，而这两个原则在最早被欧洲大陆法条吸收后，逐渐演变出英国古老的民商事领域普通法的“禁止反悔”制度以及衡平法的“可以反悔”制度。就普通法而言，禁止反悔法则不仅适用于“对某个事实作过不真实陈述”的情况，同时还适用于对某个事实作过某中真实的陈述，而且主要适用于后者。专门适用于“不真实陈述”的是另一个法则“misrepresentation”，但是它的适用前提必须包括“对方已经按照陈述者的陈述开始了不可挽回的行动"。与普通法的禁止反悔(estoppelincommonlaw)同时存在的还有很多其他的estoppel,女如衡平法的"禁止”反悔法则(equitableestoppel)，它的翻译原意应为“根据衡平法可以反悔原则”。这个原则是在一百多年前的“约旦诉泊尼”的判例中确立的，它在1947年又被后来的英国上诉法院院长丹宁在“中伦敦财产信托公司诉海特利斯房产公司”中作了进一步的发挥：“只要形势或环境发生了一定实质性的变化，原陈诉人可以反悔”。3由此可见，普通法上的禁止反悔和衡平法的这种“禁止”反悔都是在公平和诚信用的基本原则上衍生出来的。三、禁止反悔原则的基本原理1、在什么情况下适用禁止反悔原则我们知道，禁止反悔原则是在专利侵权诉讼过程适用的一个普遍原则。那么，如何判断一个专利的专利权保护范围和如何确定是否构成侵权就显得十分重要了。关于专利权的范围确定存在着周边限定原则和中心限定原则两种判断标准。周边限定原则是指在解释权利要求书的时候，只能严格的依照权利要求书的字面含义，任何扩大解释都是不允许的。而中心限定原则者主张在解释权利要求书的时候，以权利要求书陈述的基本内容为中心，向外作适当的扩大解释，在效果上使专利权的范围不限于权利要求书的字面含义，以覆盖专利方案的全部必要技术特征。4而目前世界多数国家采用的是后者，女如日本《专利法》第七十条：“专利发明的技术性范围，必须基于申请书附加的明细书的请求专利范围的记载做出决定。”德国《专利法》第14条：“保护范围，以专利请求权的内容确定专利与专利申请的保护范围。而以说明书与图示解释专利请求权。”《中华人民共和国专利法》第56条:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”在上述两种原则的衍生之下，对专利侵权的判断也就同时出现了两种判断原则。一是字面侵权，一是等同侵权。字面侵权又称为相同侵权，它是指被控侵权物与某一专利的要求相比，被控侵权物具备了权利要求中的每一个技术特征。而等同侵权则是指以被控侵权物与某一专利的权利要求相比，被控侵权物不具备权利要求的中的所有技术特征，但二者只要有非实质性的区别，是所属技术领域普通技术人员无须经过创造性的劳动就可以联想到的，实质上是以基本相同的方式，替换专利要求的部分技术特征，产生实质上与专利技术相同的功能，达到实质上与专利技术相同的效果。在现实的案件中，字面侵权是优先与等同侵权的。但是，随着技术的不断进步，侵权案件中适用更多的还是等同侵权原则。与此同时，由于等同原则的适用无疑会在一定程度上扩大对专利权利的保护范围，而与之相应而来的就会出现一些专利权人在申请专利的时候为了躲避现有技术成果和专利“三性”的要求而放弃或限制专利要求以通过专利局的审查。而在侵权诉讼中又利用等同原则来扩大自己的权利保护范围，以至把自己以前放弃或限制的范围又提出来，从而两头得利。这种行为无疑违反了民法中的诚实信用原则和公平原则。因此，我们就需要用到禁止反悔原则来对其进行限制，即专利权人在专利申请文件中或申请人与专利局之间的来往信函中，已经确认为已有技术或明确表示放弃请求的保护技术内容，在以后的指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将其已经认为不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围，受诉法院将不予支持。不难看出，禁止反悔原则与等同原则的作用正好是相反的，是对等同原则的一种限制。同时两者也是相辅相成的，共同确保对专利权人提供充分又适度的法律保护。2、什么情况下会导致禁止反悔既然我们谈到在专利侵权判断中应该对专利权人在申请过程中的一些放弃或限制的范围适用禁止反悔原则进行约束。那么具体什么情况下的修改或者说明会导致禁止反悔呢？一般来说有以下两种情况：（1）修改导致的禁止反悔修改导致的禁止反悔：指申请人在专利审批过程中对起申请文件，尤其是对权利要求进行的修改。在一般情况下，几乎每一件专利申请在审查过程中，都会被审查员要求对其权利要求进行修改。具体过程如下：申请人提出独立权利要求包括A、B、C、D技术特征——审查不合格（审查人员引用相关文献，指出该专利不具备创造性而不予批准。）一一申请人修改为包含技术特征A、B、C'、D'――获得批准。那么我们不难看出，如果：申请人一开始就提出A、B、C'、D'就会直接被批准 发生侵权之诉法官就有可能被说服其有A、B、C、D权利（运用对专利权的等同侵权）。但是如果是前一种情况的话，就说明申请人已经放弃A、B、C、D构成的技术方案，就不能允许适用等同原则而将其囊括在专利权保护范围之内。当然，如果被控侵权与A、B、C'、D'是相同侵权，就不会受到禁止反悔原则的影响。这也说明，这一原则是不违反“以权利要求的内容为准”（《中华人民共和国专利法》第56条）的基本原则，而仅仅是对使用等同原则的限制。导致禁止反悔原则的修改还包括放弃或删除有关权利要求的情况：如申请人提出权利要求1包含了技术特征A、B、C和权利要求2包含了技术特征A、B、C、D技术特征——审查员通过审查确定权利要求1不符合，而权利要求2符合《专利法》要求一一专利申请人接受了审查员的意见删去权利要求1,在权利要求2的基础上获得A、B、C、D技术特征的专利权――发生侵权之诉――专利权人就不能将他人实施包含A、B、C技术特征的技术方案囊括在其专利保护范围之内。（2）陈述意见导致的禁止反悔这是另一种较为常见的导致适用禁止反悔原则的情况，在专利申请过程中，当审查员提出反对意见时，申请人通过陈述意见进行争辩是十分常见的。这种争辩有时候就会引起对申请文件的修改，但有时候也只是进行争辩而不修改申请文件。那么这种争辩一方面可以用来对权利要求中所用的措辞进行解释；另一方面也会产生禁止反悔的作用。例如：申请人提出独立权利要求包括A、B、C、D技术特征——审查人员引用某公开文献中A、B、C'、D'四个技术特征进行比较，认为起不具备创造性一一申请人争辩其C、D与C'、D'之间是有区别的一—审查员认同其争辩，同意授予专利权一一发生侵权之诉一一不能将他人实施包含A、B、C'、D'技术特征的技术方案囊括在其专利保护范围之内。因为专利权人当初为了获得批准，通过其争辩意见已经将包含A、B、C'、D'技术特征的技术方案“拘之于千里之外”，现在就不能出尔反尔，将它拉入自己的专利权保护范围。当然，如果被控侵权行为的客体包含A、B、C、D技术特征的话，就会构成相同侵权，这一结论的得出并不会因为禁止反悔原则而受到影响。53、适用禁止反悔的理论基础和性质通过以上对禁止反悔原则的研究，我们不难看出，尽职反悔原则乍看之下在逻辑上似乎存在着某种另人无法理解的成分。如果去掉申请过程中的种种原由，我们似乎可以看到相同的被授权的权利要求在内容上是相同的，说明书也相同，但是为什么仅仅就因为其在申请过程中是否进行过限制性的修改而获得授权，在诉讼中的地位就会不一样？关于专利侵权诉讼中采取禁止反悔原则的理论基础目前大致有以下几种：（1） 属于合同法意义下的禁止反悔概念这种观点的前提是将专利看作是专利权人和国家之间订立的一种合同。根据该合同，专利权人同意将发明创造公诸于众，以换取国家授予他一定时间内的独占权。在合同法领域下的这种禁止反悔的适用要求满足以下四个要件：一、存在一个许诺；二、许诺人应当预料到该许诺将导致被许诺人产生对其不利影响的依赖（detrimentalreliance）；三、许诺人实际上导致被许诺人产生对其有不利影响的依赖；四、法律要求对被许诺人受到的影响提供救济。6（2） 属于专利权人对其权利的放弃“通过修改，专利权人承认并强调了两种表达方式之间的区别，从而表明他放弃了两者之间的所有一切。应当严肃对待这种权利的放弃。由于修改具有放弃权利的性质，因此专利权人应当持更为严格的解释立场。”7这是美国最高法院在1942年作出的一份判决，它明确的指出专利侵权诉讼中建立禁止反悔原则是基于专利权人放弃权利的理论。（3） 属于专利权人对行政救济机会的权利用尽在专利审批过程中，如果专利权人不同意审查员提出的反对意见或者修改要求，他有权进行争辩或者提起申诉请求。但是如果他为了尽快获得专利权而“违心”的接受了审查员的要求的话，尽管他有不同意见，也表明他已经放弃了寻求救济的权利，以后在专利诉讼中再谋求对权利要求作出拓宽解释，就是有意饶过专利局的程序。（4） 属于对抗侵权指控的抗辩有人将禁止反悔原则归结为侵权人对侵权指控的一种抗辩手段。根据这种解释，必须由被控侵权人请求并承担举证责任，证明存在导致禁止反悔的事由才可以适用禁止反悔原则。而且当一审法院的判决没有涉及这一问题时，二审法院就不应当提起。四、禁止反悔原则的适用现状禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，它是民法中的诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。同时，禁止反悔原则也是国际上的通行原则。在美国和英国，该原则是衡平法上的保护手段，法院在进行专利侵权判断时，不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批程序中为取得专利而放弃的保护内容。例如，在1980年8月的达纳上诉案中，美国联邦巡回上诉法院有如下解释：当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信自己的商业行为将不会受到专利权的干扰，并且该侵权人依赖这种表示继续自己的业务或扩大自己的业务，则此时便产生了衡平法上的禁止反悔。该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失，也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施，因此，一旦禁止反悔的辩护成立，专利权人便会彻底败诉。8而2000年12月29日，美国联邦巡回上诉法院一全体12名法官参加的大法庭方式，对Festov.ShoketsuandSMC—案作出判决。更是对案件中所涉及的禁止反悔原则的法律问题做了详细的论述。9而在日本，1998年日本最高法院就“环型滑动滚珠花键轴承”等同侵权案提出“在办理专利发明申请手续时，并不存在这样的特殊情形，被控侵权产品或方法的技术范围并未被有意识的排除于权利要求书外。”强调“不论出于何种原因，一旦申请人在专利申请审查阶段对权利要求书作出修改，则不得就此反悔或作出相反主张”。由此，日本最高法院更加严格的阐明了“审查过程中的禁止反悔论”原则。10在中国香港《专利条例》第81条的规定中，亦有“保护范围已经申请文件的修改而发生变动，这种变动当然往往是缩小了保护范围，即使是发生在修改前的侵权行为，法院也适用修改后的范围进行侵权判断，但条件的修改前的保护范围是‘真诚'的且是合理的水平的技术和知识的拟定。”这也就在一定程度上体现了对禁止反悔原则的确定。在我国专利侵权诉讼中，也不乏对禁止反悔原则的适用。如2005年解文武诉青岛海尔通信有限公司和北京市大中电器有限公司专利侵权案中，北京市一中院在认定“解文武在其专利审批阶段，为获取专利，通过书面声明的方式，对其专利权利要求的保护范围作了限制承诺，明确将非法用户不能正常使用的情形排除在其专利保护的范围之外，并因此获得了专利权。”因此判定：“在专利侵权诉讼中，当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则。根据解文武在专利审批阶段的书面陈述，解文武系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在专利保护的范围之外的情形下才获得了专利权。而在侵权诉讼中，解文武的主张是对其在专利审批阶段陈述的反悔，法庭不应允许。”但是值得注意的是，虽然我国在司法实践中引用了禁止反悔原则，但是我国专利法中却没有明确的规定该原则，目前唯一可以查阅的相关规定只有北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》和最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，但是这些规定内容简单、不具体，难以应付实际生活中的千变万化，立法阶层也不高。因此，在第三次修改《专利法》时增加对该原则的规定是十分符合社会需求的。 论禁止反悔原则在专利侵权抗辩中的应用本文作者：刘锡富内容摘要：禁止反悔原则，在英美法系中又称专利申请历史禁止反悔原则，它根源于民法理论中的诚实信用原则和正义观念，是现代专利侵权判定中逐步发展起来的重要原则之一。本文通过对青岛市中级人民法院近期判决的一起专利侵权纠纷进行分析解读，全面研讨禁止反悔原则的基本概念与历史渊源，以及禁止反悔原则在专利侵权判定中的应用，重点探讨了禁止反悔原则的适用条件、适用限制等，并解析禁止反悔与等同原则的关系，就专利侵权诉讼中如何运用禁止反悔原则提供了对策，最后，在对案例归纳与分析的基础上，对我国立法、司法及专利审查相关问题提出了意见与建议。关键词：专利权利要求技术特征等同原则全面覆盖原则禁止反悔原则2008年12月26日，青岛市中级人民法院以禁止反悔原则就一起专利侵权纠纷做出民事判决，依据原告专利权人A在无效宣告程序中提交的意见陈述书中所记载的内容，认定其诉讼请求属于对自己在专利无效阶段所做陈述的反悔，最终采纳了被告B公司的抗辩意见，驳回了原告诉讼请求。笔者作为知识产权律师参与了该起专利纠纷的法庭审理以及专利复审委口审过程，就该起专利侵权纠纷所涉及的专利侵权抗辩技巧，特别是禁止反悔原则在专利侵权中的抗辩进行深入解析。一、案例简述2007年5月23日，经国家知识产局授权公告，原告A获得名称为一种简易牙膏挤出器的实用新型专利，其独立权利要求为：一种简易牙膏挤出器，包括一梯形端面的框架体，其中框架梯形宽度较大的底为一长方形开口状，较小的底的中央部位设置较小的长条形开口，该长条形开口的长度略大于牙膏袋的宽度，开口的宽度略大于牙膏皮的厚度。2008年3月，原告A以青岛B快餐公司专利侵权为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，状告B公司在销售套餐过程中赠送的卡通形状牙膏挤出器侵犯其专利权。诉讼中，B公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为A的专利缺乏新颖性和创造性，理由是其权利要求中“梯形端面框架体”结构属于所属领域技术人员的常规设计，不需要创造性劳动即可得到，而被控产品的端面为正方形，因此不侵犯其专利权。同年7月21日，国家知识产权局专利复审委员会在青岛市知识产权局开庭口审。原告A在意见陈述书中强调：“相对于对比文件，权利要求1的框架体端面为梯形，并且梯形端面客观上可以节省材料，具有实质性特点。”2008年8月27日，专利复审委员会做出第12113号无效宣告请求审查决定书，以“本专利的权利要求1所要保护的技术方案相对于对比文件具备区别技术特征，区别技术特征均涉及梯形框架体形状，并且这种结构客观上能够带来节约材料的技术效果，因而二者的技术方案实质上不同，权利要求相对于该证据所公开的现有技术具有新颖性和创造性，维持专利有效。”法院如期恢复审理，原告A认为应适用等同侵权原则判决被告侵权，而被告B公司以公知技术进行抗辩，并指明原告A在无效过程中已将涉案专利的区别技术特征限定在“梯形端面”上，而被控侵权产品的端面为长方形，所以不侵犯专利权。2008年12月26日，青岛市中级人民法院做出民事判决，以原告在无效宣告请求过程中明确表明“梯形端面设计可以最大限度地节约材料”，且专利复审委依据原告的该项陈述认定“梯形端面框架体”是原告专利的区别技术特征，从而维持原告专利权有效，根据禁止反悔原则，原告对权利要求的解释在本案中对原告具有约束力，因此，应对原告专利的必要技术特征即“梯形端面的框架体”做严格解释，而被告的产品的端面为长方形，与原告的技术方案不一致，被告B公司不构成侵权。二、 禁止反悔原则的基本概念与渊源该案是青岛中院运用禁止反悔原则进行裁判的有限案例之一。禁止反悔原则，英美法称之为审查过程禁止反悔（prosecutionhistoryestoppel），在我国也有人翻译为禁止反言原则，它根源于民法的诚实信用原则，是诚实信用原则这一帝王原则在专利司法实践中的具体体现，它要求专利权人必须遵守诚实信用的原则，以防止其在专利审批、无效程序中或侵权诉讼过程中对其同一专利的权利保护范围做出不一致的解释。诚实信用原则贯穿于民法的始终，是民事主体在民事活动中平衡自身利益及社会利益的行为准则，也是司法机关依据公平、正义精神，兼顾当事人主观状态和社会公平观念进行民事裁判的依据。诚实信用原则要求当事人在民事交往中应当诚实、守信，不能出尔反尔，其适用形态之一就是禁止反悔原则。①专利法意义上的禁止反悔原则，首先是在美国专利司法实践中逐渐发展起来的判定专利侵权的一项重要原则，其对于准确界定专利权人专利权保护范围、实现专利权人与社会公众的利益平衡具有重要作用。由于我国专利制度的建立时间较短，人民法院在审理专利侵权案件中，遵循的法律依据主要为专利法以及最高院司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，法定的侵权判断原则主要包括全面覆盖原则、等同原则，而禁止反悔原则并非我国法定原则，它是我国司法实践中借鉴国外理论逐步发展起来的原则之一。三、 禁止反悔原则在我国的发展为了指导专利侵权案件的审理活动，北京市高级人民法院在2001年颁布的《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称《试行意见》）第一次明确提出禁止反悔原则，对禁止反悔原则的定义如下：“禁止反悔原则是指在专利审批、撤消或无效程序中，专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的形式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。”以上定义基本概括了禁止反悔原则的本质，即要求专利权人对权利要求的解释应该一致，专利权人不能为了获得专利，在专利申请过程或无效过程中对权利要求做出狭义的或较窄的解释，而在以后的专利侵权诉讼中，为了使权利要求能够覆盖被控侵权物，又对权利要求做出广义的、较宽的解释，这是不允许的。尽管《试行意见》的适用范围仅限制在北京地区法院，但无疑其对全国其他地区法院在专利侵权裁判中起到示范效应。此后，禁止反悔原则在我国司法实践中逐步发展，出现了一些具有全国影响力的案件，如解某诉国内著名手机制造商“智能防盗”功能专利侵权案。2006年8月1日，《中华人民共和国专利法（第三次修改征求意见稿）》第A9条规定：“专利权人在专利审查或者无效宣告请求审查程序中，为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件，通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或者意见陈述，对专利权人有约束作用，在专利侵权纠纷的审理或者处理过程中不得反悔。”这是禁止反悔原则距离成为法定规范最近的一次，但遗憾的是，在2008年12月27日第十一届全国人大常委会通过的修改后的《专利法》却删除了该项内容。尽管没有法律明文规定，但这并没有影响禁止反悔原则在司法实践中逐步发展和完善。四、禁止反悔原则的应用判断是否侵犯专利权，首先必须确定专利权的保护范围，习惯上，人们把禁止反悔原则作为对等同原则的限制。北京高院《试行意见》中规定，当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。我国《专利法》规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求；最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》进一步规定，专利保护范围应当以权利要求书明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。该司法解释将专利侵权由“全面覆盖原则”扩展到“等同原则”。那么，这是否意味着权利要求书的范围也扩大了呢？对此的权威解释是“等同原则扩大的不是权利要求的范围，而是专利权的保护范围。专利权利要求并不因为法院适用了等同原则而有所改变。……法院应当准确适用禁止反悔原则将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件审理中，法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件（包括给专利局的函件和所作的陈述）中对专利权利要求所作的修改，对于其明确限定其权利要求或者放弃请求保护的技术内容，则不能适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。法院确定发明、实用新型专利权的保护范围时，还应当注意不能运用等同原则将已有技术解释为原告的专利技术。”②也就是说，为平衡专利权人以及社会公共利益，禁止反悔原则是对等同原则进行有效限制，故禁止反悔原则应当优先于等同原则适用。通过上述分析，我们知道，禁止反悔原则与专利申请、专利无效过程有密切的联系。在我国专利申请审查或无效过程中，专利申请人或专利权人在必要时需要具体论述技术方案与公知技术的区别技术特征，进而论述具有新颖性、创造性和实用性；专利申请人也可以修改权利要求书，根据现有技术对权利要求进行限制或者放弃部分保护范围，以更明确地把发明和公知技术相区别开来，从而获得或维持专利权。假如在以后的专利权侵权诉讼中，专利权人重新将其在上述过程中放弃或者限制的部分重新“拾起来”，运用“等同原则”追究他人的侵权责任，这无疑对他人是不公平的。③通说认为，适用禁止反悔原则应当具备以下三个要件：（1）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用；（3）禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。就本案而言，原告A在无效宣告程序中提供了书面意见陈述书，并强调其技术方案的“区别技术特征均涉及梯形端面框架体形状”，这种限制性承诺和放弃是明示的，并记录在专利文档之中；其次，专利复审委员会决定书也记载：专利的区别技术特征均涉及梯形框架体形状，且这种结构客观上能够带来节约材料的技术效果，从而维持专利有效，可见，原告A的陈述意见对维持专利有效产生了实质性影响；最后，被告B公司向法院提出了适用“禁止反悔”的请求，因此，法院支持被告的抗辩理由是适当的。正确并及时运用禁止反悔原则维护委托人权利是律师的应尽职责，这要求律师在代理专利侵权诉讼过程中，应及时查阅专利档案，了解到最新的专利文本，获取专利权人在申请过程中的审查员意见通知书、专利申请人的陈述意见书、专利申请人对专利申请所作修改前的文本，以及修改的原因。当然，这些也需要国家知识产权局能够更大限度地为律师查阅专利档案提供方便。五、禁止反悔原则与等同原则正确解释发明和实用新型专利的权利要求，准确界定专利权保护范围，既不能简单地将专利权保护范围限于权利要求严格的字面含义，也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导，应当从上述两种极端解释的中间立场出发，使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护，又能确保给予公众以合理的法律稳定性。④等同原则与禁止反悔原则均属解释专利保护范围的特例，等同原则扩大了专利的保护范围，有可能忽略专利权人在申请以及无效过程中放弃或者限制部分，不公正地扩大专利权利范围，背离等同原则公平的价值取向；⑤而禁止反悔原则缩小了专利的保护范围，使得被控侵权人通过阅读专利文档，分析专利权人在申请时以及无效宣告程序时的修改和陈述，更确切地理解发明的技术特征、发明效果，了解其真正要求保护的范围，拒绝专利权人再将保护范围做扩大解释。尽管禁止反悔原则在我国司法实践过程中逐步得到完善，但是，由于没有明确的法律规定，不同人民法院在适用条件上并不完全一致，同时，北京高院《试行意见》也有其局限性，这导致理论界的探讨一直没有停止。值得高兴的是，在2009年4月21日，也就是在笔者即将结稿之日，最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》法发〔2009〕23号文件，其中明确指明：“对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再纳入保护范围。严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，防止不适当地扩张保护范围。”这也是最高院首次以“发文”形式确认禁止反悔原则。我们期待最高人民法院以贯彻新修订的专利法为契机，进一步总结审判经验，适时以司法解释的形式进行颁布，全面提高专利审判水平，以更利于国家知识产权战略。参考文献：[1]刘春田《知识产权法》，中国人民大学出版社2000年3月版曹建明主编、最高法院民三庭编著的《新专利法司法解释精解》，人民法院出版社2001版程永顺主编《专利侵权判定实务》法律出版社2002版李国光主编《知识产权诉讼》人民法出版社1999年版程永顺《专利侵权判定中几个主要原则的运用》载于《知识产权诉讼研究》，知识产权出版社2003版（字数：5444字）发表时间：2009-7-20专利侵权诉讼中等同原则的适用王静在专利侵权纠纷中，被控侵权物是否属于专利保护范围，一直是争论的焦点。我国专利法第五十六条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者图片中的该外观设计专利产品为准。在实际专利侵权诉讼判定过程中，技术特征完全相同的侵权行为所占比例较少，侵权人往往通过对专利的实质性内容作出非实质性的改动，产生表面上的差别，从而逃避侵权行为的制裁，也给司法工作的进行制造了一定的困难。而等同原则是在适当考虑第三者利益的同时，将权利要求的记载一定程度的进行扩张解释，从而达到切实保护专利权人利益的目的。等同原则(doctrineofequivalent)是美国法院在专利侵权审判实践工作中总结出的一项原则，1853年著名的Winansv.Denmead案以及此后的GraverTank&Mfg.Co.v.LindeAirProductsCo.案、Hilton案等一系列判例确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位，美国联邦最高法院于1997年3月3日在Hilton案中明确了适用要件。日本最高法院在1998年2月24日的判决中，正面肯定了等同原则，并详细论述了等同原则的适用条件。此外，世界知识产权组织制定的《专利协调协定》也正面承认了等同原则。尽管