专题四商标权及其保护与其限制

专题四：商标权及其保护与限制一、商标权的性质1、商标权的本质属性：标识权商标是识别商品和服务来源的标志，商标的基本功能为识别功能。商标权是一种标识权，即识别商品和服务来源的权利。商标权是一种标识权，商标权人对其商标享有专用权和禁止权。案例1：两个NIKE的战争西班牙CIDESPORT公司合法持有“NIKE”商标，耐克公司的“NIKE”商标在除西班牙以外的绝大多数地方受到保护。现西班牙CIDESPORT公司委托浙江嘉兴银兴制衣厂贴牌加工耐克滑雪夹克衫，被耐克公司以该批货物侵犯“NIKE”商标专用权为由申请深圳海关扣留，后在深圳市提起侵权诉讼。深圳中院判定：CIDESPORT公司、银兴制衣厂构成共同侵权。请对该判决予以评述。问题：定牌加工中的商标使用该如何定性？在中国主张商标海关保护应满足什么条件？申请人以进口商品侵害其商标权为由请求海关保护时，应当提交其商标在中国注册的证明文件。申请人以出口商品侵害其商标权为由请求海关保护时，应当提交其商标在该批商品的进口国或者转售国享有商标权的证明文件。以申请人在商品销售地是否有合法的商标权为依据来判断进出口商品是否侵犯了申请人的商标权，符合商标权的地域性原则，也是联合国国际货物买卖公约确定的原则。思考题2：确定商标禁止权范围的标准是什么？主要标准：混淆之虞在后商标让相关消费者误认其所标示的出处是在先商标所指向的出处或者认为二者之间存在关联，在先商标权人就有权制止。辅助标准：淡化之虞在后商标的使用削弱了在先驰名商标的识别性和显著性，损害、玷污其市场声誉，或者不正当利用了驰名商标的市场声誉，在先商标权人就有权制止。2、商标权的其他属性商标权的相对性（存在一定程度上的绝对化趋势）。商标权的不确定性（禁止权的边界模糊）。商标权的地域性（适当考虑国外的事实或因素）。二、商标权的保护1、商标权保护的法理基础商标权保护的核心为保护商标的来源识别功能。为此商标法的目的主要有二：一是确保消费者认牌购物；二是保护附着在商标上的商誉。随着商标权保护的日益强化，商标保护已从来源识别功能的保护扩展到商标财产权的保护。在此背景下，反淡化、初始混淆、售后混淆逐步纳入一些国家商标保护的范畴。2、商标权保护的制度构建2.1商标法的基本职能商标法是建立在混淆理论基础之上的，通过制止混淆达到保护商标权、维护消费者利益、促进公平竞争的目的。相同或近似的商标使用于相同或类似商品才会产生混淆，所以法律才有禁止的必要；反之，使用于非类似商品上一般不会产生混淆，所以通常允许注册和使用（驰名商标例外）。但在后商标与在先商标存在混淆之虞才是禁止在后商标注册和使用的主要（唯一？）标准。2.2商标权保护的立法模式模式一：将在同一种商品或者类似商品上注册或使用与在先注册商标相同或者近似的商标作为商标侵权的依据，而不提混淆之虞。模式二：既规定可能构成混淆的行为构成商标侵权，同时又明确列举将在同一种商品或者类似商品上注册或使用与在先注册商标相同或者近似的商标作为禁止注册或者商标侵权的依据。模式三：只规定可能构成混淆的行为构成商标侵权。2.3中国商标权保护立法模式2.3.1修订前立法模式的评价以“商标近似、商品类似”作为认定侵权的标准，而不考虑混淆的可能性，一些法院对侵权行为的认定仅仅停留在商品之间、商标之间的静态比对，而不考虑涉案商标的使用情况、消费者认知、使用者的主观意图等重要因素。以“商标近似、商品类似”作为认定侵权的标准，而为了使这一标准更加客观具有可操作性，在解释“商标近似、商品类似”时又以容易“造成混淆”来说明“相似性”，从而使“混淆可能性”与“相似性”在因果条件上前后循环，逻辑混乱。2.3.2修订后的立法模式有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。3、商标保护的几个关键问题3.1商标使用的界定本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。（48）辉瑞公司与联环公司商标侵权案。苹果公司与深圳马某商标侵权案。讨论1：根据我国2013年《商标法》的规定，“商标使用”可以类型化为商标权维持中的“商标使用”、“对抗他人恶意抢注的商标使用”、“商标侵权行为中的商标使用”以及商标侵权损害赔偿主张中的“商标使用”，请分析这几种“商标使用”构成要件是否相同？如果不相同，其判断标准又各是什么？讨论2：针对判定商标侵权是否应以成立“商标性使用”为前提条件，国内外的理论和实务界都有两种观点，请予以评析。讨论3：索尼爱立信公司与商评委、刘建佳商标争议纠纷案。未注册商标受法律保护条件：以商标使用主张未注册商标权益的必须证明商标使用为其自主使用。未注册商标的使用必须是作为识别商品来源的使用，且已使其产生识别商品来源的功能。3.2混淆之虞的认定3.2.1混淆之虞的含义PossibilityofConfusion：可能混淆LikelihoodofConfusion：混淆之虞ActualConfusion：实际混淆混淆之虞，或者混淆的可能性，指的是具有很大现实性的可能性。混淆的可能性必须是一种明显的可能性，而不是一种远不可及、抽象的或者理论上的可能性。混淆之虞与侵害之虞的区别：一旦混淆之虞成立，就意味着构成现实的侵权行为，商标权人依法享有停止侵害的请求权、损害赔偿权、销毁请求权等侵害之虞则是指损害尚未发生但又很可能发生。（如仿冒商标的商品即将进入市场）混淆之虞的认定标准在逐渐放宽，商标禁止权（商标保护）范围在不断扩张。3.2.2认定混淆之虞应遵循的原则个案原则：混淆之虞应当依据不同案件的具体情形而定，不存在一试就灵的石蕊试纸。以消费者认知为准的原则：应该模拟特定背景下、特定商品或者特定市场上之消费者的知识、辨别能力和购物时的实际情形揣摩消费者心理状态做出混淆之虞成立与否的结论。消费者的特点：必须是商标所使用或拟使用之商品或者服务的相关消费者对相关商品或者服务有足够的了解具备中等注意和谨慎程度对相关商标并不具有精确的记忆衡平原则在混淆之虞的认定过程中，不但要依法保护商标权，而且要考虑竞争者选用和注册新商标的利益。3.2.3认定混淆之虞应考虑的主要因素商标近似程度商品类似程度原告商标的显著性和名声消费者的智力水平和注意程度被告意图实际混淆因素一：商标近似的判断“商标之近似云者，系指商标近似之程度，使普通一般人于交易时，对于商标施以普通所用之注意，犹不免发生混同误认之虞者而言”商标近似包括两个方面的因素：其一，两个商标客观上存在相似之处；其二，普通消费者在一般注意程度之下难免会对两个商标造成混淆误认。因此，就商标近似而言，重要的是看相似对一般消费者的效果，而非相似本身。关于商标近似对认定混淆之虞的两个重要原则：其一，尽管两个商标非常近似，并非必然引发混淆可能性，近似本身不是判定的标准，关键在于近似是否有可能导致混淆。其二，在评估两件商标的近似性时，重要是看近似性对潜在购买者的影响。近似性影响了潜在购买者的购买行为即认为存在混淆之虞。鳄鱼商标争议案因素二：类似商品的认定类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。认定类似商品或者服务需要考虑的因素：商品或者服务的功能。竞争商品或者服务，以及互补商品或者服务被认定为类似商品或者服务可能性较高。商品或者服务的生产者或者提供者。销售渠道与场所。产品价格与消费对象。商品外观、包装与容器。《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。因素三：原告（引证）商标的显著性和名声商标显著性越高，法律保护也越强；商标名声越大，法律保护越强。强商标弱保护的悖论：商标显著性越高，区分能力就越强，应该越不容易混淆，因而显著性高的商标并不需要特别保护。“强商标弱保护”会使商标保护陷入恶性循环。“强商标弱保护”违背商标保护的目的。显著性是商标保护的前提，而商标保护的目的也在于维护和促进商标的显著性。“强商标弱保护”不利于品牌的创立和维护。因素四：被告意图混淆之虞不以被告的恶意或者故意为构成要件，因而被告也不能以自己的善意作为抗辩。一旦恶意成立，混淆之虞一般也就相应成立。故意复制是证明被告恶意的典型证据。故意复制不限于完全雷同的复制，对原告商标刻意的更改反而构成被告故意的最好证据。因素五：实际混淆实际混淆是判断混淆之虞的因素之一，但证明混淆之虞并不要求有实际混淆。实际混淆一般是证明混淆之虞成立的最好证据，但任何实际混淆都足以证明存在混淆之虞的观点是错误的。在后商标业已形成自身的市场格局时，是否与在先商标存在混淆之虞？结论商标近似程度、商品类似程度、原告商标的显著性和名声、消费者的智力水平和注意程度、被告意图、实际混淆等均是认定混淆之虞的参考因素，而非决定性标准。是否存在混淆之虞是上述各种因素综合作用的结果。商标近似程度、商品类似程度在判断混淆之虞中起着重要作用，但并非存在因果关系。3.3商标混淆的典型类型

单一出处混淆,多出处混淆（关联或者赞助关系）正向混淆，反向混淆“BigFoot”案,蓝色风暴案售前混淆，售后混淆（旁观者混淆）联想性混淆（潜意识混淆）摄氏、华氏；白人、黑人；妈咪宝贝、爹地宝贝三、商标权的限制1、合理使用1）商标合理使用的法理基础商标最本质的作用在于标示商品来源、防止混淆，昭示商誉，以利消费者认牌购物。商标权人只是在该商标标志作为标示产品或者服务来源的范围内，才对该商标标志享有垄断的权利。商标权人对其注册的商标标志并不享有完全的垄断权利。许多商标本是公共领域内的标志，缘于商标权人的选择、使用和注册而成为注册商标，社会公众、同业竞争者的利益应当受到保护，对描述性的商标而言尤为明显。2）商标合理使用的构成要件非商标性使用：使用商标标识是为了描述商品或者服务的特征而非指示其商品的来源。公平、善意的使用：出于描述商品或者服务的需要而使用商标标识，且不得不正当地利用他人商标所代表的商誉。仅仅为了描述自己的商品或者服务。3）合理使用的主要情形叙述性使用：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。地名商标的合理使用：利源公司就金兰湾公司“百家湖枫情国度”侵犯其注册商标“百家湖”专用权案。指明商品的原料：“花果山”白玫瑰葡萄酒是否侵犯“白玫瑰”注册商标专用权案。对技术名称或者术语的正当使用。华侨电子有限公司就长虹电器股份有限公司CHDTV侵犯其注册商标“HDTV”专用权案。对专有名称的使用。灯影牛肉是否侵犯“灯影”注册商标专用权案指示性使用：为指明商品或服务的内容或者用途而使用他人商标。但指示性使用必须符合工商业诚信惯例，不得利用合理使用故意突出与他人商标相同或者近似的部分。美国教育考试中心（ETS）诉新东方学校侵犯其注册商标“TOEFL”案；BMW与Deenik案。讨论：合理使用抗辩的性质：不侵权抗辩？侵权例外抗辩？2、权利用尽和平行进口商标权国际用尽，赞同平行进口商标权本国用尽，反对平行进口3、言论自由和比较广告言论自由戏仿不构成侵权；新闻报道使用他人商标不构成侵权比较广告既然不存在像专利所赋予的垄断权，任何人只要有能力，就可以生产同样的产品，并且可以声明他们销售的是同样的产品，只要他们没有将其产品说成是原告的（美国法院的观点）。

四、保护商标权的策略（一）识别商标侵权行为发现涉嫌侵权的行为评估侵权的可能性（二）制止商标侵权的路线图自行制止侵权行为请求工商部门查处采取海关保护措施仲裁诉讼（三）打击商标侵权的诉讼策略1、诉讼目标

许可收入？消灭竞争？广告宣传？

2、诉讼对象制造商、销售商？大公司、小公司？案例：鳄鱼之争

3、诉讼时机先谈判再诉讼？先诉讼再谈判？

4、诉讼地点地点便利、法院因素如何策略性的改变地