技术研发阶段知识产权相关问题

1、1技术研发阶段的知识产权技术研发阶段的知识产权相关问题相关问题中国社会科学院法学研究所中国社会科学院法学研究所研究员研究员 博士生导师博士生导师 李顺德李顺德2 一、技术研发立项的知识产权问题一、技术研发立项的知识产权问题 二、技术研发过程中的专利问题二、技术研发过程中的专利问题 三、技术研发过程中的商业秘密问题三、技术研发过程中的商业秘密问题 四、技术研过程中的版权问题四、技术研过程中的版权问题3 一、技术研发立项的知识产权问题一、技术研发立项的知识产权问题 （一）技术研发可行性研究（一）技术研发可行性研究 1、市场调研、市场调研 2、技术调研、技术调研 （二）技术研发可行性研究的知识产权问

2、（二）技术研发可行性研究的知识产权问题题 1、市场调研中的知识产权问题、市场调研中的知识产权问题 品牌、竞争对手、品牌、竞争对手、 2、技术调研中的知识产权问题、技术调研中的知识产权问题 专利检索、专利检索、4 3、专利文献检索应该注意的问题、专利文献检索应该注意的问题 （1）专利文献检索的基本技能）专利文献检索的基本技能 专利法常识、专利分类、检索目的、检索专利法常识、专利分类、检索目的、检索类型、检索途径、检索数据库、检索专利类型、检索途径、检索数据库、检索专利国别、检索专利期限、检索重点、国别、检索专利期限、检索重点、 （2）对相关技术领域技术的了解）对相关技术领域技术的了解 （3）专利

3、文献跟踪检索的基础）专利文献跟踪检索的基础 （三）技术研发可行性研究中的知识产权（三）技术研发可行性研究中的知识产权 保密协议、有关知识产权的评述保密协议、有关知识产权的评述 （四）立项决策及论证（四）立项决策及论证5 二、技术研发过程中的专利问题二、技术研发过程中的专利问题 （一）专利基础知识（一）专利基础知识 （二）为什么申请专利（二）为什么申请专利 （三）如何申请专利（三）如何申请专利 （四）如何运用专利（四）如何运用专利 （五）如何判定专利侵权（五）如何判定专利侵权 （六）如何合法仿制他人专利产品（六）如何合法仿制他人专利产品6 （一）专利基础知识（一）专利基础知识 1、什么是专利、什

4、么是专利 专利（patent）是专利权（Patent Right）的简称，即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。习惯上，专利一词有时是指取得专利权的发明创造本身，有时是指记载发明创造内容的专利文献。7 2、 专利保护什么？专利保护什么？ 专利法第2条第1款规定：“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”即专利法所保护的专利权的客体有发明、实用新型、外观设计三种，总称为发明创造。 专利法第2条第2款规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。” 技术方案一般是指为了解决特定的技术问题所采取的技术措施的有序集合。8 专利法第2条第

5、3款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。” 实用新型专利只保护产品。该产品应当是经过产业方法制造的、有确定形状、构造且占据一定空间的实体。 一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。 专利法第2条第4款规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”9专利法第5条规定：“对违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。”专利法第25条规定：“对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法

6、；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。 对上款第四项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。”10 3、 取得专利保护的条件是什么？取得专利保护的条件是什么？ （1）新颖性）新颖性 专利法第22条第2款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。” 专利法第22条第5款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”11

7、 专利法第23条第1款规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。” 专利法第23条第3款规定：“ 授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。” 专利法第23条第4款规定：“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”12 （2）创造性）创造性 专利法第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。” 专利法第23条第2款规定：“授予专利权的外观设计与现有设

8、计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。” 创造性的参照标准是现有技术或现有设计，不包括抵触申请。13 发明、实用新型创造性参考性判断基准：（1）解决了人们长期想解决而未能解决的技术难题；（2）克服了技术偏见；（3）系“首创性”或“开拓性”技术方案；（4）产生了意料不到的效果的以下发明创造： 组合发明、选择发明 、 用途发明 、要素变更发明 14（3）实用性）实用性专利法第22条第4款规定：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”参考性判断基准：（1）再现性（2）可实施性 （3）有益性（4）不违背自然规律我国专利法对外观设计的实用性未作直接规定，从对外

9、观设计的定义当中不难得出对外观设计实用性的要求。 15 （二）为什么申请专利（二）为什么申请专利 1、确定技术成果的归属、确定技术成果的归属 2、取得技术成果的法律保护、取得技术成果的法律保护 3、运作技术成果的前提、运作技术成果的前提16 （三）如何申请专利（三）如何申请专利 1、是否能够申请专利（可行性）、是否能够申请专利（可行性） 2、是否需要申请专利（必要性）、是否需要申请专利（必要性） 3、申请什么类型的专利、申请什么类型的专利 4、申请那些国家的专利、申请那些国家的专利 5、何时申请专利、何时申请专利 6、由谁来办理申请事项、由谁来办理申请事项17 （四）如何运用专利（四）如何运用

10、专利 1、充分、合法利用他人的专利、充分、合法利用他人的专利 专利文献跟踪、合法规避、失效专利 2、积极实施、保护自己的专利、积极实施、保护自己的专利 自己实施、许可转让、监督竞争对手、监督市场、 3、灵活运作专利、灵活运作专利 交叉许可、投资、结合形成标准、构筑贸易壁垒、18 （五）如何判定专利侵权（五）如何判定专利侵权 1、专利文献检索、专利文献检索 2、专利权利保护范围判定、专利权利保护范围判定 3、侵权判定、侵权判定19 （六）如何合法仿制他人专利产品（六）如何合法仿制他人专利产品 1、全面掌握准备仿制产品的知识产权保护、全面掌握准备仿制产品的知识产权保护状况状况 2、充分利用知识产权

11、的地域性和时间性、充分利用知识产权的地域性和时间性 3、在仿制中力求创新、在仿制中力求创新 4、以知识产权保护自己的创新成果、以知识产权保护自己的创新成果20 三、技术研发过程中的商业秘密问题三、技术研发过程中的商业秘密问题 （一）（一） 商业秘密商业秘密 （二）与商业秘密相关的秘密（二）与商业秘密相关的秘密 （三）（三）专利与商业秘密比较专利与商业秘密比较 （四）（四） 专利与商业秘密的关联专利与商业秘密的关联21 （一）（一） 商业秘密商业秘密 1、 什么是商业秘密？什么是商业秘密？ 反不正当竞争法第10条中对商业秘密作了以下定义：“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经

12、济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。” 2、 商业秘密的构成要件是什么？商业秘密的构成要件是什么？ 非公知性、价值性、保密性22 3、 如何保护商业秘密？如何保护商业秘密？ 全员普法教育 保密协议 竞业禁止 保密管理制度 黑箱封闭 结合其他保密措施23 4、 什么是侵害商业秘密？什么是侵害商业秘密？ 反不正当竞争法第10条规定：“经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密： （一） 以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密； （二） 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密； （三） 违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或

13、者允许他人使用其所掌握的商业秘密。 第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。”24 5、 侵害商业秘密的法律责任侵害商业秘密的法律责任 民事责任 行政责任 刑事责任25 在1997年3月15日通过的刑法修订案中增加了“侵犯商业秘密罪”条款（第219条），并于1997年10月1日开始实施： “有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金 （一）以盗窃、利诱、胁迫或者其它不正当手段获取权利人的商业秘密的； （二）披露、使用或者允许他

14、人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；26 （三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。 明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。 本条所称商业秘密，是指不为公众所知悉能为权利人带来经济效益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本条所称权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。”（刑法第219条）27 对于商业秘密刑事责任的立案标准是依据2001年4月18日发布实施最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定：“六十五、侵犯商业秘密案（刑法第

15、219条） 侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、致使权利人破产或者造成其它严重后果的。”28 2010年5月7日，最高人民检察院、公安部印发、实施的最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十三条 侵犯商业秘密案(刑法第二百一十九条) ：“侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的; (二)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的; (三)致使商业秘密权利人破产的; (四)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。” 29 2004

16、年12月8日公布，自2004年12月22日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释，对于侵犯商业秘密犯罪违法行为做出新的解释。30 第7条规定：“实施刑法第二百一十九条规定的行为之一，给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的，属于给商业秘密的权利人造成重大损失，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的，属于刑法第二百一十九条规定的造成特别严重后果，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”31 第15条规定：“单位实施刑法第二百一十三条至第

17、二百一十九条规定的行为，按照本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑。” 第16条规定：“明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的，以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。” 第17条规定：“以前发布的有关侵犯知识产权犯罪的司法解释，与本解释相抵触的，自本解释施行后不再适用。”32 2007年4月4日 通过、2007年4月5日起施行 的最高人民法院 最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二） 第六条 对于上述司法解释第15条作了修改： “ 单位实施刑法第二

18、百一十三条至第二百一十九条规定的行为，按照最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释和本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准定罪处罚。 ”33（二）与商业秘密相关的秘密（二）与商业秘密相关的秘密1、国家秘密、国家秘密国家秘密，又称为国家机密，是指关系国家的安全和利益、依照法定程序确定，在一定时期内限于一定范围的人员知悉的信息。保守国家秘密法 （1988年9月5日通过，2010年4月29日修订，2010年10月1日起施行）第二条：“国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。” 34第10条：“国家秘密的密级分

19、为绝密、机密、秘密三级。 绝密级国家秘密是最重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害；机密级国家秘密是重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害；秘密级国家秘密是一般的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受损害。”第15条：“国家秘密的保密期限，应当根据事项的性质和特点，按照维护国家安全和利益的需要，限定在必要的期限内；不能确定期限的，应当确定解密的条件。国家秘密的保密期限，除另有规定外，绝密级不超过三十年，机密级不超过二十年，秘密级不超过十年。”352、国家科学技术秘密、国家科学技术秘密科学技术保密规定第二十九条绝密级国家秘密技术在保密期限内不得申请专利或者保密专利。

20、机密级、秘密级国家秘密技术在保密期限内可申请保密专利，但机密级的应当报国家科委批准，秘密级的应当报省、自治区、直辖市的科技主管部门或者中央国家机关各部门的科技主管机构批准。机密级、秘密级国家秘密技术申请专利或者由保密专利转为专利的，应当按照本规定第十四条的规定先行办理解密手续。36 3、保密专利保密专利 专利法第4条规定：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理”。 专利法实施细则第7条第2款规定：“国务院专利行政部门认为其认为其受理的发明或者实用新或者实用新型型专利申请涉及国防利益以外的国家安全涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，或者重大利益

21、需要保密的，应当及时作出及时作出按照保密专利申请处理的决定的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。专利行政部门规定。”37 专利法第20条第1款：“任何任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。期限等按照国务院的规定执行。” 专利法第20条第1款：“对违反本条第一款对违反本条第一款

22、规定向外国申请专利的发明或者实用新型，规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。在中国申请专利的，不授予专利权。”38专利法实施细则第8条第2款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；（二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。

23、向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。”39专利法实施细则第9条规定：“国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知；申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。 国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的，应当及时作出是否需要保密的决定，并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交

24、专利国际申请。”404、国防专利、国防专利专利法实施细则第7条规定：“专利申请涉及国防利益国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益国防利益需要保密的，应当及及时时移交国防专利机构进行进行审查。经国防专利经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的授予国防专利权的决定。” 国防专利条例国防专利条例（1990年7月30日发布、施行，2004年9月17日修订，自2004年11月1日起施行）第二条 国防专利是指涉及国防利益以及对国防建设有潜在作用需要保密的发明专利。 41 保密

25、专利中的一部分属于国家科学技术秘密，保密专利和国防专利应该属于国家科学技术秘密。 1、国家科学技术秘密不能直接申请普通专利 2、国家科学技术秘密解密以后可申请普通专利 3、机密级、秘密级国家科学技术秘密可申请保密专利或国防专利 4、保密专利或国防专利转为普通专利的应该先办理解密手续42 （三）（三）专利与商业秘密比较专利与商业秘密比较 1、权利产生方式、权利产生方式 2、权利产生条件、权利产生条件 3、保护客体、保护客体 4、权利的性质、权利的性质 5、主要权利、主要权利 6、权利期限、权利期限 43 （四）（四） 专利与商业秘密的关联专利与商业秘密的关联 1、 专利保护与商业秘密保护的选择专

26、利保护与商业秘密保护的选择 2、 专利保护与商业秘密保护的衔接专利保护与商业秘密保护的衔接 3、 专利保护与商业秘密保护的结合专利保护与商业秘密保护的结合44 四、技术研过程中的版权问题四、技术研过程中的版权问题 （一）计算机软件的版权保护计算机软件的版权保护 （二）计算机软件的专利保护（二）计算机软件的专利保护 （三）网络环境的版权保护（三）网络环境的版权保护45 （一）计算机软件的版权保护计算机软件的版权保护 1、版权保护的客体、版权保护的客体 2、版权保护的条件、版权保护的条件 3、版权保护的范围、版权保护的范围46 （二）计算机软件的专利保护（二）计算机软件的专利保护 2001年10月

27、18日修改、公布的审查指南第二部分第9章“涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”中，对含有计算机程序的发明专利申请审查标准作了较大的修改，放宽了条件，凡是为了解决技术问题，利用技术手段，并可以获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请，构成一个完整的技术方案，属于可给予专利保护的客体47 用于工业过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请 涉及计算机内部运行性能改善的发明专利申请 用于测量或测试过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请 用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请 涉及汉字编码方法与计算机汉字输入方法结合的发明专利申请482006年5月24日公布修订、2006年7月1日施行、

28、2010年1月21日修订、2010年2月1日施行的审查指南（第5版）对于含有计算机程序的发明的范围和条件进行了进一步的修改。“审查指南2010”第2部分第9章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”对计算机程序的专利申请问题作出如下规定：一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则， 或者计算机程序本身或仅仅记录在载体上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等，属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体；一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当排除其获得专利权的可能性； 49涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才