我国商业秘密法律保护与实务运作

1、点睛政法网络学堂 我国商业秘密法律保护与实务运作陶鑫良引言： 时间一天，时间永远是最稀缺的资源，天下没有不散的会议和不散的研讨班，所以我尽我所能跟大家讨论五、六个问题。作为一个律师和一个老师经常碰到咨询的问题，在我们讨论这个题目我们商业秘密法律保护与实务运作之前，我想最近有几个信息和大家分析以下。 知识产权在今天越来越成为重要的科技问题、经济问题、文化问题、社会问题，一不小心就会演变成为重大的政治问题、外交问题、国际问题。知识产权我记得1985年做知识产权的时候，那时候才知道知识产权的“老三篇”：专利、商标、著作权。当时我们问来讲课的外国教授，是不是知识产权，也就是今天的技术秘密是不是知识产权

2、。那时候外国教授也斩钉截铁的说：“不属于知识产权的范畴。”与时俱进在今天谁也不会否认商业秘密是知识产权的重要组成部分，而且WTO的Trips协议一锤定音已经把它列为知识产权保护的重要对象，所以今天我们说知识产权最主要的是专利、商标、著作权和商业秘密，三家变成了四大家属。而且商业秘密由于它的信息不公开性显得更为复杂。有时候我们往往也说商业秘密的法律保护是知识产权保护中的难点和重点。 有这样四个问题：问题一：当事人委托“通过商业秘密诉讼来刺探竞争对手商业秘密”的特别案件应不应接受其委托？ 我们律师就问：“你说人家侵权，那你权在哪里？你说对方侵犯了你的商业秘密，你能不能把你商业秘密的密点，经营秘密还

3、是技术秘密，你把你的密点展示一下。”但是这位委托人支支吾吾始终没有拿出比较详尽和针对性的技术秘密点和技术方案，最后他就说我现在给你一点，这些技术秘密点是半真半假，甚至假多真少。但是我现在要跟你说我委托人这位律师来代理这个商业秘密的案件，最主要的不在于案件的输赢，也不在于赔偿的多少，我的目标是想通过这个案件试探一下对方的商业秘密。 他的言下之意是什么？我拿这些半真半假、假多真少的技术秘密给你，你到法院去告对方，进了诉讼阶段以后商业秘密的举证整个要求来说，要求对方一定要举证来说明他用的技术秘密不是一回事。或者他要说技术同样和事实相同的技术秘密的理由，不管怎样都要举证。当年最高院对江苏南通的一个案件

4、的批复里边，商业秘密的审理证据一定要经过质证，一定要面对面的质证，与案的有关当事人和代理人都应该承担保密义务。当时委托人说：“你是律师法律代理人，另外还有一个我的高级技术人员跟你一起上庭做诉讼代理，但是他主要是去听的。”为什么？外行看热闹内行看门道，他一听就多多少少获悉了对方需要的有关技术秘密的信息。同时他也说：“你能不能给我进行财产保全，保全以后要求审计，审计的目的是什么？通过审计多多少少可以获取对方有关一些的经营秘密。他说：“我通过这样一场诉讼可能获取的商业秘密信息的期待是要比通过其他的管道来获取对方竞争对手的商业秘密可能要投入少产出多，而且还安全。 请问在座的律师你如果接到这样一个案件，

5、当事人这样来委托人，你接受不接受？当事人还跟你说律师费好商量，你要不要这个案件？不接受。 这就是我要讲的商业秘密里边有我们律师的一个基本能力道德，知识产权制度是干什么的？律师是干什么？所以说当时不管怎么样商业秘密案件的复杂性，商业秘密特有的特殊情况，专利权没有这种情况，商标也不会有这种情况。 问题二：产品发明专利申请技术在其申请后、公开前期间，他人未经授权能否制造、销售及在以后销售？ 一个发明创造如果不考虑它的计算机软件、计算电路布图设计或者植物新品种这种特殊的知识产权权益问题的时候，我们就根据它最常规的一个路径，从发明创造完成或者变成技术秘密，然后申请专利变成专利技术，然后专利技术进入共有领

6、域。它经历了发明和申请前，申请后公开前，公开后授权前，授权后成为共有技术，这样五个阶段。 我们的问题在第二阶段，大家知道发明专利申请，第三类申请以后，发明专利申请文件，专利法明文规定原来满18个月以后，现在是明确满18个月，一年半以后就要公开。在这个申请后到公开前的一年半的期间出现了这样一个问题，有人说：“我现在发现他这个申请专利的技术通过其他形式公开了，我已经拿到了他的技术，但是我知道他已经申请专利了，而且有专利申请号。”我现在想把他这个技术在18个月里申请一批他的产品，在这个期间我要生产用他已经申请专利的技术，可以不可以？侵权不侵权？首先这个产品专利在这个期间在他人申请专利以后来使用，可以

7、吗？产生的第二个问题是，他是到满18个月这一天马上停止生产，不留一点尾巴。我说：“你还是留尾巴了，你生产的产品在18个月满以后，专利申请文件公开以后，还在市场上销售，你不能保证一年半生产完毕、销售完毕，这个销售可能会进入公开后到授权前的阶段。”假定专利申请后来被授权，还可能进入授权阶段，这个问题的第二个问题是他人维权授权能否制造销售在18个月里边，而且在18个月以后，还能不能继续销售？ 问题三：专利申请权转让合同与申请期技术秘密使用的关系？ 这样就带来了一个另外咨询的问题，两个专利申请权转让合同的两个当事人他们就合同中有一个不明确的部分产生了争执，就是我们单位的一项技术，研究所的一项技术，研究

8、完毕。我们自己去申请的，已经获得专利申请号了，这个企业说要，我把这个专利申请全转让合同给你签下了。专利申请权从我移到了你，专利申请权原来是我的，技术取得是你的，转让给你的，专利局也登记在案了。当时你说专利申请权转让先给我10万元，专利被批准下来在给我90万元。专利能不能批准，你也提出分期付款保证我的安全，就是专利授权不批准那就不付钱，这个问题没有问题，专利权还在待批的阶段，现在发生一个问题，18个月这个技术秘密是你用还是他用，还是大家都可以用。合同里边谈到了我们申请后还是个技术秘密，这个技术秘密大家都要保密，但是没说是你用还是我用，是你可以向第三方许可，还是我能向第三方许可。现在这个问题专利申

9、请权转让合同的标的是什么？标的是不是包含在18个月期间？实际上从某一个角度来讲，相对应的技术秘密的使用权，这里是完成后申请权在这一阶段法律保护的是什么？如果你采取了保密措施，反不正当竞争法保护了这个发明创造的技术秘密的权益，同时也保证了你们可以去申请专利，那么申请后到授权前专利法保护的是什么？保护申请在先的权利，在这个期间的技术秘密或者申请专利技术有没有其他保护？专利法没有附加保护，仍然有反不正当竞争法保护他的技术秘密权益，前提是你不能公开，你公开就是你权利的处分。但是你不公开可以作为技术秘密处理，专利法规定的专利期限，发明专利20年，实用新型10年。真正的专利权保护是20年吗？不是，整个20

10、年扣掉第一个期间，专利申请公开日这个阶段实际上保护申请在先，第二阶段从公开到授权保护的是什么？我们的专利法也规定发明专利申请技术公开以后，如果他人使用你已经公开的发明专利申请技术的话，你可以要求对方支付适当的费用。如果这个时候你去问对方要对方不给你怎么办？你能不能上行政机关投诉？能不能让法院起诉？专利法规定了你一定要给我临时公开技术临时法律保护临时使用费用，你为什么不给？不给，我依法来要求行不行？法院那个时候是不受理的，因为这个专利申请有两种情况，一种是依法授权，还有一种是被驳回申请。被驳回申请就算了，如果被授权了，到授权这一天你可以秋后算账，要他支付合理的费用，这个合理的费用肯定比专利授权的

11、许可费要低一点。 第三个阶段的保护才是专利权的真正保护，专利申请权转让合同和申请期间技术秘密使用的关系？究竟是转让方使用还是受让方使用？还是大家都可以使用？还是不单大家都可以使用还各自都可以向第三方许可使用？许可使用的期限不要超出公开日，可以吗？这一点请大家谈一谈？ 问题四：总工跳槽后的商业秘密“不可避免泄露”的适用和“二次披露风险”的整合评估及其优化应对？ 当事人找到了，也有这方面的典型案例，我们没有给他签订竞业禁止协议，他原来是主管我们公司技术保密工作的，所以保密合同他代表公司跟人家签了，他自己和公司没有签，那么在这种情况下，不管保密存在不存在。假定保密措施存在，我能不能用不可避免泄漏的原

12、则来认定他，迫使他竞业禁止，现在跳槽到我的竞争对手哪里去了。还有就是要考虑二次披露，这个案件要不要去打，如果到法院去打，我的披露会不会造成新的二次披露的问题，所以这不单是法律问题，而且对企事业单位来说，往往是经营问题。从经营角度来说，我要不要打这个商业秘密的案件，要不要承担商业秘密的权益，你侵权我威权，你犯罪我制裁，还是从公司的整个经营化最大利益考虑，究竟是打还是不打？这样打还是那样打？所以商业秘密和其他的一些知识产权信息有所不同，其他的信息都是公开的，往往不存在二次披露的问题。 刚才讲到的第二、三个问题针对技术来说，这段时间发明后申请前完成后他是技术秘密，如果你采取了保密措施，你公开了那就是

13、公开技术。你不采取保密措施，但是他还是个事实秘密，还不是法律含义上的商业秘密、技术秘密，那么在申请后授权前两种可能，一种你仍然维持他的保密状态，那么他是技术秘密，如果你和他人把他公开了，这一年半就变成了临时公开技术。公开后授权前是一个临时法律保护，这个时候技术已经公开了，但是法律给他一个临时法律保护。到授权以后，技术公开换取专利权保护，专利权的保护本身就是用你的技术公开来换取专利法的强制保护。 刚才讲到的，知识产权这个大家庭，当然我的主张觉得知识产权的个性和共性同样强烈，有些规制不能一刀切，但是根据相同的知识产权可以切一刀。 国家知识产权战略方针：激励创造（源头）、有效运用（目的）、依法保护（

14、手段）、科学管理（基础）。 对于知识产权是一个重要商业秘密也是这样的，激励创造当我们的一个发明创造来到这个世界上的瞬间，来到世界上的第一时间他首先可能会表现为技术秘密。因为专利权是要申请获准的，集成电路布图设计是依法申请备案的，计算机软件依法自动产生，但是他往往可能并不是所有的发明创造都是以软件形态发生的。计算机软件可以是发明创造的一部分，但是发明创造还有更大的部分，不光是以计算机软件呈现的，所以我们说技术秘密是我们发明创造的第一形式。激励创造我们首先拿到的是技术秘密，当然下一步我们要给他分流，下一步我们要申请专利还是作为技术秘密保护等等。 依法保护是手段，无论是维权也好，他是一个手段，实际上

15、后面我们会给大家谈到，保护不是一个终极目标，保护这个中间包括。科学管理是基础，企事业单位需要有一套知识产权尤其是商业秘密的管理制度，要有自己的知识产权和商业秘密的意识认识和知识，要建立自己的知识产权和商业秘密的体制、机制和规制。最终的目的都是为了运用，知识产权运用包括政府运作和企业经营，包括在制度和安排的层面上为本国及企业运作知识产权，上帝为大家，各国为自家，各个国家都是在知识产权构件刚性架构之下为维护本国和本国企业最大的利益而安排和涉及知识产权制度，包括法律保护制订政策设计。所以实际说整个国家是从国家层面来运用知识产权，那么企事业单位是在市场贸易运用层面上为本企业经营知识产权。知识产权的运用

16、和运作的原则是全面尊重合法规避努力创造有机整合，知识产权运用的最优化，应该是优选引进必要的知识产权成就，包括商业秘密技术秘密。现在中外知识产权纠纷很多，商业秘密纠纷也愈演愈烈，在这后面多是国家和国家企业和国家之间的市场和事业的竞争。全面利用没有知识产权的信息然后奋力创新自主的知识产权成果，所以我把这四个方面通俗化一点就合理对价，以最便宜的代价占上巨人的肩膀。 我们科技进步也好，文化繁荣也好，总是站在前人肩上，但是有的要付钱，有的不要付钱，能不付钱就不付钱。要付钱也可能便宜一点，但是第二个可能有的人有想法，努力打出最好的擦边球，讲究合理冲撞，鲁迅先生说：“世界上原来没有路，走的人多了变成了路。”

17、世界上本来没有知识产权，到一定的历史时期保护和建立知识产权制度的国家越来越多，就有了知识产权，知识产权的本性就是竞争手段和经营资源，所以在这个情况之下，最大化最优化的打出最好的擦边球，这样就可以冲撞，实际上也是我们知识产权战略和策略。也是我们广大律师在诚实信用和商业道德的平台上为我们的当事人谋取利益最大化，不要把知识产权看的太神圣，但是知识产权那些“下三烂”的动作，明显违反商业道德和诚实信用原则恶意仿冒不应该做。 正常的正当的知识产权的里冲撞和擦边球应该是考虑的，当然最大是在创新，如何引来我们自己最大的爆发力，积聚更多的无偿知识产权资源。所以在谈商业秘密有些问题之前，我想还是要讨论一些事，知识

18、产权是工具和刀具，知识产权不是道具和玩具，知识产权也不是神具和佛具。 “知识产权是工具”：知识产权在当代世界上已经或者正在成为国家与国家、企业与企业之间最重要的竞争手段和博弈武器。各国或者各个企业的“核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力，表现为对知识产权的拥有、运用能力。”而且知识产权问题日益国家化、政治化、外交化、国际化。知识产权在当代已不仅仅是一种普适性的制度规范，更是世界各国及各国企业最重要乃至最主要的经营资源和发展工具 。 “知识产权是刀具”：市场竞争披上了知识产权的“时装”，已进一步延伸至谈判桌与法庭，关键企业之间越来越爱拿知识产权“说事”，愈来愈多地举起

19、知识产权的“大刀”兴讼，而且醉翁之意不在酒，图的是商业利益和市场份额。面对一场海外或国内的知识产权纠纷及诉讼，要从经营的角度去整体化评估与最优化决策。知识产权纠纷和诉讼的本质，其实就是一种知识产权特定经营风险包括诉讼风险的发现、预测、评估、决策、实施及其调整过程。 “知识产权不是道具和玩具”：是指知识产权不能仅仅作为“指标工程”和“政绩工程”的泡沫化道具，不要只成为“银样蜡枪头”和“稻草人”似的玩具。我们的企业乃至于我们国家，应当迅速进一步从知识产权数量战略向知识产权质量战略转型，精心培育和铸造我国举足轻重的核心专利和其他关键知识产权，建立和提升企业、行业与国家的核心竞争力。 “知识产权也不是

20、神具和佛具”：对知识产权不要奉若神明，顶礼膜拜，而应得心应手，运用自如，应当进一步将知识产权从神坛上请下来，进一步打破知识产权的神秘性、神圣性和神奇性。 知识产权诉讼的“海上冰山”现象，企业之间挑起知识产权纠纷甚至于启动知识产权诉讼，往往是醉翁之意不在酒，在知识产权纠纷或诉讼的后面隐藏着商业利益乃至于国家利益。知识产权纠纷以及诉讼一般只是显露在海平面上的冰山一角，与其联体的是隐藏在海平面之下的巨大冰山基础，即商业利益和市场份额。 知识产权是浮在市场经济洋面上的冰山一角，与其连接的是海平面之下巨大的市场份额和商业利益的冰山基础。在知识产权领域法庭往往是市场竞争的延伸，诉讼常常是商业博弈的别名。刚

21、才我们讲到的商业秘密案件，那个从根植上我同意各位的意见，我们律师不屑与为，但是有些正当的正常的我们是可以做的，人家也在做。知识产权和其他法律问题不同，尤其商业秘密、技术秘密和专利等等，法律问题后面有技术，技术问题后面肯定有经济，经济问题后面可能有政治。所以我们要讲知识产权包括商业秘密决不是一本圣经，而是一部兵书。我们要将知识产权当作孙子兵法来读，要精通知识产权运作的十八般武艺，要融会知识产权经营的三十六计。正常和正当的都掌握在手里，律师要帮我们的当事人正确的维权，正确的合法规避法律问题和正当的合法维权。本课程主要内容： 一、若干商业秘密诉讼案例及其相关问题二、商业秘密权益归属原则及其主要特征三

22、、商业秘密侵权诉讼及不侵权诉讼操作四、商业秘密行政投诉与刑事诉讼的操作五、商业秘密非讼法律服务相关项目操作 非讼法律服务相关项目我们现在也在做，我们平时推行知识产权法律与综合服务的法律顾问单位，这里边比如有如何建设知识产权和商业秘密管理的机制和体制，包括建立必要的规章制度等等，包括有关的一些合同。比方说商业秘密方面，经常跑不了的，技术秘密转让合同，技术秘密全半转让合同，许可使用合同，还有其他合同也会涉及到技术秘密、商业秘密问题。 实际上涉及秘密问题谈到的时候，中国改革开放第一个30年过去了，这两天才开中共中央全会，说可以会制订和考量第二个改革开放30年重大的方针和原则，不管怎么样我们改革开放以

23、来总的来说我们的一些情况发生了很大的变化，我们的思维和认知也有了很大的提升。商业秘密和人才流动始终仅仅联系在一起，人才流动引起的商业秘密问题，是我们商业秘密保护的一个重要方向，有很长一段时间有这么一个情况，技术跟着人才走。 一定程度上商业秘密尤其是技术秘密，技术秘密跟人走，经常会有一些企业花小钱钓到大鱼。实际上在一个知识产权文化比较坚实的社会，或者在整个诚实信用进一步推动的氛围，人才流动和商业秘密保护，尤其是技术秘密保护应该是有一定的保障。流水流下沙水流沙不流，水是正当合理的人才流动，人才的流动不单是必然的，而且也是正常的，不单是正常的也是必然的。但是应该是流水留下沙水流沙不流，我们许多情况是

24、流水带走沙，水流沙也流，因为沙流水在流。部分科技人员包括高级经营管理人员，把自己掌握的单位知识产权权益包括技术秘密和经营秘密作为自己的嫁妆，作为自己的一个资本。而有的单位招聘人才首先是带有技术成果和带有相关项目者优先，所以在这种情况下，我们人才流动中的知识产权保护现在也是一个比较重大的问题。 我们在讨论商业秘密除了有其他方向的商业秘密纠纷和诉讼，但是很大一部分是人才流动，但人才流动中间又回到原来的那个主题，我们在单位里边要涉及一整套制度。比如合同就有很多，保密合同、竞业禁止合同、专项合同，科技进步给他创造了更好的传输和传递条件。 在这种情况之下，我们来讨论商业秘密案件对企业知识产权的保护尤其重

25、要。刚才讲到的高空跳槽他跟我研究不可披露原则，当然我们就跟他说你先不要管了，先盘点家产，看看那些东西可能被流失可能以后维权不容易。其中有一个就是把有些商业秘密、技术秘密这个总工走了，他可能非常知道他的计算机和优盘里早就带走了，所以我明天要想办法尽快把它申请专利，把这些隐性权利显化。如果进入商业秘密的话，一个我要找侵权的举证，另外我的权利很可能被侵犯。我从这些东西反反复复来强调商业秘密保护的复杂性，商业秘密保护的重要性，以及商业秘密保护综合性。 一、若干商业秘密案例及其相关问题 近年代理的若干商业秘密相关案例： （一）西安电科大诉ZN公司技术秘密侵权诉讼案 那段时间每天我都到西安在电子科技大学还

26、有西北大学和西安交大都有一些合作和交流，那一年就碰到了这样的事情。西电大的老校长、院士他当年发明了智能电缆测试仪，从今天来讲技术含量不算太高，在当时来说，院长的发明的确有相当的意义。你们肯定不清楚，我们小时候，地下电缆发生故障，真可怜什么地方发生故障还不清楚，有时候要顺着他的走向一路挖过去，挖到什么地方有故障就修，修好了把土在弄起来。那个时候院长搞了一个智能电缆测试仪，不用挖土上面沿着电缆的走势就能探测什么地方大概有故障。那么这个地方在挖个洞看看里边有没有故障，有就把他修好，当年是很有技术含量的。 后来这个课题组的主要研究人员，全部跳槽实际上一部分是调离西电大，另外一部分实际上还是在学校，但是

27、身在曹营心在汉。当时我们给他校领导也说了两件事，一个一定要提高实务发明人教授高工的待遇，要把大头给他，当时觉得不可思议，但是至少增加了一点。还有一点就是对这种侵权应当予以制止，校领导说了你来帮我们吧，你来代理我打。1994年的春天，1993年12月1号反不正当竞争法刚刚实行，首先在实体法的层面上提出了商业秘密的概念。当然在前1987年11月1号出台的技术合同法，他涉及了非专利技术成果，也就是技术秘密。 回过头来说案件，当时学校也挺有意思的，学校说我要告不要告个人告企业，告个人觉得不太好。这个案件里边当初实际上有引出一个案外案，这个案件过程中间西安区碑林区一个电器厂又出来说西电大告ZN公司侵犯技

28、术秘密，但是他也没有进入这个案件。他就说另外到碑林区法院告这个技术秘密成果是他的，从程序上大家知道两个案件产生关联，而西电大和ZN公司这个案件必须以另外一个案件的结案为前提，因为那一边起了权诉之争，我是侵权指数。 碑林区电器厂说：“原来你西电大有几个教授来我这边跟我搞合作，是我聘请了这几个个人，最后做成了这个成果，所以这个成果是我企业的，不是你西安电子科技大学的。”权属指数和侵权指数纠缠在一起，到后来化解了，最后动用证据和有关的法律把他给顶掉了，然后判决是归西电大所有，权属争议不成立。 回过头就告ZN公司，ZN公司当时在法庭上对方也是一个中年的律师，他上来就说：“你要使用什么样的法律？”我们说

29、：“反不正当竞争法刚刚出来，使用反不正当竞争法。”他说：“反不正当竞争法是经营者之间的，你西安电子科技大学不是经营者，你不能使用本法。”大学不能成为商业秘密诉讼的适格主体，因为你不是经营者，我们是在反不正当竞争法第四条的构架下保护的，那么这个问题现在看来应该没有问题，南京法院也出来了这个情况，我们那个时候就为这个问题纠缠了半天。 也就是说商业秘密的权利人拥有者发明者并不一定是经营者，你要说的经营者那就是广义的经营者，科技成果也是商品。那么对科技成果知识产权的经营者来说可以是我们的发明人发明单位，也可以是大学和研究机构。尤其是大学并不以工商登记的经营范围和经营职责为准，那么这个问题好像问题不大了

30、，但是仍然有些法院还会对个人会提这个情况。 第二个问题就是商业秘密和相关权属案件，这个案件究竟怎么处理，就是经常你打我专利侵权，我肯定告你专利无效。你指控我商业秘密、技术秘密，被告往往就是告你权属纠纷，商业秘密你要主张权利是你的还是我的。被告经常就是你告我专利侵权，我告你专利无效，对商业秘密来说，你告我商业秘密，我就千方百计搞一个商业秘密权益诉讼。（二）无锡MSA公司诉HY工厂技术秘密侵权诉讼案 这个商业秘密是什么个情况？这个工厂公司生产的是一种可燃气体报警仪，当时是比较大的合资企业，外方中方的股份差不多，但现在外方已经几乎成为独资。这个公司他生产可燃气体报警仪，煤矿矿机瓦斯爆炸的预测，还有其

31、他一些方面，销路比较好技术含量也比较高。他的母公司在美国，他们派了一批人到母公司美国去学习，学习回来以后准备生产这个仪器。这个仪器当年预期是在11月份上市，还没到11月，当年的8月、9月的时候发现市场上有这种仪器出现了，是当地一家乡镇企业的小厂生产的。这样一查就感觉有问题，MSA公司就认为本公司的两位工程技术人员，一位是女工程师，另外一位是技术人员，两个人分别掌握了一个是探头，因为这个可燃气体报警仪探头非常要紧，像米粒大小的。他的制造的成分和各种成分的配比，以及如何烧制的工艺非常重要，而且是MSA公司的一个高度核心机密。另外根据当时中国情况，从新设计了一个仪表的控制箱，当初他们大致感觉这两位技

32、术人员掌握了技术秘密，所以有可能是他们带过去的。 在这种情况下怎么找，一查这个女工程师要到澳大利亚去留学，目前她的出国手续还在办理，所以他暂时在煤气收费站帮人家收煤气费。那个男的技术员还在公司里，但是他们两个从来和乡镇企业没有联系，他们也曾经派人到这个乡镇企业想办法看他的入门登记条，但看了以后也没有看到。在这个情况下，这个案件就带来了这三个问题。 商业秘密案件审理中的“二次披露”风险？ 他们当时让我们代理，我们给他做了一个认证、分析，做了一个方案报告。我们根据他的介绍我们认为他的商业秘密主要是技术秘密，技术秘密主要集中在两块，一块是探头，另一块是二次仪表。我们认为探头是真正的技术秘密，二次仪表

33、从专利角度来讲，不破坏信誉性。同样一个电路设计没有，但是这些电路都是最基本的电路，这些电路的组合是最普通的组合，这种组合从专利法的角度来讲没有创造性。那么从商业秘密角度来说，是显而易见，所以我们觉得二次仪表没有问题。前面拿出来基本上能指控对方的侵权，而且当时在搜集侵权证据的时候，方案准备也已经大致准备就绪。就这样一个情况，前前后后大概开了17次会，反反复复地在讨论。中国技术秘密整个案件是怎么审理的？我们跟他说：“根据大部分的情况，我们起诉，对方应诉，然后就技术问题鉴定，比较两个技术是否相同或者相似，然后根据鉴定的结论在作出法律的判决，侵权还是不侵权。 哪些能来鉴定？一种当时因为鉴定机构还没有大

34、批出现，委托当地的科委找专家，还有个别的鉴定机构已经出来了，委托鉴定机构。专家哪来的？我们说专家是本行业里边的优秀人员。后来我们也理解了，这些人我们跟他说法院要求他们保密，他们自己也会做出保密承诺的。他就问这个保密承诺有效吗？保密要求可靠吗？我也没有办法告诉他。 如果你不坚持探头的技术秘密，这个案件估计前景暗淡。如果就二次仪表的话，我们认为这个技术秘密可能由于他的容易取得，而守不住。他想过来想过去，最后还是决定我们撤。为什么？他考虑的就是二此披露，他最后的分析就是我现在给乡镇企业拿过去，他现在的每年年产量可能多少？但现在我也警告他们不要太过分，现在由于企业给我造成的损失很大。但是如果这样一转他

35、觉得这个市场在中国很大，如果再找一个强有力的竞争对手，那么这个时候他觉得省下来的也会很多，两者权衡取优，最后他说这一点他不告了。 本领域技术人员“容易取得”与技术秘密？ 二次仪表的组合的确我们自己也去搜查了，没有同样的电路图。这些电路都是教科书上能找到的，就是一些拼凑、组合，没有创造性的组合。当然我们也说这个组合是一个创造性，但是我们自己心里也有点中气不足，最后实实在在委托江苏科技庭进行了两次专家鉴定，认为这个技术秘密太容易取得。但是现在给我的感觉是，最近这几年有技术秘密扩大化的趋向，抓住一点比专利好打，专利是整体的，技术秘密是分散的。这个案件表示还是比较理性的，尽管我是原告，我没有得到法院的

36、支持。 原告举证责任中的“权利、相似、接触”？ 我们计算机软件有个基础，实质性相似和基础的理论。商业秘密的情况我觉得是六个因素，要去主张商业秘密就要做原告，首先第一要有权利，说实在的专利和商标他的权利分清楚了。专利文件权利要求书维持了，如果权利要求书阐述模糊的话，有说明书和说明书附图来支持。这些本身是相同等同质证的问题，但本身是请求。商标如果是侵权诉讼应该也是很清楚的，一张小小的商标注册证，一边是注册商标图案，那一边是核定商品，在核定商品上使用我的注册商标文字、图案、图文组合。商标侵权最多有一个自由权和经营权有点不对称，自己使用商标只能在核定的商品上使用核定的商标图案、文字、图文组合，不能有任

37、何改变。有任何改变重新申请，我觉得这个商标法规定的太机械了。但禁用权至少是商标法52条第1款就说明，不单是在相同的商品上使用相同的商标标识，没有经我同意是侵权，而且在相同的商品上使用禁止的商标，在劣质的商品上使用相同的商标，在劣质的商品上使用禁止的商标，都算侵权。所以商标的自由权是一亩三分地，他的禁用权是侵权的判定范围变成三亩一分地。 不管是商标还是专利，包括著作权他的权利周界是比较清楚的，有据可查。但是商业秘密的案件都是放在自己口袋里的，你说你有商业秘密、技术秘密，你就一定有了。你要主张这个权利，首先要看你有没有。你就算是有，你有的是什么。这些东西与什么样的商业秘密、技术秘密载体来加以展示，

38、所以一般原告质疑这一点，首先商业秘密是什么，你要把这个权利梳理清楚，尤其我们讲到的技术秘密的技术秘密点。第一首先我拥有这个权利，第二你现在的结果、你的产品或使用了我的产品技术秘密，或者工艺技术秘密的结果和产品完全相同，那么在这种情况下，如果还有第三个元素，在你和我之间可能有技术信息传递的通道。 在这种情况下，举证、质证产生了一定的变化，原来一般是谁主张谁举证，你说我侵权，你就要拿出证据。商业秘密案件搞举证也是苦了原告，所以法律包括行政的一个习惯就是举证责任的转移和举证责任的合理分担。不能叫举证责任倒置，倒置是法律明文规定的，而且倒置从某种角度来说，比如说化学新产品的工艺专利法就规定要倒置，首先

39、要有被告举证。 所以我们讲的是举证责任的合理分摊或者举证责任的适度转移，所以原告说：“你侵犯了我的商业秘密，所以我要你承担侵权责任。”被告说：“你举证。”你举不出证据，驳回原告请求。现在在我们商业秘密里边，往往就是原告初步举证就是权利相识的基础，然后有被告举证。被告举证的是你要说明造成这个相似和相同是你被告使用的技术，第一我和你的技术不是一样的，你的技术秘密、技术方案跟我没有关系。第二即使是相同、实质相似的技术方案，但是我是自己研发的，大量研发的证据。如果被告拒绝举证，举证不能使合议庭信服，那么合议庭可以推定。 比如这个案件，刚才讲到了，就是通过整个技术人员接触的，这几个技术人员一个说在煤气占

40、收费，一个他说从来没有到对方去过。那你怎么来实现举证责任分摊的前提，后来我们实在没有办法，可燃气体报警仪跟我们的锅炉跟高压气体一样，他是要经过主管部门的审核。后来我们打听了他有一个批准证书，可以生产可燃气体报警仪，这个证书当时是化工部青岛的一个研究所给他出的，后来我们就到青岛，我们找到这个研究所，这份证书是你们研究所出的吗？是的。那么请问：“是谁送来的你们还记得清吗？”他说：“好像记得，是一男一女两个人送来的。”后来我们把照片拿出来你看一下是不是这两个，他说：“对，就是这两个人。”那么我们请他在照片的背面写上送检证书的是照片上的这两位，我们最后把这个证据提供给法院，作为一个基础证据，然后让法院

41、来分担和转移一部分举证责任。刚才有位同行就谈到，我到青岛去研究所举证，因为当时研究所这几个人挺好，他给我写了也盖了章。但是有时候很多人是多一事不如少一事，他不盖章怎么办？这个证据怎么提交给法庭，我偷偷带一个录音机，可能对方也不认，对方在质证的时候说：“我也不知道你什么地方录下来的。”这个时候怎么办？我只能动用公证了。（三）JSJ公司诉RZS公司案所引出的问题 这两个公司到现在都是上海知识产权管理的示范企业，一个是原告一个是被告，大家都有这个知识产权。JSJ公司老总杨桂生原来是中科院化学研究所的，他当日只身南下带了几千块钱，和中科院化学研究所说：“我所有成果你都可以进行开发。”后来他在上海成立了

42、这家公司，现在也成为上海比较好的高新技术公司。这个时候手下有一批精兵强将，有一个好像是大连理工大学的高材生，杨桂生对他非常器重，让他承担公司分管研发和市场的常务副总经理。由于各种原因后来两个人生分了，某天X先生带了他一些公司的同仁一起跳槽，在某天早晨不辞而别，而且到了另一栋大楼里边安营扎寨，成立了同类的公司。 这个情况之下，杨总和他留下的部属大家都愤愤不平，说这个事情一定要打官司。我记得那天晚上11点多了，上海市科委一个领导介绍到我那里，后来谈了以后问了一下情况，他介绍了一下情况，后来跟他商量了一下，这个案件是不是在咨询一下专家，也做出了沟通、认证，商业秘密案件官司原告太难打，也很难打赢，以后

43、把规章制度建立起来，加强知识产权管理和商业秘密保护，这个事情就到此为止。 这个事情过了8个半月以后，我们又向法院提出起诉，同时提出证据保全申请，实现跟法院联系，法院也很支持，我们就要求送达诉讼的同时能不能进行证据保全？这也是法院的例行做法。但是我们这个案件有一个特殊问题就是，对方那个公司经过一段时间早在地下经营了，有了一定的规模，他的营销和管理中心是在上海，他的研发和生产基地是在苏州。所以我们要求法院证据保全，两地同时保全。证据保全最后还算保全到一些东西，一个是这边是管理销售中心，那一个是研发和生产基地。现在证据保全越来越困难了，但是当时这个案件中间证据保全是保全到了本案定案的一些主要证据。

44、另外这个案件起诉经常会发生商业秘密案件，尤其在技术秘密案件中间的，就是先有鸡还是先有蛋。原告原来给法院提出的商业秘密语义不祥，既没有技术秘密点也没有技术秘密有关的载体，所以在法院受理以后，也放在边上。最后拿到被告的证据，往往会在被告的证据上提升和增强自己的商业秘密技术秘密的内容和范围。 这个事情被告说：“你是看了我的东西，你才增加的。”原告说：“没有，我的是我的，你的也是从我这里偷去的，所以我还是坚持我的。”但是证据如何来说明问题，所以这个案件中间我们用了一个律师提成的方法，因为在本案中间我们主张的第一权利，我们大概当时考虑，因为不知道对方侵权究竟侵了多少，我们当时是24个工程塑料，高级工程塑

45、料的所谓技术秘密，技术秘密点是在这24种工程塑料的配方，第一，它的成分；第二，配比，各自的比例；第三，生产工艺，生产工艺主要是温度、压力和时间三个参数的组合。24份工程数量提交给法院，而且用牛皮纸包好，当时跟法官说有一个请求，我们这个东西提交给法院，法院暂时不要开封，因为现在我究竟要指控对方侵犯哪一些技术秘密，还要看这个案件本身的进展，但是我跟你说一点，首先我主张的技术秘密只走减法不走加法，就在这一包里边，一包的全部还是部分，到时候交换证据的时候我会全部提出。法院最后也准许了，所以最后我们是从中大概提出11个配方，多了拿出来又怕二次披露，尽管他的人是从我这里跳出去的，但是有时候会有其他原因。不

46、光是向对方披露，也可能有技术鉴定专家的披露，还有其他方方面面的考虑，所以对我来说这个官司我要打，但是我的潜在的损失的范围越来越小，尤其是二次披露的范围。另外一个我要补证据，到时候不要再说先有鸡还是先有蛋。 所以我把这一大包证据先封存在法院，到时候从法院这些东西里边在提取需要的那一部分出来，做减法不做加法。这个案件也是这样，最后对方提出抗辩的时候，那我们说：“我给你这个东西，是我接触到你的证据之前，我就封存了。”你说我是看了你的东西受到启发以后，然后补充的，这个说法不行。因为我还没有看到你的东西之前，我已经封存在法院，这个提供给大家做个参考。 我们当时起诉的时候是，对方侵犯我的商业秘密，最后主张

47、11个配方，要求停止侵权，同时他们有许多人是跟公司签过竞业禁止协定和保密协定的，要是根据这个协定来承担责任，要求他们从这个公司走开，或者不在从事同业。这个后来法院没有支持，当然从法院角度来说，一个就是对我们这个案件的正面，我们要求赔偿180万，后来判了180万。在二审中调解了，调解变成了200万，怎么调解涨价了？因为他手头上有一个定单想生产掉，那么就等于前面的180万是侵权赔偿，后面20万是许可使用，最后大家就调解了。 我们主要的一些诉讼请求法院是给了比较全面的支持，但是竞业禁止这个请求被打回来了。打回来的理由有两点，一点你们没有支付应有的竞业禁止的补偿，合同没有约定补偿。另外一点合同约定是5

48、年，5年时间太长，所以最后没有支持。 竞业禁止支持和驳回的多不多？我自己接触的，得到支持的不多，而且最主要的原因之一是你给对方补偿没有。根据深圳市、广州市、宁波市最早技术秘密保护条例，等一些地方规章和法律，还有根据德国和其他国家一些经验，宪法意义上的就业权利和劳动法意义上的权利相冲突吗？所以我拿竞业禁止一定要给你补偿，这个补偿不低于你在我这最后一年每年的2/3或1/2。我们那个案件里边主张是什么？他不是一般的员工，他是常务副总，一人之下千人之上，所以对他来说我们原来给他的高薪和股份就包含了他的保密费用和竞业禁止费用。但是法院后来这一点没有明示，我们也没有坚持，因为整个案子大致趋向已经很明显了。

49、但是这个问题是提出来了，因为竞业禁止一定是跟商业秘密保护联系在一起的。 （四）BD公司诉SY公司案引出的问题 某个重点大学几个研究生出来，当时他们自己创业办的公司，学校这边有权利主张，说你搞了半天，你们现在办公司的技术都是你跟导师做的，我们学校承担的国家和部委的有些重大科研项目，你怎么把你导师的东西带走去创业了。这里边就是研究生在大学里边参加导师研究课题产生成果的属性和利益分配，这种方面总的来说，我们建议大家能不能通过合同约定，如果合同不约定的话，后面总是有问题的。后来经过斡旋，他和学校这一边达成了和解协议，这个创业公司给学校付了80万元人民币，学校也既往不咎。 后来他们出去以后自己就研发了，

50、地位和情况发生了转换，原来他是在学校里边他是研究者，学校告他侵权。现在他在外边自己撑起一片天，有了自己的公司也招了大批的人，其中有一个青年人承担着重要的研发任务。也完成了重要的研发成果，然后他没有离开的时候，就以他母亲的身份在外面注册了一个SY公司，后来他自己就到这家公司当总经理。这个时候他就要把SY公司和X先生告上法庭，那么SY公司就说：“你告我侵犯你的技术秘密，但是体这个也不干净，你前面也是侵犯你原来母校的，所以你前面就没有基础，你后面在来追诉我的权利。” 这个时候怎么办？因侵权产生的，知识产权也经常产生这个问题，原来那个制度侵权产生的权益不是权益，不存在因侵权产生的权益。但知识产权这一方

51、土地上究竟该怎么考虑？这里面实际上现在一些案件中有不同的处理方法，后面这个权利也是存在的。后续技术秘密相对也是独立存在的，当然要看具体的情况，前面如果权利纠纷已经解决了，后面就更不用打了。 这个案件计算机软件比较强，原来究竟是主张计算机软件的著作权还是主张商业秘密权利，实际上当时有过考虑。开始的时候是按计算机软件著作权，但是计算机软件著作权同样也碰到了同样的问题，他的一些计算机软件的基础原来一段时间是为自己权利所在，后来往上就公开无偿下载。前面一段时间你用这个东西还是侵权的，后面就进入共有领域，反正里里边跟前面也有点扯不清楚。当时以公开的计算机软件这一块和我们先指控对方侵权的两者之间，如果提出

52、原有这一部分，现有增加的这一份软件这一块也不是太强。在这种情况下怎么办？一方面主张计算机软件著作权，同时我们又主张他的商业秘密。软件这一块商业秘密技术秘密主张也是有可能的，那个案件我们也动用了证据保全，证据保全在商业秘密案件中间有时候是非常重要的。 我们把他那个硬盘拿出来以后，最后把他全部拿出来以后，发现我们两个软件的原代码里面有许多著作语句都是相同的。这个事情每一个程序完全相同的不太可能，那么就这一点我们认为他侵犯了技术秘密、商业秘密。所以这个案件实际上计算机软件著作权为主，后来转移到以侵犯商业秘密为主，当时达到了基本同样的效果。这里边我们在起诉过程中间，法院往往说：“你究竟是打计算机软件著

53、作权还是商业秘密？两个案由，自己挑一个。” 这个时候我觉得，起诉商标权的案件往往和不正当竞争的案由在一起，计算机软件著作权涉及到原代码，尤其原代码涉及到商业秘密，有时候我们跟法院讲清楚。因为实际上他是一个非常紧密关联的侵权事实的两个侧面，那么往往法院也是可以由一定的宽容度。那个案件我们上面就先告了两个，然后在一步一步的调整，最后我们用计算机软件著作权侵权转移到了商业秘密侵权。 第三，我们觉得商业秘密案件审理中的证据变造非常容易，有几个案件证据保全的案件都产生过这样的情况，你把证据保全优盘送到法院了，或者把他电脑搬过来了，或者把他图纸拿过来。然后对方到法院说我正常经营我要看我的材料，我材料都给你

54、封存了，影响我正常的运作，或者那个事情我家里没有，只有你封存的材料里边有，我要求看。原来法院阅卷的话，基本上如果不是商业秘密，阅卷室东西拿去，律师在里边看，看完了以后送回来，律师签字。这里边现在就发现计算机里边的东西也动过了，他那边觉得涉及利益的都删掉了，包括纸件基本上也给撕掉了。法官阅卷的话，这个事情法官怎么认同和支持你，这也是我们作为律师的日常工作，你要说明这个情况，证据的灭失在商业秘密案件中间尤其可能发生，而且一旦发生后果尤为严重。所以至少在商业秘密案件里边，要求各方阅卷希望在有关的监视条件之下，当然有关的当事人和代理人也要提升。 （五）YA公司诉HY公司案引出的问题 一个旅游公司和另外

55、一个旅游公司之间，谈到的旅游方案项目，他实际上是把各种各样的公知的信息结合在一起，旅馆的报价，景点的安排，车票、机票的组合。把这些东西组合在一起，从他单点信息来说都是公开的，但是作为组合成一个旅游方案，这个旅游方案能不能达到经营秘密的高度，技术秘密和经营秘密不同，整个商业秘密也不同。原来我们说外观设计要不要一个技术门槛，要不要创造性高度。这次专利法第三次修改中间，这一方面做了补充，应该比较合理的。但是商业秘密本身有没有信息厚度和技术高度，技术秘密来说要不要达到一定的创造性，或者一定的技术含量，对于经营信息来说，他这个信息是不是要有一定的厚度。这里边使用有一定的争议，像这个案件实际上就是说各个零

56、碎的公知信息，然后组合成一个旅游方案和旅游项目，这个旅游方案和旅游项目能不能成为经营秘密商业秘密保护的对象。 这里面我觉得也是看信息本身的信息含量和信息厚度，就像我们平时说的，客户名单是争议最大的，客户名单电话本上都能查的到，凭什么说客户名单就是商业秘密。客户名单最高院司法解释里边也谈到他有一定的组合条件，要考虑那些重点的判断，并不是所有的客户名单都能成为经营秘密，也不是所有的客户名单都不能成为经营秘密。这一定要看他的商业价值现实和潜在的竞争优势有没有关系，这个里边就是我们讲到的公知信息也是一个太容易取得的，肯定不是经营秘密，但是不太容易取得的他的要求高度不高也可以作为经营秘密，包括公知信息的

57、组合能力形成性的经营秘密。 （六）MBL诉BJ系列案件引出的问题 这个案件我代理的一共三次，一个是刑事案件，一个是民事案件，还有一个是专利申请权案件。这个案件就是教育部下面的上海高科公司下面的一个子公司，这个公司生产的是防腐涂料，最早这个技术华中科技大学原来有一个研究成果。到他手里以后就经过在开发，最后形成了一个比较大的成果和产品，在全国行业里边也是排在前面的。他下面有个金工程师，24、25岁，另外有一个原来做富商的公司张老板。张老板通过人认识了金工，后来和金工说你到我这里来我工资给你加倍，然后这个事情你做技术共工程师。金工为之所动，张老板极力引诱，最后就偷偷的为张老板另外成立了一个公司，专门

58、生产这个产品。开始他是做检测，后来离开了MBL公司正式到了（BJ）公司担任总工程师和研发部经理。 最后被MBL公司发现了，首先是像浦东新区公安局举报，后来经过反复的侦查认为构成了商业秘密侵权，而且构成了犯罪。因为当时最高人民法院的司法解释是侵犯他人商业秘密给权利人造成损失50万以上的，所以就情节严重构成犯罪，可以处三年以下有期徒刑，并处和单处罚金、拘役。最后刑事方面也作出了判决，张老板拘役6个月，罚金几万元。金工拘役4个月，罚金大概几万元。同时MBL公司又向BJ公司和两个被告个人要求民事赔偿150万，这里边还发生了一件事。金工不单把技术从MBL公司带到了BJ公司，然后他把这个技术商业秘密又想办法去申请了专利，以他80岁的老父亲名义申请的专利