律师提供专利法律服务业务操作指引

1、律师提供专利法律服务业务操作指引(2007(2007年12月18日业务研究与职业培训委员会会议通过信息来源:上海市律师协会时间:2007-12-18作者:务研究与职业培训委员会1. 专利权和专利权法律保护1.1 专利权专利权是指一个国家专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继承人在法定时间中,在该国(或地区地域内享有的相应的独占性的权利。1.2. 我国专利法保护的专利类型我国专利法规定因发明创造的类型不同而分别授予发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权,也就是将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。发明专利既保护产品发

2、明,也保护方法发明以及用途发明。产品发明是指仪表、机器、设备、装置或者液态、气态、粉末状物质等人类创造的有形物。方法发明是指制造特定产品或者实现特定技术目标采用的工艺流程、制造方法、技术手段以及开拓性的用途的发明创造。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型必须是产品发明创造,而方法发明创造及用途发明创造都不能申请实用新型专利;实用新型必须是具有固定形状和构造的产品发明创造;没有固定形状和构造的气态、液态和粉末、颗粒状物质以及单纯的线路等不能申请实用新型专利。外观设计是指对产品的形态、图案、色彩或者其结合作出的富有美感的并适于工业上应用的新设计。外观设计

3、是一种以工业应用为目的,依附于以具体工业方法生产之产品的美学设计,可以是形状、图案、色彩三种要素的一种或者两种、三种的组合,外观设计既可以是平面的,也可以是立体的。外观设计专利保护对象只是产品外观的美学设计,不涉及产品的技术内涵。1.3 .我国专利权的期限我国专利法规定:发明专利权期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权期限都是10年,都从专利申请日起算。但是如果更确切地讲,我国各类专利权的专利权实际保护期限要比上述年限短一些。例如发明专利申请共经历了三个阶段,先是提出申请,再是专利申请文件早期公开,最后是批准授权与否。在提出申请至早期公开这一阶段专利申请的技术内容还是保密的,法律只保护专

4、利申请人因“申请在先”而依法产生的“先申请权益”,但对已申请专利的技术内容没有实质的专利权保护,这一阶段对相关技术内容的保护,仍然适用于技术秘密保护的法律规定。在早期公开至批准授权与否这一阶段中,我国专利法规定只给予专利申请人以“临时保护”,即“申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”,但决不是实质的完整的专利保护。直到正式授予发明专利权后,专利申请人才正式“转正”为专利权人,享有真正的完整的专利权。所以,发明专利权的全面的保护期限实际上应当从授予专利权日起开始。同理,实用新型专利权和外观设计专利权的全面保护期限也开始于授予专利权日起。1.4 我国专利权的保护客体和保护内容并非所

5、有的发明创造都能够被授予专利权,根据我国专利法,首先,对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权;其次,对下列各项,不授予专利权:(一科学发现;(二智力活动的规则和方法;(三疾病的诊断和治疗方法;(四动物和植物品种-但其生产方法,可以依照专利法规定授予专利权;(五用原子核变换方法获得的物质。我国专利法规定:发明和实用新型专利权被授予后,除另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何

6、单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。我国专利法还规定:发明专利权和实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用以解释权利要求。外观设计专利权的保护范围则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。1.5我国的专利主管机关根据专利法第3条的规定,国家知识产权局管理全国的专利工作;统一受理和审查专利申请,依法授予专利权。省、市、县(含县级市、区人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。2. 我国现有专利立法、相关规定及国际条约2.9最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具

7、体应用法律若干问题的解释(2004年11月2日施行2.12中华人民共和国知识产权海关保护条例(2004年3月1日施行2.13 国防专利条例(2004年11月1日起施行2.14 审查指南(2006年新版2.15国家知识产权局行政复议规程(2002年9月1日起施行除上述与专利相关的主要法律法规和司法解释外,关于与专利相关的国际条约,我国于1985年加入保护工业产权巴黎公约,1993年加入专利合作公约, 2001年加入世贸组织WTO,我国承诺履行与贸易有关的知识产权协议(TRIPS。3. 专利非诉讼法律服务3.1 专利管理在专利非诉讼法律服务中,指导客户建立专利管理机构,进行有效的专利管理是知识产权

8、律师重要的工作内容。专利管理机构的职责范围通常包括以下内容:相关技术领域最新专利信息的收集与分析。国内外专利申请的办理。专利文件的整理与归档管理。专利价值评估。参与专利战略的制订。参与专利诉讼的进行。专利战略的内容包括专利调查战略、专利申请战略、专利实施战略和专利诉讼战略等方面。其中专利调查战略通常包括技术动向调查、专利性调查、专利法律状态调查、同族专利调查、监视调查等。专利申请战略通常包括基本专利战略、外围专利战略、抢先申请战略等。专利实施战略主要包括专利实施战略、专科转让战略、专利许可转让、专利引进战略等。律师应当专利管理机构门定期安排有关课程对员工进行专利知识培训,培训的内容包括专利相关

9、法律法规,相关案例,最新专利信息等。3.2指导客户进行专利转让和实施许可业务(1中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,必须经国务院有关主管部门批准。(2转让专利申请权或者专利权的,让与人与受让人应当订立合同。该合同为要式合同,即必须以书面形式订立。对转让专利申请权或者专利权的合同,除专利法或有关行政法规另有规定的以外,应适用中华人民共和国合同法的有关规定。(3转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后,应当向国务院专利行政部门办理登记。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。需要指出的是,当事人办理登记,是专利申请权或者专利权转移生效的要件,而不是转让合同生效的要

10、件。依照合同法的规定,依法成立的转让专利申请权或者转让专利权的合同,自成立时即生效,当事人一方不得以未经登记为由主张合同无效。合同成立后,因未向国务院专利行政部门办理登记手续使转让不生效的,当事人应当依法补办登记手续。(4按照国务院发布的国防专利条例的规定,国防专利申请权和国防专利权只能向国内的中国单位或者中国公民转让,禁止向国外的单位或者个人转让。转让国防专利申请权或者国防专利权的,属于全民所有制单位的,须经该单位上级主管部门批准;属于集体所有制单位或者个人的,须经国防专利局批准。向中外合资经营企业、中外合作经营企业转让国防专利申请权或者国防专利权的,须向国防专利局提出申请,由国防专利局报国

11、防科工委批准。(1独占实施许可(简称独占许可是指在一定时间内,在专利权的一定地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,而且专利权人自己也不得实施该专利。独占实施许可被许可人的地位与专利权人有相似之处。独占实施许可的被许可人可以根据合同的约定独占地实施专利技术,排除专利权人的实施行为,也可以在专利权人不起诉的情况下单独提起侵权诉讼,或者请求人民法院采取诉前临时措施。(2排他实施许可(简称排他许可也称独家许可,是指在一定时间内,在专利权的一定地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的

12、权利,而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。(3普通实施许可(简称普通许可是指在一定时间内,专利权人许可他人实施其专利,同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样,在同一地域内,被许可人同时可能有若干家,专利权人自己也可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼,能否申请人民法院采取临时措施,关键在于实施许可合同的具体约定。(4分实施许可(简称分许可是针对基本许可而言的,即在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上,被许可人依照与专利权人的协议,作为许可人再许可第三人实施同一专利,被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种

13、分许可合同必须得到专利权人的同意,否则无权订立分许可合同。(5交叉实施许可(简称交叉许可也称作互换实施许可,是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可,两个专利的价值大体是相等的,所以一般是免交使用费的,但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大,也可以约定由合同一方当事人给予另一方当事人以适当的补偿。交叉许可的性质,既可以是普通许可,也可以是独占许可或排他许可。3.3 代理专利行政维权3.3 .1.代理客户提起行政处理请求我国专利法第57条的规定,专利权被侵犯的救济方式包括:(1协商,即专利侵权纠纷可以由当事人协商解决;(2司法救济,即专利权人或者利害关系人向人民法院提起民事诉讼;(

14、3行政救济,即专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的部门处理,要求责令停止侵权行为,也可以就赔偿额请求调解。管理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理包括以下职能:一是应当事人的请求,对专利侵权纠纷进行处理,认定侵权行为成立的,责令侵权人立即停止侵权行为,这是具体行政行为,当事人不服的,可以依法提起行政诉讼。侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。二是在行政处理的过程中,应当事人的请求,就专利侵权的赔偿额进行调解。这是一种调解,不具有约束力,调解不成的,当事人可以依法提起民事诉讼。律师在指导客户向专利管理部门提出行政请求,主要包括以下工作内容:起草行政请求

15、书、指导客户收集必要的权利证据和侵权证据等。3.3 .2. 代理客户进行海关知识产权保护备案根据知识产权海关保护条例的规定,海关依照国家有关法律规定,在边境执法中保护与进出境货物有关并受中华人民共和国法律行政法规保护的知识产权,其中包括专利权。律师在代理当事人办理知识产权海关备案时应注意,权利人向海关总署提出海关保护备案申请,应事先向海关领取备案申请书。权利人或其代理人应按照要求填写申请书,并随附有关文件,送交或寄送海关总署。权利人提出备案申请,应按照一项权利一份申请的原则提出,即每份申请书只能就一份权利证书上的专利提出申请。申请书应用中文填写,并保证交验的申请文件真实、有效。权利人在提交申请

16、时应当同时附送下列文件:专利权人的身份证明文件;授权委托书;专利证书的复印件,经专利局登记和公告的专利转让合同副本,专利实施许可合同副本;海关总署认为需要附送的其他文件。交验的文件为外文的,同时提交中文译本。3.4专利申请代理根据专利法规定,中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托专利代理机构办理。因此,具有专利代理资格的律师事务所可以以事务所身份从事专利代理法律服务的;而没有专利代理服务资格,但确有能力从事专利代理法律服务的,可以参照民事诉讼中类似公民代理的方式,从事专利代理工作。专利代理根据申请专利类型的不同而有所不同。申请发明专利的,一般包括如下几个阶段:1、撰写发明

17、申请文件并递交申请:与客户建立委托关系后,首先与客户进行沟通,进行技术交底;然后对相关技术进行检索,确定相关发明的发明点;正式撰写申请文件,包括权利要求书、说明书等;递交正式申请。2、专利审查中的代理:1、初步审查程序中的代理:协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理,对可能的程序或其他瑕疵进行补正;2、实质审查程序中的代理:主要为帮助客户做好对专利局针对申请文件可能作出的实质审查意见通知书的答复。3、授权阶段的代理:对最终获得授权的发明申请,应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。申请实用新型或外观设计专利的,一般包括如下几个阶段:1、撰写申请文件并递交申请:与客户建立委托关系后,

18、首先与客户进行沟通,进行技术交底;然后对相关技术进行检索,确定相关发明创造的发明点;正式撰写申请文件;递交正式申请。2、初步审查程序中的代理:协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的管理,对可能的程序或其他瑕疵进行补正;3、授权阶段的代理:对最终获得授权的发明申请,应协助客户做好对相关文件、期限和费用的管理。根据专利法规定,在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理;中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利代理机构办理,

19、并遵守专利法第四条的规定;中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请;申请人提出专利国际申请的,应当遵守前述规定。因此,除极少数例外,律师事务所律师从事涉外专利申请,相应律师事务所应具有涉外专利申请代理资格。在涉外专利申请实务上,一般分为国内向国外申请(内向外和国外向国内申请(外向内,其形式一般分为PCT模式和优先权模式。鉴于篇幅和其服务的特殊性,此处不做展开。3.5专利行政复议代理根据规定,公民、法人和其他组织,认为国家知识产权局的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以向国家知识产权局申请复议。复议申请人、第三人可以委托代理人代为参加复议。因此,律师可以代理复议申请

20、人、第三人参加国家知识产权局的行政复议。按规定,目前国家知识产权局受理专利行政复议的范围,包括:(一专利申请人对不予受理其申请不服的;(二专利申请人对申请日的确定有争议的;(三专利申请人对视为未要求优先权不服的;(四专利申请人对其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的;(五专利申请人对专利申请视为撤回不服的;(六专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的;(七专利权人对专利权终止不服的;(八专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致其权利丧失,请求恢复权利而不予恢复的;(九专利权人对给予实施强制许可的决定不服的;(十强制许可请求人对终止实施强制许可的决定不服的;(十一国际申请的申

21、请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条终止其国际专利申请不服的;(十二国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百一十五条所作复查决定不服的;(十三 专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的;(十四 专利代理人对吊销其专利代理人资格证书的处罚不服的; (十五公民、法人和其他组织认为国家知识产权局作出的其他具体专利行政行为侵犯其合法权益的。不包括:(一专利申请人对驳回专利申请的决定不服的;(二专利申请人对复审决定不服的;(三专利权人和无效宣告请求人对专利复审委员会就无效宣告请求所作决定不服的;(四专利权人或实施强制许可的被许可人对实施强制许可使用费的裁决不服的;(五国际申请的

22、申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的。有关专利行政复议的具体事项,可参照相关律师从事行政复议指引及国家知识产权局行政复议规程规定。3.6专利复审代理理论上,专利复审是一种特殊的专利行政复议程序。根据专利法,专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人。在复审代理中,主要工作包括:1、分析确定请求复审的理由,撰写并向专利复审委员会提交复审请求书,必要时,可对专利申请文件进行修改以消除驳回决定指出的缺陷;2、对专利复审委员会合议组可能

23、发出的复审通知书进行仔细研究并答复,必要时,可对专利申请文件进行修改以消除复审通知书指出的缺陷;3、参加复审程序中可能发生的口头审理。4、收到复审决定书后,若维持原驳回决定的,应协助客户仔细分析;客户对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。3.7 专利无效代理理论上,可将专利无效归入为一种特殊的专利行政复议程序。专利法规定:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。实务中,专利无效常常成为专利侵权诉讼中,被告的一种诉讼手段。专利无效代理包括代理专利无效申请人和代

24、理专利无效被申请人。代理专利无效申请人的律师主要工作包括:1、与客户建立委托关系,根据无效请求的目的确定无效代理中的整体策略;2、分析相关专利及公知技术,决定无效宣告请求的理由,并组织证据,按规定撰写并提交无效请求书及相关证据,并及时缴纳费用;3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书;4、参加可能的口头审理程序,对相关证据、事实进行质证、辩论,进一步结合证据阐述无效理由;5、帮助客户分析无效请求审查决定,以确定是否可能提起诉讼;若与侵权诉讼有关的,应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。代理专利无效被申请人的律师主要工作包括:1、与客户建立委托关系,分析无效宣告请求书的理由、证据,确定无效代

25、理中的整体策略;2、按规定撰写并提交针对无效请求书的意见陈述书,必要时,应协助客户修改被申请无效发明或实用新型专利的权利要求书;3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书;4、参加可能的口头审理程序,对相关证据、事实进行质证、辩论,进一步反驳无效宣告请求书无效理由;5、帮助客户分析无效请求审查决定,以确定是否可能提起诉讼;若与侵权诉讼有关的,应依此确定在侵权诉讼中的后续对策。无论是代理专利无效申请人还是代理专利无效被申请人,律师都应当按无效中的策略判断是否进行和解。4. 专利诉讼法律服务4.1 专利民事诉讼此类案件主要包括专利申请权纠纷案件、专利权权属纠纷案件、职务发明创造发明人、设计人

26、奖励、报酬纠纷案件和发明人、设计人资格纠纷案件等。律师代理此类案件应注意以下几个问题:法院对专利权属纠纷的管辖,由被告住所地人民法院管辖。在实践中,往往遇到专利权属纠纷与专利侵权纠纷交织在一起,比如,原告起诉要求分享被告(专利权人的专利权,同时要求法院追究被告转让或实施该专利的侵权责任。法院在审理此类案件是,通常会对两个纠纷案件分案审理。4. 1.2 专利合同诉讼此类案件主要包括专利申请权转让合同案件、专利权转让合同纠纷案件、专利实施许可合同纠纷案件等。律师代理此类案件应注意以下几个问题:4. 1.2 .1. 管辖根据合同法规定的“或裁或审”原则,律师应当指导当事人选择合适的争议解决方式。同时

27、,就应注意按照合同约定的法院来确定管辖,如果约定不明或约定违反级别管辖或专属管辖的,约定无效。4. 1.2 .2 准确定位合同类型专利合同纠纷涉及多种不同的合同类型,其法定的权利、义务也各不相同。因此,律师应仔细分析争议合同的真正类型,然后确定当事人的权利义务及相应的违约责任等。4. 1.3 专利侵权诉讼主要包括专利证书、说明书及其附图、专利缴费单据、专利登记簿副本、专利实施许可合同等,以确认原告是否有诉讼主体资格。专利案件的侵权证据主要是指侵权产品及与其相关的资料,如网页、销售广告、销售合同等。权利人在收集侵权证据时必须采取合法的手段;对于一些关键的证据,建议采用公证取证的方法。综合前述权利

28、证据和侵权证据,进行专利稳定性以及专利与侵权产品技术特征对比分析,出具专利侵权分析报告,初步判断诉讼可能性,并确定是否采取下一步的诉讼措施。如果企业决定通过诉讼途径解决侵权纠纷,则可以考虑使用诉前临时措施。诉前临时措施,包括诉前禁令、财产保全和证据保全三种。诉前禁令,可以根据具体情况,申请采取查封、扣押或法律规定的其它方法。财产保全,可以根据具体情况,采取查封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。证据保全,可以根据具体情况,采取查封、扣押、拍照、录像、录音、复制、鉴定、勘验等方法。中华人民共和国专利法第六十一条规定,专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及

29、时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请责令停止有关行为和财产保全的措施。最高人民法院制定发布的最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定,对人民法院如何适用该项诉前临时司法措施作出了具体司法解释。4. 1 .3.1 .5起诉律师在了解案情后,应确定专利侵权类型及被告,在考查诉讼时效后确定管辖法院提起诉讼。级别管辖上,中级以上人民法院对一审专利案件具有管辖权。地域管辖上,专利侵权纠纷案件,由侵权行为地和被告住所地人民法院管辖。如果存在多个被告,可以选择其中一个被告的侵权行为地或被告住所地人民法院管辖。需注意,根据不同案情及被告采取的对应措施,在被

30、告提起无效的情形下参加相应无效程序及无效所应当采取的策略;参与侵权诉讼合议庭可能提起的中止案件听证等。4. 1 .3.2. 作为被告代理人律师实务4. 1 .3.2. 1 原告权利确认。在收到起诉状副本后,首先应该查证对方的详细信息,同时进行相关的专利检索,对权利人的主体资格、专利有效性进行确认。4. 1 .3.2. 2 自我审查审查自己的被控产品否侵权对方的专利权。将涉嫌侵权产品与专利的技术特征进行比较,进行专利侵权分析,出具法律报告。审查已有技术,以确定是否应针对涉案专利权是否提起无效,并参与无效程序;通过无效程序,申请法院中止侵权案件的审理。如果发现本企业确实已经侵犯对方的专利权且无效可能性较低,则应当在诉讼及无效过程中与对方进行协商,尝试以和解解决纠纷。针对庭审中争议较大的技术问题,可申请鉴定。4. 1 .3.2. 3 应对原告申请的“诉前临时措施”如果对方已经申请了“诉前临时措施”,对于财产保全,可根据中华人民共和国民事诉讼法第九十五条的规定,向法院提供担保,由法院决定解除财产保全。对于诉前禁令和证据保全,如果确定本企业没有侵权行为,应该积极应诉,尽量缩短诉讼时间,同时准