禁止重复授权相关法规的研究

1、禁止重复授权相关法规的研究一、相关法律法规专利权是一种独占权，未经专利权人许可，任何人不得以生产经营 为目的实施该专利。 为了保证专利权的独占性， 不得重复授权就成为 专利制度的一项基本原则。 事实上， 容易造成重复授权的情形有以下 四种：不同的人就同样的发明创造先后提出两份以上专利申请;同一人就同样的发明创造先后提出两份以上专利申请;不同的人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请;同一人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请。对于第种情形，可以根据中华人民共和国专利法（以下简称专 利法）第九条第二款进行处理：两个以上的申请人分别就同样的发明 创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。对于第

2、种情形，可以 根据专利法第二十二条第二款有关抵触申请的含义做出处理： 新颖性， 是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人 就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提 出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利 文件中。也就是说，如有第种情形，对于在后申请，可以依据专利 法第二十二条第二款的规定， 以在后申请相对于在先申请不具备新颖 性为由驳回该申请。对于以上两种情况，均有可能存在特殊情形，比如在先申请为发明 专利申请，在后申请为实用新型申请，在后申请先被授予专利权，授 权时在先申请尚未公布， 因此会造成同样的发明创造先授予了在后的 专利申请

3、。 此时在先申请在符合授权条件下也应该授权， 对于同样的 在后申请，可以通过无效程序来宣告该专利权无效。当然，对于第种情形，申请人可以通过优先权制度使得在后申请 享受在先申请的申请日， 其前提是在先、 在后申请符合优先权制度所 必须的条件。对于第种情形的处理方式，可以根据专利法实施细则第四十一条 第一款进行处理：两个以上的申请人同日（指申请日;有优先权的， 指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的， 应当在收到国务院 专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。遇到该种情况，应当通 知申请人自行协商确定申请人。申请人期满不答复的， 其申请被视为 撤回;协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍

4、不符合专利 法第九条第一款的规定，两件申请均予以驳回。对于该种处理方式，比较现实的问题是国务院专利行政部门如何得 知有此种情况发生， 以及其中一项专利申请授权后另一项专利申请的 处理。例如，两个不同申请人同日分别就同样的发明创造申请实用新 型专利， 在未授权公告之前其技术方案不可得知， 因此可能造成某案 先审查而得到授权，或者两项申请都被授权。遇到该种情况，可以通 知申请人或专利权人自行协商确定申请人或专利权人， 协商后做著录 项目变更。申请人期满不答复的或者协商不成，已授权的专利通过无 效程序来宣告该专利权无效，未授权专利申请被视为撤回。对于第种情形，可以根据专利法第九条第一款的规定进行处理

5、：同样的发明创造只能授予一项专利权。 但是，同一申请人同日对同样 的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利， 先获得的实用新型 专利权尚未终止， 且申请人声明放弃该实用新型专利权的， 可以授予 发明专利权。 由于前述三种情形在现实中发生的几率较少，且处理 方式在审查实践中较少有争议， 在此不做过多讨论。 下面仅就专利法 第九条及其对应处理的第种情形进行分析。二、对同一申请人同日提出的同样发明创造的处理1.相关法条含义解析专利法第九条规定如下：同样的发明创造只能授予一项专利权。但 是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发 明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止， 且申请人声

6、明放弃该实 用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予 最先申请的人。该法条实际上包含三层含义。第一款第一句首先明确了不得重复授 权的总原则， 即同样的发明创造只能授予一项专利权。 第一款第二句 对于前述第种情况的处理方式进行了规定， 即同一申请人就同样的 发明创造同日提出两份以上专利申请的处理方式。 第二款是根据我国 适用的在先申请原则， 明确了不同的人就同样的发明创造先后提出两 份以上专利申请的处理原则，也就是对前述第种情况的处理方式。该法条首先允许同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型 专利，又申请发明专利， 但实用新型授权后，

7、发明专利申请授权的须 满足两个前提条件，即先获得的实用新型专利权尚未终止， 以及申请 人声明放弃该实用新型专利权，两者缺一不可。首先，先获得的实用 新型专利权尚未终止，能避免出现先授予的实用新型专利权已终止，随后又有同样保护范围的发明被授权的情况发生。 这会使得社会公众 因在先授予的实用新型专利权终止而误以为该技术为社会公众所有 因而随意使用，却因随后授予的发明专利权而产生侵犯专利权的行为， 从而使公众利益不当受损。 再者，申请人声明放弃该实用新型专利权，原则上保证了专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权的 基本原则，也就是同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在。为了保证专利法第九

8、条能以更合理的方式实施，我国专利法实施细 则第四十一条第二款至第五款还做了进一步的规定： 同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型 专利又申请发明专利的， 应当在申请时分别说明对同样的发明创造已 申请了另一专利;未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的 发明创造只能授予一项专利权的规定处理。国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已 依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当 通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。 申请人声明放弃 的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定， 并

9、在公告 授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。 申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。我们知道，专 利权终止包括未缴纳年费终止， 主动放弃专利权终止和期限届满终止。 其中，主动放弃专利权终止的终止日为放弃专利权手续合格日， 期限 届满终止日为申请日起第10年或20年的相应日，而未缴纳年费终 止其终止日为上一年度缴费期满日， 未缴纳年费终止之前还有等待年 费滞纳金的阶段，也就是说未缴年费终止是相对滞后的审查结论。2.审查实例解读为了更清楚说明按照现行相关专利法和细则，

10、审查同一人就同样的 发明创造同日既提出实用新型专利申请又提出发明专利申请时可能 会遇到的问题，下面仅举一例详述。例如，某发明专利申请A,于2011年10月28日提出申请，申请人同日提交了同样的实用新型申请B， 该申请B于2012年9月5日授权公告。该实用新型专利B授权后， 专利权人未缴纳下一年度（第二年度）的年费，专利局于2012年12月4日发出缴费通知书，告知专利权人应缴纳相应的年费，此时该 专利B处于等年费滞纳金状态。2013年1月3日，申请A的审查员发出审查意见通知书，告知申 请人，其于本申请A同日提出的实用新型专利申请B已经被授予专 利权。该实用新型专利的权利要求的保护范围1-2与本申

11、请权利要 求完全相同， 属相同主题和内容的发明创造。 依据专利法第九条第一 款有关同样的发明创造只能被授予一项专利权的规定， 申请人应当在 该实用新型专利和本发明专利申请中进行选择， 保留其中的一项专利。 申请人可以放弃上述实用新型专利权，也可以撤回本发明专利申请。根据该审查意见通知，申请人提交了放弃实用新型专利权声明，根 据该声明，A案审查员对A案发出授予专利权通知书，授予发明专利 权。该发明专利申请于2013年6月5日授权公告。 根据专利法实施 细则第四十一条第第五款的规定， 实用新型专利B于2013年6月5日起终止。 上述审查过程看似符合专利法及实施细则的规定， 实际上 其中隐含弊端。首

12、先，在实审审查员发出审查意见通知书的时候，同样的申请B处 于等待年费滞纳金状态，该状态属于不稳定状态，或者称待定状态。此状态下案件既可能因专利权人补缴了年费及滞纳金而使专利状态 恢复为专利权维持状态， 也有可能因专利权人未补缴年费及滞纳金而 使专利状态变成专利权终止。此时审查员要求申请人放弃专利权B，有所不妥。 放弃专利权的前提应该是该专利权处于有效状态， 而该案 当时案件处于待定状态， 在这种情况下， 审查员应在审查意见通知书 中告知申请人应缴纳专利B的相应年费和滞纳金，使得专利B处于 专利权维持状态，此时该专利权才具备放弃的基本条件。再者，该专利权B自公告授予发明专利权之日起终止，该终止日

13、期 客观上也造成了专利权人有一段时间的不当获利。该专利B自授权 之后未缴纳后续年费，按照规定， 其应于上一年度缴费期满日而终止，也就是其终止日应为2012年10月28日，而不是等到同样的发明 专利申请授权公告日2013年6月5日终止。如是，会造成该专利 权人在2012年10月28日至2013年6月5日期间，仍享有实用 新型专利权B,而该专利并未缴纳第二年年费，因此在这段时间内不 应享有专利权，属不当获利，对于社会公众是不公平的。三、小结和建议通过上述分析， 笔者对目前禁止重复授权的处理方式提出一些建议， 不尽成熟，供业内同事探讨。1.审查实践 对于前述容易造成重复授权的前三种情形的处理方式，在前面已经 讨论，不再赘述。对于同一人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请。按照目 前的审查周期， 通常情况下发明专利申请在实审的时候， 相同的实用 新型专利申请已经授权。 在发明专利申请满足授权的前提下， 如果该 实用新型专利处于专利权维持状态， 审查员应通知申请人在该实用新 型专利和本发明专利申请中进行选择， 保留其中的一项专利， 申请人 可以放弃上述实用新型专利权，也可以撤回本发明专利申请;如果该 实用新型专利处