专利间接侵权制度三论

1、专利间接侵权制度三论 专利间接侵权是专利法中最棘手的咨询题之一 ,它需要在专利权人利 益和社会公共利益之间查找一个合理的平稳点。为了更好地确定那个平稳 点 ,我们应重新建构专利间接侵权制度 ,而不应固守传统民法中的“共同侵 权”理论。我国以后的专利间接侵权制度 ,应规定间接侵权行为的成立需有 直截了当侵权的存在为前提 ,不宜规定例外情形 ;应抛弃将擅自处分他人专 利行为视为间接侵权典型情形之主流观点。尽管公众有义务为发明制造者提供回报 ,然而必须公平对待和有效 爱护社会公众的权益和利益 ,决不承诺对个人的酬劳损害公众的利益。间接侵权是专利法中最棘手的咨询题之一。这是因为一方面它需 要给专利权人

2、提供充分的法律爱护 ;另一方面又要防止显现专利权爱护过 度,以至于不适当地限制他人正常的生产经营活动。如何确定专利权爱护的 平稳点并不是一件容易的情况。我国在建立专利制度初期 ,因各方面体会相 对欠缺 ,未规定专利间接侵权。在 2001 年第二次修订专利法时 ,国家知识产 权局曾建议增加禁止专利间接侵权的条款 , 但由于这次修法是为了达到 TR IPS 协议之最低标准 ,而 TRIPS 协议又没有规定专利间接侵权 ,因此国务院 在报全国人大常委会的专利法修改草案中删除了该建议条款。尽管我 国立法上没有明确规定专利间接侵权制度 ,但司法实践从 1993 年至今已审 理了多起专利间接侵权纠纷。北京

3、市高级人民法院在总结十几年专利司法 实践体会的基础上 ,于 2001 年通过了专利侵权判定若干咨询题的意见 （试 行 ） ,其中专门规定了专利间接侵权咨询题。 最高人民法院尚未出台的 关 于审理专利侵权纠纷案件若干咨询题的规定 ,也涉及到了专利间接侵权咨 询题。我国正在筹备第三次修改专利法 ,在此之际 ,确实专门有必要研究我国 对专利间接侵权制度应采取的计策。鉴于篇幅关系 ,本文仅涉及专利间接侵 权制度中三个差不多咨询题 ,并以此就教于各位同仁。一、我国专利法应当规定间接侵权制度专利间接侵权制度起源于美国 ,它是为了补偿传统的专利侵权判定 标准对专利权爱护之不足而设置的。传统理论认为 ,只有覆

4、盖了专利权人的 全部技术特点才构成专利侵权。因此 ,如果专利发明包括两个或两个以上组 成部分 ,那么仅仅生产某些部件的行为 ,因为未覆盖专利的全部特点而不构 成侵权。购买者将这些产品组装之后就构成专利产品 ,如果组装者数量众多 , 专利权人专门难有效地禁止组装者实施其专利 ,专利权可能因此而得不到保 证。对此 ,美国法院在 1871 年审理的 Wallace v.Holmes 案中 ,以共同侵权 (j oint tort feasors) 这一古老的一般法原理为基础 ,判定被告构成实质性的侵 权 1。专利间接侵权 (cont ributory inf ringement) 这一术语最早显现在

5、Sn yder v. Bunnell ,案2 中,此后得到美国理论界和实务界的普遍认可。 为了规 范专利间接侵权咨询题 ,美国于 1952 年修订专利法时 ,在第 271 条明确规定 了间接侵权咨询题。此后 ,又在 1984 年和 1988 年对该条进行了修订。继美国之后 ,许多国家和地区先后在专利法中规定了专利间接侵权 制度,如欧盟、英国、德国、法国、日本、匈牙利、冰岛、挪威、芬兰、立 陶宛、韩国、中国香港地区等。从差不多规定了专利间接侵权的国家和地 区来看,各国对专利间接侵权制度的规定不太相同。 一样来讲,所谓间接侵权 , 是指行为人行为本身并不构成侵犯专利权 ,但却诱导、怂恿、教唆他人实

6、施 专利侵权行为 3 。从总体来看 ,各国将间接侵权行为限定为销售、提供某种 “产品”或“物品”的行为 ,并不包括除此之外的其他教唆、关心行为 4 。我国现行专利法未规定专利间接侵权 ,法院以共同侵权理论来 处理有关纠纷。民法通则第 130 条规定 :“二人以上共同侵权造成他人 损害的,应当承担连带责任” ;最高人民法院关于贯彻执行 < 民法通则 > 若干咨询题的意见第 148 条规定 :“教唆、关心他人实施侵权行为的人 , 为共同侵权人 ,应当承担连带民事责任。 ”有学者认为 ,专利间接侵权所涵盖 的具体侵权行为 ,几乎能被我国侵权行为法理论中的共同侵权和共同危险所 涵盖 5。笔

7、者认为 ,这种观点值得商榷。专利间接侵权行为源于共同侵权理论 ,但明显有不于传统的共同侵 权理论。第一 ,侵权行为范畴不同。专利间接侵权要紧是指销售或许诺销售 只能用于实施他人专利的物品 ,其他可能导致他人产生直截了当产品侵犯专 利权决意之行为 ,如口头的教唆、怂恿 ,或者销售能够用于专利侵权的一般商 品等,都不属于专利间接侵权制度规制的对象。用传统民法共同侵权理论来 处理专利间接侵权纠纷 ,可能会显现将直截了当侵权行为发生之前为行为人 提供资金、厂房、人员等必要的物质技术条件 ,以及承诺在直截了当侵权行 为发生之后为行为人制造的侵权产品提供仓储场所、销售渠道、售后服务 等 ,统统认定为间接侵

8、权行为 ,将显现一旦认定直截了当侵权行为成立便株 连一大批人的结局。这与鼓舞市场公平竞争和爱护市场活力的专利法旨趣 相去甚远。其次 ,教唆、关心行为本质并不属于固有意义上的共同侵权 ,因为 教唆或者关心他人实施侵权行为的人并未直截了当从事加害行为 ,原则上不 应承担侵权责任 ,只只是为了遏制此等教唆或关心行为 ,而将它们视为共同 侵权行为 6 。最后,责任承担方式不同。 传统民法上所谓之教唆和关心行为 应与被教唆者和被关心者承担连带责任 ,而且有许多学者主张共同侵权的连 带责任承担者应在考虑过错程度的基础上平均分担赔偿额 7 。专利间接侵 权中,因为间接侵权者与专利直截了当侵权者对专利权人侵权

9、的作用并不相 同 ,如只有一个直截了当侵权者而有数个间接侵权者时 ,让他们之间平均分 配赔偿数额 ,实际上放纵了直截了当侵权者。因此 ,尽管专利间接侵权发源于 共同侵权理论 ,但与传统民法上的共同侵权存在重大分歧。用共同侵权那个 “旧酒瓶”来装专利间接侵权这瓶“新酒” ,差不多不合时宜。我们的法律 应“与时俱进” ,在借鉴国外成功立法体会的基础上 ,制定符合我国国情的专 利间接侵权制度。二、对专利间接侵权行为与直截了当侵权行为的关系应坚持“从 属讲”对专利间接侵权行为与直截了当侵权行为的关系 ,存在“独立讲” 和“从属讲”两种观点。“从属讲”认为,专利间接侵权行为需以成立为前提 “独立讲”认为

10、 ,间接侵权行为是一种独立的侵权行为 ,是否存在直截了当侵 权行为不阻碍间接侵权行为的成立。“独立讲”和“从属讲”之争直截了当关系到间接侵权行为的构 成要件、法院的受案标准和诉讼当事人地位等咨询题 ,对专利间接侵权制度 来讲甚为重要。我国司法实务界的主流观点是 ,专利间接侵权行为以从属讲为原 则,以独立讲为例外。北京市高级人民法院专利侵权判定若干咨询题的意 见（试行） 第 78 条规定 :“间接侵权一样应以直截了当侵权的发生为前提条件 ,没有直截了当侵权行为发生的情形下 ,不存在间接侵权。”第 79 条规 定:“发生下列依法对直截了当侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的 情形 ,也能够直截了

11、当追究间接侵权行为人的侵权责任 : (1) 该行为属于专 利法第 63 条所述的不视为侵犯专利权的行为 ; (2) 该行为属于个人非营利 目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。 ”第 80 条规定 :“按 照我国法律认定的直截了当侵权行为发生或者可能发生在境外的,能够直截了当追究间接侵权行为人的侵权责任。 ”程永顺法官在讲明该规定时 ,认为追 究间接侵权行为应以直截了当侵权行为发生为前提。因为间接侵权行为本 身并不构成侵犯专利权 ,如果没有直截了当侵权行为发生 ,也追究间接侵权 , 等于承认了部分专利侵权。但在专利法和有关国际公约中规定了一些对直 截了当侵权行为处理的专门情形 : (

12、1) 当直截了当侵权行为属于专利权用 尽、先用权、临时过境和专为科学研究与实验型使用等行为时 ,按照欧共体 专利公约的规定 ,能够直截了当追究间接侵权行为人的侵权责任 ;(2) 直截了 当侵权行为属于个人非营利性目的的制造、使用行为时 ,因为各国专利法都 不将这种情形作为侵犯专利权对待 ,在这种情形下也能够直截了当追究间接 侵权人的侵权责任 ;(3) 直截了当侵权行为发生或可能发生在境外的 ,按照我 国专利法的规定 ,这种行为构成侵犯专利权 ,然而直截了当侵权行为发生地 及被告人均不在中国境内 ,我国法院无法直截了当追究这种直截了当侵犯专 利权的行为 ,为更有效地爱护专利权 ,能够直截了当追究

13、间接侵权人的侵权 责任8。最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干咨询题的规定 虽未直截了当采纳类似表述 ,但实质内容相同。第 37 条规定 :“专利共同侵 权中 ,实施专利的侵权人为直截了当侵权人 ,其他共同侵权人为协助侵权人。 被侵权人在起诉时难以发觉直截了当侵权人或者难以直截了当向直截了当 侵权人主张权益的 ,能够向人民法院起诉直截了当追究协助侵权人的责任。 ” 那个地点所谓的“难以发觉直截了当侵权人或者难以直截了当向直截了当 侵权人主张权益” ,要紧是指直截了当侵权者是数量众多的终端用户以及直 截了当侵权行为发生在境外的情形。在这种情形下 ,能够抛开直截了当侵权 行为而只追究间接侵权行

14、为人的责任。对间接侵权是否需以直截了当侵权的成立为前提 ,我国理论界有确 信讲、否定讲和折中讲三种观点。确信讲认为 ,规定并制裁间接侵权行为的 目的 ,是为了加大对知识产权人的爱护 ,不能因为无直截了当侵权的发生 ,就 不追究间接侵权人的责任 ;否则 ,会在实质上大大削弱专利权的效力 ,不足以 充分有效地禁止侵权行为第一时期的预备行为 9 。还有学者从比较法的角 度认为间接侵权行为应当独立 10 。折中讲认为间接侵权行为的成立 ,需有 直截了当侵权行为发生 ,而且间接侵权行为与直截了当侵权行为之间有因果 关系。否则就破坏了专利侵权判定的一样准则 ,变成了对专利权的部分爱护 或者局部爱护。但作为

15、一种例外 ,如果显现了直截了当侵权行为已进入法定 “不视为侵权”的范畴 ,就能够只追究间接侵权行为。否定讲认为 ,美国在判 定间接侵权行为时 ,要求有直截了当侵权行为发生的事实 ,但不要求一定有 认定直截了当侵权行为成立的司法结论 ,这种做法对诉讼当事人的理论水平 和实践体会的要求专门高。尽管我国法律界通过多年的努力提升了专利侵 权纠纷判定水平 ,但专利侵权判定仍旧是知识产权领域最为困难的咨询题之 一。因此仅凭专利权人自己的判定 ,认为有直截了当侵犯专利权的行为存在 尚不足以认定间接侵权行为成立的先决条件差不多具备 ,应当有司法机关或 者行政机关作出同时差不多生效的认定直截了当侵权行为成立的判

16、决或者 决定存在 11 。专利间接侵权制度之规定 ,一方面是为了切实有效地爱护专利权的 现实需要 ;另一方面是为了在经济全球化背景下顺应市场游戏规则“与世界 接轨”的浪潮。但不管基于什么样的理由 ,制度设置的目的 ,都应立足我国国 情,最终目的都应当是为了提升我国在全球的市场竞争力。不能为了扩大专 利权的爱护而无限制地扩大其爱护范畴 ,也不能不考虑我国现实情形而照搬 国外的所谓“先进立法” 。以此作为摸索的基点 ,笔者认为 ,我国应采纳单纯 的“从属讲” ,即间接侵权行为需以直截了当侵权行为的存在为前提 ,不应规 定例外情形。第一 ,目前司法实务中的主流观点认为 ,行为人在我国制造并销售 专门

17、用于实施他人专利的产品 ,销售到境外后 ,在境外被他人用于实施直截 了当侵权行为 ,国内的制造者和销售者应当承担专利间接侵权责任。笔者认 为 ,不管是从专利法理论依旧从有利于我国经济进展的角度来讲 ,这种观点 都不妥当。第一 ,从理论上来讲 ,知识产权具有地域性特点 ,在我国申请专利 后 ,如果没有在其他国家或地区申请专利 ,在该地区实施该技术并不侵害该 专利权。如果连直截了当侵权行为都不存在 ,就谈不上教唆、怂恿、关心他 人实施专利侵权 ,因此也就无所谓间接侵权了。其次 ,从世界各国立法来看 , 只有美国第 271 条第 (f ) 款中规定了该制度 ,而且该款是在 1984 年才增加 的。其

18、他国家都没有类似的规定。我国不能以美国有有关的规定就照搬过 来 ,需要分析它是否符合我国国情。从我国国情来看 ,我国专利意识相对比较 淡薄 ,专利申请的数量和质量都难以与美国、日本等国家相比拟 ,这也决定了 我国至少在相当长的期间内“世界加工厂”这种身份可不能改变。如果我 国也有类似于美国第 271 条第 143(f) 款的规定 ,我国生产的专门多产品出 口到国外 ,就专门可能因为这些产品在国外被用于侵害他人专利权而构成间 接侵权 ,这必定阻碍我国经济的进展。第二 ,目前主流观点认为 ,如果直截了当侵权行为属于专利法第 63 条规定的“不视为侵权”之情形 ,或是为自己生 活需要而实施者 ,应直

19、截了当追究间接侵权者责任。笔者认为该观点值得斟 酌。第一 ,从立法例来看 , 欧共体专利公约第 26 条第 3 款确有类似规 定 ,但包括美国在内的绝大多数国家都未采取该立法例。其次 ,从专利法原理 来讲,既然间接侵权制度是为了禁止诱导、怂恿、关心他人实施专利侵权行 为 ,而直截了当行为人因属于“不视为侵犯专利权”而不予追究 ,因此也就无 追究间接侵权行为的必要了。最后 ,从我国整体利益角度动身 ,专利制度的运 用应当提升我国整体竞争力 ,提升我国人民生活水平。专利法 之因此规定 诸多“不视为侵权”情形 ,是为顾及社会公众利益。如果规定为这些“不视 为侵权”的行为者提供专门用于实施专利的零部件

20、构成间接侵权,将完全斩断行为人通过其他方式猎取有关零部件的合理渠道 ,他只能从专利权人或其 授权者手中猎取有关部件 ,那么专利权人通过操纵专门用于实施专利的零部 件 ,实质上排除了他人对专利进行“合理使用” ,这明显有悖于专利法规 定侵权豁免事由的立法宗旨。因此 ,不应当将该情形视为间接侵权。三、擅自处分专利不应属于间接侵权司法实务的主流观点认为 ,擅自转让或者许可他人实施专利是一种 典型的间接侵权行为。这最早体现在国家科委中国知识产权制度蓝皮 书（1992 年 ） 中,它将“未经专利权人授权或托付 ,擅自许可他人实施专利技 术”、“专利许可合同的被许可方 ,违反合同中关于“不得转让”的约定 ,擅自 许可第三人实施专利技术” 、“专利权共有人未经其他共有人的同意 ,而许可 第三人实施专利技术”明确规定为专利间接侵害行为的典型情形。此后,最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖咨询题的通知和关于审 理专利侵权纠纷案件若干咨询题的规定中都将其视为共同侵权。笔者认为 ,