实验室专利申请中常见问题分析讲述

1、实验室专利申请中常见问题分析 2 汇报内容汇报内容 1. 实验室专利授权情况 2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期 3 汇报内容汇报内容 2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期 4 截止截止2012年年5月月4日，已公开的申请中日，已公开的申请中： (针对北航计算机学院数字媒体实验室2004-2011年的专利申请) 共有19项发明专利申请； 已授权专利13项；视为撤回的专利申请2项； 驳回的专利申请0项；在审/待审专利申请4项。 注：以下所说专利均指发明专利。 5 专利申请的平均授 权率在50%左右 高校申请的授权率 明显高于平均值； 高校申请的驳回率 较低； 高校申

2、请的特点： （1）重视是否授 权，但不太在意保 护范围；（2）积 极配合修改。 6 申请周期分析申请周期分析： 申请日申请日公开日公开日结案日结案日公开周期公开周期(月月)实审周期实审周期(月月)全申请周期全申请周期(月月) 2004年9月3日2006年3月1日2008年3月26日18 18 25 43 2006年10月9日2008年4月16日2011年7月13日19 19 39 58 2006年10月9日2008年4月16日2009年5月20日19 19 13 32 2007年5月24日2007年11月7日2009年8月5日6 21 27 2007年5月24日2007年11月7日2009年5

3、月27日6 19 24 2007年8月21日2008年4月9日2010年3月17日8 24 31 2008年1月10日2008年7月9日2010年2月24日6 20 26 2008年5月5日2008年10月8日2010年5月12日5 19 25 2008年7月9日2008年11月19日2010年9月8日4 22 26 2008年7月9日2008年11月12日2009年12月9日4 13 17 2008年10月15日2009年3月18日2010年2月17日5 11 16 2009年1月8日2009年6月3日2010年8月4日5 14 19 2009年2月20日2010年4月21日2011年11月

4、14日14 14 19 33 2009年6月3日2009年10月21日2010年9月8日5 11 15 2010年12月1日2011年4月27日 5 2011年8月25日2011年12月28日4 2011年8月24日2012年1月4日4 2011年8月24日2012年1月11日5 7 申请周期分析申请周期分析： 8 常见问题分析常见问题分析： 审查意见中的常见问题审查意见中的常见问题 问题类型问题类型 客体问题客体问题 (A25/A2.2)(A25/A2.2) 公开不充分公开不充分 (A26.3)(A26.3) 新颖性新颖性/ /创创 造性造性(A22)(A22) 不支持不支持 (A26.4)

5、(A26.4) 不清楚不清楚 (A26.4)(A26.4) 修改超范围修改超范围 （A33A33） 出现次数出现次数1138101 9 常见问题分析常见问题分析： “客体问题”、“公开不充分”、“新颖性/创造性”等严重 实质性缺陷的比例并不大，最为常见的是“不支持”、“不 清楚”等缺陷。 但两件“视撤”的专利申请涉及“客体问题”和“新颖性/创 造性”，由此可见严重实质性缺陷通常是难以克服的，影响 较大。 10 汇报内容汇报内容 1. 实验室专利授权情况 3. 如何缩短申请的周期 11 客体问题（客体问题（A2/2, A25.1(2)）： A2.2(专利法第二条第二款) 不属于专利法意义上的发明

6、。 专利法所称的发明，是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。 A25.1(2) 智力活动的规则和方法； 智力活动的规则和方法，是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和 方法。 例如: 交通规则；比赛规则；图书分类方法；字典编排方法； 仪器和设备的说明书；各种语言的语法；汉字编码方法； 计算机的语言和计算规则；数学理论和换算方法；计算机的语言和计算规则；数学理论和换算方法； 各种游戏、娱乐的规则和方法；信息的表述方法；各种游戏、娱乐的规则和方法；信息的表述方法； 计算机程序本身。计算机程序本身。 12 客体问题（客体问题（A2/2, A25.1(2)）： 申请号：2008100558

7、59 发明名称：“基于Bernstein基的双正交小波构造方法及应用” 审查员指出：双正交小波的构造方法是一种抽象的数学理论，属于专利法第 二十五条第一款第（二）项规定的不授予专利权的范围。 实际上，本申请权利要求6要求保护的是一种实现图像压缩的方法，该方法 是有关双正交小波在数字图像处理领域的具体应用，是属于可以被授予专利 权的技术方案范畴。 城门失火，殃及池鱼！城门失火，殃及池鱼！ 13 客体问题（客体问题（A2/2, A25.1(2)）： 在审查时出于对“审查意见一致性”或“审查代价”的考虑，审查员一般不 会那么细致的区分同一申请的多个方案，也不会轻易改变审查意见，因此撰 写时一定要避免

8、给审查员以“单纯算法”的印象。 避免单纯的算法，应当将算法应用到某一技术领域应用到某一技术领域，并形成基于该算法的解 决方案。 上述案例中，双正交小波的构造方法确实属于抽象的数学理论，但是将所述 构造出的双正交小波应用于图像处理领域，作为整体方案的其中一个环节， 则整体方案属于专利保护的客体。 14 说明书公开不充分（说明书公开不充分（A26.3）： A26.3(专利法第二十六条第三款) 说明书应当充分公开。 说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，达到所述技术领域的技术人员能 够实现的程度。 申请号：200710120588 发明名称：“一种基于相关系数的自适应图像增强方法” 审查员指出：其中

9、相关系数是基于附图中三条曲线获得的，但是并未说明上 述曲线是如何产生的，因此本领域技术人员无法实施该方案。 审查员并不是专家，省略的内容多了也会看不懂！审查员并不是专家，省略的内容多了也会看不懂！ 15 说明书公开不充分（说明书公开不充分（A26.3）： 上述案例的说明书中没有详细说明曲线的产生方法，而是概括性的描述了该 曲线的含义，虽然根据现有技术能够获得该曲线，但是在具体实施方式中省 略一些关键的步骤对于审查员的理解非常不利，毕竟审查员不是专家，而且 公开不充分的缺陷也不是每次都能争回来的。 在说明书撰写过程中，尤其是对于具体实施方式的描述应当详细、清楚。 判断标准是所属技术领域的技术人员

10、，根据说明书的描述能够实现该发明。 16 汇报内容汇报内容 1. 实验室专利授权情况 2. 应当避免的严重缺陷 17 缩短申请公开的时间缩短申请公开的时间： 如果在提交申请的同时，提交“请求提前公开声明”， 公开时间可以从18个月减少为目前的5个月左右，能节约节约1年左右的时间年左右的时间。 18 缩短申请审查的周期缩短申请审查的周期: 1. 积极与审查员沟通，善用电话讨论； -更充分地表达申请人积极配合的意愿； -更准确地了解审查员对修改的期望； -更直接地消除审查员的一些误解。 2. 节约审查员的时间就是节约你的时间； -修改一定要提供修改对照页； -在意见陈述中说明修改的依据； -自我检

11、查，一并修改一些明显错误。 19 1. 积极与审查员沟通，善用电话讨论；积极与审查员沟通，善用电话讨论； 在收到第一次审查意见通知书之后，可以与审查员进行电话讨论； 对于不清楚如何修改的地方，可以征询审查员的意见； 对于审查意见有不同的看法，可以和审查员进行讨论； 审查员同意的情况下，意见陈述和修改替换页可以先发给审查员核实。 20 2. 节约审查员的时间就是节约你的时间；节约审查员的时间就是节约你的时间； 不提供修改对照页，或不说明修改的出处，都会无谓增加审查员的工作量， 容易引人反感； 对于审查员未发现一些明显的缺陷，可以一并更正，避免再发一次通知书。 21 一个超长周期案例的分析一个超长

12、周期案例的分析 1、 申请号：200610113615 ，发明名称：一种基于边界梯度的视频流容错方法 申请日：2006年10月9日 公开日：2008年4月16日 结案日：2011年7月13日 公开周期 18个月！ 审查周期 39个月！ 合计：58个月，接近接近5年时间年时间。 2、 申请号：200610113617 ，发明名称：一种降低并行多数字信号处理器之间 申请日：2006年10月9日 消息传递开销的方法 公开日：2008年4月16日 结案日：2009年5月20日 公开周期 18个月！ 审查周期13个月！ 合计：32个月，不到3年。 22 一个超长周期案例的分析一个超长周期案例的分析 1、

13、第一次审查意见通知书：权利要求1中特征概括太大，未以说明书为依据。 2、意见陈述：将权利要求2并入权利要求1之中，并根据说明书第4页19行至第5 页25行的内容对权利要求1进行了部分改写（未详细说明修改的出处，也未 提交修改对照页）。 3、第二次审查意见通知书：修改后的权利要求超出了原说明书和权利要求书记 载的范围；权利要求2存在表述方式不一致的情况，造成不清楚。 4、意见陈述：依据说明书第4页第22行至第5页第3行的记载对权利要求1进行了 修改（未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页） 。 5、第三次审查意见通知书：继续指出修改超范围的问题；又发现一处表述不清 楚的地方。 6、意见陈述：继

14、续修改（仍未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页）。 7、第四次审查意见通知书：又指出两处表述不准确和用语不一致的地方。 8、继续修改（未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页）。 9、授权。 23 另一个审查意见相似的案例另一个审查意见相似的案例 申请号：200810105897 ，发明名称：用于视频稳定的快速全局运动估计方法 申请日：2008年5月5日 公开日：2008年10月8日 结案日：2010年5月12日 公开周期 5个月！审查周期 19个月！ 合计：24个月，2年时间年时间。 1、第一次审查意见通知书：权利要求1中特征概括太大，未以说明书为依据。 2、意见陈述：将权利要求4并入权利要求1之中（说明了修改方式和出处）。 3、电话讨论。 4、通过补正的方式修改：