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商标名称通用化分析 文/张林利 【摘要】 随着经济发展，知识产权的保护越来越重要，对于企业来讲，商标的保护尤其重要。本文着重从商标名称通用化的角度，通过现状、产生原因、不利影响和应有的对策全方面剖析商标名称通用化的威胁。希望以此提醒企业重视商标保护，并制定相应制度，采取有效措施防范商标名称通用化的风险。【关键词】 商标 名称通用化 退化 显著性 使用不当前言： 世界经济快速发展，每天有不同的企业成立、发展、倒闭。每个企业创立的目的都是为了创造新的价值，并将这些价值提供给消费者和社会，然后进一步发展，创造更大价值。企业欲谋求长期生存的，应该认识到商品设计关系企业的生死存亡，同时商标设计还是打开商品市场的有力武器。因此，商标的保护显得尤为重要，而企业在发展初期，甚至发展过程中最容易忽略的恰恰是商标的保护。商标名称通用化作为一个新生事物，企业对此更是知之甚少，而事实上，这是一个相当严峻的状况，需要关注并预防。一、现状知识产权的保护是一个全球性的话题，世界各国越来越重视这方面的法律保护。但是相对于其他法律保护体系，其本身存在不成熟性，尤其是在中国。虽然，近些年来，我们也非常注重知识产权的保护，取得了很大的成绩。但是新生事物不断出现，人们的意识尚需不断提高。商标名称通用化现象在国外已有很多事例，近几年来也逐步影响到国内市场。譬如，aspirin (阿司匹林)最早是拜耳公司的止痛药品牌，但在使用中发生了退化，被大家认为是一种商品的通用名称; “Thermos”（热水瓶）原为美国瑟毛斯产品公司的驰名商标，现已成为“家喻户晓”的商品通用名称；另外还有“WALKMAN”等等。我国80年代也出现过两个类似的案例，一个是“氟利昂”，一个是“吉普”，其实二者分别为氟制冷剂及越野车的商标，在使用中被认作商品通用名称。还有深圳市朗科科技有限公司的“优盘”商标的通用化案件。虽然商标通用化的威胁日趋接近，但是很多企业仍然没有足够重视。百度推出口号“有问题，百度一下”，还有雅虎的广告语：“Do you yahoo today? ”（今天你雅虎了么？），实际上时非常危险的隐患，商标的动词化就是商标淡化的开始。在我国，麻婆豆腐是作为一个菜名在使用，而实际上，“陈麻婆”是一个商标，如果不加以阻止，就有通用化危险。越是大名鼎鼎的驰名商标，越是垄断经营的产品品牌，就越有可能变成通用名称。 目前，也有些企业认识到商标通用化的危险，采取各种手段阻止与防范。譬如Google公司的律师为了保护商标，阻止它成为通用词汇，已向众人与组织发出信函，请他们不要把该商标当作动词使用。但是，更多的企业并未真正意识到一个新的商标战争将要打响。二、产生原因学问之道，先知而后行。同理而论，我们要防止商标名称通用化，也必须先了解商标名称通用化的原因。笔者略加分析，大致为如下几点：（一）概念不清商标名称的通用化（商标退化）是指某一商标标示所具有的显著特征被减弱，逐渐演变为特定商品的通用名称的现象。但是很多企业对于通用名称与商标没有清晰的概念，也就无法进行区分，从注册到使用留下了很多隐患。（二）商标自身显著性弱商标应具备三个基本特征，即显著性、商业性和专有性。所谓商标的显著特征，是指构成商标的文字、图形或其组合总体上具有明显的特色，能与他人同种或类似商品上的商标区别开来，在市场交易中足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或服务，即商标具有的独特性和可识别性。显著性特征是注册商标的本质属性和基本条件。一些企业在注册商标时并未十分注意这个问题，出于商业目的的考虑，企业在设计商标时往往会牺牲一些显著性。因为显著性弱的商标往往与商品的特点、性能、原料等有密切的联系，所以在市场上容易很快给消费者留下印象，有利于推广产品与盈利。但是，从长远看，显著性弱的商标更容易被世人误解为通用名称。所以，这也是商标淡化，导致通用化的原因之一。（三）商标的使用不当一个不具有显著性的商标可能因使用而获得显著性，同样，一个原本具有显著性的商标可能因使用不当而失去其显著性。1、权利人自身对商标使用不当（1）权利人将商标当通用名称使用。有的企业在推出产品时，投入了大量的广告宣传其产品的商标，但却没有说明新产品的通用名称。譬如“Thermos”（热水瓶）原为美国瑟毛斯产品公司的驰名商标，于1893年开始使用，其商品通用名称是“真空绝缘瓶”。自1910年起，该公司在其散发的广告材料中将“Thermos”作为“真空绝缘瓶”的同义词，使之成为一种“家庭用语”在公众中广泛流传。该公司将这种使用看作是价值300-400万美元的“免费广告”而予以纵容，直至发现使用不当想予以纠正时，为时已晚。1956-1962年瑟毛斯公司向法院起诉，但法院认定“Thermos”已成为“家喻户晓”的商品通用名称，从此瑟毛斯产品公司丧失了“Thermos”商标专用权。（2）新产品的名称难以被接受，企业又不加以推广一些企业的商品虽然有通用名称，但过于专业化或冗长，难以取得众人的认同感，消费者容易用该商标指代商品的通用名称，从而导致商标淡化。这一情况在生产化工和医药产品的企业尤其突出。像“FREON”（氟利昂）商标就曾被当作一种制冷剂的通用名称，还有“阿司匹林”原为德国拜耳公司的药品商标，后来退化为止痛片的代名词。另外，Aspirin原来也是经过注册的商标，现在却成为乙酰水杨酸通用名称，进入公用领域而无法专用。2、政府对商标的使用不当政府部门作为公信力较强的部门，它的不当行为更容易引起商标名称通用化。譬如1987年注册的“21金维他”商标，在1989年却被作为药品名称收入中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编。如果权利人不加以阻止，该商标必定退化为一种药品名称。3、其他人对商标的使用不当商品在介绍与推广中，一些媒体，权威机构，甚至是字典类载体对商标的错误描述也是商标名称通用化的重要原因。“WALKMAN”是索尼公司出品的随身听产品的商标，当该产品在奥地利销售时，由于“WALKMAN”被杜登字典收为产品的通用名称，却没有遭到索尼公司的抗议，以至于奥地利的消费者只能使用该词汇来描述这种产品，于是法院撤销了“WALKMAN”商标的注册。 这是一个惨痛的教训。（四）其他当一个产品长期处于垄断地位，受众（包括消费者，企业，政府，媒体等等）容易将商标指代产品，久而久之，产品的真实名称已被遗忘，商标退化为商品的通用名称。Google公司就面临这样的威胁。企业，尤其是知名度高的企业应该重视这一点。三、影响 虽然商标名称通用化现象还不是很普遍，但是一旦企业意识到这一现象带来的严重影响，预防也就迫在眉睫。（一）商标权的保护范围受到限制。中华人民共和国商标法实施条例第四十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。譬如“两面针”是一个注册商标，但是两面针是牙膏中一个原料的通用名称，所以其他牙膏品牌在介绍自己产品成分时使用“两面针”并未侵犯权利人的合法权利。在商标诉讼战中，商标名称通用化是原告常用的、也是致命的进攻武器之一。一旦法院确认商标已被稀释，也就是说商标被通用化，那么该商标的权利保护必定受到限制。（二）注册商标存在被撤销的危险。商标名称通用化，亦是商标退化的一种，一旦确认商标名称通用化，即存在被撤销的危险。目前，对商标退化问题的态度各国不一。最为严厉的是美国：只要商标进入公用领域，不论是否出于所有权人的原因，都会引起商标的退化，一律撤销该商标。而法国过去不承认注册商标会落入公用领域而无法专用，只要商标所有权人不放弃其商标权，就可以继续作为商标使用。但为了与一号指令（指欧洲共同体委员会协调成员国商标立法第一号指令之规定协调一致，法国在新修订的商标法中承认了“退化”理论。其法律规定：“商标使用人因其所为而使商标出现下列情势者丧失商标权：（1）在商业活动中商标成为该商品或服务的代用名称；（2）引人误解，尤其是在商品或服务的性质、质量或产源方面。”发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法第三十一条规定：“如果商标所有人引起或容忍商标演变成通用名称，从而在贸易界或公众眼里它已失去商标的意义，商标应自注册簿中撤销。”总体看来，只有商标所有人的作为或不作为而导致商标显著性丧失时，法律才不继续保护商标权，而不能仅仅由于商标所有人无法控制的情况变化，不予以保护。 我国修改前的商标法虽没有明文规定注册商标是否会产生退化问题，但在实践中却有防止驰名商标退化为商品名称的情况。在80年代，国家工商行政管理局分别发出文件，鉴于“Jeep（吉普车）”与“Freon（氟里昂）”是世界驰名商标，而在其被当作越野车与氟制冷剂的商品通用名称使用时，为维护商标所有权人的利益，要求全国范围内禁止继续将其作为商品通用名称使用。（三）商标价值受到损害甚至丧失。 商标，尤其是驰名商标是企业的宝贵财富，拥有很高的商业价值。很多企业要经历很多年，花费极大的财力物力和精力，才能打造一个知名的商标，创建自有的品牌。但是，一旦商标被确认为通用名称，该商标就失去了专用性，作为权利人的企业将失去部分甚至全部的商标权。该商标将成为一种商品的通用名称，而不能代表权利人生产的商品。多年的心血付之一炬。 四、对策我们了解商标名称通用化的原因，认识了商标名称通用化的重大影响，就应该积极应对，防止或制止商标的名称通用化。笔者认为可以从如下几方面应对：（一）明确通用名称与商标的概念商标法意义上的通用名称，简单而言即商品或服务的名称，其核心指向的是特定商品或服务的特有的品质，其作用在于将一种商品或服务区别于另一种商品或服务。商品通用名称具有“广泛性”、“规范性”、“确定性”的属性。商标是商品的生产者经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的，区别商品或者服务来源的，由文字、图形或者其组合构成的，具有显著特征的标志。通用名称与商标有着明显区别，商标的目的在于使消费者辨明出商品或服务提供者的不同，而非区分商品或服务的不同。最高人民法院指出，判断一个商品名称是否为通用名称时，应参照以下两个方面：国家或行业标准以及专业工具书，辞典是否已经列入该商品名称，已经列入的，应当认定为通用名称；是否已为同行业经营者约定俗成，普遍使用以表示某类商品，如果是，也应认定为该商品的通用名称。（二）注册商标时注重显著性 申请注册商标，首先其构成要素必须符合要求。而且，构成要件符合要求的商标还必须具有显著性。11商标的显著性越强，越容易获准注册，也越符合法律保护的标准，越不容易被他人的行为淡化。企业在检视备选商标的通用化程度时，可以问自己两个问题，第一个问题是你是谁？；第二个问题是你是什么？。如果该商标可以用来回答第二个问题，而不能用来回答第一个问题，消费者无法把该商标与某一家产品联系起来，而是与某一种产品联系起来。那么这个商标极易被认为是通用名称。因此，企业在设计商标，申请注册商标时就应该选择显著性强的标识，防御性地规划商标名称的使用。（三）合理使用 商标注册后，合理使用也是一个避免纠纷的重要手段。1、商标、商品名称与新产品同时推出。首先企业自己应告知公众，哪个是商标，哪个是商品名称，而绝对不能贪图市场快速推广而用简单易记的商标替代专业复杂的商品名称进行宣传。商标使用时应当采用显著的字体、字形、字号及颜色，以区别商品包装上的其他文字和图形，并应按规定标注注册标志，或者表明这是注册商标。122、企业在宣传产品尤其是新研制的产品时，应该注意宣传自己的注册商标，同时，还应注意防止商标的淡化。为防止商标淡化，就要求市场人员或者商标管理部门密切注意市场动态，一旦发现他人将你的商标当作通用名称使用，就应当立即采取法律行动予以制止。13同时，企业也应在宣传中强调和推广新产品的通用名称，以防公众混淆使用。（四）干预商标的错误使用 1、注意检阅政府文件。 政府部门在行使行政权力，公开言论以及其他行为时，有时候会习惯地将驰名商标替代其权利人生产的商品，譬如“21金维他”商标作为药品名称收入中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编事件。权利人应随时注意政府动态，及时发现误用情况并予以制止，以防既成事实，商标被退化成通用名称。 2、 制止行业规范、字典误用行为 当一个产品的通用名称不被公众熟知，而商标的宣传又过于密集，一些行业协会，公用字典容易将商标替代通用名称，譬如“WALKMAN”被杜登字典收为产品的通用名称而导致法院撤销了“WALKMAN”商标的注册。所以，权利人应注意收集相关信息，一旦出现误用，应及时通知其撤销，更正。3、 制止公众的误用行为现今，公众的力量不容小觑。网络，媒体等载体对于商标的误用也是需要及时制止。譬如Google公司的律师为了保护商标，阻止它成为通用词汇，已向众人与组织发出信函，请他们不要把该商标当作动词使用。这是非常必须的手段。4、制止商标名称通用化的侵权行为权利人应持续进行商标显著性回复之努力，尤其是驰名商标的权利人。李扬提出“判断淡化行为的成立一般不要求淡化的实际危害结果的出现，只要该淡化行为影响到了该驰名商标权利人的合法地位或者存在这种危险即可。”14 也就是说，一旦发现存在商标通用化的危险，就应立即启动维权程序。就像“Jeep”（吉普）、香槟（法文“Champaghe”的译音）其实都是商标，在我国曾一度作为通用名称使用，后来其所有权人积极制止，才阻止了其商标淡化为通用名称。 五、后记美国律师协会知识产权分会主席史密斯进一