专利权的主体归属与许可贸易.ppt

专利权属与许可实务,2/49,第一部分 专利权的主体及其归属,3/49,一、专利权的主体分析,（一）专利权人及相关概念 1、发明人或设计人 发明人或者设计人对发明创造的 实质性特点作出了创造性贡献的人。 特征： （1）发明人或者设计人是自然人且不受行为能力的限制； （2）必须是直接参加了发明创造活动的人； （3）必须是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人,4/49,一、专利权的主体分析,共同发明人或者共同设计人 发明人或设计人的精神权利 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。 企业实践：经常被剥夺？！ 2、专利申请人 通常，职务发明的单位为专利申请人，非职务发明的发明人为专利申请人 非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人； 发明人与申请人不一致的情形： （1）通过合同转让取得专利申请权 （2）通过继承取得专利申请权 （3）法律直接赋予专利申请权（职务发明创造）,5/49,一、专利权的主体分析,3、专利权人 发明创造申请专利获准后，专利申请人自动为专利权人； 专利权人与专利申请人是两个不同的概念； 专利申请人未必为专利权人； 专利权人未必都曾是专利申请人； 专利权人在专利法律关系中处于核心地位。 专利权人的标识权利 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。,6/49,二、研发成果的专利权保护,（一）研发成果的产权维护 1、研发成果的构成及表现形式 专利 或者 技术秘密 如何选择？ 包括专利形式的选择：发明还是实用新型？ 2、防止研究成果公开： 比如论文发表、会议交流、同行拜访 重论文、轻专利 加强商业秘密保护： 盛大等公司严重的保密措施,2019/4/30,7/49,二、研发成果的专利权保护,3、产权化前的产品公开： 专利法上的新颖性：上柴与翁某案衍生的无效案 4、注意专利权的维持 中国高校的专利寿命：3.5年 知识产权维护的职责在谁? 案例：清华专利终止,2019/4/30,8/49,二、研发成果的专利权保护,（二）职务发明成果的归属 职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。 1、职务发明的界定 “执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。” （1）发明人应是本单位的职工 包括临时工、借调等 （2）应是执行本单位的任务所作出的发明创造 在本职工作中作出的发明创造； 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造； 退职、退休或者调动工作后年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。,9/49,二、研发成果的专利权保护,案例： 售后服务人员的研发成果归属 研究机构员工私下外聘产生的成果处理？ 作为公司技术翻译人员，在翻译过程中获得启发，作出创造，是否职务发明？ （3）或者是主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造 利用上班时间（或业余时间）做出的发明是职务发明（非职务发明）？ （4）不以完成发明创造的时间为标准,10/49,二、研发成果的专利权保护,2、非职务发明创造的专利申请和专利权归属 “非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。” 3、利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的专利权归属 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。合同优先 应当限于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造； 应当有书面的合同； 不考虑发明创造的完成是“主要”还是“非主要”地利用了本单位的物质技术条件。,11/49,二、研发成果的专利权保护,4、防止职务成果个人化 案例： 公司监事借给公司办理专利申请事宜机会把公司要申报专利的据为己有 高校存在较多类似个人占有学校专利情况 （三）职务发明奖励与报酬 完成职务发明创造的发明人或设计人的权利 署名权 取得物质奖励和报酬权,2019/4/30,12/49,二、研发成果的专利权保护,职务发明奖酬,13/49,2019/4/30,三、研发合作的专利权问题,（一）合作创新的法律风险,1、前期成果的归属问题 （1）一方带入的成果存在争议 海归带回的研究成果存在知识产权侵权嫌疑 （2）一方带入的成果被共有或对方占有,案例： 原告已经研发出了完整技术方案，进一步合作中结识了被告，双方洽谈过程中被告拿着技术方案申请了专利。原告主张已经把技术方案完整的交给被告，但是没有签任何交付证据。被告称有收到材料，但不是跟专利有关的材料。原告败诉。,14/49,三、研发合作的专利权问题,2、合作成果的认定问题,（一）合作创新的法律风险,合作期间，一方做出的成果，到底是不是合作项目内容中的成果？,案例： 约定双方开发的内容，是非常上位的概念。一方主张自己又研发了一个具体的生产方法的专利，另一方主张是合作研发出来的，应该共有，从证据上没有表明研究内容涉及到专利内容，最终法院未认定属于双方合作开发的项目。,2019/4/30,15/49,三、研发合作的专利权问题,案例： 四个人曾经就双方研制开发的产品签署了协议，其中一人期间申请了专利，另外三个人主张认定跟专利权人合作开发的，法院认为，没有相应证据印证协议内容和专利之间的对应关系，不能根据协议确定专利归属。,合同设计：合作内容要准确描述项目内容，否则法院不支持。,2、合作成果的认定问题,（一）合作创新的法律风险,2019/4/30,16/49,三、研发合作的专利权问题,1、权利归属的基本规定,（二）合作成果的权属结构,（1）不同合作形式的权属安排,一般权利归属原则：有约定依约定，无约定属于实际完成人，委托人可免费实施，委托人和共有人有优先受让的权利。 关于技术秘密的例外：合同法第341条规定：对于委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果，没有约定或者约定不明确的，当事人均有使用和转让的权利，但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。 对于现有知识产权成果开发的问题：对已有专利或技术秘密进行后续开发，其权利应当现有权利协调，不要受到限制,委托开发、合作开发、后续开发,2019/4/30,17/49,三、研发合作的专利权问题,（2）合作名义与实际情况不符 比如，联合开发协议，实际上可能是委托开发协议 2、成果分享的可能形式 一方所有 如何保证研发自由,2019/4/30,18/49,三、研发合作的专利权问题,共同共有 专利共有人可以单独实施或普通许可 风险： 科研机构能不能实施转化？ 权利行使的分歧机率高？共有人何时可以阻止另一方 权利管理复杂：谁负责权利维持、打击侵权？ 地域分割 高智公司：专利天使还是专利魔鬼？ 中方仅有中国知识产权，外方拥有全球其他区域的知识产权 风险：出口即侵权,2019/4/30,19/49,三、研发合作的专利权问题,注意：承担国家项目的无权处分问题 案例： 公司完成科委立项的项目，知识产权归属约定归属科委和公司共同所有，公司又和另外公司约定权利共有，无权授权！ （三）联合人才培养问题 科研机构将员工派驻企业实践 员工将职务成果带入企业，或者在企业里开发出相关成果，如何处理？,2019/4/30,20/49,第二部分 专利许可策略与实务,21/49,1、专利许可的营销活动 （1）孵化经营策略 新专利：大多数企业都不太愿意冒险 如何使被许可人对新技术感兴趣？ 专利商业化成功：提高专利许可成功率 （2）市场细分策略 如何发放多个独占许可？ 领域细分：眼睛结膜炎+鼻炎；诊断+治疗 地域细分：中国市场+国外市场 医药投资者：买断国外专利，保留国内专利，如阿齐霉素 注意：平行进口：专利法的态度,一、专利许可的前期工作,22/49,（3）套装组合策略 治疗牛皮癣+治疗牛皮癣引发的急症 更强调面向客户需求、而非面向技术本身的套装组合 （4）专利联营策略 放大单个专利或单个企业的影响 注意专利联营的合理性 （5）免费开放策略 免费开放的目的：普及、搭售、控制 免费开放的风险,一、专利许可的前期工作,23/49,（6）引证分析策略 引证你的专利，可能意味着也需要你的专利 （7）以小逼大策略 先找小企业谈判，再找大企业谈判,一、专利许可的前期工作,24/49,2、专利许可的谈判准备 （1）谈判的保密协议控制 签署保密协议，才披露更多信息 谈判内容本身也是保密内容 （2）许可合同核心条款大纲 体现自己的许可期望 简单明了，底线明确 （3）警惕恶意的技术谈判 J公司不断索取资料，迟迟不签协议 怀疑： 拖延时间，为自己同类产品上市争取时间,一、专利许可的前期工作,2019/4/30,25/49,3、知识产权风险调查 （1）商业层面的评估 了解相关的市场信息 是否具有市场价值 是否切合买方的需求 ,一、专利许可的前期工作,2019/4/30,26/49,（2）技术层面的评估 是否成熟的技术 是否依赖于背景技术 是否存在改进技术 是否存在配套技术 是否易于回避设计 ,2019/4/30,一、专利许可的前期工作,27/49,（3）法律层面的评估,形式上的调查: 是否有效 何地有效 何时到期 由谁享有 共有人同意否 有无其他许可限制 有无专利质押限制 是否有法律争议 ,实质上的调查: 技术来源有无问题 是否欠缺授权实质条件 申请文件是否存在瑕疵 专利组合是否存在问题 ,2019/4/30,一、专利许可的前期工作,28/49,二、专利许可合同起草,1、专利许可合同的风险成因： 合同主体信息不对称 合同主体地位不平等 合同标的无标准（如何验收和查核） 或许：公平的交易条件能为许可业务创造最大的回馈 2、专利许可合同的文本起草 草拟规范的合同文本 完备合同条款 明确权利义务 了解合同条款背后的风险 合同范本要适应交易需求 合同范本可能是中立的，但各方利益是有倾向的,2019/4/30,29/49,二、专利许可合同起草,争取合同文本的起草权 明确风险和责任承担方法 采取付款方式控制合同风险 更清楚了解自己的合同需求 即使采用对方的格式文本，也便于发现商议之处 许可合同的用语要求 用语简单明了、风格通俗理解 为什么合同的文字用语很重要： 避免误解 人事变更 交易记录 诉讼依据,2019/4/30,30/49,3、许可合同的基本内容 起始部分：包括合同名称（辩识合同类型：许可、转让或者咨询）、合同编号、 法定当事人名称、联系地址及方式（包括电话、邮件，甚至即时通讯工具）等 基本条款：包括鉴于条款，定义条款等内容。 鉴于条款：说明双方当事人的背景、说明签约的理由、陈述专利的拥有情况及其合法性、表达双方共同合作的意愿等。 在确认是否不能实现合同目的时，可以参考鉴于条款：如，对方不能有效地提供技术支持，以达成技术商品化的合同目的 定义条款：将合同的关键名词，逐一列示并加以定义。 如：每个月完成2.5万，6个月一平均,二、专利许可合同起草,2019/4/30,31/49,许可内容：包括许可的对象、方式、权利、地域、领域、时间等规定。 许可费用：包括许可费支付方式、计算基准、提成比例等规定。 执行条款：包括当事人的权利义务，如积极履行合同的义务、报告义务、质量保证义务、保密义务等规定。 违约责任：包括许可费迟延给付的责任、赔偿条款、不可抗力等规定。 合同终止：包括终止条款、合同终止后的效果等规定。 其他规定：包括专利的维护与申请、税费条款、侵权责任豁免、被诉侵权的处理等规定。 结尾部分：包括当事人的亲笔签字或盖章、合同附件等内容。,二、专利许可合同起草,2019/4/30,32/49,三、专利许可合同的内容条款,1、技术范围 包含哪些专利或技术秘密 如何防止配套专利或技术秘密的敲诈？ 要求披露相关技术信息！ 2、使用对象 包括分公司、子公司？ 特别考虑全球性许可以及公司架构体系,2019/4/30,33/49,3、许可方式 独占还是普通许可？ 为什么大多数许可倾向于独占？ 如何发放多个独占许可？ 独占许可如何转换为普通许可或更小范围的独占许可？ 4、权利内容 所有权利，或仅仅是制造？ 被许可人自已制造或委托他人制造？,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,34/49,5、许可地域 全球性的地域如何确定？ 对方的实施能力如何? 前提必须是存在多国专利 许可地域最好列明国家或地区 6、许可领域 充分考虑专利使用领域，以及对方的实施能力 可以分割出多个独占许可 除了用途细分外，也可以按特定项目许可,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,35/49,7、许可时间 常见：专利之剩余有效期限 关于药品专利的延长期 8、再许可 无明确约定，不享有再许可的权利 被许可人哪些情形下应当争取再许可？ 当自己的制造、销售能力不足以适应市场时 许可人如何从再许可中分享利益？,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,36/49,9、技术改进 如何定义改进？ 许可人：改进成果是否自动提供给对方？ 被许可人：改进成果是否回授？ 注意：许可人获得的回授是否需要再许可？ 回授中的反垄断问题：排他性回授且有违公平 即使合同无效，技术改进成果的权属规定仍然有效 10、最惠待遇 通过最惠待遇条款，在将来争取降低许可费，或避免处于不利的竞争状态 在实践中，最惠条款的执行往往存在问题,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,37/49,2019/4/30,（四）专利许可的费用条款 1、支付方式,表 许可费支付方式的比较：从许可人的角度,三、专利许可合同的内容条款,38/49,如果许可人只接受一次性支付，需要考虑欺诈的风险 另：产品包销：可能存在问题 2、提成方式 按产品价格 按新增产值 按销售额提成 按利润额提成 按产品单位或数量提成 最低年度提成费 递减提成法 浮动提成法,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,39/49,3、提成比例 可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例等方式 考虑到合同双方皆可获利的可能性 4、许可费的分割 专利许可费与非专利许可费分割 为什么要分割许可费？ 比如：医药行业的通常做法： 预付款：签署使用许可时支付 重要阶段付款：在达到动物实验、临床实验等重要阶段时支付 提成费：产品投放到市场即支付,三、专利许可合同的内容条款,2019/4/30,40/49,三、专利许可合同的内容条款,（五）专利许可的执行条款 1、积极履行义务 被许可人会积极实施？可能只是一厢情愿 最好明确详细的规定实施专利的进度， 2、质量保证 检验产品质量的技术标准及要求、验收的方式、验收费用的分担、验收地点等。 连同商标一并许可，尤应重视质量保证义务,2019/4/30,41/49,三、专利许可合同的内容条款,3、报告义务 作为许可费收取的依据 约定报告交付时间 4、专利标示义务 标明专利号码 是否标示专利授权人，应当谨慎 如未许可商标，尤应注意对方是否有显露许可人的权利 注意：技术转化中产生的商标所有权问题 5、保密义务 对相关技术信息保密 督促被许可人的员工,2019/4/30,42/49,三、专利许可合同的内容条款,6、稽查的权利 谁来支付稽查成本 7、保证条款 并非未经过其他共有人的同意而对外独占许可 并非将职务发明当作非职务发明申请专利并对外许可 不存在同时发放几个独占许可或许可与前手许可相冲突 保证不存在侵害他人专利权，等。,2019/4/30,43/49,2019/4/30,三、专利许可合同的内容条款,8、技术资料的交付 将专利文件交给被许可人，往往是难以成功或有效实施的。 被许可人可能也有资料需要提供给许可人，比如临床数据 9、技术支持与服务 仅有技术资料不一定能够制造出所需要的合格产品 常见的技术支持及服务有： 人员训练 工程服务 顾问咨询 10、对第三人侵权的处理 许可人对打专利官司一定有很高的意愿吗？ 独占许可、排他许可和普通许可中被许可人的不同诉讼地位,44/49,2019/4/30,三、专利许可合同的内容条款,（六）专利许可的其他条款 1、违约责任 如果没有违约责任的约定，合同的执行效果将大打折扣 理论上，对每项合同义务，都可以配置违约责任的规定 违约金必须明确的数字化，否则难以达成一致 不可抗力应当明确常见的情形：自然因素、政策环境 常见的违约行为： 被许可人：不付款或延迟付款，违反保密协议。,45/49,2019/4/30,三、专利许可合同的内容条款,许可人常见违约行为： （1）不提供约定的技术资料，或不按约定传授技术经验，或不提供相关的技术服务与协助等。 （2）迟延提供专有技术 （3）许可技术未能达到许可人保证的预期效果 （4）违反权利担保：侵权、专利申请未授权（如何处理） 。 2、政府审批 比如：药品申报的风险 谁来承担未获审批的责任？许可费是否返还？ 3、侵权责任豁免 许可人不追究既往之侵权行为,46/49,2019/4/30,三、专利许可合同的内容条款,4、合同的解除条款 法定的解除事由： （1）因延迟履行解除：延迟履行主要债务，经催告后在合理期限仍未履行（司法解释：1个月） （2）因不能实现合同目的而解除： “因不可抗力致使不能实现合同目的” “当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的” （3）在技术秘密转让合同有效期内作为合同标的的技术已经由他人公开的，也应作为一种特殊的可以解除合同的情形. 约定解除事由： 哪些是你关心和担心的情形？以及该行业经常发生的风险？ 比如，第二年销售额不足5000万，尾款未付或迟延多长时间支付，可以约定为解除条件 5、合同终止的后续处理 明确终止条款，做好后续处理 有过错的是否给予适当的赔偿,47/49,2019/4/30,三、专利许可合同的内容条款,许可人： 要求对方技术资讯归还：被许可人立即返还所有技术手册等资讯 要求对方继续保密责任：通常不因合同的终止而终止保密义