涉外定牌加工侵权判断刘莉

一、背景及问题的产生简称。在全球化浪潮的时代背景下，越来越多的著名国际品牌在中国进行加工，中国现在已经成为全球的生产基地，名副其实的“世界工厂”。据统计，自年以来，以为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”，成为贸易顺差最重要的贡献力量。

但是，在贴牌加工迅猛发展的同时，伴随产生的大量知识产权侵权争议也已成为一个不容忽视的现实问题，而最引起争议的是在涉外贴牌生产过程中，定作方或加工方是否侵犯了在中国注册的相同或近似商标权人的商标权。二、相关法院的态度美国耐克公司与浙江省嘉兴市银兴制衣厂等侵犯商标权纠纷案（深圳中院、年）、佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案——贴牌加工行为构成对商标权的侵犯。义乌市聚宝日化有限公司不服工商行政处罚案（义乌法院、年）——贴牌加工行为不构成侵权。北京高院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（年）要求承揽加工人应当对定作人是否享有商标进行审查，未尽到注意义务而侵权的，与定作人构成共同侵权。最高法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中要求妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。三、江苏法院对该问题的思考（一）案例一拉科斯特衬衫股份有限公司江阴宏鑫制衣有限公司（年）

拉科斯特衬衫股份有限公司诉称：其是“鳄鱼”商标的注册人。被告侵犯了原告的注册商标专用权，故请求法院判令被告停止侵权、赔偿经济损失。江阴宏鑫制衣有限公司辩称：、他人出具虚假的授权许可证明，委托其贴牌加工“鳄鱼”牌恤衫；、上述服装全部被海关和工商部门没收，被告并未获得利润，也未对原告的市场份额及销售产生影响。法院查明：、韩国公司向被告提供订单项下的服装面料样品、工艺要求、产品的商标标识及内容虚假的商标使用许可授权书等，标注的商标为鳄鱼图形及“”文字，公司向被告出具不可撤销跟单信用证。、年月，该批货物在出口报关时被上海海关予以扣留，年月作出行政处罚决定，没收上述侵权货物，并处罚款元。年月，江阴工商局作出行政处罚，没收库存商品，并处罚款万元。法院认为：、本案中，宏鑫公司是根据公司的订单进行服装生产，并根据订单的要求在生产、出口的服装上使用涉案注册商标，该服装出口至韩国，不在国内进行销售，公司以信用证方式支付宏鑫公司相应的款项。根据上述交易特点，应当认定宏鑫公司生产、出口服装的行为属于国际贸易中的定牌加工行为。、国际贸易中的定牌加工人应当对定作人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查，未尽到注意义务加工侵犯他人注册商标专用权的商品的，应承担相应的损害赔偿责任。宏鑫公司对公司出具的商标使用许可授权书没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意的义务，主观上具有过错，其行为侵犯了拉科斯特公司的商标专用权，宏鑫公司据此应承担相应的侵权责任。、关于赔偿数额的计算考虑：（）宏鑫公司在本案中系根据国外定作方委托进行定牌加工。如果定牌加工的商品全部出口至国外，没有在我国市场上销售，则在我国市场上不会因该定牌加工行为造成相关公众的混淆或误认，也不会对商标权人的市场利益造成损害。（）由于宏鑫公司作为加工方，其所加工商品的品种、数量、质量、商标的使用等均是由定作方韩国公司指定的，涉案侵权商标虽是由宏鑫公司在实际加工过程中使用在商品上，但宏鑫公司的这种商标使用行为是其履行加工合同的行为和结果，因此，此类定牌加工商品的实际商标使用人是定作方，加工方只不过是具体实施者而已，且加工方获取的也仅仅是加工费。商标的巨大市场利益是由定作方所享有的，故定作方应承担主要民事赔偿责任，而宏鑫公司作为加工方承担的责任应相对较小。（）拉科斯特公司主张按照被查扣侵权商品的数量与其注册商标商品的单位利润计算其损失。但根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条的规定，商标权人因被侵权所受到的损失可以根据侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积进行计算。但该规定中“侵权商品销售量”应当是指已实际销售的侵权商品数量，不应包括尚未销售的侵权商品。本案中宏鑫公司生产的侵权商品因分别被海关和工商部门没收，并未实际销售，故不应当适用上述司法解释规定的计算方法。因此，本案中，应当依据涉案注册商标的市场知名度；宏鑫公司的主观过错程度；侵权商品未进入最终市场及拉科斯特公司支付的查询费等费用确定赔偿损失数额。最终判决宏鑫公司停止侵权、赔偿损失万元。对涉外定牌加工定性及责任承担的思考（一）、构成商标侵权；、承担有限的赔偿责任。对涉外定牌加工定性及责任承担的思考（二）

（年）（二）江苏高院审理指南认定涉外贴牌加工行为是否构成侵犯注册商标专用权及民事责任的承担应考虑的因素是：①应考虑境外生产商或销售商是否享有注册商标专用权或有授权许可。对于在境外享有注册商标专用权或已取得授权许可的，一般应认定不构成商标侵权；而对于在境外无注册商标专用权或未取得授权许可的，应认定构成侵权。②承揽人是否已尽到必要的审查或注意义务承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权或已取得授权许可进行必要的审查。如果承揽人未进行审查，或未尽到必要的注意义务，除应承担停止侵权责任外，还应当承担损害赔偿责任。③应当合理确定承揽人的损害赔偿责任如果贴牌加工的产品仅销往境外，则商标权人在国内的市场份额和竞争地位并未受到影响，则承揽人不应对境外销售商的获利额承担连带赔偿责任，只应在其加工获利额即加工费的范围内对商标权人承担赔偿责任，并可适当支持商标权人提出的合理费用的主张。《江苏省企业品牌建设和保护状况

分析报告》对于加工企业进行了风险提示——审查义务（三）案例二

喻德新沭阳县奋进制刷厂

（年）

原告喻德新诉称：其是“”商标的注册人，核定使用于刷子等商品。其认为，奋进制刷厂作为生产商、中远进出口公司作为出口代理商，侵犯涉案注册商标专用权，故请求法院依法判令被告停止侵权、赔偿损失及合理开支等。被告答辩称：、案外人厄瓜多尔.公司于年月日在厄瓜多尔注册了“”商标生产油漆刷，奋进制刷厂在接受该公司定牌加工业务时，已经审查了该公司在厄瓜多尔的商标注册情况，尽到合法的谨慎注意义务。、商标侵权必须有损害事实的存在或发生损害事实的可能性。本案中，奋进制刷厂受厄瓜多尔注册商标权人的委托生产属于涉外贴牌加工，所生产的“”油漆刷均出口到厄瓜多尔，从未在中国市场销售，对国内商标权人的商品市场或商标价值未造成影响，也未造成其实际损失或不利益状态。、商标法的商品应指进入流通领域的劳动产品，涉外定牌加工的环节未形成商标法意义上的商品，加工人按照委托人的要求将商标贴附于加工产品上，其性质属于加工行为的一部分，不构成商标法上的商标使用。、从履行国际义务上看，对涉外定牌加工行为从宽掌握，以不构成侵权处理，并不违反国际条约规定的义务。、即使构成侵权，因不存在主观上的过错，且涉案商标未进入国内消费流通领域，未造成实际损失，也不应该承担赔偿责任。法院查明：.公司于年月日经批准注册了“”商标使用商品为各类刷子。喻德新经核准注册“”商标，核定使用商品为第类长柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、动物用梳、电刷（机器部件除外），有效期自年月日至年月日。

年月日，.公司法定代理人出具《授权书》，载明该公司授权奋进制刷厂生产“”牌子的各种刷类产品，但所有生产的产品只能出口给.公司，不允许自己销售或者销售给第三者公司。后奋进制刷厂依代理出口协议委托中远进出口公司代理标有“”商标标识的油漆刷出口报关。该案审理中的几点思考二审法院的裁判思路：该案在二审审理之初，依据我院审理指南的审理思路，在庭审中重点审查两被告是否对定作人享有商标权或已经取得授权许可进行审查。但同时对涉外定牌加工行为的定性进行了深入研究——考虑国家利益等各种因素的平衡、国家利益为前提——国情是决定取舍贴牌加工是否侵权的根本原因。协议第五十一条规定，“各成员应按下述规定制定有关程序，使权利持有人在有正当理由怀疑假冒商标或盗版货物有可能被进口时，能够向行政或司法主管当局提出书面申请，要求海关当局暂停放行这些货物进入自由流通。只要符合本节的要求，各成员可允许针对涉及其他知识产权侵权行为的货物提出这种申请。关于海关当局暂停放行从其境内出口的侵权货物问题，各成员也可制定相应程序。”可见，协议要求各成员国必须承担对进口货物的知识产权保护措施，也就是说，协议只要求成员国海关对有知识产权问题的进口货物进行扣留，并未要求其成员国在知识产权保护中对出口货物采取与进口货物相同的“禁令”措施。

协议的发起人之一美国，就并没有在制定其本国《知识产权海关保护条例》时将对出口货物的盘查、扣留包含进去。东南亚诸经济体、韩国、印度在发展贴牌加工经济的过程中也都没有出现这种做法。而我国《知识产权海关保护条例》对此类与国内商标权保护无涉的定牌加工货物实施海关监管措施，可以说为对外贸易自由增加了不必要的自我限制，尤其对于我们这样一个处于发展中的国家来说，承担比美国等国家还要高的保护义务，显然是对我国的经济发展是不利的。我国是一个发展中国家，自主创新能力有限，由于劳动力价格低廉，在国际市场上生产和销售同样的产品，我们占有很大的优势和竞争力，制造业中几乎所有的世界知名品牌都在我国成立合资或独资企业，产品大部分用于出口，而服装业贴牌加工几乎是服装出口的一种主要方式。这种情形下如果贴牌加工倾向于认定侵犯商标权的话，那么绝大多数加工产品的出口将会遭受灭顶之灾，对国家经济发展的影响也可想而知。、公共利益优先——消费者混淆原则商标立法的目的在于实现商标专用权、竞争秩序和消费者利益三者的统一。商标法对消费者利益的保护就是保护一种在一般社会公众利益基础之上的更为广泛的公共利益。因而以消费者的感觉为判断基础的“制止混淆及混淆的可能”，成为了商标权保护的条件。换言之，凡是消费者并不与其他商品发生混淆的商品标识，商标权人不能申请禁止使用。贴牌加工的商品全部销往国外，国内消费者根本没有接触的机会，既无接触机会，就不会产生混淆的可能。、兼顾商标权人的利益——适度保护原则维护公平竞争是核心，商标权的保护以符合公平竞争的要求为边界，商标法所能够给予商标权的保护，只能是通过打击侵权行为和不正当竞争行为营造公平竞争的市场秩序。

贴牌加工商品未投放国内市场，加工企业未在法域内与商标权人形成市场竞争关系。如此，维护公平竞争也就无从谈起。换言之，贴牌加工行为对国内商标权人其实并无负面影响，不会损及其国内市场地位。但是若判定加工企业侵犯了国内商标权，国内商标人能获得“额外利益”；且势必要求贴牌加工企业在签订合同前附加查找国内有无类似商标的义务，而这一义务显然是苛求的。对涉外定牌加工定性及责任承担的思考（三）对该问题的讨论意见很多，但该案最终只选取了损害后果这一角度。即从民事侵权的一般构成要件来看，损害事实是侵权行为成立的必备要件之一。损害事实必须是一个确定的事实，而不是臆想或虚构的事实，也即损害事实包括已经真实发生的实际损害，也包括虽未实际发生，但将来必然产生的损害。商标侵权属于民事侵权行为的一种，其构成要件也应当与民事侵权一样，只有存在损害事实，才能认定商标侵权行为成立。虽然我国商标法第五十二条第（一）项中规定的商标侵权行为，没有写明必须存在损害事实，但该侵权行为给我国注册商标权人造成损害是无庸置疑的。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，商标权的核心在于避免消费者对商品或服务的来源产生混淆和误认。因此，无论何种侵害商标权的行为，其本质特征都是对商标识别功能的破坏，从而造成在特定国家区域内的相关公众对商品或服务的来源产生混淆和误认。涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，也应当从民事侵权行为成立的构成要件予以分析，判断该行为有无对我国注册商标权人造成损害。涉外定牌加工的受托方企业虽然在其生产的产品上标有与我国注册商标专用权人相同或近似的商标，但该商品全部出口至委托方所在国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏我国注册商标的识别功能，从而损害我国注册商标权人的利益。由于没有损害事实的发生，该种行为不构成商标侵权。本案中，可以认定奋进制刷厂是基于在厄瓜多