等同原则在专利侵权诉讼中的适用

等同原则在专利侵权诉讼中的适用等同原则在专利侵权诉讼中的适用——北京康体休闲设备开发中心诉北京鹰博蓝天科技有限公司等专利侵权纠纷案◆案情摘要原告：北京康体休闲设备开发中心（代理人：北京市集佳律师事务所律师）被告：北京鹰博蓝天科技有限公司被告：北京颐方园体育娱乐有限责任公司体育健康城原告北京康体休闲设备开发中心（以下简称“康体中心”）经审理于1999年12月3日向国家知识产权局提出名称为“模拟激光射击系统”的发明专利申请，于2003年1月15日被授予专利权，2004年发现被告北京鹰搏蓝天科技有限公司（以下简称“鹰搏蓝天公司”）在其网上宣传销售模拟激光射击系统产品，同时还发现该公司在被告北京颐方园体育娱乐有限责任公司体育健康城（以下简称“颐方园健康城”）安装的模拟激光射击系统产品的技术特征落入了涉案专利的保护范围，构成对原告专利权的侵犯。故诉至法院，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。被告鹰搏蓝天公司辩称：原告未掌握被告侵权的明确证据，而且被告的产品不构成对原告专利权的侵犯。因此，不同意原告提出的诉讼请求。◆法院审理北京市第二中级人民法院经审理查明，康体中心涉案第99125554.2号发明专利目前合法有效。根据该专利独立权利要求，可以认定该专利技术方案包括八个必要技术特征。审理过程中，一审法院委托北京紫图知识产权司法鉴定中心对涉案两种技术方案进行的技术鉴定，原被告当事人对该鉴定报告进行了当庭质证。法院认为：与涉案专利技术方案相比，被控侵权技术方案中具备原告涉案专利的2、4、6、8等四个必要技术特征，虽然被控侵权技术方案中不存在涉案专利的1、3、5、7四个技术特征，但是分别存在与之对应的等同技术特征，因此，一审法院认定被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围，构成专利侵权。被告鹰搏蓝天公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉，二审法院认为鹰搏蓝天公司的上诉理由不能成立，遂驳回其上诉并最终维持了原判。◆案件评析一、等同原则概述：本案中涉及到的主要问题就是被控侵权技术方案中是否存在与涉案专利相应必要技术特征相等同的技术特征，进而确定是否应该适用等同原则认定被告构成专利侵权。专利侵权判定中最基本的原则当然应该是全面覆盖原则，也就是经常所说的字面侵权，这就要求原告主张权利的权利要求中所记载的所有技术特征必须在涉嫌侵权的技术方案中全部得到一一再现，否则就不构成侵权。但是在现实中，侵权人为了规避这种字面侵权，很少有原封不动的按照权利人权利要求所限定的技术方案全盘照抄照搬，而总是通过一些稍微变化或常规的替换对专利技术方案中的技术特征进行改头换面。因此如果严格按照全面覆盖原则进行侵权比对，显然改动后的方案就不构成专利侵权，这就在一定程度上影响了专利权人对于专利保护制度的信心，挫伤了他们将发明创造申请专利的积极性。因此，为了更好的维护专利权人的利益、保护发明创造专利权，就有必要对这种没有本质区别的侵权技术方案纳入相关专利权的保护范围。这就对全面覆盖原则提出了挑战，也正是基于这样的出发点，所以在司法实践中逐步提出了在等同基础上的全面覆盖。等同判定侵权最早是由美国法院在100多年前的专利侵权审判中率先提出来的，但是它作为一项正式的专利侵权判定原则在我国却出现得较晚，我国关于等同最早的法律依据是 2001年7月1日开始实施的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规定》），该规定第十七条明确：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。事实上，在该解释出台之前，我国的司法实践中已经出现了一定数量适用等同原则判定专利侵权的案件，但是由于没有统一的法律依据，所以在具体操作中各地法院所掌握的尺度明显不一，该司法解释的出台在很大程度上统一了全国各专利案件管辖法院对于等同认定的标准，无疑对于我国的专利侵权司法实践具有里程碑式的意义。二、判定是否构成等同特征的条件及分析；根据最高院的《规定》第十七条，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此，判断侵权物中是否具有与授权专利相应特征相等同的特征，必须从手段、功能、效果以及本领域技术人员是否显而易见等四个方面分别进行比较，如果两者的手段、功能、效果基本相同，而且对于本领域技术人员来说也属于显而易见的话，则可以认定为等同特征，否则就不宜认定为等同。事实上，专利法要求符合授权条件的发明专利与实用新型专利必须都具有新颖性、创造性和实用性，通常情况下，除非明显不具有实用性，否则不对实用性进行审查。另外，如果某一技术方案不具备新颖性，必然也就意味着其不具有创造性，因此，最高院也正是基于上述考虑，进而认为在判定两个技术特征是否构成等同特征的过程中主要应该考虑创造性因素，因为一旦涉嫌侵权技术方案中的相应技术特征对于专利技术方案中的相应技术特征而言具有了创造性，也就说明两者属于本质不同的技术特征，涉嫌侵权技术方案相对于专利技术方案而言也就属于本质不同的技术方案，所以该技术特征也就不再属于与专利技术方案相应技术特征等同的特征；反之，如果该涉嫌侵权物的相应特征只是对于专利技术相应特征进行了简单的文字变换、常规手段的等效变换，则这种变换不具有任何创造性，实际上仍然是一种意图规避侵权的侵权行为。根据专利法第二十三条的规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。由此可知，创造性包括了实质性特点和进步两个方面。专利审查指南关于创造性地判断部分进一步明确了创造性的判断标准：发明有突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的。发明有显著的进步，是指发明与最接近的现有技术相比能够产生有益的技术效果。由此可知，创造性的内容实际上已经包括了功能、效果、手段等内容在内。在司法实践中，要判断两个技术特征所产生的功能、效果基本相同或者是否对于本领域技术人员显而易见往往是相对容易做到的，但是到底如何判断两个技术特征所采用的手段是否基本相同却较难准确把握。笔者认为，如果过分强调两个技术特征是否采用了基本相同的手段来作为判定是否构成等同特征的必要条件，实际上是不利于对专利权人的保护的。按照《规定》十七条，只有同时满足了手段、功能、效果基本相同而且本领域技术人员显而易见等四个条件才可以认定等同。但是实践中，在认定两个技术特征是否采用了基本相同的手段是没有一个统一的判断标准，而且站在不同的高度和不同的层面看，得到的结论就可能完全相反。例如，站在较低的第一个层面可分为软件手段与硬件手段；站在较高的第二个层面可分为物理手段与化学手段；站在更高的第三个层面可分为常规手段与非常规手段等等。显然，软件手段与硬件手段都可以归纳为物理手段，而物理手段和化学手段往往有很可能都属于常规手段。因此，如果一种技术特征采用了软件手段，而另一种特征采用了硬件手段，两者到底是否采用了基本相同的手段呢？站在第一层面则两者属于不同的手段， 站在第二层面和第三层面则属于相同的手段。 因此，站在不同层面所得出的结论往往是截然相反的。 基于上述情况，笔者认为实际上如果有了本领域技术人员非显而易见的这一限定，就不必再过分强调两者是否采用了基本相同的手段。以免增加司法实践中对于应用等同原则带来操作上的困难。 因为实际上某一具体技术方案中的具体技术手段虽然明显采用了不同的方式，但是对于所属技术领域的技术人员来说，这种手段的变化也许是司空见惯的，不具有任何创造性内容，所以，对于这种虽然表面上看采用了不同手段的行为，实际上还是应该认定为等同。例如：硬件的软件化以及软件的硬件化是该技术领域的技术人员所惯用的等效置换手段，不能说因为专利方案采用的是软件手段，而涉嫌侵权方案采用了硬件手段等效替换则不构成专利侵权。本案中已经认定的部分等同特征之间实际上就属于这种情形，如果过分强调专利方案中和涉嫌侵权方案中所采用的手段是否基本相同，则明显不利于保护专利权人的利益。三、适用等同原则应该注意的几个问题：（一）判定等同的时间点标准：在判定两个技术特征是否构成等同时，到底应该以专利申请日、专利公开日、专利授权公告日还是专利侵权日为标准呢？显然，采用不同的时间标准所得到的结论往往会是不一样的。世界各国采用的标准也不一样，我国的专利法以及相关司法解释均没有予以明确的规定，但是在司法实践中往往都采用了专利侵权日为判断是否构成等同的时间标准。笔者认为，采用这一时间标准相对而言是比较有利于充分保护专利权人利益的。因为专利的保护期限往往较长，特别是发明专利，保护期从申请日开始计算有20年，而现代技术的发展日新月异，专利权人几乎不可能在若干年前申请专利时就将未来20年内可能出现的等同技术手段全部涵盖在申请文件中，因此，如果从申请日、公开日或者公告日来作为判定等同的时间点显然都是不利于权利人的。所以我国采用了专利侵权日的这一判断时间标准客观上就更好地维护了专利权人的利益。（二）等同判定与专利创造性程度的关系：虽然专利法对发明和实用新型都要求具有一定的创造性，但是不同的发明创造的创造性程度差异还是较大的。因此，笔者认为在认定是否构成等同时，创造性程度越高的专利，在进行等同判定时应该适用的等同条件应该越宽松，例如，对于开拓性发明或者具有划时代意义的重大发明，就应该通过等同的方式确定较大的保护范围。反之，对于创造性程度较低的专利，则应该严格控制认定等同的条件。因为专利法的宗旨就是以技术的公开换取法律的保护，显然谁对社会的贡献越大，对谁的保护力度就应该越大。而正是基于上述考虑，所以才应该对与不同的创造性的专利认定等同时采取不同高度的要求。（三）等同原则与多余指定原则的关系：通过《规定》第十七条的定义以及我国的司法实践可以看出，运用等同原则进行侵权判定时并非判断涉嫌侵权方案与专利方案这两个方案是否构成整体等同，而是比较涉嫌侵权方案中的相应技术特征与专利方案中的对应必要技术特征是否构成等同。关于必要技术特征，通常将其定义为：是指在技术方案中能够独立地对解决发明或实用新型的技术问题产生技术效果的技术单元或者技术单元的集合。由此可知，并非专利权利要求中的每一句话就是一个必要技术特征，而必须是能够独立解决技术问题的技术单元或技术单元的集合才构成一个必要技术特征，它往往是以技术“单元”或“集合”的形式出现的。多余指定原则，是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物是否覆盖专利权保护范围的原则。笔者认为：多余指定原则实际在一定程度上体现出我国的专利侵权判定中存在着整体等同的形式。当然，从保护权利人的角度出发，整体等同对于专利权人来说无疑是更有利的，因为整体等同原则实际上就是接近于某些国家所提倡的“中心限定说”，只要是围绕权利要求所限定的发明中心，任何技术方案都落入其专利保护范围。虽然实践中运用多余指定原则的案例不多，但是在最高人民法院还是意识到这一原则的应用有违公平原则。因此，最高院已经通过判例的方式体现出逐步废除多余指定原则的意向。事实上，多余指定原则的运用对于社会公众来说的确是不公平的，因为社会公众判定自己实施的技术方案是否构成侵权时，只能根据权利人的权利要求中全部技术特征所共同确定的保护范围来分析，但是在侵权比对时如果权利人突然又减少了原来是用于界定专利保护范围的某一个技术特征，显然就大大的扩展了权利人的保护范围，从而使原本不侵权的技术方案在忽略了某一技术特征之后则构成专利侵权。因此，笔者认为：在司法实践中废除多余指定原则这一提法是势在必行的，任何专利权，一旦受权公告，其保护范围就应该是稳定的，而不能忽大忽小，让社会公众在决定采用相应的技术方案时感到无所适从。当然，多余指定原则虽然作为一项原则的存在没有其必要性，但是在其特殊的情况下，可以将多余的特征一并划分到到某一个必要技术特征“单元”或“集合”中，由于其不会对该特征单元或集合所解决的技术问题产生任何实质性影响，所以也不会影响到最后的判断结论。这样就能一方面避免了多余指定原则的存在而可能任意扩大权利人的保护范围，另一方面也在适度保护专利权人利益的同时兼顾了社会公众利益。（四）等同原则的例外：等同原则的适用显然是有利于专利权人，但是在进行专利侵权判定的同时为了不一味强调等同而侵害社会公众的利益，因此也有必要对正确适用等同原则的同时对其作出一定限制。 其中最主要两个方面体是：禁止权利人反悔以及禁止权利人将公