代理实务重要法条2011代理人考前培训材料部祁建伟

代理实务重要法条2011代理人考前培训材料部祁建伟代理实务重要法条专利法实施细则第53条：一、A.5,A.25,或二、A.2(2),A.20(1),,A.26(3,4,5),A.31(1),或R.20(2)三、或R.43(1)2023/2/22代理实务重要法条(一)前提条件1、2、3、2023/2/23代理实务重要法条(一)1、A.5:违反法律的发明创造违反社会公德的发明创造妨害公共利益的发明创造违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造2023/2/242、Art.2(2)专利法第二条第二款：专利法所称的发明，是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。专利法中，发明创造是指发明、实用新型和外观设计的统称。通常所说的发明创造是广义的，而专利法意义上的发明仅指发明专利，是狭义的。2023/2/25不是专利法意义上的产品发明：声、光、电、磁、波等信号或者能量；气味；图形、平面、曲面、弧线等本身不属于专利法第二条第二款规定的专利法意义上的产品发明。2023/2/26科学发现智力活动的规则和方法疾病的诊断和治疗方法动物和植物品种原子核变换方法以及用该方法获得的物质对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计2023/2/27三、疾病的诊断和治疗方法不授予专利权的原因：人道主义和社会伦理涉及国家利益和民生(是否作用于活体？)

2023/2/28代理实务重要法条(二)一、充分、必要条件---，A91、新颖性(现有技术)2、抵触申请3、同样的发明创造2023/2/29A22：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日之前向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。2023/2/210三个基本概念：

1.申请日：专利法第28条规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

2023/2/211

2、优先权日

申请人自发明或者实用新型在国内外第一次提出申请之日起12个月内，又再次向国家知识产权局提出相同主题的专利申请的，在符合法律规定的前提下可以依法享有优先权，其第一次申请的申请日为在后申请的优先权日。

优先权日（）申请日（）2023/2/2122023/2/213

3、现有技术

专利法第22条第5款规定：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。2023/2/214 新颖性的判断原则单独对比发明创造——————现有技术（权利要求）(技术方案)

所属技术领域的技术人员ABS2023/2/2151、一种防腐涂料用添加剂，其特征在于包含石蜡。现有技术：公开了一种塑料加工用的脱模剂，其中包含石蜡。新颖性？创造性？2023/2/216申请权利要求11、一种复合式棒球棒，其特征在于，包含有：一木质主体，具有一外径较粗的前端及一外径较细的后端，而且，该主体具有一沿轴向延伸的轴孔；一芯管，嵌设于该主体的轴孔内，其材质为纤维补强塑胶或金属。2023/2/217对比文件1、一种复合式撞球杆，其特征在于，包含有：一木质主体，具有一外径较粗的前端及一外径较细的后端，而且，该主体具有一沿轴向延伸的轴孔；一芯管，嵌设于该主体的轴孔内，其材质为纤维补强塑胶或金属。新颖性？2023/2/218乙申请日甲申请日甲申请公布日同样的发明

申请日在先，公布日在后；

中国专利申请。2023/2/2194、抵触申请

在申请日以前也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。只能用来评价新颖性，避免重复授权全文权利要求

2023/2/220惯用手段的直接置换(仅抵触申请适用)

螺栓固定装置

螺钉固定装置2023/2/221

抵触申请=现有技术？2023/2/222申请1和申请2申请日相同申请1的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为薄木板或玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。申请2的权利要求1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。如何审查？新颖性？创造性？？？2023/2/2235、相同发明同一天申请(Art.9)

专利法第9条第1款：同样的发明创造只能授予一项专利权。

1、避免重复授权。

2、非现有技术和抵触申请2023/2/224判断原则 同样的发明创造：

1、权利要求权利要求对比

2、技术方案为对比的基本单位？两件专利申请说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同。2023/2/225注意！(指南P168)权利要求涉及连续数值范围的，应当将该连续数值范围作为一个整体予以考虑。若两项权利要求涉及的数值范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

2023/2/226新颖性判断的具体方法专利申请：

一种带护套挂锁，金属锁体上套有护套。对比文件(现有技术)：一种带护套挂锁，黄铜锁体上套有黑色乙烯基树脂护套。新颖性？2023/2/227

1、上位概念与下位概念

下位概念破坏上位概念的新颖性例如：金、银、铜、铁金属上位概念与下位概念？2023/2/2282、数值范围例1：一种钛合金，由重量％的镍（Ni）、重量％的钼（Mo）和余量钛组成。对比文件：一种钛合金，组成为重量％Ni、重量％Mo，余量为钛。新颖性？2023/2/229例2：专利申请：一种热处理台车窑炉，其拱衬厚度为100-400毫米。对比文件：拱衬厚度为180-250毫米的相同热处理台车窑炉。

新颖性？2023/2/230例3：专利申请： 一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1-10小时。对比文件： 氮化硅陶瓷的生产方法中的烧成时间为4-12小时。

新颖性？2023/2/231例4：专利申请：一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为40℃、58℃、75℃、100℃。对比文件：干燥温度为40℃－100℃的二氧化钛光催化剂的制备方法。

新颖性？2023/2/232例5：专利申请的权利要求： 一种内燃机用活塞环，其活塞环的圆环直径为95毫米。对比文件公开： 圆环直径为70－105毫米的内燃机用活塞环。

新颖性？2023/2/233例6：专利申请的权利要求： 一种乙烯－丙烯共聚物，其聚合度为100－200。对比文件公开： 聚合度为50－400的乙烯－丙烯共聚物。

新颖性？2023/2/234总结：

所要求保护的数值范围内有没有公开现有技术的“点”(点值，端点)

有没有新颖性没有有新颖性2023/2/2353、开放式和封闭式权利要求发明：一种涂料组合物，包括A和B。一种涂料组合物，由A和B组成。现有技术：一种涂料组合物，由A，B和C组成。新颖性？创造性？2023/2/2363、开放式和封闭式权利要求（1）仅涉及组分时的新颖性判断

a.开放式－－含有A+B权利要求

b.封闭式－－由A+B组成 现有技术：A+B+Ca、新颖性×b、新颖性√2023/2/237申请日前公开抵触申请专利法第9条第1款现有技术申请日相同申请在先公开在后2023/2/238代理实务重要法条(三)充分、必要条件---创造性实用性2023/2/239创造性一、定义创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。2023/2/2401、突出的实质性特点发明有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。2023/2/2412、显著的进步

是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。2023/2/2423、所属领域的技术人员设定“所属技术领域的技术人员”的目的2023/2/2432、“所属领域技术人员”应具备的能力：

知晓申请日(优先权日)之前的普通技术知识；

能够获知该领域中所有的现有技术；

具有常规实验的手段和能力，但他不具备创造能力；

根据解决问题的需要，也应具有获知相关领域的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。2023/2/244突出的实质性特点的判断(一)一篇对比文件的情形1、确定最接近的现有技术2、与权利要求对比找出区别技术特征3、通过“分析、推理、或有限的试验”(问题/启示)

a、能够得到权利要求的技术方案×

b、不能得到权利要求的技术方案√2023/2/245案例1

发明要求保护:一种复合地板，其包括基材、复合于基材下面的防潮层和复合于基材上面的耐磨层，该耐磨层为材料A。

对比文件1公开了:一种复合地板，其包括基材、复合于基材下面的防潮层和复合于基材上面的耐磨层，该耐磨层为材料C。

材料A和材料C均为已知的耐磨材料创造性？(替换)2023/2/246案例2：权利要求：一种药物组合物，包括活性组分化合物A、填料和着色剂。对比文件：一种药物组合物，包括活性组分化合物A和填料。常规技术手段(容易想到的)

创造性？2023/2/247突出的实质性特点的判断(二)多篇对比文件的情形(分析、推理、或有限的试验)

a、能够得到权利要求的技术方案×

b、不能得到权利要求的技术方案√2023/2/248案例3现有技术(对比文件1)：公开了一种防治脚部皲裂保健袜，由袜体1和乳胶2构成，乳胶2附设在袜体1的袜跟部。问题：用途单一，不能作为普通袜子使用2023/2/249案例3权利要求：一种防治脚后跟皲裂的袜子，其特征在于脚后跟袜内面设置一层浸有乳胶的布片。

2023/2/250对比文件2：公开了一种防治脚后跟皲裂的护具，是在脚后跟套子内面设有一层浸有乳胶的布片。(既能够用途防皲裂护具，又能够作为普通护具使用)1、特征相同2、作用相同2023/2/2511、与对比文件1相比，其区别特征为“脚后跟袜内面设置一层浸有乳胶的布片”2、对比文件2公开了该区别技术特征，并且其在该对比文件中所起的作用也是防皲裂，与发明中的相同。

创造性？2023/2/252案例1发明要求保护一种杯子，杯子把手外粘贴橡胶材料（防滑）对比文件1一种杯子，手与杯体使用相同的金属材料。对比文件1为最接近的现有技术，发明的区别特征：杯子把手采用橡胶材料该区别特征在使发明达到的技术效果是：杯子具有更好的防滑效果发明实际解决的技术问题：改善杯子把手的防滑性能2023/2/253对比文件2公开了一种餐具(例如锅铲)，由金属制成，为了防止手柄打滑，可以在手柄处包覆橡胶材料，或者手柄由橡胶材料制成。特征相同—作用相同—有启示？2023/2/254案例2发明要求保护一种杯子，杯子把手外粘贴橡胶材料（防滑）对比文件1一种杯子，手与杯体使用相同的金属材料。对比文件1为最接近的现有技术，发明的区别特征：杯子把手采用橡胶材料该区别特征在使发明达到的技术效果是：杯子具有更好的防滑效果发明实际解决的技术问题：改善杯子把手的防滑性能2023/2/255对比文件2公开了一种餐具(例如锅铲)，由金属制成，为了控制手柄温度不过度升高，可以在手柄处包覆橡胶材料，或者手柄由橡胶材料制成，从而解决了温度过度升高的问题。特征相同作用不同没有启示？2023/2/256案例2说明书中记载发明所要解决的技术问题是：防止氟离子含量降低而影响抗龋齿效果（说明书中还记载了通过控制PH值防止氟化物和滑石在一起使得氟离子含量降低，使用磨料抛光材料使组合物的牙齿抛光效果更好）发明实际解决的技术问题是：如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果。发明对比文件一种洁齿组合物，含有1-50％的滑石，防龋齿的洁齿组合物，含有20-50％的滑石，1-3000ppm氟化物离子的氟化物盐，1-2300ppm氟化物离子的氟化物盐，30-90%的一种或多种含水载体，50-80％的一种或多种含水载体，5-50％磨料抛光材料，PH值为8-10。PH值为7-9。2023/2/257磨料抛光材料(增加的特征)要素增加或减少如果相应增加或减少了其作用创造性？2023/2/258突出的实质性特点的判断方法1、确定最接近的现有技术2、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题3、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

即将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明(分析、推理、或试验)

a、能够得到权利要求的技术方案×

b、不能得到权利要求的技术方案√2023/2/259启示的通常情况1、区别特征--公知常识2、区别特征--最接近现有技术中披露的相关技术手段3、区别特征—为另一对比文件中披露的相关技术手段

启示(动机)源自于所要解决的技术问题相同、即作用相同2023/2/260“显著的进步”的判断发明与现有技术相比具有更好的技术效果；为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案；代表某种新的技术发展趋势；在某些方面有负面影响，但在其他方面有明显积极的技术效果。2023/2/261“突出的实质性特点”和“显著的进步”1、判断创造性时应作为一个整体考虑非显而易见性—创造性2023/2/262选择发明的创造性1、主要考虑因素是“预料不到的技术效果”2、其次是选择的难易程度2023/2/263A22(4)—实用性

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果1、能够在产业中制造或者使用2、经济、技术和社会效果。2023/2/2641、“能够制造或者使用”

指在产业中被制造或使用的可能性2、不具备实用性是由技术方案本身引起的

与说明书公开的程度无关实用性是先天不足造成的充分公开是后天人为所致2023/2/265无实用性的常见情形1、无再现性2、违背自然规律3、利用独一无二的自然条件的产品4、人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法5、测量人或动物体在极限情况下的生理参数的方法6、无积极效果2023/2/266代理实务重要法条(四)单一性、清楚、支持、和必要技术特征1、2、A.26(3,4,5)3、2023/2/267

1、单一性的判断方法：

（1）确定第一项发明的“特定技术特征”；（2）比较第二项发明是否存在一个或多个相同或相应的特定技术特征；（3）存在：有单一性；不存在：无单一性“特定技术特征”－体现发明对现有技术作出创造性贡献的那些技术特征

2023/2/268判断单一性应注意的问题1、与撰写的形式无关

与不同类权利要求是否按引用关系无关；与撰写顺序无关；一个权利要求中也有单一性问题；2、当第1独立权利要求因缺乏新颖性、创造性而不能被授权，则需要考虑

－从属权利要求之间是否符合单一性－其他独立权利要求之间是否符合单一性2023/2/269判断单一性案例11.一扶手椅，包括扶手板，其特征在于在上述扶手板上有一个凹坑，凹坑底部有一橡胶垫。2.一扶手椅，包括扶手板，其特征在于在上述扶手板上有一个凹坑，凹坑四周有一圈凸起。

a、如果凹坑是对现有技术作出贡献的特定技术特征，那么，它们之间具有单一性。

b、如果凹坑已被现有技术披露，权利要求1和2之间有无单一性？2023/2/270判断单一性案例21.一种A产品，其特征在于，…。2.一种权利要求1的A产品的制备方法，包括…。3.权利要求1的A产品在…中的应用。

a、如果三个权利要求均具有新颖性和创造性，三者之间具有单一性。

b、如果产品A没有新颖性或创造性，那么权利要求2和3之间没有单一性。

2023/2/271单一性判断应注意的问题……即判断这些权利要求中是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。这一判断是根据权利要求的内容来进行的，必要时可以参照说明书和附图的内容(P190)2023/2/272判断单一性应注意的问题1.相同和相应特定技术特征的判断技术效果→相应特定技术特征2.特定技术特征的判断标准-创造性3.单一性判断中的特定技术特征

2023/2/273单一性性的判断方法1、技术问题—相关联？2、特定技术特征—单一性？注意：相应特定技术特征的判断2023/2/2742、A.26(3,4,5)◆A26.3—公开充分2023/2/2751、充分公开是专利申请的要求充分公开(A26.3)------清楚、完整、实现为什么要充分公开发明内容付出—报酬/公开---保护(立法宗旨)2023/2/2762、不充分公开的后果a、不能获得专利保护b、偶然获得专利-对保护也无济于事2023/2/277

3、申请人的对充分公开的担忧？尤其方法申请等---国内，无法防止侵权行为---国外，无偿使用问题2023/2/278

4、申请人的对充分公开的理解？---国外专利大多都做不出来---如何理解A26.3(清楚、完整、实现)---实现与产业化或商品化无关---实现(能够实施、能够解决技术问题(效果)2023/2/279—技术诀窍(know-how)合理地保留技术诀窍的重要性1、国内—有利于技术转让、防止侵权行为的发生2、国外—防止专利被无偿使用5、公开充分不等于和盘托出2023/2/2802023/2/281能够实施，且能够解决技术问题说明书专利法第26条第3款22023/2/282权利要求应当以说明书为依据清楚、简要地限定要求专利保护的范围2023/2/283清楚、简要1、从技术层面考虑(技术方案)2、从法律层面考虑(专利法规)2023/2/284如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。对于这些情况，审查员应当根据专利法第二十六条第四款的规定，以权利要求得不到说明书的支持为理由，要求申请人修改权利要求。专利法第26条第4款22023/2/285支持是“有没有”的问题2023/2/286R20：

权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。专利法实施细则第20条第2款32023/2/287R.20.2(必要技术特征)是“能不能”的问题从技术问题入手2023/2/288

【例】说