发明专利申请审查实务-wzy20100425课件

发明专利申请审查实务

国家知识产权局专利局审查业务管理部王智勇北京2010年4月25日授课提纲第一章发明专利保护的对象和主题第二章发明专利申请的授权条件第三章优先权第四章单一性及分案申请第五章实质审查程序第一章发明专利保护的对象和主题

第一节发明专利的保护对象

第二节不授予专利权的主题

第一节发明专利的保护对象法2.2发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

1、产品发明人类技术生产的物：物品、物质、材料、工具、装置、设备、仪器、部件、元件、线路、合金、涂料、水泥、玻璃、组合物、化合物、药物制剂、基因等例：1、一种灯泡，包括灯丝、灯罩、灯座……第一节发明专利的保护对象（续）第二节不授予专利权的主题一、违反法律的发明创造（法5）二、违反社会公德的发明创造（法5）三、妨害公共利益的发明创造（法5）四、违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造（法5）五、科学发现（法25）六、智力活动的规则和方法（法25）七、疾病的诊断和治疗方法（法25）八、动物和植物品种（法25）九、原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质（法25）一、违反法律的发明创造

法5.1：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。专利法第5条所称的法律是指全国人民代表大会及其常务委员会通过并公布施行的法律，不包括其他机构颁布的行政法规和规章。【例如】专利法－－国家法律专利法实施条例－－行政法规

中华人民共和国人民币管理条例－－行政法规3、发明创造仅其实施被法律所禁止——可保护本条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。其含义是，如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到国家法律的限制或约束，则该产品本身及其制造方法并不属于违反国家法律的发明创造。【例如】用于各种武器的生产、销售及使用虽然受到法律的限制，但这些武器本身及其制造方法仍然可授予专利权。一、违反法律的发明创造（续）二、违反社会公德的发明创造社会公德是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理道德观念和行为准则。具有普遍的社会认同：正当；不正当建立在一定的文化背景之上：历史；区域；民族文化。随历史的发展其内涵可能发生变化。专利法中所称的社会公德限于中国内地（不包括港澳台）。带有暴力凶杀图片的器具带有淫秽图片的器具克隆的人或克隆人的方法人胚胎的工业应用改变人生殖系统遗传同一性的方法或改变了生殖系遗传同一性的人人与动物的交配方法等不能授权二、违反社会公德的发明创造（续）四、违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。五、科学发现科学发现是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。不授权的原因：不是技术方案，不是专利法意义上的发明创造。科学发现的保护——“自然科学奖励条例”。

发现卤化银在光照下有感光特性──不授权

根据这种发现制造出的感光胶片──可授权

感光胶片的制造方法──可授权

例：卤化银的感光特性五、科学发现（续）六、智力活动的规则和方法智力活动是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法是指导人们对信息进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。不授权的原因：专利法不是用来禁锢人的思想。七、疾病的诊断和治疗方法疾病的诊断和治疗方法，是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。不授权的原因：人道主义和社会伦理；不具有实用性需要注意的是：用于实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置，以及在疾病诊断和治疗方法中使用的物质或材料属于可被授予专利权的客体。八、动物和植物品种动物是指不能自己合成，而只能靠摄取自然的碳水化合物及蛋白质来维系其生命的生物。植物是指可以借助光合作用，以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存，并通常不发生移动的生物。动物及植物品种不能被授予专利权。植物品种由《植物新品种保护条例》保护，但是微生物可以获得专利保护（有保藏的要求）。动物和植物品种培育、生产方法（饲养法、养殖法、栽培法）:主要是非生物学方法（人的技术介入程度对该方法所要达到的目的或者效果起主要的控制作用或者决定作用）──可以获得保护【例如】采用辐照饲养法生产高产牛奶的乳牛的方法；改进饲养方法生产瘦肉型猪的方法等属于可被授予发明专利权的客体。八、动物和植物品种（续）主要是生物学方法（或生物学的方法本身）──不保护

但是，微生物和微生物方法可以获得专利保护。所谓微生物发明是指利用各种细菌、真菌、病毒等微生物去生产一种化学物质（如抗生素）或者分解一种物质等的发明。八、动物和植物品种（续）第二章发明专利申请的授权条件第一节新颖性第二节创造性第三节实用性第一节新颖性一、新颖性的概念二、判断新颖性的标准专利法第二十二条第二款

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

一、新颖性的概念二、判断新颖性的标准

1、同样的发明或者实用新型如果被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。注意：“技术方案实质上相同”是核心2、单独对比原则判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较。

注意：不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比第二节创造性一、创造性的概念二、判断创造性的标准专利法第二十二条第三款创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。一、创造性的概念1、突出的实质性特点发明有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。一、创造性的概念（续）2、显著的进步

发明具有显著的进步是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。总结：非显而易见性+有益的效果

创造性一、创造性的概念（续）所属领域技术人员应具备的能力：

知晓申请日(优先权日)之前所有的普通技术知识；能够获知该领域中所有的现有技术； 具有常规实验的手段和能力，但他不具备创造能力；根据解决问题的需要，可以获知相关领域的现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

一、创造性的概念（续）3、所属领域的技术人员二、判断创造性的标准根据专利法第二十二条第三款的规定，判断发明是否具备创造性，应当判断发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当判断发明是否具有显著的进步。与新颖性“单独对比”的判断原则不同，判断创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。1、突出的实质性特点的判断方法判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。(1)确定最接近现有技术；(2)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。二、判断创造性的标准(续)

常见技术启示：(I)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。【例如】要求保护的发明是一种用铝制造的建筑构件，其要解决的技术问题是减轻建筑构件的重量。一份对比文件公开了相同的建筑构件，同时说明建筑构件是轻质材料，但未提及使用铝材。而在建筑标准中，已明确指出铝作为一种轻质材料，可作为建筑构件。该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

(II)所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同,则认为现有技术给出结合启示。例：要求保护的发明：设置有排水凹槽的石墨盘式制动器，所述凹槽用以排除为清洗制动器表面而使用的水。发明要解决的技术问题：如何清除制动器表面上因摩擦产生的妨碍制动的石墨屑。

对比文件1：公开了一种石墨盘式制动器。

对比文件2：公开了在金属盘式制动器上设有用于冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹槽。要求保护的发明与对比文件1的区别:发明在石墨盘式制动器表面上设置了凹槽;该区别特征已被对比文件2披露。由于对比文件1所述的石墨盘式制动器会因为摩擦而在制动器表面产生磨屑，从而妨碍制动。对比文件2所述的金属盘式制动器会因表面上附着灰尘而妨碍制动，为了解决妨碍制动的技术问题，前者必须清除磨屑，后者必须清除灰尘，这是性质相同的技术问题。

为了解决石墨盘式制动器的制动问题，本领域的技术人员按照对比文件2的启示，容易想到用水冲洗，从而在石墨盘式制动器上设置凹槽，把冲洗磨屑的水从凹槽中排出。由于对比文件2中凹槽的作用与发明要求保护的技术方案中凹槽的作用相同。因此本领域的技术人员有动机将对比文件1和对比文件2相结合，从而得到发明所述的技术方案。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。突出的实质性特点判断方法（三步法）完整示例：例１：专利申请的权利要求：一种改进的内燃机排气阀，包括一个由耐热镍基合金A制成的主体，所述主体具有阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金B制成的覆层。发明所要解决的技术问题：阀头部分的耐腐蚀、耐高温问题。对比文件1：一种内燃机排气阀，包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金A制成，阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金。对比文件1还指出：为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。对比文件2：公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金B对极其恶劣的腐蚀环境和高温影响具有优异的耐受性，这种镍基合金B可用于发动机的排气阀。在两篇对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。将专利申请的权利要求与对比文件1对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金B,以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。

根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金B适用于发动机的排气阀，并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与本发明中所起的作用相同。由此，可以认为对比文件2给出了可将镍基合金B用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请的权利要求要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。

2、显著的进步的审查基准该发明相对于最接近现有技术是否具有有益的技术效果-发明与最接近的现有技术相比具有更好的技术效果-发明提供了一种与最接近的现有技术构思不同的技术方案，其技术效果基本上达到了现有技术的水平-发明代表某种新技术发展趋势-尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果第三节实用性一、实用性的概念二、判断实用性的标准实用性的定义法22.4：实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

一、实用性的概念专利法第二十二条第四款所说的‘能够制造或使用’是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。二、判断实用性的标准第三章优先权（一）外国优先权和本国优先权

专利法第二十九条

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。外国优先权本国优先权（二）优先权的效力

优先权是为申请人继首次申请后在优先权期限届满前在我国就相同主题提出的申请所提供的一种优惠。其效力主要表现在下述几方面：(1)在优先权期限内，任何相同主题的发明、实用新型的公布和利用，都不构成专利法第二十二条第五款所称的现有技术。(2)其他人在优先权期限内就相同主题提出的专利申请不能获得专利权。（三）享有外国优先权的条件享有外国优先权的专利申请应当满足以下条件：(1)申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请后又在中国提出专利申请。(2)就发明和实用新型而言，中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起十二个月。(3)申请人提出首次申请的国家或政府间组织应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约，或者相互承认优先权原则的国家或政府间组织。

（四）享有本国优先权的条件享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件：(1)只适用于发明或者实用新型专利申请；(2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请后又向专利局提出专利申请；(3)中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。

（四）享有本国优先权的条件被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的，但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的除外；(2)已经被授予专利权的；(3)属于按照专利法实施条例第四十四条规定提出的分案申请。

（五）相同主题的发明创造的定义专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。第四章单一性及分案申请一、单一性1、单一性的定义法31.1规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。2、总的发明构思细则35条规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

【例如】一项挂锁和一项撞锁的发明，与现有技术的区别都是为提高锁的安全性，而采用一种新的特定结构的锁芯，这两种锁则具有相同的特定技术特征，即“特定结构的锁芯”，因而具有单一性。如果具有这种“特定结构的锁芯”挂锁和撞锁需要相应特定结构的钥匙才能开启，钥匙的结构特征和锁芯的结构特征是相应的，则可以认为包含这种锁芯的挂锁和撞锁与其所使用的钥匙具有相应的特定技术特征，因而具有单一性。

二、分案申请

分案申请，是指在一件专利申请中包含两项或两项以上的发明时，将其中一部分从原案中分出来，另行提交专利申请。如果一件申请不符合单一性的规定，专利审批过程中，审查员将要求申请人进行修改，将不符合单一性的内容从原案中删除，对于从原案中删除的内容，申请人可以另外提交分案申请，当然，申请人也可以主动将一部分内容从原案中分出，另外提交分案申请。第五章实质审查程序实质审查程序1、实质审查程序的基本原则2、审查的文本3、审查的手段4、答复通知书时修改申请文件的规定5、授权通知书6、驳回决定实质审查程序（续）1、实质审查程序所遵循的基本原则（1）请求原则（2）听证原则（3）程序节约原则2、实质审查依据的文本

审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。主动修改的机会：细则51.1：申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的。实质审查程序（续）3、审查手段发明专利申请实质审查的主要审查手段：审查意见通知书发明专利申请实质审查的辅助审查手段：会晤；电话讨论；调查、取证