专利代理师资格考试科目三-专利代理实务综合模板及注意事项总结

1、 专利代理实务综合模板及注意事项总结（一）咨询信函回复（主要是客户咨询信函）【要点解析】略【答题模板】模板1分析客户提供的无效理由：尊敬的A公司：很高兴接受贵方委托办理有关实用新型专利/发明专利：“XXX”(专利号：XXX)的无效宣告请求事宜，经仔细阅读涉案专利的授权公告文本、技术人员撰写的无效宣告请求书以及贵方提供的现有技术对比文件，我公司认为贵公司技术人员所撰写的无效宣告请求书仍然存在一些不符合专利法和专利法实施细则的问题，现逐一进行指出：1、关于证据的使用。举例对比文件1和对比文件2的公开日均早于涉案专利的申请日，故构成了涉案专利的现有技术，可用于评价新颖性和创造性。对比文件3属于在涉案

2、专利的申请日之前提出的，并于涉案专利的申请日之后（或当天）公开的专利文件，从时间上可用于评价权利要求的新颖性，但对比文件3公开了XXX，没有公开权利要求1中的技术特征XXX，因此对比文件3不能破坏权利要求1的新颖性，不能构成涉案专利的抵触申请，建议放弃使用对比文件3。2、权利要求1不具备新颖性的理由不成立（或成立）。3、权利要求2不具备创造性的理由不成立（或成立）。4、权利要求3和权利要求4之间缺乏单一性的理由不成立（或成立）。5、权利要求5缺少必要技术特征的理由不成立（或成立）。6、权利要求6得不到说明书支持的理由不成立（或成立）。7、权利要求7的保护范围不清楚的理由不成立（或成立）。综上所

3、述，目前贵公司撰写的无效宣告请求书仍然存在较多问题，我方专利代理师将会与贵方积极沟通，在充分理解涉案专利内容的基础上，结合对现有技术的检索、分析和对比，重新撰写无效宣告请求书。以上为咨询意见，供参考。XX专利代理公司XXXXX年XX月XX日模板2分析客户撰写的权利要求：尊敬的A公司：很高兴接受贵方委托办理有关实用新型/发明：“XXX”的专利申请案，经仔细阅读涉案专利申请的技术交底材料、技术人员撰写的权利要求书以及贵方提供的现有技术对比文件，我公司认为贵公司技术人员所撰写的权利要求书仍然存在一些不符合专利法和专利法实施细则的问题，将会影响涉案专利申请的后期授权，现逐一进行指出：1、权利要求1不具

4、备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。2、权利要求2不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。3、权利要求3和权利要求4之间缺乏单一性，不符合专利法第31条的规定。4、权利要求5缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第20条第2款的规定。5、权利要求6得不到说明书支持，不符合专利法第26条第4款的规定。6、权利要求7的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。综上所述，目前贵公司撰写的权利要求书仍然存在较多问题，我方专利代理师将会与贵方积极沟通，在充分理解发明内容的基础上，结合对现有技术的检索、分析和对比，重新撰写权利要求书和说明书。以上为咨询意见，供参考。XX专利代理公司

5、XXXXX年XX月XX日（二）审查意见答复（主要是发明专利实质审查）【要点解析】1、意见陈述书的表述方式开场白：对象。2、针对具体事实(理由)阐述理由：-证据编号；法条引用要准确；证据(理由)要精确。3、结尾-与开场白呼应。注：针对性、前瞻性。意见陈述书常见反驳理由：1、认定无新颖性时，未披露全部技术特征；2、认定无创造性时，无启示(作用不同)；3、用E文献评价创造性；4、认定为等效手段(简单拼凑)理由不充分；5、以未产生预料不到的技术效果认定无创造性；6、A26.3和A33；7、A20.2。【答题模板】模板1答复审查意见陈述书：尊敬的审查员，您好：本次意见陈述是针对审查员XX年XX月XX日发

6、出的第Y次审查意见通知书作出的答复，并随此意见陈述书附上修改的权利要求书。申请人仔细研究了审查员对本案的审查意见，针对该审查意见中所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下：一、文件分析本申请文件：类型（发明/实用新型），申请日，公开日，哪国申请。对比文件1（D1）：是现有技术，可用于评价本申请的新颖性和创造性。对比文件2（D2）：是申请在先、公开在后的中国专利文件，可用于评价本申请的新颖性。二、修改说明1、删除2、合并3、修改了权利要求X，增加了特征XXX，该特征在说明书X页X行有相应的描述修改后的权利要求书如下：1、2、3、以上修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，并且是针

7、对审查意见通知书中指出的问题作出的，符合专利法第33条及专利法实施细则第51条第3款的规定。三、意见陈述1、2、3、综上所述，申请人认为，修改后的权利要求已经克服了第X次审查意见通知书中关于新颖性、创造性问题，并克服了审查意见通知书中指出的其他形式缺陷，符合专利法、专利法实施细则及专利审查指南的相关规定，请求审查员在修改文本的基础上授予本发明/实用新型专利权。如果审查员仍然认为本申请存在其他缺陷，请同本案专利代理师XX联系。XX专利代理公司XXXXX年XX月XX日（三）无效宣告请求与答复【要点解析】工作主要内容：(1)无效宣告请求书的撰写；(2)意见陈述书的撰写；(3)权利要求书的修改。无效宣

8、告请求书的撰写：正确选择无效的法律依据R65；有针对性地进行论述，突出重点、证据充分。撰写格式：1、无效宣告请求书的表述方式开场白：对象理由范围。2、针对具体事实(理由)阐述理由：-证据编号；法条引用要准确；证据(理由)要精确。3、结尾-与开场白呼应。注：论点论据论证。针对无效宣告请求书的意见陈述书：分析思路：1、对本专利的理解(事实A59)认识自我。2、对无效请求书的分析(包括证据是否超出1个月举证期限、手续是否完备、属现有技术还是抵触申请等及理由是否属法定无效理由)认清对手，进而确定应对策略：（1）全盘否定，全面陈述，不进行修改。（2）部分修改，陈述意见，以期部分维持。3、前景的分析(针对

9、性和前瞻性)明确结果。撰写步骤：1、说明答复对象以及专利权人的请求；2、针对请求人提供的证据和无效理由逐一答复(修改、反驳)；3、结论(无效理由不能成立)。意见陈述书常见反驳理由：1、认定无新颖性时，未披露全部技术特征；2、认定无创造性时，无启示(作用不同)；3、用E文献评价创造性；4、认定为等效手段(简单拼凑)理由不充分；5、以未产生预料不到的技术效果认定无创造性；6、A26.3和A33；7、A20.2。【答题模板】模板1无效宣告请求书：国家知识产权局专利复审和无效审理部：请求人请求宣告专利号为XXX，名称为“XXX”，申请日为，优先权日为XX，授权公告日为XX的发明/实用新型专利全部无效/

10、权利要求X到X无效。请求人根据专利法第45条和实施细则第65条的规定提出无效宣告请求，认为本专利的权利要求X到X不具备专利法第X条X款的XX，请求专利复审委员会宣告本发明/实用新型专利权全部无效/部分无效。一、证据分析1、2、（写明专利名称、专利号、申请日、公布/公告日）上述证据XX的公开日早于本专利的申请日，故构成本专利的现有技术，可以用于评价本专利的新颖性和创造性。证据XX是他人向国家知识产权局提出的专利申请，其申请日在前，公开日在后，可以用于评价本专利的新颖性。二、理由分析1、请求人认为权利要求1至6不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。具体如下：（1）权利要求1相对于对比文件

11、X不具备新颖性（2）权利要求2相对于对比文件X不具备新颖性2、权利要求1至6不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。具体如下：（1）权利要求X相对于对比文件1与对比文件2的结合或对比文件1与对比文件3的结合而言不具备创造性（2）3、权利要求3缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第20条第2款的规定，具体如下：4、权利要求4得不到说明书支持，不符合专利法第26条第4款的规定，具体如下：5、权利要求5的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定，具体如下：综上所述，涉案专利的权利要求1至6，因此请求专利复审委员会宣告该专利权全部/部分无效。XX专利代理公司XXXXX年XX月XX日模

12、板2答复无效宣告请求书（即针对无效宣告请求书的意见陈述书）：国家知识产权局专利复审和无效审理部：专利权人接到贵部转来的XX公司XX年XX月XX日提交的关于XX专利的专利权无效宣告请求书及所附的对比文件1和2，随后又收到请求人XX公司于XX年XX月XX日提交的补充意见及对比文件3。现陈述意见如下：一、证据分析1、请求人所提交的证据中哪些证据不能够使用，如不是公众所能获取的或公开日期无相应的证据支持。2、是否构成现有技术，能够评价新颖性和创造性。3、是否构成抵触申请，仅能评价新颖性，无法评价创造性。4、如果证据中存在翻译问题不认可的，也一并提出。二、理由分析1、权利要求2不具备创造性的理由不成立。

13、2、权利要求3和权利要求4之间缺乏单一性的理由不成立。3、权利要求5缺少必要技术特征的理由不成立。4、权利要求6得不到说明书支持的理由不成立。此外，专利权人认为请求人所补充的材料超过了1个月的举证期限，请合议组不予考虑。三、修改说明1、专利权人将权利要求2的特征“XXX”加入权利要求1中。2、修改后的权利要求书如下：1、2、3、以上修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合专利法第33条及专利法实施细则第69条的规定。四、意见陈述1、修改后的权利要求1相对于对比文件1具备新颖性2、3、综上所述，专利权人认为，修改后的权利要求已经克服了请求书中关于新颖性、创造性及

14、XXX问题，符合专利法、专利法实施细则及专利审查指南的相关规定，请求人提出的无效理由不成立。因此请求专利复审委员会在修改文本的基础上，依法维持本专利权有效。XX专利代理公司XXXXX年XX月XX日（四）专代考试注意事项【要点解析】1、权利要求撰写(A26.4，R20.2)。2、三性判断(A22)。3、注意实审和无效阶段修改文件的不同点-实审(原始公开文件)A33；-无效(仅权利要求书)A33，R69。4、实审：-R51：修改时机及修改内容的总体要求；-R53：驳回情形(考试重点)：(1)A5，A25，A9；(2)A2，A20.1，A22，A26，A31，R20.2；(3)A33，R43.1。5

15、、无效：-R65：无效宣告请求理由；-R69：无效阶段修改的规定。6、总体得分。实务答题四要诀：第一，归纳必要技术特征。第二，功能上位化：指的是用很多种方法可以完成同一个功能，那么就用功能性定语描述某个部件。类似于“合并同类项”。第一种，公式就是以“功能词+万用词”作为部件名称。比如一件弹簧能起到压缩复位的作用，那么就不写成弹簧，写成“弹性部件”或者“复位部件”即可。还比如2008年的带状部件写成“牵拉部件”，这就是明显的把起到牵拉功能的带状部件用功能词“牵拉”加上万用词“部件”，就形成了标准答案所需要的技术特征。第二种功能上位化的形式，就是功能性定语限定，这实际上与第一种功能词和万用词公式是

16、相同的，只不过在功能描述较长的时候，就要用到功能性定语。有代理实践的都知道，“还包括牵拉部件，其将所述外包装撕开”，这样的写法是不行的。但是写成“还包括能够将所述外包装撕开的牵拉部件”，就是2007年卷三的标准答案，这就是功能性定语限定。把功能性的描述写在定语，不仅符合专利法要求，而且实现了功能性上位化，扩展了保护范围。第三，说明书支持和修改超范围的区别：注意新申请撰写与答复撰写包括无效宣告权利要求修改的不同要求。新申请撰写不需要考虑是否得到说明书支持，答复撰写要考虑修改不能超范围。因此，新申请必须认真考虑保护范围的限定，也就是必要技术特征和功能上位化。答复撰写则相对简单，既然要考虑修改超范围，则修改权利要求书的时候肯定是照搬说明书中原有的语句，不需要任何创造性的劳动，而且必须是照