投融资过程中的知识产权问题

1、投融资过程中的知识产权问题知识产权与投融资技术型企业（多数是初创性企业）投资方寻求资金支持技术与IP 风险控制技术型品牌主导新商业模式技术主导投资人面临的知识产权问题PE/VC企业经营所依赖的知识产权的所有权归属知识产权管理制度是否健全（例如保密制度、发明人奖励报酬制度）企业知识产权的稳定性公司对商业秘密的控制力M&A知识产权资产的完整性公司的技术和品牌是否有侵犯他人权益的情况公司技术人员的管理知识产权条款对并购交易进程的影响知识产权资产收购后的运营和管理IPO上市进程中的知识产权争议（e.g.专利无效、侵权诉讼）高新企业资格存疑上市进程中的知识产权管理招股说明书对知识产权的不当披露核心技术的

2、定位投资人面临的知识产权问题 并购 M&A风险投资 VC私募PE80% IP 技术品牌在私募、风险投资、并购等经济活动中，投资者越来越意识到知识产权的重要性，并且根据相关统计，目前多达80%的项目是由知识产权驱动的，即公司进行交易的主要目的是获取技术或者品牌，而不仅是以单纯资本或商业渠道为出发点解读一：支付条款和IP有关系？5FACTS一家国内民营企业拟购买国外一家知名企业的品牌并获得一项专利许可国内企业对国外企业的专利和商标情况没有进行调查用一份合同约定了专利许可和商标转让事宜合同约定合同签订后15日内付款，之后再办理相关手续，手续完成后再支付尾款合同约定由国内企业控制的香港公司支付费用国内

3、企业在主板上市准备过程中CAUTIONIP 转让合同处处有“机关”程序：商标转让登记/专利许可备案付汇手续税率商标法第25条规定，同一种或者类似商品上注册 的相同或者近似的商标，应当一并转让国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知规定（核准转让注册商标证明，专利实施许可合同备案回执）专利实施许可合同备案办法规定，当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续财政部、国家税务总局关于外国企业和外籍个人转让无形资产营业税若干问题的通知(财税200136号)规定（技术转让合同免征营业税，技术以外的无形资产转让收入照章征收营业税）其它：管辖法律6FACTS专利管理数据库

4、的建立（850小时工作量，动态变化的状态）专利转让手续的成本与难度，特别是现有公司结构无法对接其IP holding structure专利的管理维护成本：专利年费、代理费这些专利的维权可能性与维权成本并未评估这些专利进行许可或转让的可能性未考虑过Too Late to Realize解读二：收购全部专利资产就万事亨通？国有企业在进行并购交易中，将目标公司的业务和全球专利一并“打包”收购中国的技术团队和销售团队去了收购方的竞争对手该国企拟设一人专职管理专利为什么不选择许可？为什么要购买这些专利？这些专利能创造价值么？这些专利能再被转让么？（国有资产问题）7解读三：高校背景和国家资助对收购的影响

5、？7拟收购企业大股东同时也在高校任职该大股东同时也是拟收购企业核心专利的发明人之一该大股东所带的研究生会在拟收购企业进行实习并参与核心技术研发拟收购企业的核心技术是国家高技术研究发展技术（863计划）项目之一，受到国家资助判断该拟收购企业核心专利权属时应考虑如下问题：23FACTS1与高校间是否已就核心技术的知识产权归属作出明确约定与国家项目的其它参与者是否已就项目中知识产权归属达成协议与研究生是否就实习期间的研发成果归属达成约定如果没有明确约定怎么办？知识产权（技术成果）所有权（高校的科技成果管理规定）知识产权使用权、许可权、获益权发明人报酬国外专利申请所需的文件（需要发明人签字的文件）IP

6、O中知识产权问题的变化专利侵权诉讼IP资产不完整核心专利被无效专利信息披露与实际不一致核心技术来源存疑专利技术含量低知识产权管理制度缺乏高新技术企业资格是否符合募投技术存在风险品牌过渡包装IPO中知识产权问题的变化更全面更深入更复杂解读四：IPO进程中知识产权法律状态的变化10基本信息苏州恒久在2010年2月26日过会后被媒体报出核心专利失效，首次公开发行股票的行政许可随后被撤销招股书披露的核心技术包括4件外观设计专利以及1件实用新型专利招股书中公司认为核心技术一旦失密将会对公司利益产生重要影响 实际情况公司于2009年1月18日启动创业板上市工作，公司相关专利的终止事项于2010年2月初才公

7、告公司多项专利申请已于2008年4月被视为撤回公司的发明专利申请“多层结构的有机光导体”是已失效的专利“有机光导体”的改进技术，并已于2010年2月进入实质审查被否原因招股说明书和申报文件中披露的全部5项专利及2项正在申请专利的法律状态与事实不符 目前全部产品均使用被终止的4项外观设计专利，50的产品使用被终止的1项实用新型专利，总体上看，5项专利被终止对你公司存在不利影响 CAUTION谁来监控和管理上市过程中的知识产权招股说明书1. 持有公司5%以上股份的自然人股东在都曾经在北京科锐从事相关工作，北京科锐为与公司形成竞争关系的同行业企业，并且公司与北京科锐在短路故障指示器上有多起专利侵权纠

8、纷，公司称短路故障指示器不是公司主要产品并已经停产；2. 公司认为其核心技术来源于自主研发，均为合法所有，不存在不正当使用他人商业秘密或知识产权的情形。实际情况1. 2010年1月启动IPO进程，2010年8月北京科锐提起相关侵权诉讼，2011年3月作出一审判决，令合纵科技停止侵权，并赔偿37.2万，双方均提起上诉，2011年6月北京高院作出二审判决，维持原判2. 北京科锐曾在1999年就短路故障指示器提起过专利侵权诉讼，最终双方达成和解，合纵科技承认侵权，并出具保证书，保证不再从事侵犯北京科锐公司的专利产品短路故障指示器的行为，不制造、不销售上述专利的侵权产品 被否原因历史上存在过多瑕疵，未

9、来发展存在较大不确定性 解读五：先天不足，后天如何来补？解读五：先天不足，后天如何来补？在上市过程中，主营业务有侵犯他人专利权的风险，如何确保成功上市？ 分析知识产权争议对企业的影响 主营业务，利润，企业声誉，证监会的评价 分析是否侵犯他人知识产权 对已知风险的评价 对未知风险的预估 在存在侵权风险的情况下，对侵权风险和法律责任予以评估并进行适当披露 如时间允许，选择合适的应对策略将相关风险彻底排除无效，回避设计，许可，转让解读六：积极应对知识产权问题大竹熊猫酒仙功夫熊猫NYSE: TAOM企业去境外上市，特别关心是否有知识产权侵权风险游戏中熊猫形象是否侵犯美国功夫熊猫的著作权功夫熊猫的著作权

10、包含什么内容？（熊猫形象、会功夫、情节）会功夫的熊猫这样的创意是否构成著作权（思想/表达二分法是著作权法一项基本分析方法，虽然我国著作权法没有明确规定，但“法律只保护表达，不保护思想”已经在实践中取得共识。 在NEXONHOLDINGS等诉腾讯科技案（2006一中民初字第8564号） 中，北京市第一中级人民法院明确表明：“以笑表示获胜、哭表示失败”属于思想的范畴，只要原被告双方表达方式不同，即不视为著作权方面的侵权。在本案中，会功夫的熊猫只是一个创意，并且也不是美国功夫熊猫初创，例如03年魔兽争霸游戏中的熊猫酒仙，故会功夫的熊猫这个创意和功夫熊猫形象是分离的），而通过对大竹和阿宝人物形象、性格

11、、在剧情中的定位的对比，两者有较多的区别。IP CAPABILITIES & STRATEGIESKING & WOOD MALLESONS解决方案为什么需要进行知识产权审慎调查为什么要进行知识产权审慎调查充分了解目标公司设计交易架构提供定价参考揭示、评估锁定、规避交易风险准备相关法律文件后续整合为什么需要进行知识产权审慎调查适当地进行知识产权事前审慎调查，对于买卖双方都有利，而且有助于双方建立长期的关系和商业协作。我们在生活当中多少都有过买东西“上当”的经历，或有过买到不尽如人意的东西却被冷冷地告知“货物出门概不退换”或“买方必须自己当心”的经历！在这一问题上唯一能肯定的事情是，有这种经历的

12、绝不只是我们！当然其所产生的最终结果可能会有巨大差异，有的可能只是让人有些恼火，有的却可能会造成“全军覆没”。知识产权事前审慎调查 必由之道，决非奢侈为什么需要进行知识产权审慎调查不幸的是，在商业中也同样如此，尤其是知识产权(IP)的买、卖、使用许可或特许经营，更是如此，因为在此方面，我们更要重视如何防止出现令人不满意的结果，或尽量减少疏忽所带来的影响。不仅如此，而且如果多加小心，还可能有机会使一笔好的交易变成一项重大投资，而且视你属于交易的哪一方，还会实现重要节约或实现重大增益。在知识产权的买卖或使用许可过程中，很常见的情况是，人们只重视数字运算，而忽视一些同样重要（如果不是更重要）的一些问

13、题，例如：知识产权的真正权利人是谁？知识产权是否仍然有效？权利的转让具有独占性吗？知识产权事前 审慎调查 必由之道， 决非奢侈为什么需要进行知识产权审慎调查知识产权事前审慎调查 必由之道，决非奢侈因此，在公司并购、接管或出售过程中，或在进行使用许可合同或特许经营协议谈判过程中，或在专利、商标或版权或者其他类型的知识产权的买卖过程中，进行事前审慎调查时都应当至少检查如下内容：同你的知识产权专业人员认真讨论你认为从交易中能得到什么 了解所购买或所出售的是什么，以及你对买者或卖者承担什么义务。 请人进行全面、独立的检索，了解知识产权所有权、知识产权的历史及维持费或续展费的情况，以确保各项权利依然有效

14、。此种检索对于确认人们所介绍的信息的有效性十分重要。 请知识产权的出让人提供关于可能对所涉知识产权的使用产生影响或予以限制的其他知识产权的详情。 为什么需要进行知识产权审慎调查德国大众：劳斯莱斯 收购漏洞苏州恒久光电科技股份有限公司： IPO 专利门未经周密计划和严格执行的知识产权审慎调查会给交易带来风险，可能造成重大损失进行知识产权审慎调查的方面权利的控制度权利的有效性权利的确定性1325权利的行使风险4权利的真实性和合法性需要调查的方面进行知识产权审慎调查的方面ab所有权官方记录中的持有人实际控制力质押情况许可情况其他约束使用权例：域名的登记账户及密码许可类型许可范围许可权限包括是否可撤销

15、包括其他合同约定分许可权诉权可转让权权利的控制度进行知识产权审慎调查的方面专利授权前：所处阶段授权后：年费交纳情况商标、域名有效期商业秘密保密措施及其执行权利的有效性进行知识产权审慎调查的方面权利的确定性有无官方登记例：非注册商标例：未登记的著作权权利的稳定性专利：是否经过审查程序（包括检索报告）确立稳定性是否经过无效程序考验商标：是否已过不可争议期而不被撤销是否有实际使用而不被撤销是否有不当使用而产生商标退化进行知识产权审慎调查的方面进行知识产权审慎调查的方面有无明显的范围瑕疵经无效程序后的权利范围商标与业务相关的注册范围是否有瑕疵有无与他人的共存协议或限制协议专利权利的完整性是否覆盖相关业

16、务进行知识产权审慎调查的方面权利的真实性和合法性专利技术来源追踪尤其是受让的权利有无不当指示或声明例：发明人问题商标有无著作权或其它权利方面的瑕疵受让商标的来源追踪进行知识产权审慎调查的方面权利的权利的行使风险自由实施调查他人权利的阻碍共存协议的阻碍申请程序中的权利放弃/不当声明如何进行知识产权审慎调查初步调查 现场访谈分析报告信息审核初步调查-以收购公司为例 对拟收购公司的公司状况、公司结构进行初步了解 对拟收购公司所处行业的状况进行了解 对拟收购公司所处行业的key player进行了解 对拟收购公司的技术进行初步了解 对拟收购公司的知识产权状况进行网上调查 对拟收购公司的专利发明人进行调查 对拟收购公司的发展历史以及管理层相关背景进行初步调查汇总初步调查的结果形成问题清单现场访谈 对拟收购公司所处行业状况、产品状况以及技术发展历史和现状进行深入解 对拟收购公司人员状况进行了解，确定核心技术成员名单 对拟收购公司研发流程、保密制度、知识产权管理制度等公司制度进行了解 对拟收购公司知识产权进行全面调查 对拟收购公司与第三方签订的相