美国专利制度简介以及美国专利申请的步骤和注意事项(讲义

1、5/2/20221美国专利制度简介以及美国专利制度简介以及美国专利申请的步骤和注意事项美国专利申请的步骤和注意事项吴士明 博士美国专利局授权专利代理人5/2/20222讲座的要点讲座的要点n美国专利法的一些关键点n美国专利申请的实施细则u美国专利的种类和申请过程u美国专利申请书的格式和写法uPCT进入美国阶段的步骤和注意事项n怎样查询美国和国际专利数据库n怎样查询专利申请的现状和与专利审查员联系5/2/20223美国专利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n美国专利法：35 United States Code (USC)n35 USC 101：可获专利的定义u任何人发明或发现任何新的和有用的

2、工序、机器、产品、或物质的组分，或对它们的任何新的和有用的改进，都可以因此而获得专利，只要其符合授权的条件和要求。n按照美国专利法，只有发明人才能获得专利。因此，在申请美国专利时需要宣誓或提交声明，表示自己是本专利的发明人，同时表示自己对申请文件负责。 5/2/20224美国专利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n35 USC 102: 授予专利的条件-新颖性(a) 在作出发明之前没有在本国被别人知悉和使用，此发明没有在全球范围内的印刷出版物上被描述过或被过授予专利；(b) 由发明者自己，在本国使用和销售此专利，在全球范围内的印刷出版物上描述或被授予专利，不超过一年；(d) 该发明在别国申请

3、专利不超过12个月；(e) 申请人在本国申请该发明的专利早于别人，其中在别国的申请按照国际协议可以算做在本国的申请，但申请的公开出版物必须是英语才能计算有效日期。5/2/20225美国专利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n35 USC 103：授予专利的条件不显而易见性(a)虽然本发明不与其他人的发明完全相同（根据102条的定义），但如果两者之间的差别是这样：从总体上来说，本专利权的主题对于该主题有关的技术领域的一般技术人员来说是显而易见的，则本发明不能被授予专利。n在审查时，如果两个或以上以前的发明相结合可以导致本发明，则本发明会被认为是显而易见的（不具有创造性）5/2/20226美国专

4、利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n35 USC 112:申请书的内容u申请书应包含发明的书面描述，包括以完整，清晰，准确的语言阐述怎样制作和使用该发明，还应包括发明者认为的最佳的使用例u申请书还应包括一个或数个权利要求，这些权利要求应明确无误地指出发明所涉及的目标事物5/2/20227美国专利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n35 USC 119: 国际优先权日u如果一个美国的专利申请是在一个世界贸易组织（WTO）国家的同样专利申请的12个月之内，则这个WTO成员国家的专利申请日可以享受和美国专利申请日的同等待遇n35 USC 120: 国内优先权日u如果一个后继申请是在它的原专利申

5、请被放弃，或审查被终止之前提出的，则这个后继的专利申请日可以依照它的原专利的发明日5/2/20228美国专利法的一些关键点美国专利法的一些关键点n35 USC 121: u一个专利申请应只包含一项发明，如果申请中有两项以上的发明，专利局有权要求申请人分别申请n35 USC 154: u规定专利证书包含的内容u规定发明专利有效期为从申请日起20年5/2/20229专利法实施细则简介专利法实施细则简介n专利实施细则 n37 Code of Federal Regulations (CFR)u进一步对专利法(35 USC)作出解释u详细规定了专利申请的具体操作u是专利审查员指南(MPEP)的基础u实

6、施细则至少每年修改一次，以最新的为准5/2/202210美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n美国正规专利的种类u发明专利（utility patent）u外观设计专利（design patent）u植物专利（plant patent）u上述专利都进行实质审查n临时专利（provisional patent application）u不是真正的专利，因为没有授权u低费用，格式不严，以保留申请日为目的u12月内必须转为或再申请正式专利，否则申请日失效u不能以别的专利为优先权，但可以被别的专利视为优先权u正式专利中加进的新内容不享受临时专利的优先权日5/2/202211美国专利的种类和

7、申请过程美国专利的种类和申请过程n美国发明专利(utility patent)的申请费(2009年)：u基本申请费：$330u搜索费：$540u审查费：$220n取得专利以后的费用(2009年)：u授权费：$1510u出版费：$300n小单位（Small entity）上述费用减半n小单位指个人，专利权拥有者单位少于500人或非盈利组织5/2/202212美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n一个完整的发明专利(utility patent)申请应包括：u申请表（new application transmittal）u完整的申请书，必须是英语u发明人的宣誓（名字，国籍，居住地址信

8、息以此表格为准） u政府公布的申请费，以美元计算u如果有先期申请，优先权的证据 u如果专利授权给他人或单位，授权书u如果委托律师代理，委托书u如有参考资料，资料公开书(IDS)u供专利局盖章作为收据的明信片n申请书的快件寄出日期即为申请日，其他资料可以缓交，但要付罚金5/2/202213美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n一份完整的发明专利申请书应包括：u封面页，包括发明题目和发明人的信息 u申请书正文，标明页数和行数，不要求标明段数u权利要求另外起页，与申请书正文分开u标准的正式附图，表明图数和页数非正式附图亦可，但以后要补交正式附图u摘要页，文字长度不超过150个词，不分段u

9、在申请表和明信片上要标明上述各项各有多少页u申请书总长超过100页要收附加费n临时专利的申请参照上述格式，但不规定必须有权利要求5/2/202214美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n专利局的审查步骤(1)：u初审，确认上述所有文件都已经交齐并符合规格，如果没有，通知申请人限期补交或告知申请人不能授予申请日u如果文件齐备，发出受理通知，大多数情形下同时发出六个月后在其他国家申请的许可申请人此时应检查相关数据是否正确并要求更正u如果申请人允许申请公开，在近18个月时专利局发出公开出版通知，公布公开号码，18个月以后申请的状态和相关资料可在USPTO网站查找u审查员名单确定，等候进入

10、实质性审查5/2/202215美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n专利局的审查步骤(2)：u第一次Office Action，非最终拒绝（non-final rejection）绝大多数申请都在第一次OA被拒绝回应可以是（1）修改权利要求，或（2）陈述意见而不修改 如果陈述成功，下一个OA还是非最终u第二次 Office Action，最终拒绝（final rejection）大多数申请在第二次OA仍会被拒绝n对应最终拒绝的方式：u进一步修改权利要求，要求继续审查(RCE)u不修改权利要求，递交上诉书(notice of appeal)u上述两者都要交费5/2/202216美国专

11、利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n常见的拒绝理由:u不属于法律规定可获专利的类型（35 USC 101）纯软件程序，电磁信号，计算方法，数据结构u缺乏新颖性（35 USC 102）一篇文献包括发明的所有元素u缺乏创造性（35 USC 103a）二篇以上文献的结合包括发明的所有元素u权利要求不明确（35 USC 112，2nd P.）u申请书不合规定（35 USC 112，1st P.）5/2/202217美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n其他种类的Office Action1. 限制要求审查员认为权利要求分别属于多个发明，要求申请人选择其中之一组权利要求进行审查回应（

12、1）：不对要求争辩，选择其中的一组，取消不选择的组回应（2）：争辩所有的权利要求属于同一发明，但回应中仍然必须选择其中的一组2. 同一申请者的两个或多个申请属于同一个发明，一个相对于另一个显而易见（obvious），要求这些申请一起生效回应（1）：同意，递交Terminal disclaimer回应（2）：不同意，提出陈述理由5/2/202218美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n对于超过回应期限的处理u每个OA上都写明回应期限，通常三个月u超过回应期限需在递交回应的同时付相应的延时费u不需要另外递交延时申请u根据法律，任何一个回应都不能超过六个月n延时费 (2009)u1个月:

13、 $130u2个月: $490u3个月: $1100u小单位减半5/2/202219美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n派生专利（子专利）的申请u如上所述，子专利的申请必须在母专利还没有放弃或审查还没有终结前递交u分割申请（Divisional）重新引进在限制以后被取消的权利要求u继续申请（Continuation）在现有的陈述基础上加上新的权利要求u部分继续申请（Continuation in part）在现有的陈述基础上加上新的陈述和新的权利要求新加上的材料不享受原先的发明日5/2/202220美国专利的种类和申请过程美国专利的种类和申请过程n向专利局透露与发明有关资料的责任

14、(Duty of disclosure)u法律规定申请人有义务向专利局提供一切与发明有关的技术文件u提供的相关资料不意味着发明者承认自己的发明相对于这些资料失去新颖性/创造性u提供的文献的形式信息公开声明information disclosure statement （IDS）u提供信息公开声明的时机在审查进行中的任何时间（多数情形要付费）免费：新申请递交后的3个月之内，国外相关申请揭示资料后的3个月之内5/2/202221美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n美国专利申请书的标准格式u发明名称(Title of the Invention)u相关申请(Cross refer

15、ence to related applications)列出所有此申请的优先权申请（日期，申请号，国家）u发明领域(Field of the Invention)简短描述发明所属的技术领域u背景技术(Background 或 Description of the Related Art)简要叙述技术背景，当前熟知的方式以及有待解决的问题u发明总览(Summary of the Invention)用简洁的语言明确地阐述发明的一个或几个方面5/2/202222美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n美国专利申请书的标准格式（续）u附图的简单说明(Brief Description

16、 of the Drawings)每一附图用一句话做简短的说明u发明的详细说明(Detailed Description of the Invention) 以文字详细叙述发明的内容与特征，与附图紧密联系通常包括实施例来协助说明u权利要求（Claims)单独用纸，与正文分开，连续标明数目，以后修改时数目不动u摘要（Abstract)用一段话概括发明，长度不能超过150个单词，避免用法律词汇5/2/202223美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n权利要求的标准格式：u独立权利要求(independent claims)每一个独立权利要求代表发明的一个方面(method,appa

17、ratus等)u附属权利要求(dependent claims)一个独立权利要求下面可以有多个附属权利要求附属权利要求必须和独立权利要求属于同一个方面附属权利要求的范围必须比独立权利要求窄u多重附属权利要求(multiple dependent claims)只允许第一层u独立权利要求数超过三个，总权利要求数超过二十个和多重附属权利要求要附加收费独立权利要求数超过三个，每个 $220总权利要求数超过二十个，每个 $52 多重附属权利要求, $3905/2/202224美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n权利要求的通用语言:u一项权利要求由三部份所组成：前言(preamble)

18、,连接词(transitional phrase)和主体(body)u前言为发明的名称，有时还包括发明使用的环境或条件，该名称出现在独立权利要求中前面加A,如 A method,在附属权利要求前面加The并指明从属关系，如 The method according to claim 1u连接词紧接在前言之后，用来导引出主体部分。常见的连接词有开放式的comprising or including (包括),和封闭式的consisting of(仅包括)u主体包括一系列要求的元素，构件或步骤，以及各元素彼此间的关系,第一次出现的元素前应加入冠词a，之后若再出现，须在名称前加冠词the或saidu

19、区分两相同名称的元素可用第一(first)或第二(second),如第一金属层与第二金属层5/2/202225美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n权利要求的写法举例:1. An apparatus, comprising:a substantially planar member with a first and a second surface; andat least three elongate members,wherein the elongate members each having a first end and a second end, the first

20、 ends connected to the first surface of the planar member and oriented with respect to the planar member such that the elongate members are substantially perpendicular to the first surface of the planar member and the elongate members are substantially parallel to each other.2. The apparatus accordi

21、ng to claim 1, further comprising.5/2/202226美国专利申请书的格式和写法美国专利申请书的格式和写法n对附图质量的要求u一般只接受黑白的线图u极少数情况下彩色线图可以接受，但必须在黑白复印中不失真u照片(黑白或彩色)一般不允许，只有当没有别的形式可用时才可使用 u所有附图必须有按规定的标号u纸张必须坚挺，有足够强度，白色，光洁，没有反光，褶皱，和涂改痕迹，四边留有规定尺寸的余地u纸张尺寸：A4或8.5X11英寸u已知技术的附图须标明 Prior Artu权利要求中的必要元素要在图中有所表示5/2/202227PCT美国阶段的步骤和注意事项美国阶段的步骤和

22、注意事项n期限1.国家申请优先权12个月，PCT申请日以后18个月，总计30个月2. PCT申请以后30个月n提交的文件u申请费用(不能迟于30个月!) - 参照上述美国专利u英文译文(如果PCT申请是非英文)uPCT申请文件出版本和表格，优先权文件，国际检索报告u优先权文件的英文译文，翻译证书u发明人声明，授权书，委托书 n初始修改（Preliminary amendment）u参照美国专利标准对申请书的修改，通常是去掉多重附属权利要求，修改附图文字，等等5/2/202228怎样查询美国和国际专利数据库怎样查询美国和国际专利数据库n美国专利局主页: n从那里可以进入专利搜索页：5/2/202229怎样查询美国和国际专利数据库怎样查询美国和国际专利数据库nUSPTO专利库u可查找1790年至今的美国专利以及2001年后的申请公开出版物u其中1790到1975年的专利只有图像文件（TIFF格式文件）u左区域属于获准专利（Issued Patents）u右区域属于申请案的公开出版物（Patent Application Publications）u两区域各有快速检索（Quick Search）进阶搜索（Advanced Search