浅谈专利法第三次修改中禁止重复授权原则的实质性改变

1、浅谈专利法第三次修改中禁止重复授权原则的实质性改变耿 萍 张 毅摘要:禁止重复授权原则是专利制度的基本原则,也是维持专利权稳定的重要原则之一。我国专利法自1984年颁布以来,经历的3次修改都涉及禁止重复授权原则,对禁止重复授权原则的修改还是于2008年进行的专利法第三次修改中的实质内容之一。本文旨在通过分析专利法第三次修改中涉及的禁止重复授权原则在专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中相关规定的改变,对实质审查和专利申请中应注意的问题进行探讨。关键词:禁止重复授权原则 专利法修改 实质审查 专利申请禁止重复授权原则内容的实质性变化专利法及其实施细则第三次修改中涉及对禁止重复授权原则实质性修改

2、的法条主要有:专利法第9条、专利法第22条以及专利法实施细则第41条,其具体修改内容如下。1.专利法第9条的修改2008年对专利法第9条的修改在于在原2000年专利法第9条的基础上增加了第1款,即“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。其中,“同样的发明创造只能授予一项专利权”,是2002年专利法实施细则第13条第1款的内容。2008年专利法修改时,将其从细则中上升到专利法中,提升了其法律位阶,明确了禁止重复授权原则的法律地位。同时,专利法

3、第9条还进一步规定了“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”时的处理情况。对专利法第9条中该例外情况的理解应当注意以下几个方面。(1申请主体应为同一申请人。(2申请时间为同日,值得注意的是该同日指的是申请日,并非优先权日。(3针对的对象为同一申请人同日对同样的发明创造申请的实用新型专利和发明专利。该条件中的发明专利和实用新型专利申请人应当依据专利法第28条关于申请日的确定的规定向国家知识产权局递交申请。这种情况不包括申请人同日就同样的发明创造分别提交一件实用新型专利申请和一件PCT国际申请的情况。原因在于:首先,PCT国际申请的提出并不依据我国专利法,而是依据专利合作

4、条约及其实施细则;其次,PCT国际申请在国际阶段时,并不对发明和实用新型进行区分,只有进入国家阶段时才能确定。(4先获得的实用新型专利的法律状态是“实用新型专利权尚未终止”。先获得的实用新型专利权应当未出现专利权期满终止、专利权人没有按照规定缴纳年费导致专利权终止以及专利权人放弃专利权的任何一种情况。(5放弃对象为“实用新型专利权”,授权对象为“发明专利”。在同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,在个别情况下也会出现实用新型尚未授权,而其发明专利申请已经被授予专利权的情况,这种情况不属于专利法第9条所规定的特殊情况,不可以放弃已经取得的发明专利权,而获得实用新型专利

5、权。2.专利法第22条的修改专利法第22条涉及禁止重复授权原则实质性改1 作者排名不分先后,第二作者对本文的贡献等同于第一作者。1变的内容主要体现在专利法第22条第2款关于抵触申请的规定中。2008年专利法第三次修改改变了构成抵触申请的条件,将原2000年专利法第22条第2款中“没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”修改为“没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”,使抵触申请包含任何单位或者个人向国务院专利行政部门提出的在先

6、申请、在后公布或者公告的发明或者实用新型专利申请。根据以上修改,将同一申请人不同日申请的同样的发明创造,归为抵触申请的范畴,通过对其新颖性的评判体现禁止重复授权原则,进一步提高了“禁止重复授权原则”的执行力度。3.专利法实施细则第41条的修改2010年专利法实施细则第41条,由2002年专利法实施细则第13条修改而来。2002年专利法实施细则第13条第1款上升至2008年专利法第9条第1款第1句;2002年专利法实施细则第13条第2款则移至2010年专利法实施细则第41条第1款,该款未进行实质性改变,只是进一步明确了其中“同日”的含义,补充了“(指申请日;有优先权的,指优先权日”,使两个以上申

7、请人的重复授权判定标准更加明确。2010年专利法实施细则第41条涉及禁止重复授权原则实质性改变的内容主要体现在第2款至第5款,该细则第41条第2款至第5款均为新增条款,是对2008年专利法第9条例外规定的进一步细化。该细则第41条第2款规定了“同一申请人在同日(指申请日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”;该细则第41条第3款还规定了“国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明”,该规定有利于公众及时了解专利申请信息,避免专利侵权行为的发生,并且为专利审查员有效地避

8、免重复授权提供了依据。该细则第41条第2款还规定了“未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”,如果申请人在申请时未对实用新型和发明分别进行说明,将不能适用专利法第9条第1款的例外规定。该细则第41条第4款将实用新型的放弃程序,补充到了专利法实施细则中,使得放弃程序的履行更加明确具体。该细则第41条第5款规定“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止”,相对于2006年版审查指南规定的因重复授权放弃的专利权“自申请日起放弃”发生了实质性改变,该改变使得实用新型专利权和发明专利权既不重叠,也不会导致实用新型授权公告之后、发明专利申请授权之前(尤其是发明

9、专利申请公布之前的这段时间内专利权人权利的丧失,该规定有利于保护专利权人的利益。4.R、E文献的范围的变化专利法及其实施细则中关于重复授权规定的改变,对实质审查最为直接的影响就是导致了R、E文献范围的实质性改变。2006年版审查指南中关于R文献的定义为:在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的申请文件。2010年版审查指南中关于R文献的定义为:任何单位或个人在申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的专利或专利申请。2006年版审查指南和2010年版审查指南对E文献的定义虽然在文字上没有发生改变,均为“单独影响

10、权利要求新颖性的抵触申请文件”,但由于专利法第22条抵触申请构成条件的改变,导致其内容也发生了实质性改变。由以上的定义可以看出,修改后的R文献排除了所有申请日不同的同样的发明创造的专利或专利申请,包括已经归于E文献的范围的同一申请人申请日前申请,申请日或申请日后公开的同样的发明创造的专利或专利申请,以及不再属于在审申请检索报告文献类型的范围的同一申请人申请日后申请的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件,后者可以成为在后申请的抵触申请文件。实质审查以及专利申请中涉及禁止重复授权原则时应注意的问题通过分析禁止重复授权原则在专利法、专利法实施细则以及审查指南中的修改可以看出,该原则在时间、形式以及

11、实体判断等方面均发生了实质性的改变。因此,涉及重复授权的审查和申请也应进行相应的调整,以下笔者将从4个方面对其中应注意的问题进行分析。1.重视时间的判断在专利法第三次修改之前,时间判断本身就是重复授权审查中需要考虑的一个重要因素,而2008年专利法第9条及2010年专利法实施细则第41条对涉及重复授权的多个时间作了更加明确和严格的规定,重复授权审查中应注意的时间判断主要有以下3个方面。(1新法(2008年专利法第9条与旧法(2000年专利法第9条及2002年专利法实施细则第13条的适用根据实施修改后的专利法及其实施细则专利审查培训教材·实质审查部分中的规定,新法中含“申请日”文字的条

12、款,除新法第28条和第42条外,有优先权日的,根据优先权日判断适用新法或旧法;对除了上述依据优先权日判断的条款之外,其中也包括虽然涉及“申请日”概念但不含“申请日”文字的条款,均依据新法第28条规定的实际申请日判断适用新法或旧法。但同时又规定,由于新颖性和重复授权问题在立法上和实践中相互关联,因此,对于重复授权问题,也可以依据申请的有效优先权日来判定法律的适用。对于申请日(有优先权的,指优先权日在2009年10月1日之前的专利申请的重复授权问题,应适用2002年专利法实施细则第13条第1款,当驳回理由涉及2002年专利法实施细则第13条第1款时,应适用2002年专利法实施细则第53条第1款第2

13、项,并采用“不符合专利法实施细则第53条第1款第2项规定”的表述方式;而申请日在2009年10月1日之后的专利申请的重复授权问题,应适用2009年的专利法第9条第1款,当驳回理由涉及2009年专利法第9条第1款时,应适用2010年专利法实施细则第53条第1款第1项,并采用“不符合专利法实施细则第53条第1款第1项规定”的表述方式。审查员在实质审查中,应当根据申请日(有优先权的,指优先权日与2009年10月1日的前后关系,正确选用适用法条,对重复授权问题进行判断。(2通过放弃实用新型专利权获得发明专利权的时间由本文第一部分的分析可知,通过放弃实用新型专利权从而获得发明专利权是对申请人或专利权人利

14、益的一种保障,但专利法同时也对同日申请提出了更为严格的实施条件。2008年专利法第9条对于可以放弃实用新型专利的时间条件规定为:同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。2010年的专利法实施细则第41条第2款对于可以放弃实用新型专利权的时间条件作了进一步规定,即同一申请人在同日(指申请日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在“申请时”分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。由此可见,通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权必须满足以下条件:一是实用新型和发明必须申请日相同,该申请

15、日为实际申请日,非优先权日;二是申请人应在申请时分别作出说明,否则申请人将不能通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。表1 重复授权中时间的判断情况判断时间新法与旧法的适用申请日,有优先权的,指优先权日同一人放弃实用新型专利权获得发明专利权实际申请日(非优先权日相同申请时分别说明两个以上申请人构成重复授权申请日(有优先权的,指优先权日相同(3两个以上申请人构成重复授权的时间要素根据2008年专利法第9条的规定,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人;根据2010年专利法实施细则第41条的规定,两个以上的申请人同日(指申请日;有优先权的,指优先权日分别就同样的发明

16、创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。由此可见,对于不同申请人涉及同样的发明创造时,其专利申请的时间判断点为“申请日;有优先权的,指优先权日”。由以上分析可知,时间判断是重复授权实质审查中较为复杂的一个问题,因此,在实质审查中应充分重视重复授权中时间的判断,防止审查错误的发生。2.核实申请时的说明2008年专利法及2010年专利法实施细则的修改对重复授权时放弃实用新型专利权的条件提出了更为严格的限制,即“同一人同日(申请日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”,因此,在面临由同一人同日(申请日

17、申请的实用新型专利与即将授权的发明专利申请构成重复授权时,核实申请时的“分别说明”成为了实质审查中不同于以往审查步骤的必要一步,审查员在要求申请人放弃已经授权的实用新型专利之前,应当提醒自己进行该步骤的核查。同样,对于申请人而言,如果在同日(申请日既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当注意“分别说明”,以避免因为实用新型专利权的授予而导致丧失获得发明专利权的机会。3.核实实用新型专利权的法律状态对于申请日(有优先权的,指优先权日在2009年10月1日之前的发明专利申请,对于因重复授权需要放弃的实用新型专利,进行实质审查的审查员通常不对其法律状态进行核实,只要检索到同一申请人不属于现有技术的具

18、有同样保护范围的实用新型专利,就可以要求申请人通过放弃其实用新型专利权的方式而获得发明专利权。但是,对于申请日(有优先权的,指优先权日在2009年10月1日之后(含该日的发明专利申请,当审查员检索到同一申请人具有同样保护范围的实用新型专利时,除了核实前述的时间、“说明”条件之外,还需要进一步核实该实用新型专利权的法律状态。根据2008年专利法第9条的规定,申请人声明放弃实用新型专利权的条件之一为“先获得的实用新型专利权尚未终止”,因此,审查员在发出放弃实用新型专利权通知之前,应当对实用新型专利权是否存在终止的情况进行核实。4.注意区分抵触申请与重复授权2008年专利法的第三次修改,改变了构成抵触申请的条件,使抵触申请包含任何单位或者个人向国务院专利行政部门提出的在先申请、在后