破旧立新从先发明原则到先申请原则

1、破旧立新:从先发明原则到先申请原则    摘要：专利权作为私权，须明定其权利归属，同一个发明创造只能授予一项专利权，世界通行的做法采先申请原则，对最先提出专利申请的人以优先取得专利的权利，而美国一直以来采先发明原则。但是，受国际专利调和化运动影响，美国国会开始逐步努力转向采先申请原则，此次美国专利法变革即为其最终结果，尽管学界对于此次变革的前途争议不停，但从整体上来说，采先申请原则相较于先发明原则仍有其进步之处。关键词：专利权；专利改革法案；先申请原则；先发明原则【中图分类号】D971.23 【文献标识码】A 【文章编号】1671-7287（2012）0

2、1-0052-07一、专利权归属：“First-to-invent”or“nrst-to-file”世界贸易组织Trips协议在序言中宣称“知识产权为私权”，第一次明确界定了知识产权的本质属性，这一规定不仅说明了知识产权在私法领域中的地位，而且厘清了知识产权与相关法律制度的差异。“知识产权为私权”是近代社会法律革命与制度变迁的结果，它使知识产权制度从封建特许权向资本主义财产权嬗变。既然专利权是私权，则应当明定其权利归属，即同一个发明创造只能授予一项专利权，当出现一个以上的申请人就同一个发明创造分别提出专利申请时，谁当被赋予专利权？此即涉及专利优先权原则。专利优先权有两种处理原则：一种是先申请原

3、则，另一种是先发明原则。世界通行的做法是采先申请原则，即以申请日作为判断申请先后的标准，给最先提出专利申请的人以优先取得专利的权利。中华人民共和国专利法实施条例第十三条第二款就明确规定：“两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”。而在美国，先发明原则是公认的制度，只要第一个发明人没有放弃或者隐瞒发明，那么该第一个完成发明的发明人将有权利优先获得该专利权。先发明原则的目的是保护最先完成发明的人，因此，从鼓励发明创造的角度看，先发明原则比先申请原则具有一定的优势。该原则的理论依据是法国大革命时期“天赋人权”的思想。当时，立法者

4、认为，如果不承认发明创造为最初发明人的财产，就等于无视人权。在这种思想指导下，法国的专利法最早确立了“发明在先原则”。先发明原则着重专利技术的研发、维护公平性，赋予专利权于首先完成发明者。相对于此，先申请原则奖励技术公开、维护交易稳定性，故两套制度本身设计即有不同，其立法意义、立法目的、利弊得失也有差异。二、美国专利法之先发明原则1.美国专利法的坚持尽管世界上大多数国家都将专利权授予第一个申请人，然而，美国却是唯一始终坚持将发明专利权授予第一个完成发明的人。美国法典第三十五编专利法第一0二条（g）款给出了确定发明权在先发明的原则，这种规则的宪法基础是美国宪法的专利条款，它赋予国会授权作者和发明

5、者对于他们各自的著作和发现在有限的时间内的独占权，以促进科学和实用艺术的进步。基于此规则，1790年国会制定了第一部专利法，该法规定，“第一个真正的发明人（first and true inventor）”将被赋予专利权。1793年国会又通过了一部新的法律，强调如果第一个真正的发明人能够证明专利权人不是第一个发明人，则专利权人将失去该专利，从而第三人不构成侵权行为。1836年，一项新的专利法规创造了专利局和专利审查制度，并建立起了先发明制度以确定发明的优先性。接着，1927年、1929年和1939年新的法律陆续通过，这些法律对冲突程序做了一些调整。但是，从20世纪70年代开始，美国国会开始逐步

6、努力转向先申请原则。早在1966年，专利制度总统委员会就建议改变为先申请制度，但由于企业界和知识产权律师的反对，该提案被美国国会否决。与此相反的是，在过去的十年内，许多使美国与世界其他各国专利制度相协调的提议都成功地获得了通过，这些提议所带来的修正法案已经改变了美国专利实体法上的许多制度，其中包括新颖性和丧失专利权的规定、专利申请期间的保密性规定以及有关专利保护期限的规定。尽管如此，从19世纪60年代开始一直持续到2009年专利法修改案的发布，美国专利法中仍有一个始终坚持拒绝修改的规则，那就是专利取得优先权上的先发明规则。可以说，尽管有众多努力都在企图建立先申请制度，但是在过去30年这些努力从

7、来都没有成功过。2.采先发明原则之原因应当说，美国是一直倡导世界法律制度相协调的国家，在世界知识产权法律领域有很强的呼声，为何自己在倡导世界专利协调化运动的同时却又毅然始终坚持自己独特的先发明原则呢？首先，这与美国的历史发展有一定的关系。美国第一部专利法是根据美国宪法而制定的，而美国宪法的制定又深受法国大革命思想的影响，美国宪法肯定了“所有的新思想都应归属于最先想出它的人所有，如果不将发明认定为创造者的财产，就等于从本质上无视人权”，基于此种自然法思想，美国历史上就有对知识产权极为重视的文化传统。米勒认为美国专利保护的理论基础之一就是自然权利学。其次，美国专利法认为，将发明专利权授予真正的发明

8、人才是最为公正的。支持美国先发明主义的学者一直宣称美国专利制度要优先于先申请制度，因为先发明原则保护的是真正的第一个完成发明的人，而不仅仅是最先申请人，也即第一个完成发明的人才是最应当受到法律保护的。由于专利权只能授予一个人，而第一个发明人是这件专利技术的最先完成者，第一个完成发明的人，他的付出巨大的，而第一个提出申请的人可能仅仅是对先发明人的专利的重复劳动，并没有取得开创性的成就，因此，将专利权授予第一个完成发明的人才能真正鼓励人们开发先进技术。再次，为了促进科技发展，保护美国自身利益。美国的原创技术能力强，实行先发明原则可通过缩小美国专利审查的“在先技术”范围，从专利制度角度尽最大的限度保

9、护美国自己的技术在美国本土市场上的垄断地位。而且，在此种体制下，还可以鼓励外国发明者及时申请美国专利，尽快以英语公开其技术，这对于提高美国的科技实力发挥着极为重要的作用。 最后，先发明制度可以提高申请专利的质量。有论者认为，先发明制度不仅可以提高专利质量，还可以提升行政效率。这是因为，在先发明原则下，最先完成发明的人只要能够提出证据证明自己最先完成发明，则不必担心有人会抢注自己的专利，从而可以在完成发明以后对该发明进行再次完善，同时还可以认真评估该专利的实际价值，从而可以避免许多研发过程中的瑕疵，减少许多不具有实际价值的废物专利，减少专利行政部门投入过多的成本审查一些低质量或者毫无用处的专利，

10、降低行政成本，提高行政效率。此外还有经济角度上的原因，先发明制度的倡导者们认为，现行的制度是精心策划，以实现财富最大化为经济效率目标的，先申请制度则不会对社会产生净效益，因此没有经济合理性。而且，现行的制度可以激励更多的发明家竞争，从而刺激创新以及“促进科学和实用艺术的进步”。三、先发明原则之负面影响虽然美国专利法奉行的发明在先原则，其目的是为了让真正的发明人或者首先构思出发明的人获得专利，从理论上讲，这比世界上绝大多数国家所奉行的申请在先的原则更为公平。然而，在实际操作上，当两个以上的申请人就同样的发明申请专利时，确定谁是最先发明人却是非常困难和复杂的，需要大量的举证和查证等。1.国际专利领

11、域的不协调尽管美国一直以来倡导世界范围的专利法国际协调与融合，但是，在专利申请原则上，除了美国以外，几乎所有国家都采用先申请原则，美国独自坚持先发明原则，与自己倡导的专利法国际协调主张相违背。1990年，联合国建立世界知识产权组织（WIPO）完成了一项条约草案的基本建议，并提交到美国，由于WIPO的建议要求美国转变到先申请制度，时任美国总统克林顿最终决定不签署该协议。2.专利权的不稳定由于美国在专利申请上采用先发明原则，如果先申请人在取得专利权以后，将该专利投入生产。然而在先发明原则下，先发明人可以在看到自己先完成的发明被他人注册为专利，因而受刺激而提交申请，进入专利申请冲突审查程序。若先发明

12、人能够举证自己先完成发明，则专利局将撤销先申请人的专利，先申请人原本因为信任专利局所授予之专利权而所进行之投资将化为乌有，进而影响到一系列的法律关系发生变动。推而广之，任何专利权人都可能面临潜在的先发明人主张自己属于在先完成发明者，亦即专利权人无从知晓自己拥有的专利是否真正的稳定，从而，投资人将不敢对该专利进行投资，进而可能阻碍技术的推广与应用，不利于经济的发展。3.专利申请成本高先发明原则所为人诟病之处，在于其适用冲突诉讼程序决定优先权的归属，造成专利局行政效率低落以及相关费用成本的增加。而以申请日判定优先权的归属，较冲突诉讼程序明确简易，有助于提升行政效率、节制相关成本费用。当两个以上的专

13、利申请人就一项发明申请专利时，很难判断谁应当先取得专利，美国专利法设计了极为复杂的程序，一旦进入这样的程序，就需要花费很长的时间。为了获得专利权，申请人必须耗费巨大的财力、物力，需要提出能够证明自己发明在先的证据，从而专利审查的成本和费用非常高，而且，申请人还必须为此准备应对冲突诉讼程序的费用。据统计，美国每年的此项诉讼费用高达1.5亿美元，这给专利申请人带来了沉重的负担。4.不利于公共利益的提升先发明原则可能会助长先发明者隐瞒自己的发明创造，不愿意将自己的发明创造公之于众，从而不利于先进技术的传播。因为在先发明原则体制下，是否先提出专利申请并不影响自己以后取得专利权，从而，发明人为了防止其他

14、人在自己发明创造的基础上进行改进，就会选择不去申请专利。即使其他申请人向专利商标局提出专利申请，只要先发明者能够证明自己最先完成发明，并且没有放弃或隐瞒该发明，则该先发明者仍可以取得该专利权，在这种状况下，其他的发明者所进行的发明就可能属于重复研究，即使其独立完成发明仍然无法取得专利权，也无法在其他已完成的发明创造的基础上进行研究，从而不利于公共利益的提升。四、美国专利改革法案历程1.专利改革法案缘起在专利法国际协调化趋势当中最为突出的问题在于先发明原则与先申请原则之间的冲突关系。尽管许多证据都显示建立一个全球统一的专利体系是非常有利的，全球专利实体法协调运动开展起来却非常困难。最为困难的障碍

15、就在于美国在专利领域所坚守的先发明原则，因为目前美国是世界上唯一坚持先发明原则的国家，由于专利法国际协调要求，新近美国国会面临社会各界推动专利法转变为先申请原则的压力越来越大。尤其是WIPO专利调和化协定的签署，对美国不停施压，希望其改采先申请主义，以顺应世界潮流。1992年，因应专利调和化运动，美国贸易局设置专利改革建议委员会，重新检视其专利制度，并提出修法建议报告，提议采用先申请主义，以改善美国专利制度的缺失。2003年2月，美国专利商标局提出了21世纪战略计划，强调了协调美国专利法与国际专利法的必要性，同年，美国商务委员会提出“为促进创新：竞争和专利法律政策之间的适当平衡”的报告，进一步

16、肯定了与国际专利法相协调的必要性。作为全国科学和工程方面的顾问，美国国家科学研究院于2004年在对美国专利法进行细致的研究后，提出了“21世纪的专利体系”的研究报告，该项报告正是美国议会提出专利改革法案的基础，在该项报告中美国国家科学研究院强调，采取先申请原则将是专利法国际协调中的“关键部分”。2.专利改革法案通过自从2004年美国国家科学研究院的报告出台以后，美国议会在专利改革方面异常活跃，2005年6月8日美国德州共和党议员Lamar Smith在第109届国会上提出了2005年专利改革法案（HR2795），7月26日又提出具有替代HR2795性质的正式修正案。2006年4月，加州民主党议

17、员Howard Berman联合弗吉尼亚州民主党议员RickBouche提出题为“专利取决于质量法案”的HR5096法案，同年8月犹他州共和党参议员OrrinHatch和佛蒙特州民主党参议员Patrick Leahy共同提出$3818法案，该项法案即为著名的2006专利改革法案。令人遗憾的是，HR5096法案在众议院未获通过，而$3818法案则在参议院被否决。 2007年4月，Howard Berman再次提出专利改革法案，这次是和德州共和党议员Lamar Smith联合向众议院提交了HRl908法案，又称为2007专利改革法案，该法案在众议院以微弱优势获得了通过，然而在进入参议员表决时遇到了

18、阻力，尽管2008年1月14日，参议院司法委员会发表了长达160页的报告，督促参议院尽快通过该法案，但是2008年2月，政府正式表态反对2007专利改革法案的部分条款，而且美国专利商标局职业协会等14家行业协会也联合致函参议院，请求阻止该法案通过，最终该法案在参议院进行全体表决时未获通过。2009年3月，佛蒙特州民主党参议员PatrickLeahy和犹他州共和党参议员Orrin Hatch向参议院提交$515法案，而且Patrick Leahy、加州民主党参议员Dianne Feinstein和宾州共和党参议员AdenSpecter对该法案进行了修改。尽管2009年4月美国参议院司法委员会通过

19、了S515修正法案，然而该法案却未能在众议院获得通过。2011年初，美国参议院再一次提出2011年专利法改革提案，这次由民主党参议员Patrick Leahy提出，此次改革法案终于在参众两院分别获得通过，这标志着自2005年以来，美国专利法改革终于取得实质性突破。2011年9月8日美国参议院以89：9票通过对专利法进行全面修正的美国发明法案，9月16日，奥巴马签署美国专利法，这是美国近60年来对专利法做出的最大一次修改。五、美国专利改革法案之争议对于美国此次专利改革法案的通过，存在许多不同的声音，反对者认为此次改革产生了以下问题：第一，先申请原则的违宪问题。有学者认为，由于美国宪法第一条第八款

20、规定了应当将权利授予发明人“Inventors”，因此，若要改革当前的先申请原则必须修改宪法。第二，变革成本大的问题。先发明制度已经在美国施行了超过150年，由于法律从业者、法官和发明者都是在此制度下训练且习惯于当下的体制，因而，转为先申请制度将会付出巨大的成本，除非先申请制度提供明显的利益超过改变现有状况带来的成本，美国应当维持现状，尽管采先申请制度会有一些增益，但是现有的体系满足了专利法的政策目标，而改革当前专利先发明原则并不能降低社会成本，因而，当前的这种改变是不理性的。第三，过早泄露创意的问题。正如艾布拉姆斯所警告的那样，“还有很多不恰当的做法会给发明人带来麻烦，比如过早向外人泄露一个

21、宝贵的创意”。他认为这次的美国发明法案将不会促进平民创新。卓瑞坚持认为申请在先专利体制有“严重缺陷”，因为它不利于那些囊中羞涩的发明人进行专利申请，发明人还需要小心被骗，卓瑞提到了所谓的“专利促进机构”以及那些兜售专利体制以外的更简单、更廉价和更迅捷解决方案的人们。第四，导致专利质量下降，数量上升的问题。还有论者认为，向先申请制度的转变将会导致美国专利申请数量的膨胀和质量的降低。向先申请原则的转变，不会很明显的减少复杂性，相反，它会产生更多的低质量的专利申请。先申请原则将对资源有限的个体发明者和中小企业带来巨大的伤害。而且，仅仅为了专利法国际协调而采用先申请原则，将与美国宪法200年来所追求的

22、推动科技和文化的发展目标相违背。因此，支持先发明主义的论者根本就不相信先申请体制能够给专利领域带来显著的改善。然而，更多的还是支持改革者的声音，其主张多半是此次专利改革通过的重要原因。正如美国驻中国知识产权法律顾问Steve Diekenson说言：“如今人们手里有很多很多项专利，使用先发明原则会推延整个专利申请过程，因为没有人真正搞得清楚，你本可以注册，或者甚至你已经注册了，你也不知道你是不是专利权人，因为也许别人是第一个发明的人，由于需要专利局开展独立调查，所以又会拖延整个流程。然而，先申请原则使一切都变得简单而快捷”。当然也有对此次改革持保留态度的论者，国际知识产权专家Graham Du

23、tfield教授就指出，19世纪的欧美专利史，看起来是不断适应新技术发展，旨在推动社会福祉，但以牺牲公益为代价的产业界政治游说才起了决定性作用，尽管美国此次专利改革其意甚美，但究竟能否推动公益，还有待观察。在当前国际商战中，知识产权本身就早已演变为一种战术，其结果是发达国家利用各种优势，压制发展中国家的创新力和社会福祉的提升。正如英国政府于2002年出台的知识产权报告所指出的，要想通过知识产权来促进全世界的健康、教育和经济增长，还有很长的路要走。六、结语尽管学界对美国这次专利法变革的前途争议不停，但笔者认为，从整体上来说，采先申请主义原则相较于先发明原则仍有其进步之处。 1.避免重复发明 采用

24、先申请原则，发明者若想要自己的发明得到更为强有力的法律保护，就必须尽快提出专利申请，以防止自己的发明被他人抢注，而当发明者向专利行政部门提出专利申请时，专利行政部门就会将该申请公布，从而其他发明者通过专利检索，就能够及早获得该专利信息，避免进行重复的发明活动，发明者可以降低其无谓的发明成本支出，将更多的精力与费用转向其他的技术攻关。2.减轻专利申请者举证责任的负担在先发明原则下，发明者在提交专利申请时必须提出证据证明自己是真正的第一个完成发明的人，必须保存自己的最初构思和为完成此发明而付出的一系列努力等证据，倘若未能举证自己为第一个发明者，专利行政部门在审查专利时就只能以申请日作为最先发明构思日。倘若还有第三人向专利行政部门提出专利申请，并举证自己在申请日以前的发明构思和各种努力的证据，则该专利将被重新授予给第三人。而在先申请原则下，专利申请人仅需在完成发明以后尽早提出专利申请，专利行政部门只需审查该专利的实用性、新颖性和创造性，对于是谁第一个完成发明并不重要，重要的是谁最先向专利行政部门提出专利申请，从而专利申请人无需举证自己最先完成发明，也就可以减轻举证责任、降低申请成本。 3.提高行政效率 申请发明专利，专利商标局