域名之争与商标权的网络冲突（上）(一)

1、域名之争与商标权的网络冲突（上）(一)    案情介绍： 原告美国宝洁公司诉称：原告是一家始建于1905年的公司，早在1976年，“tide”就在中国获准注册为商标，核定使用商品为“香皂、肥皂、洗剂及擦亮制剂”。该商标的有效期已续展至2006年5月7日。原告还获准注册了“tide/汰渍”组合商标，有效期至2007年9月6日。此外，原告还在世界上160多个国家和地区注册了370个“tide”和“tide/汰渍”商标。这些商标在一些国家和地区已被认定为驰名商标。原告许可其在中国投资组建的广州宝洁洗涤用品有限公司使用“tide”及“tide/汰渍”商标。经过原

2、告及广州宝洁洗涤用品有限公司的投资努力和精心维护，“tide” 及“tide/汰渍”商标已是家喻户晓，应认定为驰名商标。随着电子商务的迅速崛起和网络资源更广泛地被开发和利用，原告制作了网上营销计划，并于1995年7月在国际互连网上注册了域名。当原告准备在中国互连网上注册域名时，却发现该域名已被被告天地电子集团注册。被告显然是不恰当地利用了原告驰名商标的商誉，构成了对原告商标权的侵犯和不正当竞争。因此，请求法院：1、判令被告立即停止商标侵权及不正当竞争行为，立即停止使用并撤销其已注册使用的域名；2、判令被告承担本案的全部诉讼费和律师费。 被告天地电子集团辩称：我方无抢注行为，原告诉称我方不正当竞

3、争及侵犯商标权不能成立。我方注册tide域名并不违反法律规定。我方产品涉及的是电子信息领域，与原告经营的洗涤用品毫无关系。我方于1993年即开始在我方经营的电子产品上使用“tide”字样，1998年4月注册了域名。“tide”是我方企业名称“天地”的汉语拼音“tiandi”的简化。经我方多年努力，“tide”在电子信息领域已具有较高知名度，我方产品已有很高的市场占有率。“tide/天地”在业界具有很大影响力，我方根本无必要抢注原告的商标为域名。我公司的域名与原告商标相同纯系巧合，且系因互连网域名当时只能用英文注册造成的结果。 一审法院经审理认为，“tide”构成驰名商标，其保护范围可以扩展到网

4、络领域，根据巴黎公约的有关规定，对驰名商标可以进行跨类别保护，包括在互连网上给予驰名商标特殊保护。未经商标权人同意将他人驰名商标注册为域名并使用该域名的行为，必然损害商标权人的合法权利。被告明知“tide”为原告驰名商标，依然注册使用“tide”域名，足以引起公众的混淆，导致了对原告驰名商标的淡化，妨碍了原告在互连网上使用自己的驰名商标进行商业活动。被告虽辩称其在1993年即开始在其经营的电子产品上使用“tide”字样，但未能提供相应的证据。被告辩称“tide”系从其企业名称“天地”的汉语拼音“tiandi”演化而来，因证据不足不予支持，故被告的行为构成侵犯商标权和不正当竞争。判决：1、被告于

5、本判决生效之日起立即停止使用域名；2、被告于本判决生效之日起10内撤销其注册的域名。 被告不服一审判决，依法向二审法院提起上诉，称：一审法院超越职权将被上诉人在中国持有的“tide”商标认定为驰名商标，没有法律依据；由于上诉人与被上诉人的经营领域和生产的产品范围截然不同，即使被上诉人的商标构成驰名商标，也不能将其权利范围扩展到上诉人经营领域，上诉人的行为不能构成不正当竞争。上诉人在1993年即开始在其经销的产品上使用“tide”字样，并一直沿用至今，上诉人注册使用“tide”域名是基于企业自身的追求和企业名称的结合，并无侵犯被上诉人商标权和抢注域名的恶意，故不构成对被上诉人商标权的侵犯。 原告

6、宝洁公司表示服从原判。 二审期间，上诉人向法庭提交了新证据，即上诉人1993年销售的电子计算机实物及相关发票等证据，表明上诉人1993年销售的电子计算机的主机、显示器、键盘上都标有“tide”字样，在相关发票上也注明了“tide”字样。 二审法院经审理认为，中国与美国均为巴黎公约的成员国，宝洁公司作为美国法人，在其认为其正当权益在中国受到侵害时，有权依照巴黎公约的规定向中国法院起诉，中国法院应依据我国法律和巴黎公约的规定进行审理。鉴于二审中上诉人提出了新证据，证明其在1993年就在其销售的产品上使用“tide”字样，应认为其与“tide”有联系，其注册并使用“tide”域名有正当理由，并不构成

7、对被上诉人商标权的侵犯，也不构成不正当竞争。至此，本案纠纷已解决，已无必要认定“tide”为驰名商标。判决：1、撤销一审判决；2驳回宝洁公司的诉讼请求。本案一、二审的全部诉讼费用由宝洁公司承担。 法律分析： 一、人民法院是否有权认定驰名商标 一审法院经审理，认定了原告所持有的“tide”商标是驰名商标。被告上诉的一个重要理由就是，一审法院认定驰名商标“超越职权”，“没有法律依据”。那么，人民法院是否有权认定驰名商标呢？ 驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的商标。驰名商标之驰名，是指该商标在消费者心目中享有的崇高声望，这是一个客观事实问题，某一商标是否驰名的最权威的判断者应当是消

8、费者，但由消费者判断商标是否驰名的做法多少带有些须天真和矫情。消费者是一个个分散的个体，无论是把他们统一起来认定一件商标是否驰名，还是将他们认为某个商标是否驰名的意见统一起来，在理论和实践上都具有较大的难度。因此，客观上需要一个能够代表消费者意愿的公正中立的第三者来认定驰名商标。 人民法院就是这样的第三者。法院天然的中立性和公正性无疑是认定驰名商标的最佳候选人，人民法院有权认定驰名商标1.事实上，我国最早的驰名商标是由人民法院认定的。1992年8月2日，四川省高级人民法院以判决的形式，认定了“郎”字商标为驰名商标2，这是我国法院认定的第一起驰名商标的成功案例，也是我国第一次认定驰名商标，3不但

9、为司法机关认定驰名商标做出了大胆的探索和有益的尝试，也对我国此后开展的驰名商标认定工作产生了重大影响。由法院认定驰名商标，也是和国际惯例一致的，世界上多数国家都是由法院在诉讼过程中认定某一商标是否驰名，而很少在纠纷发生前先认定一批驰名商标堆放在一边。 我国驰名商标的认定曾一度被视为行政机关的专利。根据国家工商行政管理局1996年发布的驰名商标认定和管理暂行规定（下称暂行规定）的规定，国家工商行政管理局负责驰名商标的认定和管理工作，任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。这是一种事前认定的方法，即在发生纠纷前，由行政机关先行认定一堆商标。作者认为，暂行规定的这种做法是有待商榷的。

10、国家工商行政管理局是管理商标的法定行政机关，也是依法授予商标权的国家机关，当事人有理由怀疑其中立性和客观公正性。由行政机关垄断驰名商标的认定，并不利于对驰名商标的完整保护，也不符合WTO对知识产权执法的要求。TRIPS要求“对于行政部门的终局决定或裁决，在任何情况下，都应使当事人有机会要求司法审查”。4而司法最终审查也应当包括对行政机关认定驰名商标的决定或裁决的审查。按照WTO的要求，行政权力必须是有限的、透明的，应当受到法律的约束。因此，由行政机关垄断驰名商标的认定是不恰当的。 作者认为，由司法机关认定驰名商标更有可取性。法院是社会公正的源泉，代表着权威的社会正义，司法是社会公正的最后的、也

11、是最重要的守卫者，任何纠纷都应当能够得到司法的救济。“在民主和法治社会中，一个出口是多数民主，另一个出口是司法审判，堵塞其中任何一个都会留下隐患”5，“如果连法院也被污染而失去威信，那么民众的不满只好通过非二、“tide”是不是驰名商标原告起诉称其“tide”商标是驰名商标，一审法院也根据原告提供的证据认定了“tide”为驰名商标，而被告上诉的一个重要理由就是，“tide”商标不应当被认定为驰名商标。因此，本案的一个焦点就是：“tide”究竟是不是驰名商标？如果是驰名商标，根据巴黎公约对驰名商标的扩大化保护，被告的行为就可能构成对原告商标权的侵犯；如果不是，则不适用巴黎公约的扩大化保护，被告的

12、行为就可能不构成对原告商标权的侵犯，也不构成不正当竞争。因此，“tide”商标是不是驰名商标，是本案必须先行解决的问题。1、驰名商标的认定标准一件商标是不是驰名商标，关键是看其是否符合驰名商标的判断标准，什么是驰名商标的判断标准呢？巴黎公约回避了这个问题，TRIPS第16条之2明确指出：“确认某商标是否系驰名商标，应顾及有关公众对其知晓程度，包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。”也就是说，商标为相关公众知晓程度，应是认定商标是否驰名时必须考虑的因素。美国1996年联邦商标反淡化法（Federal Trademark Dilution Act）为驰名商标的认定提供了8个主要的非限制

13、性因素作为判断依据：（1）商标内在的或者后天获得的显著性的程度；（2）商标持续使用于商品或服务的时间及范围；（3）商标广告宣传的时间和范围；（4）使用商标从事商业的地域范围；（5）使用商标的商品或服务的贸易渠道；（6）在商标所有人的贸易区域内和贸易渠道中，其商标被公众认可程度以及被假冒的情况；（7）第三者使用的相同或者近似商标的性质和范围；（8）商标是否为联邦注册商标。我国暂行规定规定，认定驰名商标时应当考虑的因素有：（1）使用该商标的商品在中国的销售量及销售区域；（2）使用该商标的商品近3年来的主要经济指标（年产量、销售额、利润、市场占有率等）及其在中国同行业的排名；（3）使用该商标的商品在

14、外国（地区）的销售量及销售区域；（4）该商标的广告发布情况；（5）该商标最早使用及连续使用的时间；（6）该商标在中国及外国（地区）的注册情况；（7）该商标驰名的其他证明材料。商标法第13条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和独立范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”作者认为，商标驰名与否属于客观事实范畴，对驰名商标的认定却是主观认识范畴，判断标准就是连接客观事实和主观认识的桥梁。判断一件商标是否驰名的最终依据和归宿应当是相关公众对该商标的认知程度，这就必然

15、需要一个具体的、便于实际操作的判断标准。TRIPS提供的标准是准确的，但也是过于原则的。暂行规定存在一些不足之处，例如，仅将驰名商标限定为注册商标是不够严谨的。相比之下，商标法的规定既结合了理论研究成果和人民法院的司法审判实践，又考虑到了有关国际条约的相关规定，因而是可取的。2、驰名商标的权利范围能否扩展到网络空间一审判决认为，原告的“tide”商标是驰名商标，被告无正当理由将“tide”注册为域名，淡化了原告的驰名商标，构成了对原告商标权的侵犯和不正当竞争。这里直接涉及到的问题是，驰名商标的权利范围有多大？它可否从现实空间走向虚拟的网络空间？商标权是一种私权，其产生与一般民事权利的产生不同，商标权的产生是个人意志和国家权力的结合，因此，商标权的范围一开始就是法定的，即以核准注册的商标和核定使用的商品或者服务为限，不扩及不同类别的商品或服务，甚至也不扩及同一类的其他商品或服务。这显然不