正文——说明书支持权利要求与修改超范围

1、说明书支持权利要求与修改超范围摘要：本文从专利法第二十六条第四款出发，讨论了专利法第二十六条第四款和专利法第三十三条在面对权利要求修改时的密切关系，并进一步以权利要求数值范围修改为切入点深入分析纠正目前存在的在专利法第二十六条第四款理解上的某些错误观点，并提供了理解、应对该两条法条的具体方法。关键词：专利法第二十六条第四款；说明书支持权利要求；专利法第三十三条；修改超范围；数值范围修改由专利法第二十六条第四款可知，权利要求是由说明书概括而成，同时，专利法第三十三条又规定：申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，在不少人的概念中，无论怎么修改权利要求

2、，只要修改后的权利要求能得到说明书的支持，因此修改也是不超范围的。更进一步地，在对权利要求数值范围的修改（用说明书实施例中特定数值作为修改后端点值的新数值范围）中，经常遇到的结果是，修改超范围。而从笔者对前一问题的论述中可知，我国在审查实践中，修改是否超范围的标准比权利要求是否得到说明书支持的标准更严格，很多人都以为，这种修改仅仅是违反更严格的修改是否超范围的标准，事实上应当还是符合说明书支持权利要求的规定的。但笔者通过分析，发现其实不然。此外，因为两条法条间，修改时执行的是更严格的修改是否超范围的标准，笔者还进一步给出更准确地判断修改是否超范围的方法，以及如何撰写申请文件才能在数值范围修改的

3、问题上既避免支持问题又避免修超问题，更好地维护申请人自己的利益。一、修改后的权利要求能得到说明书的支持并不代表该修改不超范围专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。在该条中，实际上对权利要求做了两方面的实质性要求：第一，权利要求应当以说明书为依据，也就是人们常说的权利要求应当得到说明书的支持。其意义在于：申请人所要求获得保护的权利要求内容，必须与他在说明书中所体现的发明创造对公众的贡献程度以及对公众的公开程度相一致。第二，权利要求应当清楚、简要。其意义在于：专利法规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”。因此，权利

4、要求能否准确地界定请求获得保护的技术方案，直接关系到公众是否能够以合理的确定性预知发明或者实用新型专利权的保护范围。公众只有能够预知专利权的保护范围，才能有意识地规范自己实施有关技术的行为，自觉避免侵犯他人的专利权。这是专利制度正常运作的基本保障，因此，申请人必须清楚、简要地限定要求专利保护的范围。不满足上述专利法规定两方面的要求，既是在授予专利权之前驳回专利申请的理由，也是在授予专利权之后请求宣告专利权无效的理由1。而在这两方面中，难点当属“权利要求书应当以说明书为依据”。所谓“权利要求书应当以说明书为依据”，审查指南规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权

5、利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”2。上述法条对专利申请做了规定，专利法第三十三条又对专利申请审查时的修改进一步做了规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在专利法第二十六条第四款和第三十三条这两条中，出现了两个很相似的概念：“记载的范围”和“公开的范围”。关于“公开的范围”，我们从上面提到的审查指南的论述中可以知道，“公开的范围”等于“得到的技术方案”加上“概括得出的技术方案”。通过对上

6、述两种“范围”的比较，我们可以总结出，“文字记载的内容”和“直接地、毫无疑义地确定的内容”大致可以对应于“得到的技术方案”，即“记载的范围”基本对应于“得到的技术方案”。于是我们可以初步得出结论：“公开的范围”是大于“记载的范围”的。而其中的一个关键区别在于“公开的范围”允许“概括”，而“记载的范围”则并不包括“概括”。由以上判断原则的比较可以看出，修改超范围的判断基准明显较支持的判断基准更严格，前者不允许在原说明书的基础上重新概括一个涵盖范围更宽的方案，而后者则允许在不超出说明书公开范围的情况下在权利要求书中进行概括。因此，仅基于修改后的权利要求能够得到原说明书的支持而得出这种对权利要求所作

7、的修改必然未超出原说明书和权利要求书记载的范围的结论是不恰当的。二、看似得到说明书支持仅仅修改超范围的权利要求，实际也得不到说明书的支持审查指南还进一步指出，权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”3。由此可知，权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成，而且通常权利要求所概括的范围比各个实施例个案的具体示例的总和更大

8、。由此，很多人便会得出结论：既然申请时所要求保护的权利要求的范围即是在说明书实施例的基础上概括得出的，那么，申请人在审查过程中因为某些原因主动修改或答复审查意见被动修改时应当也可以根据实施例而重新概括，这样的修改仅仅是根据说明书重新概括权利要求，且新的权利要求只是缩小了保护范围，因此依然能得到说明书的支持，这个问题在涉及权利要求数值范围修改时尤其突出。而关于权利要求数值范围的修改，审查指南第二部分第八章5.2.2.1节规定：对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的

9、。例如，权利要求的技术方案中，某温度为2090，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0100，该文件还公开了该范围内的一个特定值40，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了2090范围内的特定值40、60和80，则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成6080或者60904。上述说明看起来进一步证实了上述结论。但是，事实真的如此吗？下面我们以一个例子来讨论，权利要求数值范围修改后是否仍然能得到说明书的支持，以及是否修改超范围。假设某方法权利要求的步骤中涉及三个工艺参数，温度T，取值范围为（T1-T3）

10、；压强P，取值范围为（P1-P3）；时间S，取值范围为（S1-S3）。按照字面的理解，在技术方案能够实现预定的发明目的前提下，T可以取（T1-T3）中任意值，P可以取（P1-P3）中任意值，S可以取（S1-S3）中任意值。但是事实上，如果这三个参数之间符合通常的情况，即为了实现发明目的，三个参数的取值之间事实上是存在特定关联的：在T取（T1-T3）中某值时，P只有取（P1-P3）中特定的某值或某些值，同时S只有取（S1-S3）特定的某值或某些值时，才可以实现发明目的。而不是T在取（T1-T3）中任意值时，P可以取（P1-P3）中任意值，S可以取（S1-S3）中任意值。权利要求所概括的三个范围仅

11、仅表示，在T取（T1-T3）中任意值时，在能够实现发明目的的前提下，发明人认为可行的或优选的所有P的取值所构成的取值集合能够形成（P1-P3）这个区间，也就是说，在T取（T1-T3）中任意值时，在能够实现发明目的的前提下，发明人认为可行的或优选的所有P的取值均落在（P1-P3）这个范围内。S的取值范围（S1-S3）也是同样的意义。因此，在这样的前提下，如果实施例中分别记载了T1、T2、T3；P1、P2、P3；S1、S2、S3三组特征点，而申请人主动修改或因T1-T2、P1-P2、S1-S2中的一组点值被公开而被动修改，将权利要求重新概括成T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）。此

12、时，虽然T可以取（T2-T3）中任意值，但是这并不能肯定地表示在T取（T2-T3）中任意值时，为了实现发明目的，与T配合的P、S的能实现发明目的的取值实际上也是（P2-P3）和（S2-S3），而可能是更小的范围或与其有交集的另一范围，甚至无关的范围这表示，重新概括的（P2-P3）和（S2-S3）可能包含了不能与目前范围T配合实现发明目的的点值。从而，重新概括的权利要求范围得不到说明书的支持，同时也超出了说明书和权利要求记载的范围，该修改属于修改超范围。因此，如果申请人能够证明，本领域技术人员根据原申请文件内容和现有技术能够肯定，在T取（T2-T3）中任意值时，为了实现发明目的，与T配合的P、S

13、的能实现发明目的的取值实际上也是（P2-P3）和（S2-S3），此时，该重新的概括的权利要求范围才能得到说明书的支持，同时该修改也未超出说明书和权利要求记载的范围。反过来，为什么如果申请人在申请的开始即以T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）作为独立权利要求的保护范围时，其又是能得到说明书的支持呢？这样看来，两个完全相反的结论岂不是自相矛盾？其实不然，如果申请人在申请的开始即以T（T2-T3）、P（P2-P3）、S（S2-S3）作为独立权利要求的保护范围时，其实已经暗含了一个明示：即申请人通过在权利要求里如此概括，肯定地保证了：在T取（T2-T3）中任意值时，在能够实现发明目的的

14、前提下，发明人认为可行的或优选的所有P的取值均落在（P2-P3）这个范围内，S的取值也同时均落在（S2-S3）这个范围内，并用实施例的多个点值予以证明。该明示除非审查员审查时找到不同证据，或以本领域技术人员的角度发现从说明书无法概括出该范围，或者无效时公众找到了不同证据，否则都是默认为肯定成立的。但是，为什么申请人中途重新概括成该小范围又会出现说明书不支持权利要求呢？因为，申请人只明示了初始的大范围是肯定成立的，而并未直接地在申请文本中明示修改后的小范围是肯定成立的，因此，重新概括后的小范围可能是不成立的，因而超出了说明书公开的范围。因此，最佳方式是申请人在申请之初即在说明书中列举独立权利要求

15、大的数值范围下的众多可行的小范围以作出上述明示的表示。三、如何修改时既得到说明书支持又避免修改超范围因为修改是否超范围的尺度更为严格，因此只要把握了修改是否超范围的原则，自然也就满足了权利要求应得到说明书支持的规定。那么，如果申请之初没有作出明示，那是不是在修改时就必须做出前述证明，修改才是可能能够被允许的呢？事实上，并非如此，因为，上述情况的前提条件是“如果这三个参数之间符合通常的情况，即为了实现发明目的，三个参数的取值之间事实上是存在特定关联的”。对比，审查操作规程(实质审查分册)第八章9.3.4节规定：对于用实施例中特定数值作为修改后端点值的新数值范围，如果本领域技术人员从发明实施方案的

16、整体效果出发，认定具体实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征(权利要求中与之对应的是该具体特征的上位概念)之间的对应关系并非紧密联系、一一对应，则该修改是允许的。上述原则适用于修改权利要求中的单个和多个数值或数值范围的情形。操作规程中进一步给出了示例：案例1：权利要求1包含特征“无机细粉的平均粒径为1-4m且表观比重（表观比重为材料重量与包括材料内部孔隙在内的体积之比）为0.2-0.5g/cm3。实施例1至3中使用了二氧化硅粉末，其平均粒径为2.7m，表观比重为0.33 g/cm3。申请人将权利要求1 中的无机粉末的平均粒径修改成1 -2.7m。案例分析：实施例中“二氧化硅粉末”是一种

17、具体的“无机细粉”，并且平均粒径2.7m的二氧化硅粉末与表观比重为0.33 g/cm3的关联是固定的。也就是说，这些实施例中公开的平均粒径2.7m的二氧化硅粉末的表观比重为0.33 g/cm3，而二氧化硅粉末以外的平均粒径2.7m的其他无机细粉的表观比重并不是0.33 g/cm3。该修改致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此，修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。案例2：权利要求1 请求保护的是通式化合物的制备方法， 其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为50-70， 反应压力为2-4个大气压。说明书的实施例中记载了一种

18、具体化合物的制备方法， 其使用了乙醇作为溶剂， 反应温度为60，反应压力为2.5个大气压。申请人将权利要求1的相应特征修改为以下几种方式之一：“其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为60-70， 反应压力为2.5-4个大气压”；“其中使用乙醇作为溶剂， 反应温度为50-60， 反应压力为2-2.5个大气压”；“其中使用乙醇作为溶剂， 反应温度为60-70， 反应压力为2-2.5个大气压”；“其中使用乙醇作为溶剂， 反应温度为50-60， 反应压力为2.5-4个大气压”。案例分析：通常情况下，对于化合物的制备，乙醇作为常规溶剂的使用、反应温度的高低和反应压力的大小这三个特征之间，以及它们与所制备的化合

19、物之间的关系并不是紧密联系、一一对应的。并且，上述数值范围和点值在原说明书和权利要求书中均有记载，修改后的数值范围也在原数值范围内。因此，该案例中上述四种修改方式均是允许的。但是，如果本领域技术人员从发明技术方案整体判断，溶剂、温度与压力彼此之间和/或它们与所制得的化合物之间关系密切，则不允许这样的修改5。因此，是否能够重新概括的关键在于所要概括的各个技术特征之间是否是紧密相关、一一对应的。因此，前述审查指南第二部分第八章5.2.2.1节对数值范围修改的规定事实上应该暗含了一个前提，即：该技术方案中只存在一个涉及数值范围的技术特征：温度，如果还同时存在比如压强、时间等其他相关技术特征，此时，指

20、南该规定是不适用的。 基于我国专利法与欧洲专利公约紧密关系，以及我国专利局实务中对欧专局的诸多借鉴，可以再以欧专局的一个例子进一步理解该判断原则：1T0201/83原始记载的内容：“一种铅合金，含有1-80ppm镁和少量钙，其特征在于合金中的钙含量是100-900ppm”。“实施例中第8号熔融物含有690ppm钙、20ppm镁和0.39%锡”。“为了阻止钙的消耗，用镁的消耗代替了钙的消耗，但镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，镁含量和该含量之间并不存在任何比例关系，镁的消耗量也不大不需要化学计量的镁, 相当少量的镁就足够了。”修改后的权利要求：“一种铅合金，含有1-80ppm镁和少量钙，其

21、特征在于合金中的钙含量是690-900ppm。”申诉委员会认可了这种修改，其判决要点在于：假定本领域技术人员能够容易地认识到，在确定发明实施方案的整体效果时，具体实施例中公开的特定数值与实施例中的其他特征并非以唯一方式和显著的程度密切相关，那么基于该数值修改混合物例如合金权利要求中的浓度范围是允许的。新的数值范围可以从原始申请文件中得出。具体到本案当中，原申请文件中记载了镁和钙的含量应当满足的一个较宽范围，即镁含量为1-80ppm，钙含量为100-900ppm，同时在实施例和对比实施例中镁的含量在20-58ppm之间变化，钙的含量在680-710ppm之间变化。实施例中的数据以及说明书的概述部

22、分都表明镁的存在可以阻止钙的损耗，但是二者之间的量并不存在任何比例关系，即使是百分含量非常低的镁也能够阻止钙的消耗。也就是说，可以用不同量的镁实现对钙的保护，只是由于镁含量的增加会导致防腐蚀性能的快速下降，所以申请人相应地将镁含量也限定在一定的范围内，但是本领域人员显然能够自由选择钙的含量，不受实施例中所述的、与钙含量结合的特定镁含量的约束6。因此，由前面的论述可知，申请人或代理人在撰写涉及数值范围的申请时，不能仅仅只考虑眼前说明书是否支持权利要求，而应该考虑得更加长远，要为审查时，避免修改后说明书不支持权利要求或修改超范围而留有充分的余地。在这里，笔者建议，除了在实施例里公开充分的实施例之外，还应该在说明书技术方案中给出若干个在独立权利要求大的数值范围之下优选的小范围，作为这些小范围都是可行的明示，留待在实审中作为修改的依据。这些范围越多，在实审修改时的退路也就越多。因为，虽然申请人在初期撰写申请