有关回授条款的相关论述

1、有关回授条款的相关论述一、回授条款的界定与分类在转让技术时，转让方和受让方都会考虑到合同期内他方改进或提升技术的可能性；如果一方有能力或资源开发技术， 他方就会自然理性地想到在现在许可的技术将来被开发或提 升的技术取代时如何保护自己的利益"就受让方而言，如果技术转让方对技术作出了改进并可能替代被转让技术， 一旦升级的产品出现在市场上，以原先的技术生产的产品就可能面临被淘汰的危险；如此一来，受让方受让技术的目的就无法实现。对转让方而言，受让方有可 能在其许可的技术基础上改进、提升，从而变成自己强有力的竞争对手。因此，在技术转让合同谈判时，当事人必须决定如何处理合同期内各方可能作出的技术

2、改进。针对技术改进所作的安排的合同约定通常就被称为回授条款(grant-back clause) o(一) 回授条款的界定具体何为回授或回授条款，至今还没有一个统一的定义。有学者和相关部门从不同的角度对其作出不同界定，主要有以下几种观点：第一种观点认为，回授是指知识产权人要求被许可人同意给予其由被许可人对许可技术所作 出的改进或创新技术的一定权利。第二种观点认为，回授条款是指在合同中规定技术被许可方在对许可技术改进后，有义务通知许可方，并将该改进部分及其所有权转让或回授给许可方或许可方指定的任何企业专享， 并规定许可方无需给予补偿或承担互惠义务。第三种观点认为，回授，又称回馈授权，是指被许可人

3、同意给予知识产权的许可人使用被许 可人对许可技术的改进的一种安排。在许可协议和技术交易合同中，规定这种安排的条款称为“回授条款”。第四种观点认为，回授条款是指要求当事人在技术转让合同有效期间，任何一方对原许可或转让的技术有所改进时，向另一方传递有关信息和技术内容或转让该改进技术有关权利的合 同义务性条款。尽管对回授条款的理解和表述有所不同，但在界定回授条款时都应该把握以下几个要素：(1) 回授条款存在但不限于知识产权许可的情形，知识产权许可只是其中一种情形。在其他形式的技术转让中，比如一般技术使用许可，各方在使用技术过程中也可能作出技术改进， 对该技术改进如何处理同样涉及回授条款 "

4、正因为如此回授条款影响的就不仅仅是知识产权 许可人与被许可人的权益，准确地说应是技术转让方与受让方的权益。(2) 回授条款是技术转让合同的当事人对技术改进如何处理的一种协议。这种协议至少应该包含以下三个方面的内容 ：披露对转让技术所作出的任何改进或创新的信息，就转让的技 术所作出的改进本身的使用权和所有权的情况，以及基于技术改进所获得新的权利的归属情况，比如技术改进后获得的专利权的归属情况。(3) 回授条款不仅指技术受让方对转让方负有披露技术改进相关信息以及分享技术改进及基于该技术改进所产生新的权利的义务，同样也包括另一种情形，即转让方对受让方也负有以上的各项义务，这两种情形都属于回授。 因为

5、在技术转让中， 任何一方都有可能在使用技 术过程中对技术作出改进。综上所述，认为回授条款是指技术转让中合同当事人在合同有效期内，针对任何一方对转让的技术有所改进时，就与转让技术相关信息的沟通、该技术改进本身及基于技术改进所产生的权利归属的一种协议安排。(二) 回授条款的分类从不同角度可以将回授条款分成以下几类：(1) 根据一方当事人基于回授条款对技术改进所享有权利的范围，可将回授分为独占性回授和非独占性回授”当事人基于回授条款而享有技术改进的全部权利并排斥包括作出技 术改进的一方当事人在内的所有人享有，这称为独占性回授(assignment-back);反之，作出技术改进的当事人或其他人也可享

6、有此权利的即为非独占性回授(license-back)。(2) 根据受让方能否获得技术后续成果的相应授权，可将回授分为互惠型回授和非互惠型回授，又称为双向回授和单向回授。技术转让方在取得技术受让方技术改进的同时，也承担相应义务将自己作出的后续改进回授给受让方的，称为互惠型回授或双向回授；反之，技术转让方不将技术的后续改进回授给受让方的，称为非互惠型回授或单向回授。非互惠型回授或单向回授只要求技术受让方把改进的技术回授给技术转让方，而技术转让方对技术的改进则不回授给技术受让方，这会使得转让方享有受让方改进技术的好处，而受让方仅仅享有自己的改进技术而不能相应地享有转让方的改进技术，显然这有悖于公正

7、、公平的原则。(3) 根据回授行为是否能获得补偿，可将回授分为有偿回授和无偿回授。合同一方当事人将其作出的技术改进回授给另一方时能够得到相应经济补偿的，称为有偿回授；反之，回授行为得不到经济补偿的为无偿回授。需要注意的是，回授的这些情形往往并不独立出现，而是交叉组合形成许多组合类型。 比如当回授既是独占的又是无偿的，这时就形成了无偿的独占回授，而且此时回授还可能是非互惠的，那就形成了无偿非互惠的独占回授。不同类型的回授会对竞争造成不同影响，所以回授条款的分类在反垄断法上具有重要意义。二、回授条款的特征(一) 回授条款的特征当回授条款出现在技术转让合同中时，它是对技术改进所进行的一种约定，即如何

8、处理交易当事人对转让的技术所作的改进，所以它表现为当事人约定的合同条款；同时由于交易双方在实力上往往并不对等， 这种约定又常常成为合同当事人一方施加给另一方的不合理限 制(尤其是独占回授时)，所以回授条款又被纳入到限制性商业条款的范畴之下。正因为如 此，接下来本文将从技术改进和限制性商业条款两个角度来分析回授条款的特征。1. 回授条款是对技术改进的协议安排根据私法意思自治原则， 在国际技术转让中，转让方与受让方可以通过合同约定双方的 权利义务"对于将来在使用技术过程中可能作出的技术改进及相关权利的归属，有必要进行 约定”当事人在合同中可以约定有些改进双方分享，而有些改进则只能由一方独

9、占持有。例 如在转让标的为专利技术时，双方可以作如下约定：在专利有效期内，只要双方同意或出于双方共同利益考虑，任何一方在对转让技术作出改进时应与另一方进行沟通，所有的改进或升级内容应当包含在本协议之中，除非双方通过书面协议另行安排。需要指出的是，双方在订立回授条款时对技术改进应约定清楚并根据具体情况适当加以强调。因为一个具体的特征或特定方面的微小变化是否属于改进，是否应该包括在转让或许可改进义务范围之内，在实务中是经常引起争议的。不管是英美法系国家的判例法！成文法，还是大陆法系国家的制定法，都无法找到“改进”的确切定义，业内也没有建立约定俗成、 被大家接受的通识。因此，在讨论回授条款的具体操作

10、时，由于改进不是一个有固定含义的专业术语，所以必须根据协议的上下文和双方签订合同的意图来准确界定。但因为这涉及订立回授条款的技术层面而非法律问题，所以并不讨论技术改进的具体界定问题。2. 回授条款是一种限制性商业条款许多国家的技术转让立法通常禁止合同中出现某一类“限制性商业条款”(RestrictiveBusiness Practices.)或"限制性贸易做法",也有的称之为“限制性商业行为”、“限制性商业惯例”或“违反公平贸易条款”等，否则就导致“合同无效”，“违法”或“不予批准”、“不予登记”等后果。至于什么是限制性商业条款，目前国际上并没有一个明确的、统一的定义。一些

11、国际组织试图对此作出解释，最具影响的是1980年12月5日联合国第35届大会通过的关于控制限制性贸易做法的多边协议的公平原则和规则，它给限制性商业条款作出如下定义：“凡是通过滥用或者谋取滥用市场支配地位，限制进入市场或以其他方式不适当地 限制竞争，对国际贸易，特别是发展中国家的国际贸易及其经济发展造成或可能造成不利影 响，或者是通过企业之间正式或非正式的，书面的或非书面的协议以及其他安排造成同样影响的一切行动或行为都叫做限制性商业行为"。限制性商业条款一般有以下特征 ：（1）限制性商业条款仅限于技术贸易，而不包括其他 商品贸易。（2）限制性商业条款必须是不合理的，合理的限制不在此列；

12、比如在国际专利许可合同中，当事人双方可以通过协商对独占许可证作出地区和时间等方面的限制，一般而言，这是一种基于正当权利的合理限制。（3）违法性，有的限制性商业条款虽不合理，但法律并未明文规定予以禁止，则不在此列。（4）单方面的限制，由于许可方常常处于强势地位，从而迫使被许可方为了得到技术不得不接受那些不公平的条款。在国际技术转让中，技术转让方通过回授条款的形式要求受让方将改进后的技术许可自 己使用（即非独占回授），有时甚至还可能要求受让方将技术改进及相关权利转让给自己， 而且转让方往往不承担相应的义务（即非互惠的独占回授）。在后一种情况下，受让方不仅不能将自己改进的技术许可给第三人使用，甚至连

13、自己也不能使用"但不管是哪一种情形，这种做法的不合理性都是十分明显的，是有违民事交易领域最基本的公平原则的。也正因为如此，这种做法（尤其是非互惠的独占回授）成了各国法律，尤其是反垄断法规制重点规制的对象。（二）国际技术转让中回授条款出现的原因国际技术转让中回授条款的出现主要有三个方面原因：一是技术的利润最大化本性；二是技术的无形性引发的技术的不可控性；三是市场的不平衡性。首先，在国际技术转让中，技术作为转让方重要的无形资产，作为一种资本，其必然负有增值的使命，负有为转让方创造更多的剩余价值的使命， 而技术只有在不间断的运动中才能创造利润。通过技术转让，技术的权利人可以从中获利；但为了

14、利益的最大化， 权利人在获取技术转让费或许可费的同时， 更希望在技术受让方将来对受让的技术作出改进时自己也能从中分一杯羹，从而能源源不断获得利益。技术的利润最大化本性促使权利人在转让技术时要求技术受让方将其未来可能对 技术作出的改进“回授”给自己，通过回授安排，权利人便可以坐享其成，从受让方的创新 努力中轻松获益。第二，在技术尤其是高新技术已成为企业竞争成败关键的今天，企业不惜重金从事创新技术的研究与开发，其最终目的往往并不是为了向企业外部出让技术而是力图将一切技术成 果的应用和流动控制在企业内部。但是在技术创新成果与企业现有经营不相吻合的情况下， 企业就不得不对外进行技术成果的转让来实现其经

15、济价值。由于国际技术转让多以专利、专有技术、技术诀窍等形式表现的技术为交易对象和标的，与有形财产权之客体是有形物不同，技术转让中的技术是一种无形物，它可以在同一时间为若干不同的人所掌握，从而出现对转让技术的实施脱离权利人或者经其授权的其他人控制的局面。因为受让方才是技术的直接使用者，因此转让事实上阻隔了转让方与终端用户的直接联系，不利于转让方进一步获得信息、经验和创意。当转让方和受让方都使用该技术时，转让方有必要跟上受让方改进技术的步伐以保持其技术优势"如果转让方对受让方的技术改进没有任何权利，最终可能被挤出相关产 品或服务市场"所以，为了避免这种情况发生，转让方通常会要求

16、受让方及时向自己披露任 何对该项技术所做出的改进，并授予自己在这些改进上的一定的权利，以便转让方及时采取相应措施提升自己的竞争能力免遭淘汰。第三，国际技术交易市场一直是 “卖方市场”，技术转让方一般为实力雄厚的跨国公司， 而技术受让方一般为规模较小或技术较弱的企业，双方实力上的差距以及受让方对技术的依赖，为技术转让方强加给技术受让方不合理的交易条件提供了便利。尤其当双方在相关市场上存在直接竞争时，由于技术转让方将技术转让或许可给受让方，由技术受让方在此基础上生产、销售，甚至向国外出口， 其结果必然是抢占或挤占技术转让方的市场，使其原有的利 益受损。为此，转让方便借助回授条款来对受让方进行限制，

17、欲通过对技术改进的使用甚至是占有来弥补其遭受的损失 "由于双方在实力上不对等，市场向技术转让方倾斜，正是这种 市场的不平衡性，回授条款的出现也才成为了可能。专利许可回授条款是指在知识产权许可中，被许可人同意知识产权许可人有权使用被许可人改进技术的协议。知识产权回授条款在专利与版权领域普遍存在，但以专利领域更为常 见。专利许可回授条款对竞争具有双重作用，该条款的出现有着独特的原因。 一、专利许可回授条款原因分析专利许可回授条款是权利人在追求自身利益最大化的过程中作出的理性选择.其成因主要受以下几方面的影响：（一）利益杠杆的使然专利许可人为更好地实现自身利益最大化通常会采用不同的许可策略

18、。在社会化大生产过程中，任何权利人都不可能在横向与纵向链条上实现对技术的全部控制，这种局限性决定了权利人只有进行许可才能最大限度地利用被许可方实现自身利益的最大化。权利人通过专利许可可有效扩展自己的地理市场及产品市场，提高其产品的信誉日， 尽早实现技术的市场价值。回授条款既可以保证许可人拥有先进技术，又可以减少权利人获取新技术的成本.其本质是要求被许可人同许可人共同承担专利技术研发成本及风险投资并相应提高许可人的收益。回馈授权能以两种方式提高许可人的收入：其一是对技术的改进之处的直接商业利用；其二是将改进技术许可转让给第三方以获得提成费或转让费。可见，回馈授权为许可人获得收入提供了更多的机会。

19、单一的许可费可能并不足以成为权利人研发成本及风险的回报，回授条款可有效弥补单一许可使用的诸多弊端。（二）风险规避的选择专利许可在给权利人带来利益的同时也可能给权利人带来诸多风险，主要表现为两方 面：技术风险与市场风险。 专利权人许可他人使用自己的专利技术将失去对技术的最直接有 效控制。在许可过程中可能因被许可人的原因而引起技术流失，技术被盗用的概率同被许可人的数量及产品总量呈正相关关系。专利的市场价值随着技术的实施也有可能贬值.一方面,专利权具有期限性， 从静态角度看，一项发明专利在保护期限内的价值是恒定的，专利技术的市场价值一般随着专利保护期终点的临近而降低；另一方面，专利技术在实施过程中可

20、能被新技术所取代，专利的市场价值将明显降低。当许可人站立在利益与风险的十字路口面临二难选择时，回授条款可以帮助许可人尽可能降低风险。回授条款的存在使被许可人需要 随时向许可人通报技术的最新研发情况，可以被许可人告知义务更可以有效防止专利技术的不当使用，权利人对技术的控制力得以加强。权利人通过附加回授条款可以保证自己获得最新市场技术并有效防止了技术不当使用或被淘汰的风险。为自己生产或扩大生产奠定了牢固 的技术根基。（三）强化竞争地位的需要专利许可意味着更多的市场主体获得相应技术，意味着市场同类产品的增加， 专利权人将面临更为激烈的竞争。回授条款可以有效保障专利权人知悉相应的改进技术并对其加以利

21、用。专利权人可以紧跟技术发展的步伐而处于技术领先地位。通过对改进技术的利用或再研发。专利权人将保证自己的产品在技术上的领先从而相应地强化自己的市场竞争地位。二、专利许可回授条款与竞争的关系专利许可回授条款使利益的夭平始终向许可方倾斜。该条款因具有滥用市场支配地位之嫌而较多地受到竞争法关注。但回授条款与竞争的关系并不能一概而论。它既有可能促进竞争，也有可能存在限制竞争的效果。回授条款与竞争既相生又相克，对竞争具有双重功效。（一）回授条款对竞争的促进作用回授条款可以使权利人获得被许可方通过研发、改进产生的新的知识产权，并获取知识产权未来产生的价值，从而激励权利人通过授权许可使用知识产权。先进的技术

22、只是经济增长的一个潜在的必要的条件，本身并不是充分条件。先进的技术只有得到有效实施才能产生 相应的社会效应。因此， 有学者指出：知识产权本身并不是企业的核心竞争力，知识产权产 业化才是企业的核心竞争力。旧如前文所述，单一的许可费可能并不足以给予许可人研发成 本及风险的有力回报， 如果法律一律禁止许可人在技术转让合同中订立回授条款，许可人只能以高昂的许可费作为制度安排的回应。这不仅提高了被许可人获取先进技术的成本，更有可能导致先进的技术因巨额的许可费而被搁置。回授条款一定程度上降低了许可人的风险， 并可以通过该条款相对降低研发成本，相当于通过一项技术换取了另一项更为先进的技术， 有利于激励许可人

23、许可他人使用自己的技术，促进了技术的传播及利用。因此，从促进先进技术的使用及传播角度来讲， 回授条款有利于先进技术得以尽早实现市场价值的变现并转化 为现实生产力，相应增加了社会公众分享先进技术的可能。技术的使用为他人在现有技术的基础上进一步创新提供了有利条件。竞争法给予回授条款以较多关注，建立在专利许可人具有市场支配地位且具有滥用之虞的前提下。现实中也并非所有的专利许可人都具有滥用市场支配地位的情形。相反，如果专利许可人因不具有充分实施专利的能力但需要加强对技术的 有力控制而订立回授条款，其目的并不是为了限制竞争，在日后的生产中，他将以更低的成本来供应更大的市场份额，实现社会成本的有效节约，完

24、成技术对社会的反哺。因此，回授条款同知识产权制度一样，具有促进技术传播及竞争的功能。（二）回授条款对竞争的限制作用权利人基于经济理回授条款在某种程度上会阻碍市场竞争。促进思是知识产权制度追求的目标价值，国家赋予知谋求社会整体福利。专利许可回授条款意味着因此，该条款有可能严重挫伤被许可人的创专利权人因具有技术上的优势地位而在专利许可过程中掌握主动权。 性容易利用回授条款排挤竞争对手，因此，想的传播和使用以最终促进社会生产的发展， 识产权人权利，其本质是为了激励社会创新， 被许可人将独自承担相应的再研发成本及风险，新积极性。从许可人角度出发，许可人有可能通过回授条款而寄希望于被许可人研发出新的 技

25、术，许可人有“搭便车”之嫌。知识产权制度最基本的功能在于通过激励创新及良性竞争 而促进社会整体进步，但回授条款因具有挫伤创新积极性之嫌，而与知识产权制度设立的初衷不容。（三）回授条款与竞争关系的分析模式根据许可人使用改进技术是否需要支付许可费，回授条款可分为有偿回授与无偿回授， 根据被许可人是否可以将改进技术许可第三人使用，可以分为独占性回授与非独占性回授。 不同类型的回授条款与竞争及激励被技术再创新的关系呈现出不同的形态。一般而言，有偿回授相对于无偿回授而言更能激励许可双方的创新积极性，相应的也更能促进合理的市场竞争，独占性回授因剥夺了被许可人的自主选择权，打压了被许可人的创新积极性，不利于

26、促进良性的市场竞争。 但这种比较只是从总体上进行分析后得出的结论，并不具有普适性，独占性回授或无偿回授或许更能激发被许可人为打破技术封锁而改进相关技术。美国1995年颁布的知识产权许可的反托拉斯指南及2007年的反托拉斯执法与知识产权：促进创新和竞争在分析知识产权许可与竞争关系时，采用了合理原则的经济分析方式。合理原则引用经济学的相关分析模式，对回授条款的客观经济效果一一许可人利用该条款所获收益与因限 制竞争带来的损失一一量化计算，并考察了许可方的主观目的，其实质是采用了主客观相统一的标准，该实用主义分析模式对我国具有较强的借鉴价值。三、被许可方应对专利回授条款的对策（一）最大程度获取隐性知识

27、知识分为显性知识与隐性知识，在一项具体的专利技术中，已公开技术为显性知识， 而技术秘密属于隐性知识。显性知识一般根据相关文献的说明可直接获得，但隐性知识例如某些传统知识只可意会而不可言传，隐性知识的传播通常需要采用“师徒模式”面授。有经验 的专利代理人在申请专利时并不会在专利文献中将所有的技术详细公开。仅凭专利文献的说明而没有相应技术秘密的支撑，是很难生产出最佳专利产品的，换言之，专利产品的生产必须是专利技术与技术秘密的有机结合。据此，有学者认为，在知识产权得到有效保护的前提下，专利技术在技术转移的过程中起着“担保”的作用。被许可人可根据专利文献的说明不能生产出相应的专利产品为由而尽量要求权利

28、人转移相关技术，技术秘密与专利技术的结合使得被许可人对技术的研究变得更为容易。从可操作性及成本层面上考虑，这是被许可人应对专利许可回授条款的最佳选择。（二）寻求私法救济知识产权是私权，知识产权法作为民法的重要组成部分，民法中权利不得滥用原则理应适用于知识产权领域。在民法中，权利不得滥用原则的核心是诚实信用原则，因此，诚实信 用原则也应适用于知识产权领域。如果回授条款本身属于“霸王条款”而有违诚实信用原则， 被许可人可以援用诚实信用原则而寻求相关救济。同时，我国合同法第52条规定以合法形式掩盖非法目的合同无效， 第54条规定在订立合同时显失公平的，当事人可以请求人民法院或仲裁结构变更或撤销。回授条款若出于限制竞争甚至垄断的目的，明显属于以合法形式掩盖非法目的。回授条款尤其是独占性回授与无偿回授使得被许可人处于明显不利的地位， 如果这种不利达到民法层面的显失公平程度，被许可人可以行使撤销权。但由于判定以合法形式掩盖非法目的本身比较困难，以及合同被判定无效或撤销并不能从根本上解决相关问 题，这两种情形的操作性存在一定难