专利侵权诉讼案件举证策略

1、专利侵权诉讼案件举证策略随着知识产权观念的日益深入人心，专利申请的数量在节节高升，伴随而来的专利侵权纠纷也日渐增多。 同其他诉讼案件一样，专利侵权诉讼案件中证据也始终处于诉讼的核心地位，但专利侵权纠纷案件中的证 据相比其他案件乂冇一定的特殊忖本文分别从原告与被告两方而结合笔者自己的实务经验进行简要说明。原告的举证利证明在专利侵权诉讼中原告应首先根据我国民事侵权法律规范规定的侵权责任的四要件來收集整理 证据，同时还应结合专利侵权的特殊性，力争提交给法院的证据形成一张完整的证据链，无懈可击。作为 原告，应提供以下证据：一、权利证据1、原告主体资格证明，自然人的为身份证，企事业单位的为营业执照或事业

2、单位登记证。2、专利权证书，证明专利权授权时的权属状况。3、专利登记薄副本。一定意义上來说，专利登记薄副本是比专利证书更为取要的证据，因为专 利证书记载的是专利授权时的权属状况，在授权z后，专利的权属状况可能会发生改变，如专利权转让， 专利被宣告无效等，这些内容在专利证书上是反映不出的，但却会在专利登记薄副本上反映出來，但在实 务中一些专利权人却没有提供，一些司法机关对此也没有给予应有的重视。4、专利授权公告文本：发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图；外观设计 的为公告授权的图片或照片及简要说明5、专利年费收据：证明专利持续有效。英实这一证据在提供了前述的专利登记薄副本的借况下

3、， 是可以不提供的。因为在专利登记薄副本的最底行会注明“该专利年费已缴纳至某年某丿j某司法实务 中专利权人提供专利年费收据的证明h的在于说明专利己缴纳年费，专利持续有效。但在国家知识产权局 的专利的缴费实务中，即使专利已被宣告无效，或因没缴纳年费而导致专利权终止后，缴纳专利费也是可 以进行的，从而取得专利年费收据。因此通过专利年费收据证明专利持续冇效是不充分的，冇时共至是错 误的。如此以来，前述的专利登记薄副本就显得极其重要了。笔者认为z所以在实务中出现用专利年费收 据来证明专利持续有效，可能是受最高人民法院关丁对诉前停止侵犯专利权行为适川法律问题的若干规 定第四条的影响，该条规定：专利权人应

4、当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要 求书、说明书、专利年费交纳凭证。这里专利年费交纳凭证是专利真实有效的文件z_,却并耒提及专利 登记薄副本，不能不说是一个瑕疵。6、实用新型专利检索报告：最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律的若干规定第八 条规定，提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。 因此在该司法解释出台厉，不少法院在原告提起实用新型专利侵权诉讼时，若没有提供实用新型的检索报 告，法院拒绝受理。但此种做法明显的不符合民事诉讼法第108条的规定。随后最高法院在答复北京市高 级人民法院的请示中明确表示，出具实用新型的检索报告

5、并不是提起实用新型专利侵权诉讼的条件。但若 不提供检索报告，被告提起专利无效宣告请求的，如无其他可以不终止诉讼的情形，人民法院应该中止诉 讼。笔者曾代理原告在某地屮级人民法院提起一实用新型专利侵权诉讼，在立案时，立案庭的法官认为笔 者没有提供涉案专利的检索报告和专利年费的缴费收据，而拟不予受理。经过笔者与该院知识产权庭的法 官沟通，根据前述的规定，知识产权庭的法官给立案庭去电话，案件才得以受理。不过被告很快提起无效 宣告请求,案件口然就中止审理了。因此原告在起诉时最好提供实川新塑专利的检索报告,避免案件被中 止审理。二、侵权证据1、书证：通常是公证书，专利权人通过市场调査，发现了侵权行为后，通

6、常会向公证机关提出 中诸，对购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证或对侵权现场（如许诺销售）或对侵权产品的安 装地进行勘査公证，取得公证书，从而证明被告存在侵权行为。在公证取证的过程屮，专利权人最好主动 向销售者索取产品宣传册、销售侵权产品人员的名片、购货发票或收据，以进一步的明确，产品的生产者 和销售者，同时专利权人可耍求公证机关对前述资料的来源和真实性作出说明，一并记载在公证书中。另 外顺便提及-下，在选择公证机关时，也应有所考虑，如在省会城市，可以选择省公证处，而不要选择区 公证处，一则可能区公证区缺乏经验，二则可能区公证处出于地方保护或者担心受到打击报复，而以各种 理由推托。笔者曾

7、在天津市和郑州市两个城市巾请公证时就碰到这样的问题，区公证处推托不予受理，不 过天津市公证处和河南省公证处却及时的受理了公证申请，并高效的作出了证据保全公证。2、物证：专利权人从市场上购得的侵权产品°购得的侵权产品应山公证人员封存，并拍照。在 提交给法院z前，原告应确保封条完好无损，否则被告将可能在质证时提出异议，对侵权产品不予认可。三、损失证据1、专利实施许可合同：现在司法实务中，捉供损失证据的案件较少，客观原因是此类证据举证 难度较大，举证成本较高。因此出现人暈的专利权人通过与他人签订专利实施许可合同，以合同约定的许 可使用费作为请求赔偿的依据。专利实施许可合同就成为经济损失的证

8、据。在国内-专利管理先行一步的 企业，通常会与其业务单位签订名义上的专利实施许可合同，并办理相应的备案手续以及专利许可使用费 的付款和缴税凭证，但被许可方实际并未生产专利产品。此种情形下，合同约定的许可使用费不应作为赔 偿的参照依据。因为此时约定的许可使用费不能客观反映专利的市场价值。2、财务审计报告：根据专利法的相关规定，侵权赔偿的数额确定除参照前述的专利许可使用费 外，还冇权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权获得的利益以及法定赔偿。在原告主张以自己所 受到到的损失作为赔偿数额的依据时，应提供自己单位产品获利情况的财务审计报告，以及原告因被告侵 权造成销伟量减少的总数或者被告制造的侵权

9、产品的数量，两者和乘z积就是原告的损失数额的依据；在 原告主张以被告的获利作为赔偿的依据时，原告通常耍川请法院保全被告的财务会计账册，经独立的第三 方审计后，以审计结论确定被告的侵权获利悄况，从而明确被告赔偿的依据。瑕后在法定赔偿中，原告可 提供一些证明被告侵权情节及专利产品市场价值的辅助证据作为法院在确定具体赔偿数额时的参照因素。被告的质证和举证被告在收到专利侵权诉讼的应诉通知书后，不应该盲h的与原告协商和解，而应该分析原告提 供的证据，并根据抗辩主张,收集组织对自|2有利的证据。实务中被告的抗辩主张有多种，下而就根据不 同的抗辩主张，分别阐述被告的质证和举证。一、权利瑕疵抗辩 被告提出权利

10、抗辩时，通常是对原告的主体资格、专利权的权属、专利权的效力等方面进行抗辩。专利侵权诉讼通常是由专利权人口己发起诉讼的，但在一些专利实施许可的情况下，则宙被许可人 提起诉讼，在此种借形下应审査许可使用的方式，根据司法解释的规定，只有独占实施许可的被许可人可 以作为原告提起诉讼，普通许可和排他许可的被许可人没冇得到专利权人许町的情况下都不能作为原告提 起诉讼。因此被告应审查原告是否是可以提起诉讼的被许可人。在专利权己转让给他人后，原专利权人仍提起侵权诉讼，这种案例，在实务中也曾发生过。因 此被告应提供该专利的登记薄副本，证明专利权已发生转移，原告不具备诉讼主体资格。另外专利权可能已终止，但原告却出

11、于竞争策略的考虑，对被告提起侵权诉讼，此种情况下，被告 提供专利登记薄副本也是非常必要的。根据专利法实施细则的规定，任何人都可以向国家知识产权局屮请 办理授权专利的登记薄副本。被告提供专利捋记薄副本没有任何法律或实务障碍，只要缴纳必要的费用即 可。更特殊的一种情况是专利权人对专利小请至专利公告授权日之间的制造销售相同产品的制造者或销 售者提起诉讼，根据法律的规定，在此期间的制造或销售行为是不构成专利侵权的，对此被告也应给予必 要的注意。二、不侵权抗辩侵权判定的基木原则是全面覆盖原则，被告抗辩不侵权的，应证明侵权产品缺少了权利要求中 的必要的技术特征或侵权产阳的技术特征与专利权利要求的必要技术特

12、征实质上不同也不构成等同。要完 成此项证明任务，被告只需根据原告提供的专利权利耍求与侵权产品进行比较，就可得出结论，因此此种 抗辩情形被告无须提供证据。但若被告主张不侵权的理由是产品是他人假冒被告生产的，在此种情形下，法院应该如何分配 举证责任呢？是由原告举证产品确实是被告生产的呢，还是由被告举证产品不是自己生产的呢？司法实务 中岀现不同的案例。第三种情形是被告以禁止反悔原则主张不侵权。为了证明原告反悔，被告应举证原吿在专利屮 请或无效过程中，向国家知识产权据或专利复审委员会的作出的意见陈述书或其他专利相关的文件中对其 专利权利要求书或说明书作出了某种限缩性的解释。但在专利侵权诉讼屮，原告却主

13、张适用等同原则对被 告的侵权行为作出认定，视图扩大了专利权的保护范围。而这样作对被告不利，对社会公众也不利，且不 符合诚实信用的原则，因此是为专利司法所不准的。为此被告应详细的了解专利所冇文档。跟前述专利登 记薄副本-样，任何人都可以向国家知识产权局提出屮请，请求复制专利文档。因此专利被告在收到被告 的诉状后，首先要做的就是向国家知识产权局申请复制涉案专利文档。三、公知技术（设计）抗辩所谓公知技术（设计），是指发明、实用新型或者外观设计专利屮请日以前在国内外出版物上 公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术（设计）。为此被告应提供与侵权产品采用 的技术方案相同或等同记载公知技术的

14、出版物或冇确切來源、销售或使用时间的产品实物及冇关的辅助凭 证如产品说明书、产品图册、销售发票以及证人证言等。四、先用权抗辩实务中使用先用权抗辩的倒有不少，但成功者却寥寥。主要是证据不足，通常情况下被告应提 供以下证据：1、在原告专利川请日之前的设计图纸和工艺文件；2、在原告专利川请日之前已购置的设备数量及产能的资料。五、合同抗辩浙江省高级人民法院民三庭的法官在一次讲座中，曾谈到一个合同抗辩的真实案例。专利权人 与他人签订独占实施许可合同。但合同签订后不久，专利权人乂与另一人再次签订许可实施合同。被蒙在 鼓里的独占实施彼许可人随后发现了普通许可的被许可人的产品流入市场，遂对齊通许可的被许可人提

15、起 侵权诉讼，此时普通许可的被许可人拿出普通许可实施合同抗辩，原告无奈只好撤诉，退而向专利权人提 起违约z诉。此案例就是典型的合同抗辩成功的例子。另外一种情形是被告实施的与原告专利相同或等同的技术方案是从他人处茯得许可的，在此种 情形下，被告应向法庭提供许可合同，此证据虽然不能免除被告的侵权责任，但被告可申请追加转让人作 为被告，以共同承扭赔偿责任，避免直接承扌j!全部侵权责任。六、侵权获利低于原告请求赔偿金额的抗辩原告在提起侵权诉讼时，较多的依据专利许可使用费作为侵权赔偿数额的依据或者以法定赔偿5 0万元的上限作为赔偿的依据。若被告的侵权成立，但获利明显低于原告的主张时，被告可以以白己侵权 获利的数额对原告提出的过高的赔偿数额进行抗辩。为此被告应提供有公信力的财务审计报告，证明自己 的获利状况。同时也可提供其他辅助证据，如公司的营业执照等证明成立日期至发生侵权行为之间的时间 较短等证据，以进一步减轻自己的赔偿责任。七、合法來源抗辩根据专利法第63条第2款的规定，为生产经营的目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可 而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明产品合法來源的,不承