浅谈外观设计的优先权

1、浅谈外观设计的优先权domestic priority of design出军锋 作者单位：北京集佳知识产权代理有限公司优先权原则源自1883年签订的保护工业产权巴黎公约（以下简称巴黎公约）， 目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标中请后向其他缔约国提出 中请。所谓“优先权”是指，中请人在一个缔约国第一次提出中请后，可以在一 定期限内就同一主题向其他缔约国中请保护，其在后中请可在某些方面被视为是 在第一次中请的中请日提出的。换句话说，在一定期限内，中请人提出的在后中 请与其他人在其首次中请日之后就同一主题所提出的中请相比，享有优先的地位。 优先权分为外国优先权和本国优先权。所谓外国优

2、先权是指中请人自发明或 者实用新型在外国第一次提出专利中请之日起12个月内，或者自外观设计在外国 第一次提出专利中请之日起6个月内，乂在中国就相同主题提出专利中请的，依 照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权 的原则，可以享有优先权，即以其在外国第一次提出中请之日为中请日。所谓木 国优先权是指中请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利中请之日起12 个刀内，乂向专利局就和同主题提出专利中请的，可以享有优先权。根据现行专 利法，外观设计不享有木国优先权。外观设计的本国优先权根据2002年修订的专利法（以下称旧专利法）第三十一条的规定，一件外观 设计专利中请应当限

3、于一种产品所使用的一项外观设计；用于同一类别并且成套 出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件中请提出。也就是说, 在旧专利法下，除成套产品可以合案中请以外，一件外观设计专利中请仅限于一 项外观设计。而根据专利法第三十三条的规定，中请人对外观设计专利中请文件的修改不 得超出原图片或者照片表示的范围。因此与发明和实用新型中请中对技术方案的 改进不同，对于外观设计的修改实际上是相当有限的，因为这会导致外观设计内 容实质上发生变化而成为另一项设计。因此，在旧专利法下，对于外观设计而言，不存在以原申请为基础进行改进 的可能性，这也是为什么在旧专利法下外观设计没有本国优先权的原因所在。然而，

4、在2008年新修改的专利法（以下称现行专利法）中引入了相似外观的 概念。根据现行专利法第31条的规定，同一产品两项以上的相似外观设计可以作 为一件申请提出。因此存在下面这样的问题：对于外国申请人，如果其在外国先后提交了若干 个申请，其屮后面的几个申请是在第一个申请的基础上设计出的与z相似的设计, 则根据现行专利法下外国优先权的规定，允许其在第一个申请的外国申请口起6 个月内在中国提交一件包含上述多项相似设计的外观申请。相反，对于本国申请人，如果申请人在提交了一件包含一项设计的外观申请 后又在该设计的基础上设计出与z相似的另外一项或者几项外观设计，则根据现 行专利法的规定，不允许本国申请人通过享

5、受优先权的方式将在先的设计与在后 的设计合并到一个申请中，而只能对后面的设计重新提交新的申请。这样的后果 可能是，在后申请由于与在先申请构成相同或者实质相同而造成重复授权或构成 抵触申请，因而违反专利法第9条或23条1款的规定。显然，上述情况对于本国申请人是不公平的。但在目前法律框架下，这个问 题是无法解决的。其他国家/地区的做法口本口本现行体系下有关联外观制度。根据口本外观设计法第10条的规定，在一 项外观设计（称作“主设计”）申请的申请日起至其授权公告日之前，申请人提 交与主设计相似的外观设计（称作“关联设计”）可以获得授权。但有下列情形的 除外：1）主设计获得的外观设计专利权已经进行了独

6、占许可；2）关联设计仅与另一项关联设计相似（即关联设计与主设计不相似）。在本关联外观制度下，主设计与关联设计彼此独立，即可以单独存活，单 独被宣告无效。口本外观设计法对关联外观设计的数量没有限制。主外观设计专利权的保护 期限自注册z口起20年，关联外观设计专权的护期限自主外观设计注册z口起 20年。主外观设计与关联外观设计可单独各自主张权利，但主外观设计与关联外观 设计必须同时转让。欧盟根据欧盟外观设计条例第37条的规定，如果多项外观设计属于国际外观设计 分类中的同一大类，则该多项外观设计可以放在一件外观设计申请中。在这种情 况下，该一件外观设计申请中的多项外观设计是彼此独立的，即，它们可单独

7、授 权、单独主张权利、执行扌ii押或破产程序、或是放弃、许可、转让以及单独被无 效。根据欧盟外观设计条例第41-44条的规定，欧盟外观设计可以要求另一项欧 盟外观设计的优先权，即所谓“国内”优先权，但要求此优先权的在后外观设计 要与在先设计相同或接近相同。美国在美国，一项外观设计申请可以要求另一项外观设计申请的优先权，只要前 面的申请还没有授权。要求此优先权没有6个月的期限限制。一项美国外观设计申请可以包括一项设计的多个实施方式，只要各实施方式 z间的不同不会导致可分别获得授权（即各实施方式z间要相似）。如果一项外观设计在后申请屮既包含在先申请的设计，又包含若干与在先设 计相似的新增设计，则该

8、在后申请可要求在先申请的优先权。这种情况下，在后 申请是在先申请的部分连续申请（cip申请）。部分连续申请提交后申请人须放弃 被要求优先权的在先申请。但是，对于在后申请，如果在审查过程中发出通知书认为各项设计不相似， 则对于被认为不相似的设计只能提交分案申请。另一种情况是，审查员未发出上述通知书，但检索到公开在在先申请口与 在后申请日之间的现有设计，则会驳冋全部实施方式，包括在先设计。在这种情 况下，如果审查员使用的现有设计落在上述两口期z间，而申请人不能通过争辩 的方式来克服，则只能删除在后申请中的在后设计而仅保留在先设计，或者为在 先设计提交分案申请。还有一种情况是，在后申请被授权，在无效

9、过程屮发现了落在两口期z间的 现有设计，此时专利权人的整个专利，包括在先设计都将被无效，而不能再提交 分案申请。在这种情况下，可以提交再颁布申请(reissue application)以删除在后申 请中增加的设计。从上述介绍可以看到，目前各国/地区对于相似外观设计的保护采取了不同的 方式，如关联申请制度、部分连续申请制度。采用外观设计国内优先权也是其中 一种方式。对于上面提到的问题，笔者认为，根据我国的具体情况，采用外观设计国内 优先权制度可能是与我国国情最接近，也相对比较合适的一种解决方式。首先，关联外观申请制度可能是目前解决此问题的几种方式中比较好的一种, 但考虑到我国外观设计目前的整体

10、发展程度，此种方式似略显超前。其次，部分 连续申请制度是美国专利体系中的一个很独特的制度，此制度的设置有利于发明 人/设计人做出一系列发明创造时采用，但将其引入中国专利体系需要立法上较大 的变动。相比较而言，在我国专利体系中引入外观设计国内优先权制度可能是最 适合的方式。一方面是因为我国对于发明和实用新型已经设置了国内优先权制度, 增加外观设计的国内优先权制度可以有一个很好的衔接；另一方面，参照这两类 国内优先权的操作，对于外观设计国内优先权也更具可操作性。对此，笔者的初步设想是：建议立法机关在下次专利法修改吋考虑增加外观 设计的国内优先权制度。同时，参照发明和实用新型的做法，为避免重复授权和 构成抵触申请，如果在后申请要求在先申请的优先权，则在先申请将被视为撤回。以上是笔者的粗略看法。有不妥之处，敬请各位专家和同仁批评指正。军锋北京集佳知识产权代理有限公司参考文献： .汤宗舜，段瑞林 保护工业产权巴黎公约指南 叶雪美解析同一设计概念的设计保护一中国、台湾地区及美、日、欧盟 相似外观设计制度的比较摘要：对于外观设计本国申请人，如果申请人在提交了一件包含一项设计的外观申 请后又在该设计的基础上设计出与z相似的另外一项或者几项外观设计，根据现 行专利法的规定，不允许本国申请人