（宪法学与行政法学专业论文）专利侵权判定中的等同原则研究.pdf

以j 、二颤 。学位论文 摘要 等同原则是美国法院在专利侵权审判实践中提炼出来的一项重要的司法原 则，历经发展，已经形成了一套较为成熟、完善的理论体系，并且在全球范围 内被广泛接受。等同原则一方面使专利权人的利益得到有效的保护，从而鼓励 发明，促进产业发展；另一方面又可能模糊专利权范围的边界，破坏社会公众 的预期，增加社会再创造的成本。 我国最高人民法院于2 0 0 1 年通过司法解释对其作了原则性规定。但是由于 该司法鳃释规定的过于原则性，加之该制度的复杂性，使各地法院在审判活动 中各自为政，因而差异在所难免，这样就会损害我国司法实践的统一性和权威 性。在全局层面上将等同原则的规定予以细化，完善等同原则的法律构造，制 定更为详实完善的司法解释，并且构建指导其适用的规则体系( 认定流程) ，是 问题解决的方向，本文的研究即以此为目的丽展开。 为求客观、公正、合理地适用等同原则，依循制度论证制度建构的思 路，本文围绕等同原则进行了历史考察、价值分析、法哲学思考、规范研究和 本土化研究。本文对等同原则进行了较为详尽的历史考察，厘清了其发展的脉 络。对于等同原则的价值分析，除从保护专利权的角度展开外，本文探讨了等 同原则对于优化专利行政( 授权审查) 工作的绩效研究，丰富了等同原则的价 值内涵。另外，从法哲学的角度对等同原则进行考察，以“抽象物”为分析工 具，引入了条不同的分析思路。最后，在本化研究中，如何在全局层面上 将等同原则的规定予以细化，完善等同原则的法律构造，制定更为详实完善的 司法解释，并且构建指导其适用的规则体系( 认定流程) 是本文的落脚点。深 入系统研究等同原则，可以为我国立法界、司法界处理该类问题提供理论指导， 对于拓宽知识产权研究领域、促进专利法乃至整个知识产权法学科建设也具有 重要意义。 关键词：等同原则法律构造认定流程 v m 、学顺f 学位论文 a b s t r a c t t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t si sa ni m p o r t a n tj u d i c i a lp r i n c i p l ew h i c hw a sp u t f o r w a r db ya m e r i c a nc o u r ti np r a c t i c eo fp a t e n ti n f r i n g e m e n t i th a s 鑫h i s t o r yo f n e a r l y2 0 0y e a r sa n di th a sg r o w ni n t oar a t h e rp e r f e c tt h e o r ys y s t e m t h ed o c t r i n eo f e q u i v a l e n t sh a sb e i n ga c c e p t e dw o r d - w i d e l yu n d e rt h ep e r f e c tt h e o r ys y s t e m ， r h o u g hi t sa p p l i c a t i o nc a l lp r o t e c tt h ep a t e n t e e si n t e r e s te f f e c t i v e l y , e n c o u r a g e c o n t r i v a n c e ，p r o m o t e t h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y ，i t si m p r o p e r a p p l i c a t i o nc a ns p o i lt h ed o u b l ef u n c t i o n s ，d e f i n i n gi n v e n t i o na n di n f o r m i n gp u b l i c ， o f p a t e n tc l a i m ，e n l a r g e m e n tt h ec o s to f s o c i e t yr e e r e a t i o n t h es u p r e m ec o u r to fc h i n as e ts o m ep r i n c i p l e dr e g u l a t i o n so v e ri ti n2 0 0 1 ，t o o b u tf o rt h er e g u l a t i o n si st o os i m p l ea n dt h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e m si st o oc o m p l i c a t e ， t h ej u d g e si nd i f f e r e n tc o u r t so fo r i g i n a lj u r i s d i c t i o nc a i ln o ta p p l yi to nt h es a m e l e v e l ，t h u sd a m a g et h eu n i f o r ma n da u t h o r i t yo fo u rj u d i c i a lp r a c t i c e t ob u i l da m o r ed e t a i l e dp e r f e c tj u d i c i a le x p l a n a t i o na n dag u i d e dr u l es y s t e mf o ru s ei st h e s o l u t i o nt ot h ep r o b l e m 。 i no r d e rt oa p p l yt h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t so b j e c t i v e l y , f a i r l ya n dr e a s o n a b l y ， i np u r s u a n c eo ft h ei d e ao fa r g u m e n t - - c o n s t r u c t i o na st h ew a yo ft h i n k i n g ，s t a r t i n g f r o ms t u d y i n gt h ee v o l u t i o nt h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s ，t h ed i s s e r t a t i o n sc o m m e n t s o n t h ev a l u e a n a l y s i s ，t h e n i t m a k e s a r t a n a l y s i so f t h e d o c t r i n e o f e q u i v a l e n t s f r o m t h er e s p e c to f j u r i s p r u d e n c e ，t h e ni ta n a l y s e st h eb a s i cp r o b l e m sw h i c he x i s td u r i n g a p p l y i n gt h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t sa n dp u tf o r w a r ds o m es o l u t i o n s t ot h e s e p r o b l e m s ，f u r t h e rs t u d i e so nt h ed o c t r i n eo f e q u i v a l e n t sd o e sg o o dt os e tt h ep r o b l e m o f t h a tk i n db yo f f e r i n gr e a l i s t i ct h e o r i e sf o ro u rl e g i s t i v ea n dj u d i c i a lc i r c l e ，a n di s o fg r e a ti m p o r t a n c et ow i d e nt h er e a l l t lo fi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s ，a n dp r o m o t e t h ed e v e i o p m e n to ft h ep a t e n tl a w , e v e n ，i nas e n s e ，t h ew h o l ei n t e l l e c t u a lp r o p e r t y j u r i s p r u d e n c e k e y w o r d s ：t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s ；r e g u l a t i o nc o n s t r u c t i o n ：g u i d e d r u l es y s t e m v l 的凡学自f ! 上学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：垄遗日期：丛堑：生：1 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：擎导师签名：二勉期：蛐 卜海大学硕j 学位论文 第一章绪论 1 1 课题研究的目的和意义 “在专利侵权诉讼中，最富有挑战性的难题莫过于等同原则的适用” 。所谓“等同原则”是指，将被控侵权的技术构成与专利权利要求书记载的相 应技术特征进行比较，虽然有一项或若干项技术特征不同，但实质上是以实质 相同的方式或手段，替换了属于专利技术方案的技术特征，使替代特征与被替 代的技术特征起到实质相同的功能，产生了实质相同的效果，并且此种替换是 所属技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的专利说明书和权利要求后， 不经过创造性的智力劳动就能联想到的，那么等同侵权成立。 等同原则的出现，有其必然性和现实需要性。在专利侵权判定中之所以需 要b i 入等同理论2 ，是因为各国专利界已意识到，对于权利要求的撰写，要求申 请人划定一个极其精确的边界是过于苛刻的。实践表明，采用严格按照权利要 求字面的含义来确定专利权的保护范掏是不公平的，在专利侵权者中，完全照 抄专利技术而不改头换面的，已为数极少，如果在判断专利是否侵权时，仅以 权利要求中的文字描述为准，而不考虑等同物，侵权者很容易逃避侵权责任， 专利权便会变得一钱不值，人们就不会积极去申请专利，专利制度就起不到鼓 励发明创造，促进科技发展的作用。因而，人们在司法实践中创造了等同理论。 等同理论在专利馒权判断中的广泛应用，为科学地确定专利权保护范围，为公 正地调整专利权人与第三人的合法利益，提供了一种行之有效的方法。 在我国，随着专利制度的发展，仿造者不再进行一模一样的仿制，转而采 用在其产品中作些与专利产品或工艺略有不同、非本质的变化的方法来逃避侵 权，因此在我国发明和实用新型专利侵权纠纷案中，涉及等同侵权的案件的比 重越来越大。如果不引入等同侵权判断就不能真正保护专利权人的利益，专利 制度就会名存实亡。 张乃穰美国专刹法翔铡选析 m 1 北京；中国政法大学出版特，挎孵2 0 4 ，2 2 8 2 首先应该明确，由于等同原则币适用于外观设计专利固此_ ；毒= 文所称专利仅指发明和实用新型，j 甜小 乜捂外观设计。 海人学硕上学位论文 2 0 0 1 年6 月1 9 日，最高人民法院发布的关于审理专春l j 纠纷寨件适用法 律问题的若干规定中正式提出了等同原则的理解与适用问题。该司法解释第 1 7 条规定：“专利法第s 6 条所称的发明或实用新型专翻权的保护范围以其权 利要求的内容为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同 特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到 基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想 到的特征。” 最高人民法院有关等同原则的司法解释无疑是一个巨大的进步，使其适用 有了明确的法律依据，但是由于该规定过于原则性，加之该制度的复杂性，使 各地法院在类似审判活动中感到无所适从，因雨各地又相继出台更为细化的指 导意见( 如北京等地) ，虽然这样有利于司法实践活动的展开，但是各地指导意 见的制定是各自为政，因而差异在所难免，这样就会损害我国司法实践的统一 性和权威性；而且指导意见毕竟不能等同于司法解释，其效力也难以得到保障。 因此在全局层面上将等同原则的规定予以细化，并且构建指导其适用的规则体 系，应该是问题解决的方向。 我国在司法实践中对等同原则的理解、适用存在的困难和偏差，凸显了理 论上所存在的缺陷和空白。等同原则理论上的进一步完善和发展，在实践中如 何更加准确和客观公正的理解和运用，需要我们共同的思考和探索，需要对其 进行全方位的研究。本文的研究即是在此意义上展开。 1 2 国内外研究概况 1 2 1 国外研究概况 等同原蹦在许多国家都是一个研究的热f _ 3 课题，但因其起源子美国，故其 在美国的理论研究较为深入，探讨问题的范围也较为广泛。即便如此，美国理 论界有关等同原则的观点也并不统一，相关争议似乎从来没有停止过，甚至有 关其存废之争仍不绝于耳：实务界的判例也不断翻新，美国联邦巡回法院和最 高法院有关等同原则的适用，也分歧不断。 力7 破 学位论文 荚幽的司法实践表明了其对等同原则所持的肯定态度，但在论证等同原则 的制度价值时，多从保护专利权的角度展开，鲜有从其他维度研究的尝试；而 对于禁止反悔与等同原贝i j 的关系而言，也多将禁止反悔纯粹作为等同原刚的限 制，将二者对立开来，鲜有挖掘二者共同的制度价值。这些不足将可能是曰后 研究的一种方向。而对于其适用来讲，美国的研究已经非常深入，比如提出了 “方式一功能一结果”的三重检验标准，并由整体效果分析发展到了逐项要素 比较；除前述的三重检验标准外，也有学者提出一些辅助的判断方法，比如被 夺侵权人仿制专利产品的证据，被控侵权产品与专利权利要求之间的相似程度 等；禁止反悔先后历经了从“绝对禁止”型到“弹性排除”型等。 其他国家的研究之中，德国曾经提出过“直接等同”和“间接等同”，以及 “明显等同”与“非明显等同”的分类，后又放弃，并将主要的判断依据定为 “缺乏仓n 造性的判据”。日本开始反对适用等同原则，后来采纳，并提出了等同 侵权“五要件”说，与美国等同三要素稍有区别。 以上即为等同原则在国外适用及其研究的现状。由于采纳等同原则在各国 已经是大势所趋，所以考虑如何对其进行规制、进一步完善其适用的要件，应 该是日后研究所要深入的。另外，引入多维的研究方法，如法哲学、经济分析 法学等跨学科的研究方法，能够给我们提供一种独特的思维进路，这或许也是 r 后研究的一种趋势。 1 2 2 国内研究概况 在国内，等同原则正式出现在最高人民法院的司法解释中的时间较晚( 2 0 0 1 年) ，虽然以往的司法实践中等同原则经棠适用，但是对等同原则的研究并不深 入，且多缺乏系统性。虽然有些论著对等同原则进行了较为深入的探讨3 ，但是 这些论著要么是2 0 0 1 年最高人民法院的司法解释出台以前的研究，缺乏对现实 的制度操作的针对性；要么长于某一个侧面的研究，而短于系统性的把握，难 3 近年来己撵有学者开始致力于等同原则的深入研究，相关的论著可参见：张泽哥：论整体等同理论与 垒部技术特征原则，栽科技与法律j2 0 蹦年第4 期；张译吾： 等厕原则的法哲学思考载电子 识产权2 0 0 4 年第2 期。此类论著采用的研究方法和祝角值得我们借鉴并加以深化，笔者力偶多样化 的研究方法和多维的研究祝角，并且试图在本文的研究中着力遵循 咖一剐m 学位论文 美国的司法实践表明了其对等同原则所持的肯定态度，但在论证等同原则 的制度价值时，多从保护专利权的角度展开，鲜有从其他维度研究的尝试：而 对于禁止反悔与等同原则的关系而言，也多将禁止反悔纯粹作为等同原则的限 制，将二者对立开来，鲜有挖掘二者共同的制度价值。这些不足将可能是日后 研究的一种方向。而对于其适用来讲，美国的研究已经非常深入，比如提出了 “方式一功能一结果”的三重检验标准，并由整体效果分析发展到了逐项要素 比较：除前述的三重检验标准外，也有学者提出一些辅助的判断方法，比如被 控侵权人仿制专利产品的证据，被控侵权产品与专利权利要求之间的相似程度 等；禁止反悔先后历经了从“绝对禁止”型到“弹性排除”型等。 其他国家的研究之中，德国曾经提出过“直接等同”和“间接等同”，以及 “明显等同”与“非明显等同”的分类，后又放弃，并将主要的判断依据定为 “缺乏创造性的判据”。日本开始反对适用等同原则，后来采纳，并提出了等同 侵权“氍要件”说，与美国等同三要素稍有区别。 以上即为等同原则在国外适用及其研究的现状。由于采纳等同原则在各国 已经是大势所趋，所以考虑如何对其进行规制、进一步完善其适用的要件，应 该足日后研究所耍深入的。另外，引入多维的研究方法，如法哲学、经济分析 法学等跨学科的研究方法，能够给我们提供一种独特的思维进路，这或许也是 f i 后研究的一种趋势。 1 2 2 国内研究概况 在固内，等同原则正式出现在最高人民法院的司法解释中的时间较晚( 2 0 0 1 年) ，虽然以往的司法实践中等同原则经常适用，但是对等同原则的研究并不深 入，且多缺乏系统性。虽然有些论著对等同原m 进行了较为深入的探讨3 ，侣是 这些论著要么是2 0 0 1 年最高人民法院的司法解释出台以前的研究，缺乏对现实 的制度操作的针对性；要么长于某一个侧面的研究，而短于系统性的把握，难 的制度操作的针对性：要么长于某一个侧面的研究，而短于系统性的把握，难 3 近年米已经有学者开始致力于等同原则的深八研究，相关的论著可参见：张浑哥：论整体等同理论与 辛部技术特征原则，栽科技与法律2 0 0 4 年第4 期；张泽吾；等同原则的法哲学思考载电子 知识产枉2 0 0 4 年第2 期。此类论著采用的研究方法和视角值得我们借罄并加以深化笔者) j _ _ t l 多样化 的研究方法和多维的研究祝角，并且试图在本文的研究中着力遵循。 l ? j 、尹f ，“ 学缸论文 以对现行的制度完善需求提供全面的技术支撑。具体丽言，比虹：对于等圊原 则的制度价值，在学理层面进行系统论证的并不多见，而且同国外一样，研究 的视角也较为单一：进行较为全面的比较研究和较为深入的历史变迁考察的也 4 i 多见；对于“等同”的判定，介绍国外做法的较多，但结合我国国情，有针 对性论述如何适用的研究并不多见；另外，拘泥于等同原则适用中的某一方面 问题，“短平快”的文章较多，比较系统的结合立法现状，进行制度评析，并提 m 相应立法建议和进行制度构建研究的较少。国内这些方面研究的不足，均暗 食了日后研究的方向和发展趋势。基于上述国内外研究的现状及其发展趋势， 本文的行文过程着熏于论述的系统性、周密性和思维方法的多元性，落脚点着 眼于现实的服务性。以期理论研究与现实需求的契合。 1 3 论文的主要研究内容 不言而喻，一切研究都是基于闻题丽展开的。本文的研究正是基于对这样 一些问题的思考而得以进行。 首先，任何一个研究对象都不仅存在于一定的空间，而且存在于一定的时 间。那么，如果不从时间的维度把握对象的生成与发展，我们也就忽略了历史 的基本联系，从而堕入一种本可避免的片面之中，并且同时丧失了对当下现象 的所有认识凭依。因而，等同原则的历史渊源，成为本文要讨论的第一个问题。 第二，既然我们探讨等同原则的制度构建，其价值问题就无可回避的摆在 本文面前。价值方法是最为古老的法律研究方法，同时又最具“革命性”，它可 以无情地追问一切法律制度的合法身份。然而，价值绝非法律的天然敌对物， 相反，一切法律制度都必须以某些价值准则为基础。本文试圉通过对等圊原则 价值剖析，揭示其制度必要性。其中探讨了等同原则对于专利权保护的正负价 值，另外着重深讨了等同原受对于优化专幂尊行政工作的制度价值，这也是本文 的特色之一。这些形成了本文讨论的第二个问题。 第三，通过前文的历史考察和价值分析，我们深刻领悟了等同原则制度的 复杂性。在对其进行规范研究之前，为了更为彻底的厘清我们思维上的偏差， 本文尝试从法哲学的层面对其进行一些思考，以期能够提升我们认知的层面和 扔，0 姐t7 学位论文 评判的水平。这成为本文探讨的第三个问题。 第四，等同原则进入专利法内容，便与专利法规范融为一体。当在宏观上 从历史渊源、价值论证、法哲学层面对等同原贝i j 进行考察之后，在微观层面对 其进行规范研究就显得尤为必要，规范研究是我们探讨等同原则的法律适用最 为直接的研究方法。这构成了本文的第四个问题。 第五，最后，当我们完成了对等同原则从宏观到微观、从价值到实证、从 法哲学层面到规范层面的考察后，根据我国的具体情况，对等同原则进行本土 化的制度设计就成了画龙点睛之笔。考察等同原则本土化的现实制度基础与现 行立法状况，另外尝试构建适用等同原则的规则体系，成为本部分的主体。这 构成了本文探讨的第五个问题。 、 以上即为本文的主要内容。 第二章专利侵权判定中等同原则的历史考察 等同原则是美国法院在专利侵权的审判实践中提出来的一项原则。在过去 两个世纪中，美国各级法院的众多判例扮演着等同原则的诠释者的角色，通过 一系列判例确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位。在等同原则的发展史 上，曾经出现了几个里程碑式的判例，为我们今天认识等同原则，勾勒出一个 清晰的轮廓。梳理这些经典判倒，了解等同原则理论的发展变迁及其对相关制 度取舍的缘由，从而借鉴其成熟的经验，有利于等同原则在我国的本土化适用。 2 1 等同原则的普通法渊源 威南斯拆登米德( w i n a n svd e n m e a d ，1 8 5 3 ) 4 根据美国著名专利法学家啥罗德c 威格纳的透彻研究，第一个包含“等 同原则”思想的判例是马萨诸塞州巡回法院1 8 1 4 年的奥里奥恩诉温克莱案。 在此案中，大法官约瑟夫一斯托里( j o s e p hs t o r y ) 提出：“仅是貌似不同，或微 4 w i n a r t svd e n m e a d5 6u s3 3 0 1 8 5 3 ) r i 日 学位论文 0 、改进，并不能勾销始初发明入的权利。”5 但是，美国最高法院认可“等回躁 则”的首起判例却是1 8 5 3 年的威南斯诉登米德( w i n a n s vd e n m e a d ) 案。 在威南斯诉登米德案中，柯蒂斯大法官在宣读多数意见时指出：应该由法 院通过解读专利证书，发明陈述和权利要求的说明，来确定原告的专利。并提 出了如下解读框架：“( 1 ) 什么是专利权人描述的作为其发明具体内容的结构 或装置。( 2 ) 什么是该结构或装置采用的操作方式。( 3 ) 什么是通过该操作方 式的手段达到的结果。( 4 ) 权利要求的说明是否涵盖通过该描述的操作方式达 剜的结果。”裥蒂斯大法官还指出：“当形式和实质密不可分时，只要看形式就 可以了：但是，如果两者可分时，他人就可以用不同形式照抄发明。法院和陪 审团的职责是透过形式看发明的实质。只要认定有这种实质，就存在专利侵 权。”这是“等同原则”的最初基本原则。 本判例的重大意义在于明确地提出了从结构、方式和结果三个方面比较专 利产品与披控产品是否实质相同。尽管它尚未使用“等同原则”的术语，但是， 它为1 9 5 0 年美国摄高法院在格雷弗案中形成的“方式功能结果三重检验标准” ( t e s to f w a y k f u n c t i o n k r e s u l t ) 奠定了基础。 2 2 等同原则的现代先例 格雷弗油罐制造公司诉稀德航空用品公司寨( g r a v e r t h a n k m f gc o n l i n d ea i rp r o d u c t sc o ) ( 1 9 5 0 年1 6 此判例是美国最高法院关于“等同原则”的最重要的判例。著名的“方式 功能结果三重检验标准”，最早出现并作为专利等同侵权的一个主要判断准则 而确立，即肇始于此判例。 在此势! 侧中，杰克逊大法官指出，认定专利侵权，必须依据专利权利要求 的文字表述。第一步是看被控侵权产品是否完全落入权利要求的文字的表述范 围内。但是，此种“字面上的侵权”极少。因此，第二步须看被控产品是否在 5 “m e r e l yc o l o r a b l ed i f f e r e n c e s ，o i s l i g h ti m p r o w m e n t z ，c a l l n o ( s h a r et h ed g l i to ft h eo r i g i n a li n v e n t o r ”s e e o d i o r n euw i n k l e ) , i g e c a s5 $ 1 ，5 8 2f c cdm a s s1 8 1 4 ) ( n o 1 04 3 2 ) 6g r a v e rt a n k & m a n u f a c t u r i n gc o l i n d ea i rp r o d u c t sc o 3 3 9u 5 6 0 5 ( 1 9 5 0 ) 6 0 ，k 7 l l j l 举位论文 实质上等同专利产品。如果否认等同原则的必要性，那么专利权人的利益就难 以保障。发明人充分披露发明的动机将受到压抑，而披露发明正是专利制度的 首要目的。此即等同原则的出发点。 杰克逊大法官对等同原则的测验标准作了高度的概括，即“专利权人可以 根据等同原则指控某装置的厂商，如果该装置以实质相同的方式，起实质相同 的功能，达到等同结果。”这就是著名的方式功能绩构三重检验标准。 还需强调的是，美国最高法院在最初开始采用方式功能、结果三重检验标准 时，侧重于检验的整体效果。即如果被控装置以实质等同的方式，实质上做着 总体功能或工作，获得了总体上与权利要求发明实质相同的结果，就可能被认 定侵权。这种方法的缺陷是比较容易导致对“权利要求”做较宽的解释，容易 出现将原权利要求中没有的保护范围纳入保护范围之内的结果。有人据此指 责，此判例一味强调公平保护专利权人的利益，根本没有考虑平衡专利权人与 社会公众的利益，而且忽视了“权利要求”本身所具有信赖功能，牺牲了专利 法的某些本质精神，混淆了有“权利要求”的专利权与没有“权利要求”的著 作权之间的差剐。7 2 3 等同原则历史的百年总结 一一沃纳金旨逊诉希尔顿戴维案 w a r n e rj e n k i n s o nc o n g vh l k o nd a v i s c h e m i c a lc o ) 案( 1 9 9 7 年) 8 此案是自1 9 5 0 年的美国格雷弗油罐制造公司诉林德航空制造公司一案以 来，对各国等同原则的发展有较大影响的专利侵权案。此判例对等同原则理论 作了重大发展，可以被看作是等同原则历史的百年总结。9 在此案中，美国联邦巡回上诉法院( c a f c ) 在“三要素准则”基础上， 7 s e ed o n a l ds c h i s u m ：t h es u p r e m ec o u r ta n dp a t e n tl a w ：d o e ss h a l l o wr e a s o n i n g l e a dt ot h i nl a w ? h t t p ：，w w w ，i p m a l l f p l c e d u h o s t e d r e s o u r c e s c h i s u m a s p w a r n e rj e n k i n s o nc o ，l n c i vh i l t o nd a v i sc h e m i c a lc o ( 9 5 7 2 8 ) ，5 2 0us 1 7 【1 9 9 7 ) 9 曲兰强专和侵权归责的等同原则研究 j j 现代财经，2 0 0 2 年第9 期 7 ，f 1t 蛳。l 学位论文 提出 广除三要素之外的辅助判断方法，即：权利要求物或方法与被控侵权物或 方法之间的差异是否是“实质性”的? 当所述差异点是“非实质性”的时，可 认定侵权成立：相反，馒权贝q 不成立。为判断所述差异是否为实质性的，c a f c 又补充如下： 1 、被控侵权人是否抄袭了专利的产品、方法? 2 、被控侵权人是否为避开 侵权而作了设计变更? 3 、所述差异点对本领域技术人员来说是否为可置换的? 4 、将被控侵权人是否作了独自开发作为被控侵权方是否模仿和抄袭的判断依 据。 根据以上论述，c a f c 强调：涉嫌等同侵权的产品或技术的差异点须是“非 实质性”的差异；所述差异点是本领域的技术人员可置换的；设计变更并不影 响对被控侵权人是否侵权的判断：被控侵权人是否作了独自开发的事实可用于 对被控侵权方是否作了模仿和抄袭的判断证据。c a f c 对等同原则的上述贡献 性补充对等同侵权判断的影响很大。 在此案中，美国最高法院的贡献在于，将“三要素准则”适用之初采用的 整体效果分析变为逐项要素比较。最高法院强调：在采用三要素准则的基础之 上，应将基于“特征一一对应”说的全部特征准贝l j ( a l le l e m e m sr u l e ) 作为判 断等同侵权与否的准则，即须就专利技术范围的每一具体技术特征进行比较、 分析、判断，而不是如以往那样，从整体上进行综合的比较和判断。 最高法院在此案中还重申了“审查过程禁止反悔”( p r o s e c u t i o nh i s t o r y e s t o p p e l ) 在等同侵权的判断中应超莺要作用，即在专利申请、审查阶段，出 于为避开现有的技术等目的，申请人一旦对其专利申请保护范围作了修正、修 改，则在其后的侵权诉讼中，不得对其补正、修改前的专利权利要求书内容提 起侵权涉讼。 另外，最高法院还在其判决中讨论了等同原则的判断时间界限问题。最高 法院指出，既然等同原则所要判断的问题是被控侵权行为的技术特征是否与权 利要求中的技术特征相等同，那么判断等同性的恰当时间点就是被控侵权行为 发生的时间。 l ，诲人孝硕上学位论文 2 4 等同原则发展的新契机 美国f e s t oc o r p v s h o k e t s uk i n z o k uk o g y o k a b u s h ik ic o 寨 美国f e s t o 一案是一场耗时1 0 年的专利法“战争”。作为两年前影响最 大的专利权案件，因为2 0 0 2 年5 月2 8 日，美国最高法院断然推翻了联邦巡回 上诉法院的判决，将其发回重审，再次成为2 0 0 2 年度的知识产权界头条新闻。 在此案中，最高法院继续确认等同原则，认为虽然发明人应当“完整、清 楚、简洁、准确”地描述其发明，但是权利要求所用的语言不能完全精确地描 述发明的范围，如果总是以其字面含义来解释专利范围，其价值就会受到极大 的贬低。对某些要素进行非实质性替换，就会绕过专幂保护范围，专利对发明 人的价值可能被摧毁。因此，专利权的保护范围不限于其字面含义，而是涵盖 了所有权利要求的等同物。然而，由于难以确定什么是等同物，可能阻止了竞 争者在专利范围之外的合法活动，或者其开发的竞争产品仍然落在他人专利保 护范围之内，从而引发没有意义的诉讼。每次最高法院考虑等同原则时，均承 认这种不确定性是为了保证对发明创造的奖励而付出的代价。1 0 此案的焦点是“禁止反悔原则”如何适用于“等同原则”。在发回重审的决 定中，最高法院指出；“禁止反悔原则的适用不限于为避免先有技术而做出的 修改、争辩，而是适用于为满足专利性要求而做出的任何变窄修改”，但其同 时强调，禁止反悔原则的适用部分而不是全部剥夺专利权人主张适用等同原则 的权利，取决于修改的目的和修改的内容( 即“相对障碍f l e x i b l e b a r ”) ，从 而反驳了巡回上诉法院做出的“禁止反悔原则剥夺了专利权人对修改所涉及 的要素主张适用等同原则的权利”( 即“绝对障碍c o m p l e t e b a r ”) 的决定。n 即便如此，仍有专家认为，虽然c a f c 使用的绝对禁止的原则不可取，最 高法院的弹性排除原则也没有使在等同原则上的混乱认识得到稍许澄清。n o 周中琦美国最高法院关于专利纠纷的一项最新决定【j 1 知识产权，2 0 0 3 ( 1 ) ，6 3 s e es u p r e m ec o u r tl s s u e sn e wg u i d e l i n e si np a t e n ti n f r i n g e m e n tc a s e s h t t p ：c f i f o r 帅t d o e s l e g a li s s u e s l e g a l _ u p d a t c s u s _ s u p r e m e _ c o u r t p a t e n t - i n f r i n g e m e n th t m 2 邦丹怡2 0 0 2 年度美国影响豫大的知识产权案件【j 】电子知识产权，2 0 0 3 ( 3 ) ，2 9 9 南大学硕士学位论文 2 5 等同原则的最新动向 一一洛克希德马丁公司诉劳拉空间系统公司( l o c k h e e dm a r t i nv s d a c e s y s t e m s l o r a l ) 案( 2 0 0 3 年) ” c a f c 曾在2 0 0 1 年对洛克希德马丁公司诉劳拉空间系统公司侵犯其卫 星操作系统专利权案，做出过等同侵权不成立的裁定，当时的判决依据是“绝 对禁止”原则。但该案被最高法院发回重审，并要求按照f e s t o 案之决定给 予重新考虑。由于此判例是f e s t o 案被发回重审后审结之前，美国法院关于等 同原则的最新判例，故其在此案中表现出的倾向尤其值得我们关注。 2 0 0 3 年3 月2 4 日，c a f c 再次做出等同侵权不成立裁定，维持原判，但 审判依据改为“全部要素原则”。所谓“全部要素原则”是指：即使只有一个 权利要求的限定和其等同物未出现在被控侵权的装置中，就有可能不构成等同 侵权。在本案中，c a f c 接受了最高法院在f e s t o 案决定中所持的“禁止反悔原 则”的“弹性排除”观点，放弃了“绝对禁止”。但同时，c a f c 强调：等同侵 权的认定，要受两个法律原则的制约，一为“禁止反悔原则”，另一即为“全 部要素原则”。c a f c 在本案中再次申明了其一贯所持的严格限制等同原则适用 的态度。 第三章专利侵权判定中等同原则的价值分析 3 1 等同原则对于专利权保护的制度价值 虽然通过确立如上一系列的经典判例，极大地促进了“等同原则”理论的 发展，使其日趋成熟。但是。在美国专利侵权诉讼中，等同原则及其适用始终 是最有争议的问题。争议的参与方既包括利益尖锐对立的双方当事人专利 权人与涉嫌侵权者，又包括居中裁判的法院。美国法院时常卷入“等同原则” 争议的漩涡之中，无论在最高法院，还是在巡回上诉法院，多数意见与少数意 l o c k h e e d m a r t i nvs p a c es y s t e m s d l o r a l ，d o c k e t n o 0 0 - i3 1 0 f i l e d2 4 m a r c h2 0 0 3 h t t p ：, , v v n v , 1 1 g e o r g e t o w n ，e d u f e d e r a l j u d i c i a l f e d o p l n i o n x 0 0 0 p i n i o n s 0 0 - 1 3 1 0h t m l 一旦二兰塑! 堂垡堡茎 见，“荫军对峙，像是一场没有结尾的战争”。4 3 1 1 等同原则的正价值 首先，等同原则使专利权人的刹益得到有效的保护，从而鼓励发明，促进 产业发展。 专利制度的核心是依法保护发明专秘权，雨保护的关键又在于如何进行专 利侵权判定。确定被诉侵权的产品是否侵犯有效的专利权利时，法院必须首先 以权利要求的文字为准。但是，允许他人略加改动就模仿专利发明将使专利权 的保护形同虚设。侵权者可以通过对专利进行表面上的改变或替代而规避法律 的禁止性规定。如果专利权人完全受权利要求的文字的约束，使实质性的专利 保护依附于形式主义的保护，则将剥夺专利权人的利益，使其倾向于隐藏而不 是公开发明创造，这与专利制度鼓励发明公开的本意相悖。 专剥制度设立的目的就在于“为天才之火浇上利益之浊”，如果他人在稍抛 变动后就可以任意盗用发明专利，那么专利保护就会变得空洞无用，专利制度 鼓励公开发明的目的就会落空，由此入秆j 发明刨造的“天才之火”会因为缺乏 “利益之油”而枯竭。 其次，等同原则的存在是两害相权取其轻，其弊端具有可控性。 等同原则是为弥补周边界定制度( 即专利的保护范围完全由“权利要求” 的文字决定) 无法在实质上充分地保护专利权人的缺陷创设的一种合理的、弹 性的例外规则。这种“保护范围”超出“权利范围”的情形并没有破坏制度的 内在统一性，适用等同理论的历史证明，等同原则完全可以安属于专利法体系 之中。而且，若要否定等同原财，就势必要恢复早己被抛弃的中心限定原烈( 即 以权利要求为中心，全面考虑专利的说明书及附图的内容) ，但“周边界定+ 等 同原则”所具有的不确定性远小于中心限定原受吐所具有的不确定性，故两害相 权取其轻。” 4 张乃艰是国专利法判倒选析i m 】北京：中蓐政法大学出版社，1 9 9 5 2 0 4 ，2 2 8 | 兰强专利侵权归责的等同原则研究【j 1 现代财经，2 0 0 2 ( 9 ) ，3 坝 。学位论文 3 1 2 等同原则的负价值 等同原则模糊专秘权范围的边界，破坏社会公众的预期，增加社会再剑造 的成本。 等同原则在确保专利权获得有效保护的同时，模糊了权利要求的界限，有 损权利要求定义发明和告知公众的双重功能，从而破坏了社会公众基于权利要 求所获得的合理预期，给专利侵权判定中增添了诸多不确定的因素。 权利要求表明了法律授予的专利权范围，并且排除了从来具体要求过的要 素。等同原则给予权利人在权利要求中所未要求的东西，是对公众的不公和对 专利法精神的悖反，混淆了有“权利要求”的专利权与无“权利要求”的著作 权的差别m 。滥用等同原则有可能扩大权利要求，将等同原则从一种例外提升 为一种规则。专利权利要求决定了专利保护范围是专利法的核心，也是专利法 制度的前提。等同原则将与权利要求不完全相同的产品确认为侵权产品的做法 显然是与上述原则相左。可以把专利看成是专利机关代表社会与发明人之间就 发观的公开与报酬所缔结的契约，而法院没有被赋予改写这种契约的权力。1 葡 且由于等同原则使专利的“权利要求”具有不确定性，从而增加了公众知晓专 利受保护范围的难度，增加了社会再创造的成本。 3 1 3 小结 等同原则正是在有关正负价值的激烈争议之中，孕育了自身不断发展完善 的动力源泉，凭借美国最高法院的坚定支持，得以不断发展完善。从“三要素 准则”适用之初所采纳的整体效果分析方法到后来的逐项要素比较，从采用“三 要素准则”的单一判断标准到增加辅助判断方法，从等同原则确立之初偏重专 利权人的利益到用“禁止反悔原则”、“全部要素原则”作为对等同原则的限制， 其发展经历了一个从无到有，到严格限砖4 适用的过程。 6s e ed o n a l ds 。c h i s u m ：t h es u p r e m ec o u r ta n dp a t e n tl a w ：d o e ss h a l l o wr e a s o n i n g l e a dt ot h i nl a w ? h t t p ：w w 、v i p m a l l ，邱l c c d u h o s t c dr c s o u r c c s c h i s u ma 印 街，、学坝f 学位论文 冈绕等同原则展开的争议，实质上反映的是专利权人及其相关利益团体与 社会公众这两个集团之间的利益冲突。正是因为存在着“厚此薄彼”的利益冲 突，才使等同原则生存得异常艰难，其每一变化与发展，无不受制于这两大利 益集团的博弈及其力量对比关系的消长。而且，等同原则一方面涉及公平：既 要合理的保护专利权人的利益，又不能将属于公有财富的公知技术“等同”到 权利要求中去；另一方面又涉及效率：只有当公众明确无误地理解了权利要求 的范围，才能在不侵犯专利权的前提下进行相关技术的研发，从而提高创新的 效率。法律对等同原则的应用，总是在根据国倩，围绕着公平和效率的价值判 断，进行选择。不同国家在不同的历史时期因其国内技术发展状况的不同，在 权衡专利权人与公众之阃的利益时，会有不同的价值取向。这也是我们认识美 国的等同原则及其本土化时，尤其需要注意的。 综上，等同原则虽历经争议，但每次不仅未被舍弃适用，相反却于争议之 中愈显生机，且对他国专利制度的影响日益凸现，这彰显其重要性。同时，伴 随其争议之声，至今仍不绝于耳，表明其确实存在缺陷，故而其合理性一赢面 临质疑。其重要性与复杂性，要求我们更应该理性地对待其本土化。 3 2 等同原则对于改进专利行政( 授权审查) 工作的绩 效研究 7 美国的司法实践表明了其对等同原则所持的肯定态度，但在论证等同原则 的铡度价值时，多从保护专利权的角度展开，鲜有从其他维度的尝试；而对于 禁止反悔与等同原则的关系而言，也多将禁止反悔纯粹作为等同原则的限制机 制而存在，将二者对立丌来，少有挖掘二者共同的制度价值。本节即尝试在此 方向进行研究。通过研究可以发