欧洲专利及共同体专利制度.doc

_區域性專利制度整合之國際趨勢-歐洲專利及共同體專利制度資策會科技法律中心 李素華專案經理* 本文作者為德國波昂大學（Universitaet Bonn）法律碩士（Magister iuris comparativi），現任資策會科技法律中心專案經理；本文承經濟部委託執行之科技專案所完成一、前言近年來，區域性組織整合已成為國際經濟法制發展之重要趨勢，從全球性的世界貿易組織（WTO），到特定區域的亞太經濟合作會議（APEC）、歐洲聯盟（EU）、北美自由貿易區（FTAA）。在諸多區域性組織中，尤以歐盟 1993年馬斯垂克條約生效後歐盟正式成立，過去的歐洲經濟共同體、歐洲煤鋼共同體、歐洲原子能共同體整合為歐洲共同體（European Community）。自此歐盟在組織架構上除了由歐洲共同體繼續推動單一市場整合工作外，關於外交國防政策、內政司法制度之推動整合，亦為歐盟重要發展方向。參見Thomas Oppermann, Europarecht (2. Aufl., 1999), Rz.44.發展、組織架構、功能等各方面最為完善，2001年底歐洲貨幣正式生效、流通後，歐盟整合將進入新的里程碑。為了達成單一市場之貨物、服務、人員及資金自由流通，共同體乃逐步排除關稅、規格檢驗、法令、貨幣等障礙。在關於智慧財產權保護方面，繼1993年通過共同體商標規則（European Community Trademark Regulation） 商標制度整合前，歐盟境內之商標保護分別適用國際商標註冊公約（馬德里公約）與會員國內國商標法規定。因此，12個會員國卻有10套商標制度，申請人即便依據馬德里公約申請商標保護，其效果亦僅止於一次受到多個申請人所指定之會員國商標保護，無法得到適用於整個共同體的商標。1993年共同體商標規則通過後，經過共同體商標局（The Office for the Harmonization in the Internal Market, OHIM）核准註冊之商標，即成為共同體商標。關於歐盟商標制度，參見Alexander Fischer, Legal Protection of Intellectual Property in EU and Technology Licensing, 2001台北科技法律論壇（資策會科技法律中心執行），25.-26.Oct.,2001.、順利達成共同體內部商標申請、保護之整合工作後，歐盟執委會（Commission）於2000年7月提出共同體專利制度建立案及其規則草案（Proposal for a Council Regulation on the Community Patent，以下簡稱CP規則草案），著手進行專利制度整合。有鑑於我國產業以外銷至歐美先進國家為主要經營策略，歐盟在國際經濟市場之重要性不容忽略。本文擬就現行歐洲專利及共同體專利制度整合情形與發展趨勢提出說明，以為產業規劃、因應歐盟產品銷售市場之重要參考。二、歐盟現行專利制度歐盟現行之專利保護係由兩個不同制度所構成歐洲專利制度（European Patent System）及歐盟各國之內國專利制度，前者乃依據1973簽訂的歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents, EPC）所建立，後者則由歐盟各國依據1883年巴黎公約（the Paris Convention for the Protection of Industrial Property）所訂定之內國法。除了前述專利制度外，歐洲共同體前身之歐洲經濟共同體曾於1975年推動盧森堡公約（Luxembourg Convention on the Community Patent），希冀能整合歐洲各國之專利法規範。惟盧森堡公約一直未能完成最後的法定程序，由會員國批准生效。據此，在現行歐洲專利及歐盟會員國內國專利雙軌制度下，發明人可選擇依據各國專利法規定，分別向不同國家提出專利申請；或是依據EPC規定之專利申請及許可程序，向總部設於慕尼黑的歐洲專利局（European Patent Office, EPO），提出綜合包裹式的專利申請。（一）歐洲專利申請程序依據EPC提出專利申請之發明，需具備新穎性、進步性與產業利用性（EPC第54條、第56條及第57條），在巴黎公約整合下，此等專利申請要件之具備與各國專利法規定相同。但對於哪些發明得申請專利保護，則個別國家或國際組織存有差異，以商業方法及電腦相關發明之可專利性（patentability of business methods and computer-related inventions）為例，歷經EPC會員國討論、協商，最終在2001年8月31日達成協議，公布新修訂之審查基準 修訂內容參見/news/pressrel/2001_10_05_e.htm.。發明人提出專利申請時，得選擇使用EPO官方語言之一（英文、法文或德文），並在申請書上直接指定其所欲申請之國家，因而達到一次申請、多國指定的便利，無須日後向各個國家之專利主管機關提出申請。申請形式要件該當、說明書（description）及專利申請範圍（claims）具備、並繳納相關費用（申請費及檢索費）後，申請人即得取得申請日、專利優先權日（priority date）；EPO亦根據說明書及專利申請範圍進行專利檢索（search）。申請人收受專利檢索報告後一定期間內，得繳交審查費用、進一步以書面方式提出實質審查申請（request for substantive examination）。EPO之實質審查乃針對發明之新穎性、進步性及產業利用性進行審查，此等要件具備，且申請人依EPC第97條第5項規定將專利申請範圍翻譯成另外兩個EPO官方語言者，即可取得由EPO核發的歐洲專利 在EPO核准專利申請後九個月內，第三人若認為專利取得無效者，得檢具理由、繳交異議費用後，向EPO提出異議（EPC第99條）。，有效期間為自申請日起算20年（EPC第63條）。（二）歐洲專利之不便與問題歐洲專利固然具有一次申請、多國指定優點，省去申請人向不同國家申請專利之不便，但其實際內容卻僅為綜合公約會員國專利之包裹式申請程序（a bundle of national patents），因此，在實務運作上存有如下不便與問題。1、專利申請維護費用過高依據EPC第64條規定，由EPO所核發之歐洲專利在公約會員國發生效力，亦即其效力與發明人逕向公約會員國申請之內國專利相同。惟EPC第65條進一步規定：公約會員國得要求發明人在取得歐洲專利三個月內，將專利申請之說明書翻譯成該國官方語言，並送達主管機關；否則，此一歐洲專利在該公約會員國自始不發生效力（be void ab initio）。此等關於專利說明書之翻譯雖屬任意規定，得由公約會員國決定是否需為翻譯，但以實務現狀而言，官方語言非英文、法文或德文之公約會員國，均為此等要求，進而增加歐洲專利申請成本。根據歐盟統計，翻譯要求增加發明人25之申請成本，使得目前歐洲專利申請成本遠比在美國申請多五倍，比日本多出三倍。來自美國的專利學者專家即批評，歐洲專利當初設立目的係在節省不同國家間之專利申請程序與費用，但今日歐洲專利之運作模式似未達成此一目的。相較於歐洲專利之高昂申請及維護費，發明人至重要或產品市場國家分別申請專利之費用總和，亦未必較為不利；對中小企業而言，此等翻譯與維護費實造成一定負擔。表一：歐洲專利、美國、日本專利申請、維護費用比較 資料來源：Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, COM(2000) 412 final, 1.Aug.,2000, p.11.Filing and search feesExamination feesGrant feesRenewal feesTranslation costsAgents feesTotalEPC810+5321,43171516,790112,60017,00049,900US690-1,2102,7302n/a5,70010,330Japan2101,1008505,840n/a8,45016,450貨幣單位：歐元（EUROS）1 3rd to 4th year (790) + 5th to 10th year (16,000) = 16, 7902 3.5 years (830) + 7.5 years (1990) = 2,7303 4th to 6th year (1,320) + 7th to 9th year (2,650) + 10th year (1,870) = 5,8402、專利效力發生爭議之不確定性專利效力發生爭議時之不確定性，亦為歐洲專利制度遭受外界批評之另一問題。EPC第138條第1項雖明定歐洲專利無效原因，惟其效力認定、爭議管轄、法院審理程序等，悉依公約會員國之內國實體法與程序法規定。就實務現狀而觀，EPC目前共有20個會員國 至2001年11月12日為止，EPC共有20個會員國，其他東歐及前蘇聯國家亦準備加入。，專利效力發生爭議時，即可能須適用20種不同的法律審理程序，亦可能產生完全不同的審理結果。此等法律適用之不確定性，對於專利權人、被授權人等交易相對人而言，實造成相當程度困擾。3、對共同體內部市場自由流通形成障礙此外，從歐盟建立、共同體內部市場自由流通角度而言，由於內國或歐洲專利制度均非歐盟法令架構之一環，因此，不僅無法整合歐盟境內之專利法制，個別會員國之不同專利規範，亦可能造成共同體內部之產品市場區隔、不利於貨物自由流通。有鑑於此，歐盟執委會乃依據歐洲共同體條約（EC Treaty）第308條授權，於2000年7月5日向理事會（Council）提出建立共同體專利制度案及CP規則草案，期能簡化歐洲境內專利申請程序、降低專利取得成本，並確保歐洲專利法制之安定性。三、共同體專利制度及規則草案由歐盟執委會所提出之CP規則草案共有6章62條，共同體專利制度基本上係結合既有歐洲專利制度。關於共同體專利之申請、檢索、審查等程序性規定，仍適用行之有年的歐洲專利制度，專利核發機關同為EPO 但EPO仍獨立於歐盟範疇，不屬共同體內之組織架構。；關於專利核發後之效力、侵害、損害賠償等實質性內容，則於CP規則草案中有明文規定。此等專利之申請程序與實質規範整合後，歐盟地區即相當於單一國家、乃適用同一套專利制度，其不僅為歐盟法制建立之另一大進展，對於國際專利法制與實務亦有重要影響。為了配合共同體專利施行後將與歐洲專利共生狀態（symbiosis），EPC內容及EPO職掌亦需同時進行修訂 2000年7月由EPC會員國參與之跨國會議（Intergovernmental Conference）即提出修訂建議，主要內容為商業方法及電腦相關發明之可專利性、歐洲專利申請及維護費用調整、爭議解決機制之歐洲專利法院（European Patent Judiciary, EPJ）設立等，所提修訂建議將逐步落實。參見The Structure Paper of the Working Party on Litigation Mandated by the Intergovernmental Conference of the Member States of the European Patent Organisation on the Reform of the Patent System in Europe；Paul Cole, Centralised Litigation for European Patens: New Proposals for Inclusion in the EPC Revision Package, EIPR (European Intellectual Property Review), 05.2001, p.219-223.。因此，歐洲境內專利制度之整合，乃包含歐盟內部法制研擬及歐盟外部之歐洲專利制度調整兩大部分。（一）單一性（unitary）與直接適用性（autonomous）與共同體商標規則所建立的超國家註冊單一商標制度相同，共同體專利亦將具有單一性與直接適用性（CP規則草案第2條）。因此，發明人一旦申請、取得共同體專利，其核發、移轉、無效宣告及撤銷等均及於全歐盟；此外，由於共同體專利制度之法律基礎，乃經由歐盟立法程序所制訂之法律規則 共同體專利之法律基礎應採規則（Regulation）或指令（Directive）形式，學者間有不同看法。蓋規則具有一般適用性，其內容規範完整，直接適用於歐盟會員國；反之，指令則僅為原則性之規範，就其要求完成之目的具有拘束力，但將完成的形式、方法的選擇交由會員國政府決定。以共同體專利而言，若以規則形式規範者，會員國對於共同體專利核發後之效力及行政管理等細部事宜，將無任何決定空間。Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, supra note, p.6.，此等法律規則在歐盟會員國即具有直接適用效力，無須經過會員國之內國法轉換程序。但為賦予發明人選擇適合之專利申請程序，因此，在制度上仍維持歐盟會員國內國專利及歐洲專利申請制度，發明人得依據技術或產品性質，決定僅申請特定區域之內國專利、歐洲專利、或取得在歐盟境內具有一致性效力的共同體專利。（二）可專利性與專利權之效力特定發明是否具備申請共同體專利之可專利性（patentability），仍依據會員國內國專利法或EPC第52條至第57條規定；但專利核發後之效力問題，則明定於CP規則。例如：專利之權利與行使範圍（CP規則草案第7條及第8條）、專利權效力之例外排除（CP規則草案第9條及第11條）、權利耗盡原則 共同體專利之權利耗盡原則（Community exhaustion of the rights conferred by the Community patent）係指：共同體專利權人進行或同意該專利產品銷售於歐盟會員國時，即不得禁止該等產品在歐盟境內流通；但專利權人有正當理由（legitimate grounds）足以反對產品繼續商業化者，不在此限。基於共同體專利之單一性及內部市場自由流通，權利耗盡原則之適用應屬當然，惟日後共同體專利制度實際運作後，恐與現行共同體商標相同，權利耗盡原則將衍生產品平行輸入（parallel import）等法律問題。（CP規則草案第10條）、共同體專利權讓與（CP規則草案第15條）、涉及破產或相關程序之處理（CP規則草案第18條）、強制授權之條件與程序（CP規則草案第21條及第22條）、共同體專利消滅（CP規則草案第27條）或無效（CP規則草案第28條及第29條）。（三）費用負擔合理的專利申請、維護費用，乃共同體專利制度日後能否廣泛為產業界運用之重要關鍵。就專利文件之語文翻譯問題，共同體專利制度僅要求所核發專利內容需以EPO官方語言之一對外公告，並將專利申請範圍翻譯成另外兩個EPO官方語言即可（CP規則草案第58條），無須個別向會員國提出翻譯文件，大幅簡化現行歐洲專利之翻譯程序。此外，相較於美日專利規定，歐洲專利每年之維護費亦屬偏高，因此，執委會亦建議共同體專利年費應予調降，以減輕當事人之費用負擔 為執行共同體專利規則，歐盟應設置專門委員會（Committee）協助制訂施行細則（Implementing Rules），共同體專利年費事宜應於施行細則中規定（CP規則草案第59條至第61條）。（四）爭議管轄與法律安定性為達成法律適用一致性與安定性，並確保具有高度技術性之專利案件係由專業法律人審理，CP規則草案第30條明定，歐盟應在現行歐洲法院（Court of Justice）下增設共同體智財權法院（Community Intellectual Property Court） 為了在歐盟組織架構下新增共同體智財權法院，歐盟需配合修訂EC Treaty中關於歐洲法院之各該規定。值得注意的是：歐洲專利所提出的爭議解決、審理機制，亦包含設置專責法院EPJ（前揭註8）。日後共同體專利之共同體智財權法院及歐洲專利之EPJ在管轄權、程序上如何劃分、調和，乃另一重要問題。，專司共同體專利有效性認定（CP規則草案第30條至第32條）、專利侵害及損害賠償（CP規則草案第33條至第36條、第43條及第44條）、請求限制專利權範圍（CP規則草案第37條）、主張專利權消滅（CP規則草案第38條）等訴訟或反訴事宜 其他關於專利移轉或授權契約（the transfer of patent or contractual licences）、確定僱傭當事人間之專利權歸屬（CP規則草案草案第48條）等爭議，仍由歐盟會員國之內國法院管轄。由於此等爭議案件之管轄權專屬於共同體智財權法院，因此，若會員國法院接獲當事人提出之起訴書者，應裁定該案不屬其管轄而予以駁回（CP規則草案第51條）。此外，若歐盟會員國法院審理案件之前提要件需先由共同體智財權法院確定者，應由共同體智財權法院先就專利權相關之前提要件審理、確定後，內國法院始能進一步審理、判決。例如：當事人濫用共同體專利權之競爭法違反案件，關於共同體專利效力若存有疑義者，該案件即需先由共同體智財權法院審理。同於歐洲法院判決之拘束力，專利訴訟當事人獲得共同體智財權法院判決者，得逕請求歐盟會員國之民事裁判執行機關核發執行命令（an enforcement order）、並執行之。共同體專利爭議案件將採二級審理制度，共同體智財權法院之設置地點目前尚未決定，猶需歐盟會員國共同討論。四、小結歐洲地區之經濟、產業發展具有相當歷史，二次世界大戰後經由歐洲經濟共同體、歐洲聯盟等政治上的整合後，已成為美國以外最重要的國際經濟市場。對於跨國性企