实质审查及答复

国家知识产权局专利局机械审查部2021/6/221张阿玲第一部分审查意见通知书及其组成实质审查程序审查意见通知书的作用

对审查意见通知书的要求审查意见通知书的组成2021/6/222实质审查程序实审由审查员完成(确定文本→理解发明→检索/不检索→发通知)发出审查意见通知书（包括分案通知书）申请人/代理人答复（意见陈述和/或修改）没有发现驳回理由→授权（实质审查员）仍然存在通知书中所指出过的属于细则53条所列缺陷的→驳回（实质审查员）无正当理由逾期不答复→视为撤回（流程）2021/6/223审查意见通知书的作用体现听证原则审查程序中的一项基本原则是听证原则，审查员在作出驳回之前，应当给申请人提供至少一次陈述意见/修改申请文件的机会对申请文件中不符合专利法及其实施细则有关规定的问题、可能的解决方案、倾向性的结论，以书面形式转达给申请人或代理人，使其在有效期限内答复或修改申请文件。保存在案卷中提供给可能的后续程序使用供后续程序（例如复审、无效、侵权诉讼等）使用或供公众查阅节约程序2021/6/224审查意见通知书的组成审查意见通知书正文。专用表格审查意见通知书表格（包括普通表格和PCT专用表格）及检索报告对比文件的复印（或附带）2021/6/225审查意见通知书各组成部分的作用2021/6/226审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书。专用表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题。不必检索即可发出审查意见通知书可授予专利权，但存在不重要的缺陷可授予专利权，但存在较严重的缺陷不具备新颖性或创造性而不可能授予专利权存在单一性问题2021/6/227审查意见通知书的五种主要形式第一次审查意见通知书通知书专用表格部分通知书正文部分检索报告2021/6/2282021/6/229通知书专用表格通知书正文2021/6/2210通知书专用表格内容分析2021/6/2211通知书专用表格内容分析审查文本的确定—指南第二部分第八章第4.1节1/6/2220212通知书专用表格内容分析22021/6/2132021/6/22检索报告表格内容分析14检索报告表格内容分析2021/6/22152021/6/22162021/6/22172021/6/2218第二部分对审查意见通知书的答复2021/6/2219答复所用的相关表格正确理解审查员的意图意见陈述书的行文结构应注意的问题答复时常用的相关表格申请后提交文件清单意见陈述书补正书放弃专利权声明延长期限请求书著录项目变更单2021/6/2220答复审查意见通知书时的主要工作2021/6/2221阅读审查意见通知书对审查意见通知书及其引用证据的分析(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见专利申请文件的修改和撰写意见陈述书审查意见通知书答复期限的监视阅读审查意见通知书2021/6/2222明确通知书对该申请总体倾向性意见三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。从三个方面了解总体倾向性意见：专用表格、正文内容、正文结尾。阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。未评述某从属权利要求的可能暗示。将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理对审查意见通知书及其引用证据的分析2021/6/2223明确通知书中所指出的具体意见分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析初步考虑要否对专利申请文件进行修改(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见（略）对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达方式审查意见正确，无授权前景审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在审查意见有商讨余地应当指定委托人(申请人)返回意见的期限2021/6/2224修改专利申请文件和撰写意见陈述书2021/6/2225根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件指出修改方向委托代为修改给出具体修改意见对委托人指示的分析代理人意见与委托人意见基本一致申请文件修改仍未克服原缺陷申请文件修改过多而导致保护范围过窄必要时再与委托人交换一次修改意见与委托人意见不一致时应服从委托人的决定意见陈述书的行文结构意见陈述书表格

意见陈述书的行文2021/6/2226意见陈述书统一的表格2021/6/22272021/6/2228对权利要求的修改2021/6/2229对说明书的修改2021/6/2230意见陈述书的行文结构2021/6/2231起始格式句。简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。重点分析和论述与审查意见不同之处。结尾句。意见陈述书的行文结构－起始句2021/6/2232一、起始句1、本意见陈述书是针对专利局于…年…月…日的

第…次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：2、尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并陈述意见如下：3、尊敬的尊敬的审查员先生/女士：首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员意见陈述书的行文结构（续1）的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：（例如：“三性”、“充分公开”、“不支持”、

“缺少必要技术特征”等）（包括论述修改的

独立权利要求相对对比文件具有“三性”的理

由，并根据独立权利要求对说明书作适应性修

改。对申请文件未作修改的部分，应当说明原

因，可提出会晤等请求）。2021/6/2233意见陈述书的行文结构－结尾句二、结尾句1、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联系（代理人联系电话：

/5467

张阿玲），以便申请人能够及时答复。最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。2021/6/2234意见陈述书的行文结构－结尾句2、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，

恳请审查员先生/女士再给与一次修改文件或陈述意见的机会。代理人：XXX，联系电话：/5261

。2021/6/2235关于新颖性申请人/代理人应当相对于通知书中所引用的每篇对比文件，分别指出

新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技

术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要

求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。2021/6/2236意见陈述书的行文结构（正文）意见陈述书的行文结构（正文）要体现单独对比原则—供参考的语段本发明权利要求1与…的现有技术（或抵触申请）的对比文件X或…的现有技术（或抵触申请）的对比文件Y相比，不论是对比文件X还是对比文件Y，都没有公开权利要求1中特征部分的内容，即“……”（具体理由）。因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件X来说是新的，具有新颖性。同理，相对于对比文件Y也是新的，具有专

利法第22条规定的新颖性。2021/6/2237意见陈述书的行文结构（续）2021/6/2238针对几篇对比文件组合影响权利要求创造性的情况申请人/代理人应当将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技

术实际解决的技术问题。2021/6/2239意见陈述书的行文结构（续）进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。2021/6/2240意见陈述书的行文结构（续）体现三步法的创造性评述例子（供参考）—平焰烧嘴：权利要求相对于对比文件1、2具备专利法第22条第3款规定的创造性。对比文件1公开了平焰烧嘴，该权利要求与对比文件1的区别在于：“可燃气体喷嘴有

一根与高压气源相通的中心管（5）”。可以认为本发明所要解决的技术问题是在使用高热值气体燃料时通过增加引射的空气量来到达气体的充分燃烧。2021/6/2241对比文件2中可燃气体喷嘴8的中心虽然也有一根与高压气源相通的中心管，但其与本发明中中心管所起的作用不一样，该对比文件中设置中心管的目的是调节火焰长度，因而在增加中心管中高压气流量的同时，减少低压气体的流量，空气和气体燃料的重量比保持不变，不存在利用气体燃料喷嘴内部的中心管解决上述技术问题的启示。因而发明相对于这两篇对比文件是非显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。2021/6/2242关于有创造性的论述——要体现组合对比原则——供参考不论根据对比文件X还是对比文件Y，都不能得出“…”（权利要求1特征部分）,具体为：对比文件X 公开了…（相应于权利要求1的特征部分），其效果是…；而本发明，采用了上述…（权利要求1特征部分），其效果是…。（与对比文件X比的创造性）2021/6/2243关于有创造性的论述（续1）对比文件Y

的相应的…结构——实现了…；而本发明…（例如省去了），改善了…。（与对比文件Y比的创造性）因此，权利要求1限定的技术方案，与对

比文件X或对比文件Y相比，具有突出的

实质性特点和显著的进步，具有创造性。2021/6/2244关于有创造性的论述（续2）由于对比文件X和对比文件Y（从两者的结构、原理不同）——对比文件X为…、对比文件Y为…，两对比文件的组合无法获得上述权利要求1要求保护的技术方案，因此，该技术方案是非显而易见的，具有专利法第22条规定的创造性(法条)。（与对比文件X和Y结合比的创造性）2021/6/2245权利要求书未以说明书为依据(即说明书不支持权利要求)1.两种类型(1)相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：功能概括、上位概括、数值范围(2)技术方案在说明书中未记载或不一致2.

处理办法(1)功能概括

(2)上位概括

(3)数值范围(4)技术方案在说明书中未记载2021/6/2246意见陈述书的行文结构（续）需要注意的是，如果说明书仅仅公开了个别实施例，而要求了一个较宽的保护范围或上位概念，如数值范围问题等等，此时审查员有可能要求申请人根据具体实施例重新撰写权利要求，此时按照审查员的要求进行修改就可以了。虽然权利要求中的特征在说明书中发明内容部分已经出现，但没有实施例的支持（形式支持和实质支持－－应当陈述充分的理由，证明该特征为本领域的公知常识）与说明书所记载的内容不一致。2021/6/2247意见陈述书的行文结构（续）三、答复应注意的问题遵守答复期限，逾期答复和不答复后果是一样的。针对通知书全部内容，逐条进行答复。以发明或者实用新型专利申请的补正或者修改均不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请人修改不得超出原图片或者照片表示的范围。否则，申请可能会被驳回。答复应当按照规定的格式提交文件。答复要有签署（申请人/代理人签章）2021/6/2248三、应注意的问题(续1)没有认真分析审查意见和对比文件，将可能获得较大保护范围的申请缩小至一较小的保护范围。提交的意见陈述书缺少支持其观点意见的必要证据材料。修改超范围。权利要求书修改后，未注意对说明书进行适应性修改。最好提交一份修改参考页。2021/6/2249没有正确理解审查员的意图对审查员的观点不去争辩，也没有争取主动地对权利要求书进行适当修改，导致一项可获得专利权的申请夭折不能正确地分析、判断申请的前景申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审查员的答复文件不具备法律效力2021/6/2250三、应注意的问题(续2)四、对应注意的问题所采取的措施—正确分析、判断申请的前景，按照审查员的意见对权利要求书等主动进行修改—尽可能地避免答复之后申请被驳回或授权之后被无效2021/6/2251申请可能导致驳回的理由实施细则53条依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能获得专利权的；（二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一

款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款、本细则第二条第一款的；（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。2021/6/2252无效的理由细则65条：依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予的专利权发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五的条规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。2021/6/2253第三部分对申请文件修改的基本要求2021/6/2254修改的时机修改的要求不允许的修改1.

修改的时机提出实质审查请求时主动修改收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内主动修改的时间不符合R51.1时，一般不予接受收到审查意见通知书后修改2021/6/22552.

修改的方式答复审查意见通知书时，如果修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款）的规定，这种修改文件一般不予接受。修改必须符合专利法第三十三条规定2021/6/2256答复审查意见通知书时修改专利申请文件的原则2021/6/2257消除审查意见通知书中所指出的确实存在的缺陷。力争专利申请取得最宽的保护。满足法、细则、指南对专利申请文件修改所规定的要求，即符合法三十三条和细则五十一条三款的规定。法、细则、指南对专利申请文件修改的要求专利法33条申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原始说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出图片或者照片表示的范围细则43(1)：分案申请不得超出原申请记载的范围指南第二部分第八章5.2.1（修改的具体要求）2021/6/2258法、细则、指南对专利申请文件修改的要求2021/6/2259总体要求：四种不符合细则51条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

(iv)增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。修改的要求（续）对权利要求书修改的要求-指南第二部分第八章5.2.2.1-对说明书修改的要求5.2.2.2不允许的修改-指南第二部分第八章5.2.3不允许的增加-指南第二部分第八章5.2.3.1不允许的改变-指南第二部分第八章5.2.3.2不允许的删除-指南第二部分第八章5.2.3.32021/6/2260在答复审查意见通知书时，并且当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改—指南第二部分第八章

5.2.1节修改要符合细则51.3

（1）主动删除了独立权利要求中的技术特征，扩大了权利要求的保护范围

（例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征），这种修改不能被允许，因为这种修改导致权利要求请求保护的范围扩大（即使符合法33条）2021/6/2261不予以接受

（2）主动改变权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围（例如，申请人主动将原权利要求中的技

术特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”，尽管原说明书中记载了“弹性部件”这一

技术特征，但由于这种修改扩大了请求保

护的范围，因而不能被允许）2021/6/2262不予以接受在答复审查意见通知书时，并且当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改—指南第二部分第八章5.2.1节

（3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的内容作为修改后的权利要求主题

例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座，则这种修改是不允许的，因为修改后的主题与原来要求保护的主题无关，它们之间缺乏单一性2021/6/2263不予以接受在答复审查意见通知书时，并且当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改—指南第二部分第八章5.2.1节

（4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现。2021/6/2264不予以接受在答复审查意见通知书时，并且当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改—指南第二部分第八章5.2.1节

（5）主动增加新的从权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现。2021/6/2265不允许的增加

不能从原说明书、附图或权利要求中直接明确认定的技术特征

不能从原说明书、附图或权利要求中直接地、毫无疑义地确定的信息

通过测量附图获得的尺寸参数

原申请文件中未提及的附加组份，导致出现原申请中没有的特殊效果

不能从原申请文件中导出的有益效果

证明效果的实验数据

原说明书中未提及的附图2021/6/2266修改不符合法33条规定的几种情形不允许的改变

在超出原说明书和权利要求记载范围的情况下改变技术特征改成明确具体的内容而俨如原申请文件中没有的新的内容

将原申请中分离的技术特征变成新的组合

改变一些技术特征，使改变后的技术内容不同于原申请记载的内容2021/6/2267修改不符合法33条规定的几种情形不允许的删除

从独立权利要求中删除原申请文件中认定的实现发明的必要技术特征

从说明书中删除某些内容，导致修改后的说明书超出原说明书和权利要求书记载的范围

如果在原申请文件记载的数据范围中没有记载中间值，一般不允许采用具体

“放弃”的方式修改数据范围2021/6/2268修改不符合法33条规定的几种情形不允许的删除

如果在原申请文件记载的数据范围中没有记载中间值，一般不允许采用具体“放弃”的方式修改数据范围

新指南规定：如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性或创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采取具体放弃的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要保护的技术方案的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，的一个确定的保护范围，除非申请人能证明该放弃的数值不能实施发明或排除放弃后的数值后所取的数值相对现有技术具有新颖性和创造性。2021/6/2269允许的修改——权利要求书在独立权利要求中增加技术特征对独立权利要求作进一步的限定，以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书和/或权利要求书中，这样的修改应当允许。2021/6/2270允许的修改——权利要求书（续1）变更独立权利要求中的技术特征以克服原独立权利要求未清楚地表述请求保护的范围、未以说明书为依据或者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书和/或权利要求书中，这种修改应当允许。2021/6/2271允许的修改——权利要求书（续2）变更独立权利要求中的技术特征对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实公开的前提下，才是允许的。例如，权利要求的技术方案中，某温度为20℃—90℃，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃—100℃，该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃—90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃，则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃—80℃或者60℃—90℃。2021/6/2272允许的修改——权利要求书（续3）变更独立权利要求的类型或主题名称变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书中，就可允许这种修改（但是，与原权利要求之间应满足单一性的要求）2021/6/2273允许的修改——权利要求书（续4）删除一项或多项权利要求删除一项