知识产权诉讼应对与策略

各位朋友、各位同行：

上午好第一页，共六十七页。

知识产权诉讼应对及其策略

同济大学知识产权学院大成律师事务所上海分所陶鑫良2010年9月16日中国知识产权研究会第二页，共六十七页。

“科学技术是一种强有力的工具，怎样利用它，究竟是给人类带来幸福，还是带来灾难，全取决于人类自己。”

————爱因斯坦“科学技术是不会有罪过的，有罪过的只是那些滥用科学技术成就的人们。”

————约翰居里第三页，共六十七页。

★套用爱因斯坦的上述句式：

“知识产权是一种强有力的工具，怎样利用它，究竟是给中国带来幸福，还是带来灾难，全取决于中国自己。”

★套用约翰居里的上述句式：

“知识产权是不会有罪过的，有罪过的只是那些滥用或者误用知识产权的人们。”

第四页，共六十七页。

过去，技术先进性的世界自由竞赛今天，世界知识产权垄断性的强权竞争第五页，共六十七页。

当今世界，国家核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力，表现为对知识产权的拥有、运用能力。”———胡锦涛世界未来的竞争就是知识产权的竞争,

———温家宝第六页，共六十七页。

中国及其企业的发展躲不开知识产权！

中国及其企业的发展

离不开知识产权！第七页，共六十七页。

国家知识产权战略方针：激励创造、有效运用、

（源头）（目的）

依法保护、科学管理。（手段）（基础）

第八页，共六十七页。

激励创造

（源头）

依法保护

有效运用（手段）（目的）

科学管理（基础）

第九页，共六十七页。

一、国内外知识产权形势与知识产权诉讼二、若干商业秘密诉讼案例及其诉讼策略三、若干著作权益诉讼案例及其诉讼策略四、若干商标权益诉讼案例及其诉讼策略五、若干专利权益诉讼案例及其诉讼策略

第十页，共六十七页。

近年来跨国公司等一直在中国就关键技术与著名品牌成批量、多层次地申请专利和注册商标，埋雷拉网，筑垒布阵。为打压其竞争对手和争夺其市场份额，跨国公司等现在就很容易凭其手中的强势知识产权在中国发起知识产权侵权指控乃至于侵权诉讼。涉外知识产权纠纷已经进入爆发期与高发期，并可能持续若干年头。国内市场经济的推进和知识产权的凸显，也引发了更多的正当与不正当的知识产权纠纷与诉讼。

涉外知识产权诉讼与纠纷，已经大军压境，兵临城下；本土知识产权纠纷与诉讼，已经风起四野，遍地开花。

第十一页，共六十七页。

我国2002年—2007年知识产权诉讼情况统计年度（年）民事诉讼数量（件）刑事诉讼数量（件）行政诉讼数量（件）受理（一、二、再审）审结受理（一审）受理20027800716240920039271686020041374412695356720051658316453335057520061421914056227714362007178771739526841001200824406173953326107420093062636509366020721997－2009－－－166408145096387第十二页，共六十七页。

当前我国的知识产权形势：内多侵权，外遇强权，既涉滥用，又遇垄断。我国当前知识产权应对：勇反侵权，公序良俗；奋抗强权，保企卫国；既反垄断，竞争公平；又反滥用，市场公正。

第十三页，共六十七页。

知识产权制度建设的双重任务：——反侵权、反盗版、反仿冒；——反垄断、反滥用、反暴利。

第十四页，共六十七页。

一、国内外知识产权形势与知识产权诉讼

1、当代国内外知识产权保护形势特征2、知识产权是市场竞争的工具和刀具3、知识产权诉讼案的“海上冰山”现象第十五页，共六十七页。

1、当代国内外知识产权保护形势特征

历史风景线：

科技进步超速化；经贸活动全球化；知识信息产权化；游戏规则国际化。

第十六页，共六十七页。

时代高压线：

知识产权保护范围扩大化；知识产权保护标准国际化；知识产权保护水平高度化；知识产权保护功能工具化。

第十七页，共六十七页。发展生命线：

核心技术是根；著名品牌是神；无形资产是本；知识产权是魂。

第十八页，共六十七页。鉴于各自的利益所在和利益驱动，知识产权在当代世界上已经成为国家与国家、企业与企业之间最重要的竞争手段和博弈工具。占有科学技术高地与拥有知识产权优势的发达国家及其企业包括跨国公司，往往要求更高程度保护知识产权以巩固与发展其既得利益；相对位于科学技术低谷与处于知识产权弱势的发展中国家及其企业，常常要求较低程度的知识产权保护水平以利其发展；经贸活动全球化形势又呼应建立强有力的知识产权国际规则。综合国力是国际知识产权谈判桌上最具影响力的因素，由此产生了当前更多地满足了发达国家及其企业要求的国际保护规则。

第十九页，共六十七页。当代世界各国的知识产权制度与政策具有越来越浓厚的工具主义和功利取向。无论是发达国家还是发展中国家，每个国家的知识产权制度建设及其法律制定、政策设计，首先立足于本国的国家利益，多是在顺应国际规则之刚性架构之下，利用其相对有限空间来最大限度地积极维护本国及本国企业的利益。既要遵循知识产权国际规则，顺应世界潮流，更要适应目前本国科技、经济、文化与社会基本形势，最优化地维护和强化本国及本国企业的利益。第二十页，共六十七页。近虑远忧，外压内因，当前中国所面临的知识产权形势十分复杂与严峻。建设与完善知识产权制度不仅是中国履行入世承诺和优化投资环境的基本方针和重大举措，更是中国激励自主创新和推进市场经济的深层需求和长效机制。从国家利益和本国企业利益出发，目前中国知识产权制度建设的重点之一就是提升国家和企业的知识产权运作和经营水平。第二十一页，共六十七页。

企业应当积极主动经营知识产权，第一应当不断增强知识产权的意识、认识和知识；第二应当积极健全知识产权经营管理之机制、体制与规制；第三应当不断提升知识产权创造的质量与数量；第四应当善于借助与运作知识产权的行业资源和社会资源。第五应当为政府运作知识产权提供谈判资源与案例素材。国家及各级政府应当在制度建设和公共政策设计与改进方面，在立法与执法方面优先为本国及本国企业利益运作知识产权，尤其是建立良好的知识产权优化决策机制和快速反应机制。

第二十二页，共六十七页。

激励创造

（源头）

依法保护

有效运用（手段）（目的）

科学管理（基础）

第二十三页，共六十七页。知识产权运用：包括政府运作和企业经营；各国在制度和执法安排层面上为本国及企业运作知识产权；企业在市场及贸易运行层面上为本企业经营知识产权。

第二十四页，共六十七页。把知识产权从神坛上请下来：打破知识产权的神秘化，打破知识产权的神奇化，打破知识产权的神圣化。第二十五页，共六十七页。

知识产权运用原则：

全面尊重他人的知识产权，合法规避相关的知识产权，努力创造自主的知识产权，有机整合所有的知识产权。

第二十六页，共六十七页。

知识产权运用的最优化

=优选引进必要的知识产权成就+合法化解遭遇的知识产权纠纷+全面利用没有知识产权的信息+奋力创新自主的知识产权成果

=“合理对价站上巨人的肩膀”

+“努力打出最好的擦边球＋讲究合理冲撞”+“集聚更多的无偿知识资源”+“引燃自己最大的爆发力”

第二十七页，共六十七页。

我国的知识产权立法已经基本完备，但从与时俱进和拾遗补缺两方面，仍然需要不断完善；我国的知识产权执法已经持续强化，但从严厉打击侵权和合理遏制滥用两方面，仍然需要继续加强；我国的知识产权普法已经广泛开展，但是从提高国民素质和建设社会氛围两方面，仍然需要深入推进。第二十八页，共六十七页。

当前我国知识产权制度建设薄弱环节：一、企事业单位及其行业整合的知识产权综合素质和经营管理能力亟待全面提升。二、各级政府知识产权优化决策体制和快速反应机制尚待进一步加强。三、尊重知识产权权益和反对知识产权滥用并举的知识产权文化需大力培育营造。第二十九页，共六十七页。

2、知识产权是市场竞争的工具和刀具—知识产权是工具和刀具，—知识产权不是道具和玩具，—知识产权也不是神具和佛具。

第三十页，共六十七页。

———“知识产权是工具”：知识产权在当代世界上已经或者正在成为国家与国家、企业与企业之间最重要的竞争手段和博弈武器。各国或者各个企业的“核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力，表现为对知识产权的拥有、运用能力。”而且知识产权问题日益国家化、政治化、外交化、国际化。知识产权在当代已不仅仅是一种普适性的制度规范，更是世界各国及各国企业最重要乃至最主要的经营资源和发展工具第三十一页，共六十七页。———“知识产权是刀具”：市场竞争披上了知识产权的“时装”，已经进一步延伸至谈判桌与法庭，关键企业之间越来越爱拿知识产权“说事”和举起知识产权的“大刀”兴讼，而且醉翁之意不在酒，图的是商业利益和市场份额。面对一场海外或国内的知识产权纠纷及诉讼，打还是和？进还是退？这样打还是那样打？要从经营的角度去整体思考与最优化决策。知识产权纠纷和诉讼的本质，也是一种知识产权特定经营风险的发现、预测、评估、决策、实施及其调整过程。第三十二页，共六十七页。———“知识产权不是道具和玩具”：是指知识产权不能仅仅作为“指标工程”和“政绩工程”的泡沫化道具，不要只成为“银样蜡枪头”和“稻草人”似的玩具。我们的企业乃至于我们国家，应当迅速进一步从知识产权数量战略向知识产权质量战略转型，精心培育和铸造我国举足轻重的核心专利和其他关键知识产权，建立和提升企业、园区与国家的核心竞争力。第三十三页，共六十七页。

———“知识产权也不是神具和佛具”：对知识产权不要奉若神明，顶礼膜拜，而应运用自如，应当进一步将知识产权从神坛上请下来，进一步打破知识产权的神秘性、神圣性和神奇性。除了对于那些明显违反基本商业道德，故意违背诚实信用“帝王原则”的恶意知识产权侵权行为，应给予严厉的法律制裁和强烈的道德谴责外，对于那些在正常运作知识产权中可能发生的知识产权侵权行为，除了依法追究其法律责任和经济责任外，恐怕不宜给予过多的道德审判。应当允许正常的“擦边球”行为和正当的“合理冲撞”行为，而打出最好的“擦边球”和最佳运用“合理冲撞”，恰恰就是企业的知识产权经营行为的最优化表现。第三十四页，共六十七页。

3、知识产权诉讼的“海上冰山”现象

企业之间挑起知识产权纠纷甚至于启动知识产权诉讼，往往是醉翁之意不在酒，在知识产权纠纷或诉讼的后面隐藏着商业利益乃至于国家利益。知识产权纠纷以及诉讼一般只是显露在海平面上的冰山一角，与其联体的是隐藏在海平面之下的巨大冰山基础，即商业利益和市场份额。

第三十五页，共六十七页。

知识产权是浮在市场经济洋面上的冰山一角，与其连接的是海平面之下巨大的市场份额和商业利益的冰山基础。

在知识产权领域法庭往往是市场竞争的延伸，诉讼常常是商业博弈的别名。第三十六页，共六十七页。

多位专家指出：当我国企业同时具备下列因素时，就极有可能被相关跨国公司或者国外企业在中国本土、或者在其母国、或者在其他相关国家推上知识产权侵权被告席：1、我国企业或其产品属于主流产业、高新技术、朝阳产业。2、我国企业的市场份额及其成长已经或者潜在威胁到相关跨国公司或者国外企业。3、我国企业没有起码的可以据以对抗或者达成交叉许可的专利与其他知识产权储备。

第三十七页，共六十七页。

企业知识产权诉讼总体战略原则：

——商业利益是最大的利益，诉讼目标是最大的设计机会损失是最大的损失，资源浪费是最大的浪费，沉没成本忽略不计。

第三十八页，共六十七页。

企业知识产权诉讼应对策略：

寻找最合适的代理团队确定最合理的诉讼目标制定最优化的应对方案排除最可能的竞争对手采取最得当的诉讼技巧推进全方位的诉讼策略

第三十九页，共六十七页。

二、若干商业秘密诉讼案例及其诉讼策略第四十页，共六十七页。

1、杰事杰Vs日之升群案所引出的问题———侵犯商业秘密案件中原告起诉的时机选择？———侵犯商业秘密案件中原告的权利证据提存？

———侵犯商业秘密诉讼案件中证据保全的作用？

———侵犯商业秘密行为与合理竞业禁止的关系？———侵犯商业秘密案与相关权属案的程序衔接？

第四十一页，共六十七页。

2、MSA公司Vs环宇厂一案引出的问题

———商业秘密案件审理中的“二次披露”风险？

———

本领域技术人员“容易取得”与技术秘密？

———原告举证责任中的“权利、相似、接触”？

第四十二页，共六十七页。

3、博达公司Vs深谊公司案引出的问题———侵犯商业秘密后续技术秘密的权利处分？

———

著作权侵权与侵犯商业秘密的案由选择？

———商业秘密案件审理中的证据变造之防范？———侵犯技术秘密行为及其证据的技术鉴定？

第四十三页，共六十七页。

4、门普来Vs邦捷系列案件引出的问题（1）门普来公司Vs邦捷公司商业秘密民事侵权案（2）门普来公司Vs邦捷公司商业秘密刑事犯罪案（3）门普来公司Vs邦捷公司专利申请权属纠纷案

第四十四页，共六十七页。

———商业秘密刑案证据能否转为民事诉讼证据？

———侵犯商业秘密损失计算及其立案量刑适用？

———擅将他人商业秘密申请专利权的民事责任？

———商业秘密刑案、民事赔偿案与专利案关系？

———企业接纳跳槽而取得商业秘密的法律责任？

第四十五页，共六十七页。

三、若干著作权益诉讼案例及其诉讼策略

第四十六页，共六十七页。

1、微软诉上海三菱电梯软件最终用户侵权案

——如何选拔最需要的代理律师？——如何制定最优化的应诉方案？——如何制造最适合的和解气候？——如何确定最合宜的媒体政策？

第四十七页，共六十七页。

2、“FOXTOWN”著作权与不正当竞争诉讼案

（1）如何开拓国外证据信息资源？（2）如何开发著作权登记举证资源？（3）如何积极运用公证取证资源？（4）如何统筹纠纷解决多元路径？

第四十八页，共六十七页。

3、迪比特诉摩托罗拉PCB著作权侵权案（1）如何制造素材进行“诉讼对冲”？（2）如何开发广告资源“借船出海”？（3）如何根据需要而推延诉讼周期？

第四十九页，共六十七页。

四、若干商业标识诉讼案例及其诉讼策略

第五十页，共六十七页。

1、“蒙牛乳业”与“蒙牛酒业”诉讼案

（1）如何寻找最需要的律师组合？（2）如何制定最优化的实施方案？（3）如何排除最可能的竞争对手？（4）如何借助专家资源指导支持？（5）如何委托中介资源调查取证？

第五十一页，共六十七页。

2、“娃哈哈”与“达能”商标确权仲裁案

（1）如何制定最优化的总体方案？（2）如何选择最有利的突破环节？（3）如何开掘最适合的法律资源？

第五十二页，共六十七页。

娃哈哈与达能系列商标合同纠纷案：

娃哈哈掌门人宗庆后达能“中国候”范易谋

第五十三页，共六十七页。

五份娃哈哈系列商标合同

1、娃哈哈中外合资企业合同

2、娃哈哈商标权转让合同3、娃哈哈商标许可使用合同（全本）4、娃哈哈商标许可使用合同（简本）

5、娃哈哈商标许可使用补充合同

第五十四页，共六十七页。

——娃哈哈商标权转让合同法律状态？

（1）仍然有效并应当继续履行（2）已经因解除而终止（3）成立但尚未生效的效力待定（4）已经为许可使用合同所替代

第五十五页，共六十七页。

2、碧纯延中诉延中碧纯商标商号权利冲突案（1）法定代表人和公章谁代表单位？（2）应对策略基本分析和合理腾挪？（3）寻找最优化的和解时机和条件？第五十六页，共六十七页。

3、中外“FOXTOWN”品牌不正当竞争案（1）如何制定最优化的总体方案？（2）如何选择最有利的突破环节？（3）如何开掘最适合的法律资源？

第五十七页，共六十七页。

五、若干专利权益诉讼案例及其诉讼策略

第五十八页，共六十七页。

1、胜狮与中集的集装箱漏水器专利之争取

（1）聚合专利资源进行诉讼对冲？（2）提起无效宣告延长诉讼周期？（3）利用循环诉讼制造和解时机？

第五十九页，共六十七页。瓦工堡、中集VS胜狮“漏水器发明专利”系列案件主流程

瓦工堡VS胜狮：“漏水器发明专利”（2003沪二中民五知初字第169号）中集VS胜狮：“漏水器发明专利”（2004沪二中民五知初字第254号）2004年2月胜狮VS中集：“壁板发明专利”(2004沪二中民五知初字第23号)2006年1月19日，裁定中止审理(2004沪二中民五知初字第254号)胜狮申请专利无效宣告（具体情况见下图★）2006年9月18日，裁定合并审理(2004沪二中民五知初字第254号)2008年2月14日民事调解书(2003沪二中民五知初字第169号)瓦工堡、中集与胜狮达成三方调解协议2005年1月19日，裁定中止审理(2004沪二中民五知初字第23号)2006年6月26日，裁定胜狮撤诉(2004沪二中民五知初字第23号)中集申请专利无效宣告“集装箱的壁板连接结构”（ZL96104636.8）专利宣告无效第六十页，共六十七页。。

瓦工堡VS胜狮2004年7月28日，专复委宣告专利权部分无效无效宣告决定书(第6301号)2008年2月14日民事调解书(2003沪二中民五知初字第169号)2005年6月20日，行政一审维持行政判决书(2004一中行初字第956号)2005年12月20日，行政二审改判行政判决书(2005高行终字第386号)2006年3月23日，专复委重新宣告部分专利权无效(第8187号)2006年12月17日，行政一审维持行政判决书(2006一中行政初字第967号)2007年10月15日，行政二审维判行政判决书(2007高行终字第352号)2007年1月4日最高人民检察院提出抗诉2007年初最高人民法院支持瓦工堡抗诉2007年4月20日北京市高级人民法院裁定再审瓦工堡提出撤诉申请北京市高级人民法院裁定终结再审程序瓦工堡、中集与胜狮达成三方达成调解协议调解协协议议议议瓦工堡、中集VS胜狮“漏水器发明专利”无效宣告副流程

2006年底北京市人民检察院提请抗诉第六十一页，共六十七页。

2、奶片外观设计专