马工程课件-《知识产权法》第十二章

知识产权法学第十二章专利权的利用目录专利的实施许可第一节专利权的转让第二节

本章教学目的：通过本章的学习，使学生对专利权的实施许可以及转让有比较全面、系统的理解和掌握。本章教学要求：鉴于专利权质押、信托、作为遗产以及破产财产和前文著作权法的相关制度完全相同，本章不再介绍，而主要介绍最重要且具有专利法的特殊性的合同方式——专利权利用中的实施许可和转让。本章导语本章教学的重点、难点：专利实施许可方式、专利实施许可合同的主要内容、专利实施许可的法律后果、专利权转让的条件及效力。本章导语专利的实施许可

专利实施许可是指专利权人在约定的地域、期限和方式的范围内许可他人实施其专利技术并收取或者不收取使用费的专利权实现方式。专利实施许可和专利权的转让不同，专利实施许可仅授予专利技术的使用权，许可方仍拥有专利的所有权，被许可方只获得了专利技术实施的权利，并未拥有专利的所有权。在授予使用权的意义上，专利实施许可类似于民法上的租赁。但因权利对象的不同，专利实施许可又不同于租赁，专利实施许可可以分期限、地域和方式进行。在今天，专利实施许可已经成为专利权人实现其利益的最重要的手段之一，比如，著名的通信技术企业美国高通公司就是一家典型的靠收取专利许可费来盈利的公司，其收取的专利许可费甚至被人们称为“高通税”。第一节专利的实施许可根据不同的标准，专利实施许可方式可以进行不同的分类：（一）独占实施许可、排他实施许可与普通实施许可（二）基本许可与分许可（三）单方许可与交叉许可一、专利实施的许可方式第一节专利的实施许可独占实施许可。

独占实施许可是指专利权人在约定的地域、期限和方式的范围内，许可他人实施自己的专利技术，此后许可人不仅不得再向第三方许可实施该专利技术，自己也不得再实施该专利技术。采用这种许可方式的专利权人往往是不具备实施能力的纯科研单位、小企业或者个人，由于其本身不具备实施专利技术的条件，实施许可是实现专利利益的基本手段。同时由于专利权人本身没有实施专利技术的条件，并不需要实施专利技术，因此往往能够将专利独占实施许可给他人以获取最大收益。（一）独占实施许可、排他实施许可与普通实施许可第一节专利的实施许可2.排他实施许可。

排他实施许可是指专利权人在约定的地域、期限及方式的范围内，许可他人实施自己的专利技术，自己也可在此范围内实施该专利技术，但不得再许可第三方实施该专利技术。采用这种许可方式的专利权人往往是自己具备一定的实施专利技术的能力，但因其规模相对比较小，并不能充分实施其专利技术，因此他除了自己实施自己的专利技术之外，还充分利用许可的方式许可他人实施其专利技术，以充分获取收益。第一节（一）独占实施许可、排他实施许可与普通实施许可专利的实施许可3.普通实施许可。

普通实施许可是指专利权人在约定地域、期限及方式的范围内许可他人实施自己的专利技术，且自己仍可在此范围内实施该专利技术，同时也有权继续在此范围内许可第三方实施该专利技术。当专利技术的市场规模比较大时，专利权人可以采用这种实施许可方式以更充分地获取收益。第一节（一）独占实施许可、排他实施许可与普通实施许可专利的实施许可

根据被许可的权利的来源，专利实施许可可以分为基本许可和分许可。前述分类中的独占、排他、普通专利实施许可就是基本许可。基本许可中的被许可方许可他人在一定的范围内实施被许可的专利技术的专利实施许可就是分许可。分许可的前提条件是被许可方有权进一步许可第三方实施该被许可专利技术。（二）基本许可与分许可第一节专利的实施许可

《专利法》第12条后半段规定，“被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”，这意味着分许可的许可人通常是没有分许可权的，因此，专利实施许可中的被许可人要获得分许可的权利，必须经许可人的明确授权。鉴于分许可相对于基本许可的从属地位，分许可显然只能在基本许可的基础上进行，在许可实施专利技术的地域、期限、方式等范围方面显然是不能超过基本许可的。第一节（二）基本许可与分许可专利的实施许可

根据许可方与被许可方双方的权利义务状况，专利实施许可可以分为单方许可与交叉许可：

单方许可是指专利实施许可双方中仅仅许可方向被许可方许可专利技术实施的许可方式。

交叉许可是指专利实施许可双方当事人约定将各自拥有的专利技术相互许可对方实施，实现交叉或者交互许可的许可方式。

单方许可通常都是有偿的，而交叉许可通常至少有一方是不需要支付许可费的。（三）单方许可与交叉许可第一节专利的实施许可

《专利法》第12条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同。从该规定来看，《专利法》对专利许可合同的形式并无特别要求，专利实施许可合同为不要式合同，口头、书面、电子等形式均可以采用。根据国家知识产权局2011年发布的《专利实施许可合同备案办法》第9条的规定，当事人备案时提交的专利实施许可合同应当包括的内容有：当事人的姓名或者名称、地址；专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日；实施许可的种类和期限。二、专利实施许可合同的主要内容第一节专利的实施许可

事实上，专利实施许可合同的内容要多得多。专利实施许可合同属于技术合同的一种，根据《合同法》第324条的规定，技术合同的内容一般包括：项目名称；标的的内容、范围和要求；履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；技术情报和资料的保密；风险责任的承担；技术成果的归属和收益的分成办法；验收标准和方法；价款、报酬或者使用费及其支付方式；违约金或者损失赔偿的计算方法；解决争议的方法；名词和术语的解释。第一节二、专利实施许可合同的主要内容专利的实施许可

专利实施许可的标的是专利实施许可合同的必备条款，没有标的，专利实施许可合同不仅无法生效，而且无法成立。根据专利法的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。专利实施合同就是经专利权人许可而授予被许可人实施专利的权利的合同，专利实施许可并不转移专利的所有权，所转移的只是专利的使用权。（一）专利实施许可的标的第一节专利的实施许可专利实施许可的标的通常包括以下内容：1.实施许可的专利2.专利实施许可的权利范围3.分许可的权利第一节（一）专利实施许可的标的专利的实施许可实施许可的专利。

要实施许可专利，许可人必须要取得专利，没有取得专利或者专利无效均不能实施许可专利。《合同法》第324条第3款规定，技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。需要注意的是，今天的专利实施许可通常不是一件或者多件专利的实施许可，而往往是专利组合的实施许可。在这种情况下实施许可的专利可能遇到一些特殊问题：一是打包许可。打包许可时，被许可的专利中的任一专利的期限均不能短于实施许可合同。二是预期专利。比如正在申请中的专利，通常这种专利实施许可是允许的。三是搭售。如果许可人不具有市场支配力，搭售通常是合法的，如果许可人具有市场支配力，搭售通常是不合法的。第一节（一）专利实施许可的标的专利的实施许可2.专利实施许可的权利范围。

根据《专利法》第11条的规定，发明和实用新型专利权的权利范围包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，方法专利权的权利范围包括使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，外观设计专利权的权利范围包括制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品，专利权人可以将这些权利全部许可给他人，也可以将其中的某个或某些环节许可给他人，但不管许可的权利范围如何，均应该在合同中明确约定，合同中没有明确约定的权利，原则上视为未许可。第一节（一）专利实施许可的标的专利的实施许可3.分许可的权利。

根据我国《专利法》第12条的规定，被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。这意味着在当事人没有明确约定时，被许可人没有分许可的权利，这就和房屋租赁合同的承租人原则上没有转租的权利一样。但《专利法》第12条的规定不能解读为绝对禁止授予分许可的权利。尤其是在独占实施许可合同中，由于被许可人事实上独占专利实施的全部利益，如果不允许在实施许可合同中约定分许可的权利，既对被许可人不公平，而且也不利于专利的充分实施，因此应该允许当事人在合同中约定分许可的权利。被许可人需要获得分许可的权利的，双方当事人应该在合同中明确约定。当然，当事人在合同中没有约定的，根据我国专利法的规定，被许可人不享有分许可的权利。第一节（一）专利实施许可的标的专利的实施许可

如前所述，专利实施许可可以分为独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可三种，专利实施合同中必须明确约定是何种实施许可。专利实施许可的方式是专利实施许可合同中最重要的内容之一，专利实施许可的方式对后文所谈的合同的许多内容都有着重要的影响，比如，独占许可的使用费显然会高于排他实施许可，二者又均会高于普通实施许可；再如，不同许可方式中被许可人起诉侵害专利权的第三人的权利不同，因此有的专利实施许可方式需要当事人在合同中明确约定被许可人的起诉权。（二）专利实施许可的方式第一节专利的实施许可

参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第1条的规定，专利实施许可合同的被许可人作为利害关系人可以起诉侵犯专利权行为的行为人，其中独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。该司法解释没有明确规定普通实施许可合同中被许可人起诉的权利，原则上应该认为普通实施许可合同中的被许可人没有起诉的权利。因此，如果采用排他实施许可方式的，当事人就应当在合同中明确约定被许可人单独起诉的权利。第一节（二）专利实施许可的方式专利的实施许可

专利权具有时间性，专利实施许可合同也必须有实施许可的有效期间，专利实施许可合同的有效期间可以是整个专利权的有效期间，也可以是专利权有效期间的一部分，专利实施许可合同必须明确约定专利实施许可的有效期间。当然，专利实施许可的有效期间不得超过专利权的期间，否则超过的部分无效。（三）实施许可的期限和地域范围第一节专利的实施许可

专利权具有地域性，专利实施许可的地域范围可以是一个国家或地区，也可以是多个国家或地区，还可以是一个国家或地区内部的部分区域。值得注意的是，专利实施许可合同对地域范围的限制只能约束被许可人，而不能约束消费者或者经销商，因为消费者和经销商受到权利用尽原则的保护。当然，专利实施许可的地域范围也并非毫无意义，尤其是方法专利，地域限制可以最大化专利权人的利益。第一节（三）实施许可的期限和地域范围专利的实施许可专利实施许可合同的使用费大体有三种方式：（1）一次总算方式，即在专利实施许可合同中确定一个总的许可使用费数额，不管被许可人专利实施情况如何，均不再另行计算使用费。（2）提成费方式，即许可人根据一定的比例从被许可人实施专利后的收益中提取使用费。这里的提成比例可以是固定的，也可以是变动的，变动比例可以是逐年递增的，也可以是逐年递减的。（3）入门费加提成费方式，即先确定一个先期给付的固定数额，然后在合同期内根据被许可人实施专利后的收益收取提成。（四）使用费及支付方式第一节专利的实施许可

至于具体方式可以由当事人根据专利技术的状况、被许可人使用专利所能获得的经济收益、专利许可的类型、实施的行为种类和期限、被许可人支付使用费的方式和时间、双方的风险承受能力等因素确定。至于支付方式则可以是一次支付，也可以分期支付，可以是现金支付，也可以是转账支付，由当事人结合上述使用费计算方式和双方经济状况等因素来共同约定。第一节（四）使用费及支付方式专利的实施许可

根据专利法的精神，专利实施许可合同不得禁止任何一方改进实施许可的专利技术，但实施许可的专利技术的改进显然会影响实施许可的专利技术的价值。因此，专利实施许可合同必须约定后继改进的提供与分享，以合理平衡双方当事人的利益。通常，在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方，原有基础上的较小改进可以互相免费提供使用，重大改进的使用和申请专利的权利由双方当事人约定，未约定的，通常申请专利的权利归改进方，对方有优先、优价被许可或免费使用该技术的权利。（五）后续改进的提供和分享第一节专利的实施许可

专利权无效导致专利实施许可合同终止，双方应该在合同中明确约定许可使用费的返还以及因此造成的损失的处理。在合同履行期内，如果被许可实施的专利技术侵犯他人专利权的，原则上应该由许可方负责。合同还应约定第三方侵犯专利权时的处理方法，尤其是排他专利实施许可合同应该明确约定被许可方提起诉讼的权利。（六）专利权无效和侵权的处理办法第一节专利的实施许可

作为一种合同，专利实施许可合同和其他合同的订立过程是相同的，均需要经过要约与承诺两阶段方能成立。根据《专利法实施条例》第14条第2款的规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。（六）专利权无效和侵权的处理办法第一节专利的实施许可

但需要注意的是，不经备案并不影响合同效力，备案仅仅具有证据效力。根据《专利实施许可合同备案办法》的规定，经备案的专利实施许可合同的种类、期限、许可使用费计算方法或者数额等，可以作为管理专利工作的部门对侵权赔偿数额进行调解的参照。根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料可以作为利害关系人申请诉前停止侵犯专利权行为的证据材料。（六）专利权无效和侵权的处理办法第一节专利的实施许可

专利实施许可后，被许可人取得在合同约定范围内实施专利技术的权利。采用独占许可方式实施许可专利的，专利许可人在专利实施许可合同的有效期内，在合同约定的范围内不得实施被许可的专利技术，也不得再许可第三方实施该专利技术。采用排他许可方式实施许可专利的，许可人在专利实施许可合同有效期内，在合同约定的范围内有权实施被许可的专利技术，但不得再许可第三方实施该专利技术。采用普通许可方式实施许可专利的，许可人在专利实施许可合同有效期内，在合同约定的范围内有权实施被许可的专利技术，也可以再许可第三方实施该专利技术。

三、专利实施许可的法律后果第一节专利权的转让

专利权的转让是指专利权人收取约定价款将其专利的所有权移转给受让方所有的法律行为。和专利实施许可不同的是，专利权的转让是专利所有权的转移，是专利的全部权利的转移，不能分地域、分期限、分权利内容而转移，国家对专利权转让有更多的限制，比如向外国人转让专利要履行特别手续。第二节专利权的转让（一）实体条件

《专利法》第10条第1款规定，专利申请权和专利权可以转让。当然，这里的专利申请权必须是转让人合法享有的，专利权必须是有效的。我国专利法对专利权转让的转让人和受让人没有特别限定，只要符合民法所规定的具有权利能力和行为能力的民事主体均可以作为转让人和受让人。