与知识产权国际保护相关的法律问题

与知识产权国际保护相关的法律问题高玉生北京市德昀律师事务所专职律师gaoyusheng@引例1：海信案1992年，海信集团创设了“海信/HiSense”商业标志，并于1993年12月14日获得中国商标注册，同年正式作为商标和商号使用。1999年1月5日，海信集团的“HiSense”、“海信”商标被中国国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。1999年1月11日，博世-西门子(博西公司)在德国抢先注册了“HiSense”商标，并以此为基础，分别进行了欧盟注册和马德里国际注册(注册号717960)，致使海信集团在欧盟地区的商标注册一路受阻。2002年年底开始，海信集团与博世-西门子就此商标抢注和转让问题的解决正式进行磋商。2004年2月19日，博西公司正式确认，要求海信支付商标转让价格为4000万欧元。引例2:汉高案阿联酋史丹利公司委托佛山泓信贸易公司生产机动车用卤钨灯14.6万只，产品使用史丹利公司在阿联酋注册的HENKEL商标。2004年12月20日，该批产品在广州海关办理报关手续时，海关以侵犯德国汉高公司在中国的注册商标权为由没收产品并处以2万元罚款。泓信公司将广州海关告上法庭，广东高院认定原告败诉。引例3：美国337调查案1、2007年4月6日，英国泰来公司提请美国国际贸易委员会（ITC），对江苏牛塘化工厂等26家生产和代理三氯蔗糖的企业启动337调查，称上述公司侵犯了该公司５件专利。此前，国际市场一直被泰来公司垄断。2008年9月22日ITC裁定江苏牛塘化工厂没有侵犯泰来公司的专利。裁决公告当天，泰来公司股票下跌12%。2、2007年12月，美国Tessera公司向美国ITC提请337调查，称多家科技公司侵犯其小规格BGA半导体封装产品相关专利，并要求禁止这些侵权产品进口及销售。2008年1月，ITC对包括中国台湾宏碁公司和深圳记忆科技有限公司等18家企业发起“337调查”。2008年9月，ITC裁定记忆公司没有侵权。3、自2002年以来，中国已取代日本、韩国，成为337调查的最主要被调查国(地区)。近年来的337案件中，中国企业的应诉率已达到80%以上，胜诉率在25%左右，还有约一半的案件实现了和解。显然，中国企业应对337调查反应慢、高弃权时代已经过去。提纲一、国际知识产权保护制度概述二、商标的国际注册三、专利的国际申请四、著作权的国际延伸五、国际技术转移与合作中的法律问题六、平行进口（权利穷竭）七、对外加工中（OEM）的知识产权侵权风险八、企业预防海外知识产权侵权的机制九、政府在企业海外知识产权保护方面的职能：WTO贸易政策审查和争端解决机制十、欧洲的区域性知识产权制度国际知识产权制度概述一、世界知识产权组织简介二、保护工业产权巴黎公约三、保护文学艺术作品伯尔尼公约四、与贸易有关的知识产权协议（TRIPs）世界知识产权组织简介一、历史－1883年《保护工业产权巴黎公约》：巴黎公约联盟国际局－1886年《保护文学艺术作品伯尔尼公约》：伯尔尼公约联盟国际局－1893年两局合并为保护知识产权联合国际局（BIRPI）－1967年《建立知识产权组织公约》－1970年世界知识产权组织成立（WIPO）－1974年WIPO成为联合国的专门机构－2009年，成员国184个，占世界主权国家的90％－1980年6月3日，中国加入WIPO世界知识产权组织简介二、目标协调各国知识产权立法和程序,为知识产权国际申请提供服务,交换知识产权信息,为发展中及其他国家提供法律和技术帮助,为私人间的知识产权争端解决提供便利，配置信息技术作为工具来存储、获得和使用有价值的知识产权信息世界知识产权组织简介三、三个重要的知识产权职能部门－专利国际申请专利合作条约（PCT）－商标国际申请马德里协定和马德里议定书－调解与仲裁中心四、WIPO管理的国际公约见图（fromWIPO网站）保护工业产权巴黎公约一、概况－1883年3月6日签订，历史最悠久、影响力最大的工业产权公约，修订过8次，最新版本为1967年斯德哥尔摩文本，现有173个成员国。－我国于1985年3月19日加入。－TRIPs协议要求WTO成员方遵守其主要实体内容。－工业产权范围的广泛规定，包括：发明专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称、制止不正当竞争。二、主要原则1.国民待遇原则2.优先权原则3.专利与商标的独立保护原则4.最低保护标准原则保护文学艺术作品伯尔尼公约一、概况－1886年签订、经7次修订、现为1971年巴黎文本。－2008年10月15日，共164个成员方－我国于1992年10月15日加入二、主要原则和内容1.国民待遇原则2.自动保护原则3.独立保护原则4.最低保护原则与贸易有关的知识产权协议（TRIPs）一、概况－1994年4月15日签订，是WTO基础性文件之一，与货物贸易总协议（GATT）、服务贸易总协定（GATS）并列－2008年7月23日，有153个成员方－我国于2001年12月11日加入WTO二、主要原则和内容1.要求WTO成员方遵守巴黎公约、伯尔尼公约和罗马公约（保护录音录像制品制作者公约）的主要内容2、最低保护标准原则3.国民待遇原则4.最惠国待遇原则5.保护对象全面：对著作权和邻接权、发明专利、外观设计、商标、地理标志、集成电路布图设计以及未公开信息等做了内容详细的规定6、将知识产权国际保护纳入WTO争端解决程序7.规定了权利保护的程序和救济措施8.保护标准高二、商标的国际注册1、知识产权地域性－>在一国注册的商标仅在该国有效－>要在不同国家获得注册商标权，必须在这些国家申请注册2、向外国申请注册商标的程序：－分别向各国商标局申请注册（各国的国内程序）－通过世界知识产权组织国际商标局进行注册（国际注册程序）（马德里程序）商标的国际注册3、国际注册程序介绍A.中国注册商标（或中国商标注册申请）－>（中国国家商标局－>）世界知识产权组织国际商标局（指定要获得注册的国家）－>公告和颁发国际注册证（6个月）－>发送申请到指定国－>指定国商标局应在12或18个月内完成审查，－>注册成功或－>全部或部分驳回－>复审商标的国际注册B、自国际注册日开始获得保护C、国际注册起5年内，如果注册商标在来源国被撤销，则在所有指定国均失效（centralattack）D、国际注册程序基于国际条约（巴黎公约＋TRIPs协议）－>公约仅对缔约方有效－>不是缔约方的国家只能通过该国国内程序申请－>和中国没有条约关系或互惠关系的国家，中国国民不能申请商标的国际注册4、国际注册程序和各国国内注册程序的选择A、根据需要注册的国家的数量和国际程序能覆盖的国家数目来确定：少则分别国内注册，多则国际注册B、在某些国家，国内注册程序很长或程序繁琐，国际注册可以加快进程或简化程序商标的国际注册5、国际优先权《巴黎公约》＋TRIPs协议A、含义在一国的注册商标申请日起6个月内，在公约其他缔约国内就同一商标申请注册，在第一个国家的申请日视为在后国家的申请日B、效果给与商标注册人6个月的期限选择和进行国际申请，不必因为其他人在该期限内就同一商标提出申请而失去国际注册的机会C、操作程序：在中国或其他国家第一次申请商标注册后，6个月内分别在不同国家提交注册申请商标的国际注册6.进行国际注册的商标的设计A、不要违反有些国家的公共秩序如：宗教禁忌、发音或字型的不当含义、国家或国际组织名称或标识但：各国不能因为对于商标所使用的产品或服务存在限制而拒绝合法商标的注册B、发音和含义适合各种语言Carrefour”和“Cocacola”分别为“家乐福”和“可口可乐

Goldlion－金狮or金利来白象－Whiteelephant贵而无用飞鸽－DoveorPigeonPeacock(孔雀)”,Bat“蝙蝠”,Panda在穆斯林国家受冷落C、英语和中文或图形商标的组合商标的国际注册7、国际注册的产品或服务描述－《商标注册用产品和服务分类表》－有的国家对于产品和服务的名称要求很具体（如美国和中国）有的国家接受很宽泛的名称（如法国），＝>根据自身产品和服务范围，指定的国家和需要取得注册商标的时间等来确定产品和服务描述三、专利的国际申请1、向外国申请专利的程序：－分别向各国专利局申请（各国申请程序）－通过世界知识产权组织国际局申请（国际申请程序）（PCT申请程序）2.将在中国境内完成的发明或实用新型先向外国申请专利，需要经过保密审查－在中国境内完成的：技术方案的实质性内容在中国境内完成－审查机构：中国专利局－审查期限：最长10个月专利的国际申请3、国际优先权（《巴黎公约》＋TRIPs协议）指在一国的发明或实用新型专利申请日起12个月内（外观设计6个月内），在公约其他缔约国内就同一发明申请专利，在第一个国家的申请日视为在后国家的申请日。4、各国申请程序的弊端－多种形式要求

－多种语言

－多次的检索

－多次的公开

－申请的多次审查

－12个月所要求的翻译费和国家费＝>PCT申请程序PCT专利申请程序PCT流程递交本地申请递交国际申请国际检索报告国际公布提交要求书进入国家阶段国际初步审查报告国际阶段0121618222830PCT专利申请程序5、说明：－PCT体系不涉及专利权的实质审查和授予，只是国际申请程序；授予专利的任务和责任仍然只能由各个制定国的专利局进行。－申请人使用一种语言、向一个专利局（称之为受理局）提交一份申请（即国际申请），该申请自国际申请日起在所指定的国家中具有该国国内申请的效力。PCT专利申请程序6、专利国际申请的策略－马上需要保护的国家－中长期需要保护的国家－加工、销售地－非PCT缔约方四、著作权的国际延伸1、著作权的自动保护原则。根据《伯尔尼公约》及TRIPs协议和大多数国家的实践，作品一经创作完成，著作权自动产生，不需要申请、注册或登记。著作权登记（含软件登记）仅起到作品证据的作用。2、公约适用范围的两个标准：国际标准和作品标准。－缔约方的单位或个人（含外资企业）在任何国家或地区创作的作品均可以依据国际公约在其它缔约方自动获得保护；非缔约方国民，只要在缔约方之一具有惯常居所就被视为国民。－非缔约方的国民，只要其作品首先在缔约方之一境内发表或同时在缔约方之一，该作品即在所有成员方均受保护。3、国民待遇原则和最惠国待遇原则－在作品的取得和保护方面，任一缔约方应给予其它缔约方国民以与本国国民相同的待遇－缔约方给予任一缔约方的优惠待遇应自动且无条件的适用与所有其它缔约方国民著作权的国际延伸4、著作权国际转让和许可任何出版、翻译、注释、改编均需经过作品著作权人同意并签定合同。5、邻接权－表演者对其表演的权利－录音制品制作者对其制作的录音制品的权利－广播电台电视台对其播放的节目的权利《罗马公约》及TRIPs协议6、作品归属的约定－企业在中国或外国所雇佣的人员所创作的作品的归属，应做出明确约定。五、国际技术转移与合作中的法律问题1、技术合同类型2、主体核实3、客体技术的审查4、技术成果归属5、技术秘密的传递程序6、保密义务7、技术转让费8、适用法律9、争端解决10、许可/转让合同的备案与登记11、无效条款国际技术转移与合作中的法律问题1、技术合同类型技术转让、技术许可、合作或委托开发、技术咨询，技术服务2、主体核实专利权（中国、外国）技术秘密（所有人和被许可人）3、客体技术审查2002年1月1日《技术进出口管理条例》：禁止进出口－不得进出口限制进出口－许可证管理自由进出口－合同登记管理国际技术转移与合作中的法律问题4、技术成果的归属－有约定从约定－无约定则属于实际完成技术成果的一方，另一方合同范围内的使用权和同等条件优先受让权－专利的申请：中国和外国－专利申请和专利权共有的问题－职务发明的归属和奖励问题国际技术转移与合作中的法律问题5、技术秘密的传递程序所有被认为是技术秘密的信息，均需要由X经由甲途径发给Y，证据价值技术秘密和商业秘密的概念6、保密义务对于技术秘密的接触应仅限于必需的人员和程度范围内，保密措施、保密纪律和保密条款的制定对于合作完成的技术成果，一方不同意申请专利的，另一方不得申请国际技术转移与合作中的法律问题7、技术转让费－约定优先－入门费＋提成，提成，固定，分期－外币支付条件：专利：专利局备案＋商务局登记或许可证技术秘密：商务局登记或许可证8、适用法律－知识产权地域性－>中国境内知识产权问题适用中国法律－合同问题，可以选择国际技术转移与合作中的法律问题9、争端解决－合同双方之间的争端：诉讼、仲裁－第三人侵犯合同知识产权的处理－合同技术侵犯第三人知识产权的处理10、许可/转让合同的备案、核准或登记－专利许可或转让合同的备案与否不影响合同对于当事人双方的效力，除非另有约定，－专利权转让的，自核准公告日起，受让人成为专利所有人－自由进出口的技术，进出口合同的登记不影响合同的效力，

限制进出口的技术，进出口合同自许可证颁发之日生效国际技术转移与合作中的法律问题11、无效条款《合同法》329条：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。“非法垄断技术、妨碍技术进步”包括以下情形：

（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；

（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；

（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；

（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；

（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；

（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件

六、平行进口（权利穷竭）1、进口权知识产权权利人独自享有将受其知识产权保护的产品投入市场的权利，包括在本国制造后投入本国市场，也包括从外国尽快到本国市场。－>未经知识产权权利人同意，任何人不得将该知识产权产品进口到本国市场。2、平行进口指进口国内的知识产权所有人之外的人从出口国（外国）将经该权利人同意而投放到该外国市场的产品进口到本国的行为。3、平行进口的合法性－绝大多数国家（含中国）都认为平行进口是非法的，侵犯了知识产权人的权利。－欧盟承认欧盟共同市场内的平行进口是合法的。4、权利穷竭知识产权人行使了将其产品第一次投入市场的权利之后，就不得再控制该产品的进一步流通。国内范围的权利穷竭是各国都承认的，但国际层面的权利穷竭（含平行进口），大多数国家不承认。七、对外加工中（OEM）的知识产权侵权风险1、知识产权的地域性－>在外国有效的知识产权，在本国未必有效－>在外国属于甲的知识产权，在中国未必属于甲在中国境内使用某项知识产权，必须经过中国境内的知识产权权利人的同意。－>获得国外的知识产权权利人许可，可能会侵犯本国知识产权。2、知识产权的保护范围延及对于知识产权产品的所有商业活动。－>即使国内加工的产品全部用于出口（不在国内销售），也构成对于本国知识产权的侵权。

3、如果外方在进口国不享有知识产权，则国内定做企业的出口行为还可能侵犯进口国的知识产权

对外加工中（OEM）的知识产权侵权风险4、国内加工定做企业的知识产权侵权预防：－要求定做方提供两种权利证明：中国的权利证明和进口国的权利证明－委托知识产权律师（知识产权代理人）核实有关商标、专利、版权的信息－查询有关权利在中国国内是否存在许可使用和转让的情况，尤其是独占许可的情况八、企业预防海外知识产权侵权的机制1、美国337调查程序－针对不公平进口行为（尤其是知识产权侵权行为）－申请人可以是美国公司或外国公司－主管机构：国际贸易委员会（ITC），代理律师，行政法官－期限－对于申请人来说，337程序相对于司法诉讼程序的优势申请－调查－答辩－听证－初裁－终裁2、出口、国外展会中的知识产权侵权预防和应对－对于本企业出口产品所涉及的各个知识产权方面，均要核实不存在侵权风险（自主知识产权或依据协议取得的使用许可）、作品来源，商标图案或文字设计渊源，所使用技术的来源（是否为国外专利或外国企业技术秘密）－对于该国竞争对手信息的查询－海关或行政执法当局查处涉嫌侵权行为后的应对：积极答辩，攻防结合，公法程序和谈判和解结合

九、政府在企业海外知识产权保护方面的职能：

贸易政策审查和WTO争端解决机制1、知识产权是私权，同时关涉到微观层面的企业利益和宏观层面的国家利益。2、政府外经贸部门和知识产权部分在国际经贸关系中维护本国国家和企业利益的职责3、WTO框架内的知识产权条约执行监督机制－贸易政策审查－争端解决4、WTO争端解决程序介绍双边磋商－WTO争端解决机构居中的磋商－成立专家组－专家组报告－裁决的执行十、欧洲的区域性知识产权制度一、欧盟商标制度二、欧洲专利制度三、欧盟专利制度欧盟商标法律制度一、欧盟商标概述二、欧盟商标的制度史三、欧盟商标机构四、欧盟商标的取得条件和程序五、欧盟商标的权利内容及行使六、欧盟商标的保护欧盟商标概述1、在欧盟商标局（内部市场协调局）进行一次注册，即可以取得在所有欧盟国家有效的一个注册商标2、申请欧共体商标的好处欧盟各国间取消关税，形成统一的内部市场，产品、服务、资金、人员自由流通－>产品要进入欧盟市场，一个申请程序即可获得在该大市场内有效的一个商标，便利3、欧共体商标与欧盟成员国国内商标的关系－两者共存，可以选择只在几个国家注册，也可以选择在整个欧盟注册－互相构成在先商标－>不能将在先的欧同体商标注册为一个成员国商标，反之也不行欧盟商标概述4、欧共体商标申请可以转变成数个成员国的国内商标申请5、欧同体商标与成员国国内商标之间的选择根据产品要进入的国家的数目，确定要注册的成员国的数目，进而确定是否需要注册欧共体商标。如果需要指定的成员国少，则不必要注册欧同体商标6.统计数字2007年共有88，250件欧盟商标申请，68，078件欧盟商标注册截止2007年底，累计欧盟商标申请达642，178件，注册商标426，361件二、欧盟商标的制度史1、欧盟商标产生的前提准备1988年12月21日的89/104号欧共体指令（指令由成员国通过国内立法转化实施），协调了成员国商标法：

—定义了统一的可注册标记

—以穷尽的方式规定了统一的驳回申请和宣告无效的理由

—规定了统一的商标权内容

—规定了统一的商标权穷竭适用条件

—规定了注册商标的使用要求（连续5年不使用导致注销）二、欧盟商标的制度史2、欧盟商标的产生1993年12月20日的40/94号条例（条例由成员国直接实施），1994年3月15日生效。被1994年12月22日的3288/94号条例所修改以实施TRIPs协议，

3、40/94号条例的实施细则1995年12月13日的欧盟委员会2868/95号条例

三、欧盟商标机构一、欧盟商标局

—内部市场协调局（OHIM）的下级机构—位于西班牙Alicant—具有独立的法人资格—1主席+2副主席+管理委员会+预算委员会—审查部+异议部+无效与注销部+商标管理与法律事务部决定下达后两个月内这些部的决定均可书面上诉到—上诉庭（类似中国的商标复审委员会），其决定可以上诉到—欧共体一审法院，其判决可上诉到欧共体法院三、欧盟商标机构二、欧盟商标语言22中欧盟官方语言中任意一种，但要同时指定英、法、德、西、意五种工作语言之一作为异议等程序可用语言。三、自负盈亏四、欧盟商标注册簿—22种官方语言版本—记载商标的所有变动和交易五、出版物—《欧盟商标公告》，公布欧盟商标注册簿的内容—《欧盟商标局官方公报》，公布该局的所有官方文件。四、欧盟商标的取得条件和程序1、欧盟商标的注册条件2、欧盟商标的注册程序四、欧盟商标的取得条件和程序一、欧盟商标的注册条件1、条文40/94号条例第4、7和8条，基于89/104号指令第2、3和4条2、内容——可注册标记——绝对条件——相对条件3、欧盟商标注册体制独立于成员国的国内体制=》成员国法官的判决不构成对欧盟商标局的约束四、欧盟商标的取得条件和程序二、欧盟商标的取得程序1、主体EU成员国国民+国民待遇原则适用（巴黎公约、TRIPs协议）2、委托代理EU成员国国民任意外国国民强制代理：律师或欧盟商标代理人3、审查—形式审查—绝对条件审查：含对于显著性的审查，需满足所有成员国和所有官方语言的要求4、检索报告对于通过审查的申请，欧盟商标局出具在先注册欧盟商标或欧盟商标申请的检索报告。并告知某些成员国商标局，由其出具该国的在先注册商标或商标申请的检索报告。但是，欧盟商标局不依据检索报告对相对条件进行审查。四、欧盟商标的取得条件和程序二、欧盟商标的取得程序5、异议—理由4个：在先相同的欧盟,成员国和指定欧盟或其成员国的国际商标注册或申请/在先近似的欧盟,成员国和指定欧盟或其成员国的国际商标注册或申请/在先驰名商标（若在后商标将不当利用在先驰名商标的商誉）/非仅使用于局部地区的其他商业标记。注：其他在先权利人不可以提异议，但可以提无效。—期限：商标申请公布之日起三个月6、保护期：10年，可无限续展7、无效程序—理由：绝对条件和相对条件—程序：单独提或者在侵权诉讼的反诉中提—无效的决定或判决效力及于所有EU成员国领土五、欧盟商标的权利内容及行使一、权利内容1、欧盟商标的权利内容=商标所有人住所、机构或总部所在的EU成员国的国内商标的权利内容2、如果在EU成员国内不存在有关商标所有人的上