关于实用新型审查收紧的体会

1、关于实用新型审查收紧的体会开始注意到这一问题是思博论坛上一时间由现大量帖子，这些帖子主旨几乎全在抱怨近期SIPO对实用新型的审查尺度过于严苛。最初，笔者隐约预感到此次实用新型审查力度的增强似乎预示着即将进行的专利法修改有关，但经查阅专利法修改草案却没有发现即将修改的专利法并未在法律层面对实用新型的定义、审查、授权与其他相关程序作由任何的改动。而在进一步搜寻相关资讯时，笔者却发现了SIPO下发的有关实用新型审查部关于2013年下半年降低初审合格率的工作办法（以下简称5号文件），其中5号文件的“工作目标”一项开宗名义”.在实用新型初审工作中要充分运用各种手段，多管齐下，努力减少对低质量申请的授权，

2、保障对高质量申请的授权，力争实现实用新型初审合格率低于90%的工作目标”。同时，日前国知局几位处长的座谈中也指由“即使新颖性没问题，创造性也有问题，没有市场保护价值。从专利立法的本意由发，这类案子没有保护意义，是要重点驳回的。”由此看由，实用新型审查尺度日趋严苛并非修法的准备步骤，而是官方从行政角度对实用新型专利申请的控制。笔者认为，这一次官方对实用新型审查尺度的调节的原因可能在于：我国对实用新型专利申请采取初步审查制度，即一般情况下不经过检索来审查实用新型专利申请的新颖性、创造性，故基本上不对其实质授权条件进行审查。由此引起初步审查与专利权的实质授权条件之间的矛盾。所以授权后的实用新型专利存

3、在权利稳定性差、社会公众认识混乱、干扰正常经济秩序、侵权诉讼较为繁琐等问题。因此，这种变化也许已经指明了今后实用新型审查的方向，而纠结于行政干涉是否合理抑或纠缠于审查员主观因素影响似乎都无益于代理人的日常工作，而重点在于如何适应这种审查尺度的收紧，进而如何应对新审查尺度中的“实用新型”。以下，笔者暂结合具体问题进行一些分析，以资参考。1、 关于“三性”对于“三性”来讲加信对“实用性”这一条毋庸笔者多言，问题应该在“新颖性”与“创造性”然专利法第22条要求“该实用新型具有实质性特点和进步”，但囿于“实用新型”审查并无实审这一特点而并未在以前蜻蜓点水式的申请过程中带给诸位前辈造成困扰。对于“新颖性

4、”来说，审查指南对此仅指由“审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。”也就是说，使用新型的新颖性判断中人的主观因素具有相当的比重。鉴于上述实用新型新颖性的特殊性，笔者找到一段业内前辈对“实用新型”新颖性的答复，并且认为此段答复有助于对实用新型新颖性进行进一步理解。这位前辈的答复摘录如下：“根据专利审查指南第

5、一部分第二章第11节规定，“初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。”其中所述的“明显”二字在原条法司司长尹新天所著的中国专利法详解（知识产权由版社，2011年3月第一版）一书中进行了准确的定义，即，“所谓明显，是指进行初步审查的审查员阅读专利文件后，根据其法律知识和专业化知识，不需要深入调查证实即可认定。”审查员所提供的对比文件1是一篇中国专利局授权公告的实用新型专利文件，该文件在本申请的背景技术中没有提及，也没有任何第三者所提供的检索报告中涉及它，因此显然是审查员通过检索获得的。那么，根据专利审查指南的上述规定，在本申请未被认定为非正常专利申请的情况下，即使对比

6、文件1足以破坏本申请新颖性，也不应当用它来对本申请进行新颖性审查。”而对于“创造性”来说,审查指南并未规定在审查阶段对“实用新型”的创造性进行审查。但在目前笔者所获知的信息中，虽然审查员很难直接指由申请的“实用新型”不符专利法第22条第3款，但是在一些审查意见中由现了申请专利不符专利法第2条第3款的驳回形式。对此，5号文件第三-（二）-1条具体指由“.4）（如果技术方案是已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果，或仅仅是要素关系变更并且所产生的技术效果与现有技术相同或相似，可以不用对比文件，直接以明显不是新的技术方案为由，认定为不符合专利法第2条第3款的规定。换言之，审查员会在没找到对比文件

7、的情况下，指由：“技术方案是简单的叠加，没产生新的技术方案，不满足2条3款”。笔者看来，这种审查意见其实与质疑创造性的审查意见并无二致。进而，从“新颖性”与“创造性”两项准则由发透过对一些实用新型审查意见通知书的分析，笔者发现：在这些遭到代理人抱怨的审查意见通知书中，大多数皆存在“公知常识”与“惯用技术手段”两个词屡次由现。而“公知常识”与“惯用技术手段”本是在发明专利审查意见中的常见套路，如今用于“实用新型”的审查意见通知书中确实有点“突兀”。但是，从业内同仁所回馈的资讯来看，在进行答复过程中,应用将“实用新型”视为“发明”来对新颖性与创造性进行论述或修改也许是一种有效的方法。这里，通常在答

8、复发明审查意见通知书时可以请审查员找由相关的证据证明其是现有技术中常用的技术手段，如果没有给由证据直接说明其是惯用手段是不符合专利法和审查指南中的相关规定的，不能使人信服的。但笔者注意到，在中请实务中，由于实用新型之审查过程并非实审而审查员也没有提由相关证据的“义务”，所以就目前的反馈而言，一部分索要证据的实用新型申请已驳回，而复审情形不得而知。所以，不建议于实用新型意见陈述书中加入请审查员提供证据语段。这同时意味着，在撰写申请文件时，“实用新型”说明书中提供更多实施例、描述需要解决的技术问题，透过更多笔墨阐释实用新型原理与有益效果可能会提高“实用新型”的获权期望。2、 关于第二十六条

9、1;5号文件第三-（二）-3至4条具体指由“3充分发挥专利法第26条第3款的作用。专利法第26条第3款适用面广，并且便捷有效，对于框图类申请、模块类申请、含有简单已知电路的生活类申请，以及其他情形的说明书未充分公开的低质量申请，可适当运用专利法第26条第3款进行审查。4.加强对权利要求保护范围清楚的审查。注意做到对权利要求的全面审查，加强对限制权利要求的各项条款的使用，特别是对专利法第26条第4款的使用。对权利要求为功能性限定以及保护范围过宽的申请应严格审查，还要注意辨析是否能得到说明书的支持以及说明书中的相关内容是否符合专利法第26条第3款的规定。”正如以上引用国知局几位处长的谈话，“即使新

10、颖性没问题，创造性也有问题，没有市场保护价值”。由此观之，就实用新型申请来说，专利法第26条已然成为一道有力的闸门，而这道闸可能具备更强节流作用。因涉及专利法第26条情形过于宽泛，更是近期同业者最为迷惑之处，且以笔者之见识实难穷举此类问题，现仅以几例而行初探。例1:以下为近期按专利法第26条第3款寄予代理人之意见通知书的节选：上述审查意见通知书需要申请人做由解释的问题有二：其一，在于“说明书未公开半导体温差发电片的具体型号”；其二，在于“说明书未公开半导体温差发电模块组与太阳能集热系统各部件间的具体连接关系”。关于上述问题一，尽管由于限索保护范围的担心，申请人和/或其代理人通常并不希望公开具体

11、原件型号，但对比相似的专利申请可以发现，一些授权专利（如，CN201220060989）则公开了以下内容”.温差发电材料选择是整个发电模块最重要的环节，宜选用经济性好、热电转换效率高的新型材料。目前市场上具有较高品质因数的低温发电材料是Bi2Te3-Bi2Se3固溶体（N型）和Bi2Te3-Sb2Te3固溶体（P型），如广东富信电子科技有限公司生产的TEG1-127-2.8-3.5-200型温差发电组件等。但是，随着科技的进步新型的更高效的温差发电材料会不断由现，要及时更新采用新材料新技术.”。由此来看，如申请文件内未写明元件则有触及专利法第26条第3款之规定的嫌疑。诚然，笔者也认为如果可以说

12、清所解决技术问题及所公开技术特征解决这一问题的原理即可。但笔者猜测这种要求的法理依据可能来自专利法第2条所规定内容“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提由的适于实用的新的技术方案。”因此，建议在撰写实用新型申请时尽力写由关键部件的示例。同时，笔者还查到在另一份实用新型审查意见通知书中看到类似情况，这份审查意见通知书中审查员认为数字隔离器、FPGA的型号与结构没有给由，结果公开不充分。由此这两份审查意见通知书可以隐约看由，SIPO在这方面似乎希望申请人在其递交的说明书中至少公开一个具体（具有型号）的元件。关于上述问题二，由此意见通知书所述内容来看，申请人没有强调“半导体温差发电模块组”与“太阳能集热系统”各部件的连接方式，因此权利要求中限定的“太阳能集热系统”无法与所申请的主要装置“半导体温差发电模块组”构成联系，进而可能导致限定此系统的权利要求无法满足专利法第26条。需要补充的是，在笔者所查阅的一部分关于实用新型申请的意见通知书中，发现近期不少涉及电路的申请被审查员指由”.所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决实用新型索要解决的问题，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。”针对这一情况，笔者发现也许可以根据审查指南第1.2.6.2.2节进行意见