无效实务试题思路详解

1、专利实务中涉及无效实务试题的应试q 专利q 专利实务实务中涉及无效宣告请求书试题的应试中涉及答复无效宣告请求书试题的应试155有效宣告请求书试题内容1.根据客户提供的材料（其收集到的证据，也可能包括其主张的无效宣告理由）其准备提出无效宣告请求的专利文件（必要时还给出其优先权文本）为客户撰写一份无效宣告请 求书）2. 对客户给出咨询意见（包括可提出无效宣告请求的范围、理 由和证据，对无效宣告前景的分析，对后续工作的建议以及 对客户所提出问题的解答）3. 简答题156有效宣告请求书试题应试主要步骤1. 理解专利文件权利要求书所要求保护的主题2. 对请求人所提供的材料（包括其主张和支持其主张的证据）

2、进行研究3. 无效宣告理由的确定和证据的选择4. 对无效宣告请求前景的分析5. 撰写给客户的咨询意见6. 撰写无效宣告请求书157有效宣告请求书试题应试思路关注拟提出无效宣告请求专利的申请日（有优先权要求的， 指优先权日）是否在2009年10月1日或者2010年2月1日之前， 以确定适用修改前的法、细则还是修改后的法、细则。阅读专利文件，理解权利要求书所要求保护的主题-确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技 术方案的含义、每个技术特征在本发明创造中的作用以及各 权利要求之间的区别，其中对于权利要求中个别表达欠清楚 的技术特征通过说明书来理解其确切的含义。-对于权利要求，根据说明书进一

3、步明确其相对于背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技 术问题，采取了哪些技术措施（即确定相对于最接近现有技术的区别技术特征），产生哪些技术效果。158有效宣告请求书试题应试思路(续) 阅读专利文件，理解权利要求书所要求保护的主题(续)-对于从属权利要求，理解其附加技术特征带来了什么技术效果。发明创造-如专利有优先权要求，考题中还给出了在先优先权文本 的情况，需要确定哪些权利要求可以享受优先权，哪些不能 享受优先权，以确定每项权利要求现有技术的时间界限。（ 同样，如果对比文件为有优先权要求的中国专利申请文件或专利文件，且考题中也给出在先优先权文本的话，则用该对比文件作为抵触申请

4、来新颖性时，需要核实该对比文件中用作对比的技术方案可否享受优先权。）-专利文件是否性缺陷。着可以作为无效宣告理由的明显实质159有效宣告请求书试题应试思路(续) 对请求人提供的材料进行研究-委托意见中若提出无效宣告理由，首先分析这些理由是否属于细则65条2款（对2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则 第64条2款）规定的理由-对于不需要证据支持的法定无效宣告理由，对委托意见中所的事实进行分析，从该事实能否得出本专利确实存在所相应无效宣告理由所涉及的不符合法、细则的缺陷。-对于需要证据支持的法定无效宣告理由（如不具备新颖性、 创造性等）应当分析委托人所提出的所有证据的真实性、和与上述待证事

5、实的关联性。o对于委托人提供的证据首先考虑可否被采信o对于公开使用和以其他方式的公开需要确定是否整的证明体系（即证据链）o对证据的具体分析了完160考虑证据可否被采信¯分析委托人所提出的所有的证据的真实性、-需要或认证的证据应当符合程序-域外（包括、台）形成的证据需要和认证-复印件的证据必要时应当进行-对证人证言的实性并不能证明证言所述具体内容的真-对委托人所提供证据的真伪应当作出初步分析（对外文证据所使用的部分应当提交中文译文）161公开使用和其他方式公开的证据应证据链¯对于适用修改前专利法的情况，应当首先将反映国外公开使用或以其他方式公开的证据排除（对于2009年10月

6、1日以后提 出申请的专利来说，无需排除这类证据）¯一个完整的证据链应当能证明所发生的与本专利内容相 事实处于公众中任何人想获知就能获知的状态该事实确实发生在本专利申请日（有优先权要求的为优先 权日）前（即何时）该事实与本专利所要求保护的技术方案的内容相关（即何物或何方法）该事实的发生可使公众获知上述与本专利相容（即何人、何地、以何方式）注意一种可认定为公开的方式：申请日后记载的使用公开或口头公开。技术内162对证据的具体分析¯将对比文件（包括现有技术）按照其公开的日期（若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日， 有优先权要求的，包括优先权日）与本专利申请的

7、申请日（ 有优先权要求的，包括优先权日）的关系加以分类本专利申请日前（有优先权要求的，为优先权日前）公开的对比文件或现有技术X、Y、A类本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件或现有技术PX、PY、PA类本专利申请日前（有优先权要求的，为优先权日前）向中国提 出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前专利法仅适用于他人） E类在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日 后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前专利法仅适用于他人）PE类163对证据的具体分析(续)¯对每篇对比文件或每项现有技术披露的内容进行分析-每篇对比文件或每项现有技术分别披露

8、了本发明 求中的哪些技术特征权利要-每篇对比文件或每项现有技术了哪些技术特征各从属权利要求分别披露-每篇对比文件或每项现有技术所披露的技术特征（尤其是独 立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征）在 各篇对比文件或每项现有技术中所起的作用是什么-在这些现有技术中，对于本专利的每一项别确定以哪一项现有技术作为最接近的现有技术权利要求，分164有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择-对于委托函中委托人提出无效宣告理由的情况，从其中排 除那些不属于细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专 利，为原细则第64条2款）所规定的无效宣告理由。(说明：对于以

9、不能享有优先权为无效宣告理由的特殊处 理）-对于需要证据来支持的法定无效宣告理由，根据前面的 分析选择可用作支持该法定无效宣告理由的证据。165有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择(续)-分析所选择证据是否足以使相应的无效宣告理由成立o以不具备新颖性或创造性为无效宣告理由加以说明¯将权利要求所要求保护的技术方案与所提供的证据进行对比分析¯确定每一现有技术（对比文件中公开的或由间接证据组合而认定的一项现有技术）披露了各项权利要求技 术方案中的哪些技术特征，以及这些技术特征在现有 技术中所起的作用与其在本专利中的作用是否相同¯在上述分析基础

10、上确定哪些或哪一现有技术披露了本专利权利要求以及其部分或全部从属权利要求技术方案的全部技术特征，从而破坏了这些权利要求的 新颖性166有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择(续)-分析所选择证据是否足以相应无效宣告理由成立(续)o以不具备新颖性或创造性为无效宣告理由加以说明(续)¯对于各项权利要求（尤其关注前一分析中任一现有技术均未破坏其新颖性的权利要求，特别关注其中的独立权利要求），按三步法，首先确定最接近的现有技术，确定其实际解决的技术问题，分析其他现有 技术是否给出了将其公开的内容应用到最接近现有技 术中去以得到该权利要求技术方案的启示注:对于同一权利

11、要求若有多种单独对比或组合方式新颖性或创造性时，应当在中均得到反映。证据与理由的选择应当相适应。167有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择(续)-根据分析结果选择提出无效宣告请求的证据o放弃与该专利不相证据时间上不相关(如1994年无效实务试题) 内容上不相关o舍弃那些不能该专利新颖性、创造性且不能同样的发明创造只能授予一项专利权的证据如2015年无效实务试题168有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择(续)-确定是否选择委托书中所提到的其他法定无效宣告理由根据前面对专利文件是否确实相应无效宣告理由所涉及的不符合法、细则规定的缺陷的分析，确

12、定可否以 此作为提出的无效宣告理由。有时同一事实可选用不同条款的理由，此时可同时以 不符合这几个条款规定作为无效宣告理由，但是应当选择其中最容易理解其确实实质缺陷的理由或者论述最容易的理由作为首选理由。（此同样适用于需要证据支持的 法定无效宣告理由）169有效宣告请求书试题应试思路(续) 无效宣告理由的确定和证据的选择(续)-确定重点无效宣告理由从上述初步认定的无效宣告理由以及前面在阅读专 利文件时初步选定的无效宣告理由中选择最有说服力、请求无效可能性最大的理由，作为重点。对于无效宣告请求中提出多个无效宣告理由的，应当避免这些理由之间本身出现逻辑上的。170有效宣告请求书试题应试思路(续) 对

13、无效程序前景的分析（ 式提出的问题作出解答）委托书中咨询意见或以其他方o 根据上述分析结果分析能否宣告该专利全部无效:若对无效宣告前景的分析难以宣告全部无效的情况应当向委托人作出说明，并应当给出建议。包括：委托人所认为的无效宣告理由中哪些不能作为无效宣告理由；哪些证据为在无效宣告请求书中采用；哪些证据尚未应当在提出无效宣告请求之日起一完整的证据链内补交，哪些证据缺少用于完善证据法定形式的证明文件可以在口头辩论结束之前提交；继续对现有技术进行补充检索或调研，以在的法定期限内补交；对于反诉结合案的实际情况给出建议等。171有效宣告请求书试题应试思路(续) 对无效程序前景的分析(续)o 对咨询涉及的

14、程序问题或其他实体问题作出说明（参见欧洲专利局两年涉及的程序问题或其他实体问题：主要涉及无效宣告理由、无效宣告理由的补充、依职权、合议依据组的回避、口头、商业可否作为创造性等，还可能涉及无效程序的其他问题）。o 对无效程序基本知识的简答题的解答（例如无效充证据的有关规定等)补由后两点可知，应当十分熟悉有体方面的基本知识。效程序在172有效宣告请求书试题应试思路(续) 撰写给客户的咨询意见咨询意见除起始段和结尾分内容：主要包括以下几部各项权利要求分析客户提供的证据能否使其不具备新颖性或创造性(包括是否属于同样的发明创造)oo 专利文件是否陷其他可作为法定无效宣告理由的缺o 证据的使用和无效宣告请

15、求理由的确定o 对无效宣告请求案前景的分析o 后续工作的建议173有效宣告请求书试题应试思路(续) 撰写无效宣告请求书无效宣告请求书通常采用表格（注意各栏的填写），其中第栏中的内容通常以无效宣告请求书正文的方式提交，此外还包括附件（有关证据的原件或复印件，必要时附上相应的证明材料，对于外文证据还需要附交该证据中有用部分的中文译文）。无效宣告请求书正文的主要内容：起始段、重点论述部 分、结尾句o 起始段包括无效宣告请求的对象、提出无效宣告请求的法律依 据、无效宣告请求的理由和无效宣告请求的范围。174有效宣告请求书试题应试思路(续) 撰写无效宣告请求书(续)o 重点论述部分根据所提及事实和证据具

16、体阐述无效宣告请求的理由¯对专利文件的内容作出简要说明，若权利要求提出无效宣告理由的，可列出权利要求内容¯若有证据，编号列出所有证据¯以这些证据为依据，具体论述这些证据所证明的事实，在此基础上的权利要求书和/或说明书的内容进行分析，阐明所主张的无效宣告理由¯对于无需证据的无效宣告理由，专利文件中所涉及的事实阐明所主张的无效宣告理由¯若有多个无效宣告理由，最好分节加以说明；对于不具备新颖性、创造性的分析，最好将权利要求与从属权利要求o 结尾句加以说明175每一项无效宣告理由的具体陈述Ø 首先明确相法律规定及其解释Ø 对相关事实

17、的认定包括：-专利文件中相关事实的认定明确无效宣告请求的专利可以作为无效宣告理由提出的缺陷及其相关事实，必要时指出相关事实 具体出处，如页、行、图等。-证据中相关事实的认定具体分析所提出证据的真实性、以及与上述待证事实的关联性，即说明证据如何证明所述事实。客观陈述证据揭示内容，必要时指出这些内容具体出处，如书证的页码、行、图、表等。Ø 在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析， 得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。176无效宣告请求书正文撰写时应当注意的几个问题1.应当词语规范（注意不要出现专利用语的概念错误），有理有 据，条理清楚，逻辑清晰；应当避免强词夺理，

18、避免仅仅提出请求无效的主张而没有具体分析说理。性，或者罗列有关证据而没有2.应当将专利法及其实施细则中有理由提出。、款、条作为的3.具体论述无效宣告请求的理由时应当结合法、细则和指南的 规定进行分析。4.应当专利文件进行准确、具体的分析，具体论述无效宣告请求的理由。5.对于同一权利要求若求书中作出说明。多个无效宣告理由的，都应当在请177无效宣告请求书正文撰写时应当注意的几个问题（续）6. 在结合证据论述不具备新颖性、创造性的理由时，应当指明 其最接近的对比文件，并且应当指明其对比方式（单独对比 还是结合对比），如果是结合对比，还应当指明具体结合方 式；在具体分析时指出对比文件所披露的具体内容

19、时，应当 具体指明在对比文件中何处披露（即具体说明对比文件的使 用部分）。7. 论述有关权利要求不具备新颖性和创造性的规范格式与论述 具备新颖性和创造性有所不同178无效宣告请求书正文撰写时应当注意的几个问题（续）8.对于同一权利要求若多种单独对比或结合对比方式新颖性或创造性时，都应当在请求书中作出说明。9.在指出某项 有技术(包括已最好还要补充有权利要求(包括其从属权利要求)相对于某现现有技术的对比文件)不具备新颖性后，不具备创造性的说明。10.在某权利要求具体论述无效宣告理由时，如果权利要求包括多个并列的技术方案，必要时应当别加以说明。各个技术方案分179有效宣告请求书试题应试思路(续)

20、对于有效宣告请求书变形试题的说明2013年专利实务试卷前半部分试题（以咨询意见方式指出客户所撰写的权利要求书中各项权利要求不符合法、 细则和指南规定之处）基本上相当于撰写无效宣告请求书的试题。o 其答题思路基本与撰写无效宣告请求书试题答题思路相当， 仅仅以给客户的咨询意见来代替提交的无效宣告请求书。o 与无效宣告请求书相比，咨询意见中还要考虑是否申请文件撰写的形式缺陷，包括是否不具有单一性的缺陷180有关答复无效宣告请求书试题内容1.请求人提出的无效宣告请求书及所附证据(可能还包括请求人的补充意见和补充证据)为客户撰写意见陈述书(包括补充意见单独撰写的意见陈述书)，或者向客户给出对请求书的分析

21、意见2. 给出修改的权利要求书3. 结合案情的简答题和/或涉及无效程序基本知识的简答题181有关答复无效宣告请求书试题应试主要步骤1.理解专利文件权利要求书所要求保护的主题2. 对无效宣告请求书和所附证据（包括补充意见和补充证据）进行分析研究3. 根据分析结果确定应对策略（包括修改专利文件）4. 向客户给出对请求书的分析意见和对权利要求书的修改建议（2012年试题）5. 撰写意见陈述书（2007、2009年试题）6. 简答题182有关答复无效宣告请求书试题应试思路关注本专利的申请日（有优先权要求的，指优先权日）是否在2009年10月1日或者2010年2月1日之前，以确定适用修改前 的法、细则还

22、是修改后的法、细则。阅读专利文件，理解权利要求书所要求保护的主题-确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技 术方案的含义、每个技术特征在本发明创造中的作用以及各 权利要求之间的区别，其中对于权利要求中个别表达欠清楚 的技术特征通过说明书来理解其确切的含义。-对于权利要求，根据说明书进一步明确其相对于背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技 术问题，采取了哪些技术措施（即确定相对于最接近现有技术的区别技术特征），产生哪些技术效果。183有关答复无效宣告请求书试题应试思路（续） 阅读专利文件，理解权利要求书所要求保护的主题(续)-对于从属权利要求，理解其附加技术特征带来了什

23、么技术效果。发明创造-如专利有优先权要求，考题中还给出了在先优先权文本 的情况，需要确定哪些权利要求可以享受优先权，哪些不能 享受优先权，以确定每项权利要求现有技术的时间界限。（ 同样，如果对比文件为有优先权要求的中国专利申请文件或专利文件，且考题中也给出在先优先权文本的话，则用该对比文件作为抵触申请来新颖性时，需要核实该对比文件中用作对比的技术方案可否享受优先权。）184有关答复无效宣告请求书试题应试思路（续） 对无效宣告请求书的阅读、理解和分析o 分析无效宣告理由，这些理由是否属于细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2款） 规定的范围；o 无效宣告请求书（

24、包括在一内补交的意见）中是否对所提出的无效宣告理由作出具体说明；o 每一项理由所涉及的权利要求有哪些；o 无效宣告理由所依据的事实和/或依据的证据是什么，在请求书（包括在一于具体说明相内补交的意见）中是否将这些证据用效宣告理由；o 转来的请求人所提交的材料中有无在提出无效请求之后一后补充的理由和/或证据。185有关答复无效宣告请求书试题应试思路（续）对所附证据进行分析研究o 请求人所提交的证据是否超过举证期限，对于超过举证期限证据可以要求专利复审委员会对该证据不予考虑（但对于有可能被作为识性证据及完善证据法定形式的公或原件仍应当予以考虑，专利权人合并式修改权利要求提出、且在答复期限内提交的也应

25、当予以考虑）；o 对于未超过举证期限的证据，对每件证据的性进行分析；和真实186分析每件证据的和真实性¯前面所述的确定证据的提交是否超过举证期限，实际上就是 核实证据的¯书是否符合程序、和认证书是否符合法定形式¯域外证据是否进行了¯复印件是否给出了原件的保存场所并进行了或表示在口头时予以出示¯出具证言的证人与对方当事人的关系¯经的证人证言只能证明其形式上的真实，但不能证明其内容上的真实¯证据是否表明其为伪证的疑点¯外文证据的译文是否正确以上主要从、真实性方面加以分析，下面对证据关联性需考虑的问题作进一步具体说明。1

26、87有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)对所附证据进行分析研究o 请求人所提交的证据是否超过举证期限，对于超过举证期限证据可以要求专利复审委员会对该证据不予考虑（但对于有可能被作为识性证据及完善证据法定形式的公或原件仍应当予以考虑，专利权人合并式修改权利要求提出、且在答复期限内提交的也应当予以考虑）；o 对于未超过举证期限的证据，对每件证据的性进行分析；o 对涉及使用公开和其他方式公开的证据分析是否整的证明体系和真实了完188对涉及使用公开和其他方式公开的证据分析是否构 成了完整的证明体系¯对于适用修改前专利法的情况，应当首先将反映国外公开使 用或以其他方式公开的证据排除（对于2

27、009年10月1日以后提 出申请的专利来说，无需排除这类证据）。¯此类证据属于间接证据，需要几份证据结合起来证明该发生 的事实：Ø 首先检查这些证据之间是否；Ø 其次核实这些证据是否已能证明该次公开确实发生在申请日前；Ø 核实这些证据是否已能说明该次公开已公开了什么具体技术内 容；这些证据是否足以说明着任何公众想得知就能得知这Ø次公开的具体技术内容的状态；Ø 由这些间接证据所认定的事实是否惟一确定。189有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)对所附证据进行分析研究o 请求人所提交的证据是否超过举证期限，对于超过举证期限证据可以要求专

28、利复审委员会对该证据不予考虑（但对于有可能被作为识性证据及完善证据法定形式的公或原件仍应当予以考虑，专利权人合并式修改权利要求提出、且在答复期限内提交的也应当予以考虑）；o 对于未超过举证期限的证据，对每件证据的性进行分析；o 对涉及使用公开和其他方式公开的证据分析是否整的证明体系和真实了完o 从证据公开时间（包括申请在先公开在后的中国专利文件的申请日）对证据进行分类190从证据公开时间对证据进行分类将对比文件(包括现有技术)按照其公开的日期(若对比文 件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日， 有优先权要求的，包括优先权日)与本专利申请的申请日(有优先权要求的，包括优先权日)的关系

29、加以分类本专利申请日前（有优先权要求的，为优先权日前）公开的对比文件或现有技术X、Y、A类本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件或现有技术PX、PY、PA类本专利申请日前（有优先权要求的，为优先权日前）向中国提 出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前专利法仅适用于他人） E类在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日 后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前专利法仅适用于他人）PE类191有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)对所附证据进行分析研究o 请求人所提交的证据是否超过举证期限，对于超过举证期限证据可以要求专利复审委员会对该证据不予考虑（

30、但对于有可能被作为识性证据及完善证据法定形式的公或原件仍应当予以考虑，专利权人合并式修改权利要求提出、且在答复期限内提交的也应当予以考虑）；o 对于未超过举证期限的证据，对每件证据的性进行分析；o 对涉及使用公开和其他方式公开的证据分析是否整的证明体系和真实了完o 从证据公开时间（包括申请在先公开在后的中国申请的申请日）对证据进行分类o 分析各证据披露的具体内容192对各项证据披露的内容进行分析对每项现有技术（包括申请在先公开在后的对比文件） 所披露的内容进行分析¯每项现有技术或对比文件分别披露了本发明的哪些技术特征权利要求中¯每项现有技术或对比文件些技术特征¯每

31、项现有技术或对比文件所披露的技术特征（尤其是各从属权利要求分别披露了哪权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征）在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用是什么193有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据分析结果确定应对策略o 若不可采信的证据，首先主张这些证据不应予以采信¯证据的提交超过了举证期限证据是否符合程序¯¯域外证据是否进行了¯证据中是否明显伪证¯使用公开或以其他方式公开的证据之间明显出现等（注：对这类证据不能仅说明不能采信，必要时还应当 考虑对方提供了补充证据以证明其可采信时或者己方主张不能被专利复审委员会接受作出争辩

32、）194有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据分析结果确定应对策略(续)o 分析所提证据是否适用，若力争不适用证据可以以此据理¯用申请日后公开的非专利文件、外国专利(申请)文件或除出版物以外的其他公用或者申请日后申请的中国专利(申请)文件来评价本专利申请的新颖性或创造性¯用申请日前申请、申请日后公开的外国专利申请文件或专利文件来评价本专利申请的新颖性¯用申请日前提出申请、申请日后公开的中国专利申请文件或专利文件来评价本专利申请的创造性195有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据分析结果确定应对策略(续)o 分析所提证据是否适用，若力争(续)不适用证据可

33、以以此据理¯对于有优先权要求的专利申请，未指出该权利要求不能享受优先权，用申请日和优先权日之间公开的对比文件或除物以外的其他公用来评价本专利申请的新颖性或创造性¯对于有优先权要求的专利申请，未指出该权利要求不能享受优先权，用申请日和优先权日之间申请、申请日后公开的中 国专利申请文件或专利文件来评价本专利申请的新颖性196有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据分析结果确定应对策略(续)o 分析无效宣告理由是否得到其所提及事实或所提供证据的支持¯除了明显不属于细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2款）规定的无效宣告理由可直接 指

34、明其不得作为无效宣告理由外，对于符合细则65条2款（ 对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2款） 的理由必须逐条分析其是否得到无效宣告请求书中所提及事实或所提交的证据的支持以确定其理由是否成立请求人提出的无效宣告理由和所提交证据，需要提供¯反证的，不仅要提交反证证明材料，还应当对有关反证作 出具体说明¯认为无效宣告理由成立或部分成立的，应当考虑要否采用合并方式修改权利要求书197专利文件的修改专利文件的修改应当符合专利法、专利法实施细则以及专利指南的有关规定，即应当仅修改权利要求书、且对于采用合并式方式修改的应当符合法33条、细则69条、以及指南第四部分第

35、三章规定的修改原则、修改时机以及修改条件的要求。198对专利文件修改的规定对发明或实用新型专利，仅限于修改权利要求书，不修改说明书对权利要求书的修改应当满足下述要求：(1)不得改变利要求的主题名称；(2)与的权利要求书相比，不得扩大利的保护范围；(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；(4)一般不得增加未包含在中的技术特征。的权利要求书199对专利文件修改的规定(续)权利要求书的修改方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除权利要求的合并应当满足：权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在公告文本中从属于同一权利要求的权利要求的合并；该新的权利要求的技术方案应当包含被合并的权利

36、要求的全部技术特征；在权利要求未作修改的情况下，不对其从属权利要求进行合并式修改；该新的技术方案在原说明书中有记载；合并的修改在无效宣告请求书、或者请求人增加的无效专利复审委员会引宣告理由或补充的证据、或者入请求人未提及的理由或证据的无效宣告通知书进行答复时在指定的期限内进行修改（在期限届满后只以删除方式修改权利要求）。200专利文件的修改(续)专利文件的修改应当符合专利法、专利法实施细则以及专利指南的有关规定，即应当仅修改权利要求书、且对于采用合并式方式修改的 应当符合法33条、细则69条、以及指南所规定的修改原则、修改时机以及修改条件的要求。实践中通常仅仅在需要采用合并方式修改或者采用技术

37、方案删除方式修改对权利要求书进行修改，在时如果一部分权利要求相对于请求人提交的证据明显不符合新颖性要求时，建 议可采用权利要求删除方式的修改，以免在争辩原权利要求具备新颖性、创造性时无法正确地作出论述。201有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据分析结果确定应对策略(续)o 分析无效宣告理由是否得到其所提及事实或所提供证据的支持(续)¯除了明显不属于细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2款）规定的无效宣告理由可直接指明 其不得作为无效宣告理由外，对于符合细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2款）的理由必须逐条分

38、析其是否得到无效宣告请求书中所提及事实或所提交的证据的支持以确定其理由是否成立请求人提出的无效宣告理由和所提交证据，需要提供反 证的，不仅要提交反证证明材料，还应当对有关反证作出具 体说明¯¯认为无效宣告理由成立或部分成立的，应当考虑要否采用合并方式修改权利要求书¯认为无效宣告理由不能成立的，应当依照法、细则以及指南的有关规定，逐条进行反驳202可用作反驳依据的几种情况Ø 请求书中认定不具备新颖性时，而未包含该权利要求的全部技术特征Ø 请求书认定所披露的技术特征在Ø 请求书认定所披露的技术特征在本发明中所起的作用不一样的证据所披露的内

39、容中并的证据中并未披露的证据中所起的作用与其在Ø 以申请日前申请、申请日后公开的中国专利（申请）文件来评价创 造性Ø 认定为等效理由不正确（或简单变换的）以及简单叠加的发明创造的Ø 对于具有突出的实质性特点的发明或具有实质性特点的实用新型 以其未产生预料不到效果而认定不具备创造性Ø 认定为权利要求书未以说明书为依据或者修改超范围的理由不正 确Ø 认定缺少必要技术特征，但本发明创造不采用此技术特征仍能解 决其技术问题203有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)对无效程序前景的分析（根据试题其他方式提出的问题作出解答）委托书中咨询意见或以无效宣告

40、前景分析的不同结果（全部无效、部分无效、 维持有效）提出不同建议：要否与对方当事人和解、对于由o引起的反诉根据部分维持有效的结果对的o 对咨询涉及的程序问题或其他实体问题作出说明（参见欧洲专利局1993年和2007年涉及的程序问题或其他实体问题：略）o 对无效宣告程序基本知识的简答题的解答（如2007年考题中的无效专利文件的修改原则，2009年考题中涉及 权限问题等）资格和由上述第2点和第3点可知，应当十分熟悉无效程序在程序 体方面的基本知识。204方有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据试题要求向客户提供分析意见除起始段和结尾，应当包括o 对无效宣告请求书中涉及的各项权利要求的无效宣告

41、理由逐一说明其是否成立若同一权利要求涉及多个无效宣告理由的，应分别作 出说明对于涉及证据的无效宣告理由，应当对各证据的适用 范围作出说明若同一权利要求有关不具备新颖性创造性理由给出多种单独对比或结合对比情况的，应当多种对比情况分别作出说明在论述不具备新颖性和创造性的无效宣告请求理由能成立的规范格式与不成立的规范格式（即论述具备新颖性 和创造性的规范格式）有所不同o 根据上述分析结果给出对权利要求书的修改建议205有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据试题要求撰写意见陈述书意见陈述书通常采用表格（注意各栏的填写），其中意见陈述书中第栏中的内容通常以意见陈述书正文的方式 提交，此外还包括附件

42、。表格中应当在第栏中写明专利复审委员会在受理通知书中所给出的编号（当有多个无效宣告请求时，该哪一个请求人提出的）。编号是用来区分是答复无效宣告请求书的意见陈述书正文的主要内容主要 包括：起始格式段，具体反驳请求人主张的无效宣告理由（ 包括权利要求书的修改说明） ，结尾段o 起始格式段说明本意见陈述书的答复对象以及专利权人的请求。206有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据试题要求撰写意见陈述书(续)o 具体反驳请求人主张的无效宣告理由¯若无效宣告理由中不属于专利法实施细则65条2款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则64条2 款）规定的法定无效宣告理由，通常应当首

43、先要求专利 复审委员会对此理由不予考虑（关于主张不能享受优先 权的无效宣告理由需视情况分别对待）；¯请求书及其一内的补充意见中没有具体说明和分析的无效宣告理由，应当要求专利复审委员会不予考虑；¯若补充证据逾期且不属于识性证据，或者在请求书及其一内的补充意见中未用于具体说明相效宣告理由的证据，应当要求专利复审委员会不予考虑；207有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据试题要求撰写意见陈述书(续)o 具体反驳请求人主张的无效宣告理由(续)¯若修改权利要求书，应当首先对修改情况作出说明；¯对反驳所的请求人的法定无效宣告理由所涉及的对象（如某权利要求）和所

44、依据的证据和事实作出说明；¯反驳中需要反证的，编号列出所有反证材料，且在意见陈述书中结合所有反证材料作出具体说明；¯以法、细则、指南的规定为依据说明请求人的上述主张为何不能成立，若修改权利要求的，尤其采用合并方式修改的，应当无效宣告理由具体说明修改后的权利要求为陷 ；消除无效宣告理由所涉及的本专利文件的缺208有关答复无效宣告请求书试题应试思路(续)根据试题要求撰写意见陈述书(续)o 具体反驳请求人主张的无效宣告理由(续)¯若请求人提出的无效宣告理由涉及多个证据的，在说明该无效宣告理由不能成立时应当对所有证据作出分析。¯若请求人提出多个无效宣告理由，应当

45、分节逐条说明请求人主张的无效宣告理由为何不能成立。o 结尾段209意见陈述书正文撰写时应当注意的几个问题1.应当词语规范（注意不要出现专利用语的概念错误），有理有 据，条理清楚，逻辑清晰；应当避免强词夺理，避免仅仅陈述缺乏性的套话。2.意欲维持专利权全部有效的，应当对所有无效宣告理由和证据作性的答复。3.意欲维持专利权部分有效的，应当对相无效宣告理由和证据作性的答复；修改权利要求书的，应当在意见陈述书中写明修改后的权利要求，并无效宣告理由具体说明修改后的权利要求为专利文件的缺陷。消除无效宣告理由所涉及的本210意见陈述书正文撰写 应当注意的几个问题(续)4.通常应当对不可采信的证据说明不能采信

46、的，但是为防止证据出现万一被采信的情况下的，还应当具体说明为什么该证据还不能支持请求人所主张的无效宣告理由。5.论述权利要求具备新颖性、创造性时，仅需要请求书中涉及到的对比组合方式加以反驳。6.具体反驳每一无效宣告理由的具体步骤：-无效宣告请求人的具体意见所涉及的法律问题，提出对相关法律条款的正确理解；-对相关事实的认定（包括证据认定的事实，也包括对专利相关技 术内容的认定），如果请求人对相关事实的认定错误，应明确指出，并提出专利权人认为正确的事实认定；-最后对该所涉及的相关问题结合相法律适用进行分析，从而得出该专利符合相关法律规定的结论。211根据2012年无效试题改编模拟试题说明在本模拟案

47、例中，客户A公司因投入市场的冷藏箱被专利权人甲公司提出专利而准备对专利权人甲公司的实用新型专利向专利 复审委员会提出无效宣告请求，于是向专利机构提供了该实用新型专利文件以及准备作为证 据提交的四份对比文件，客户A公司要求给出对拟提出无效宣告请求案的咨询意见，并撰写提交 给专利复审委员会的无效宣告请求书；而专利权人甲公司向另一专利机构转送了无效宣告请求书（请注意与前面给出的无效宣告请求书的内容不同）及请求书中所涉及的证据，专利权人甲公司要求给出关于上述无效宣告请求书的分析咨 询意见，并为其撰写一份提交给专利复审委员会的意见陈述书，必要权利要求书进行修改。212提出无效宣告请求部分答题思路n 阅读

48、理解专利文件o 确定无效宣告请求案适用的法律o 理解权利要求的技术方案专利文件本身是否由的缺陷可作为无效宣告理on 分析客户提供的对比文件¨ 分析四份对比文件的相关性¨ 分析提供的对比文件能否使各项权利要求不具 备新颖性或创造性n 根据分析结果确定无效宣告请求的范围、理由和使用的证据n 向客户给出咨询意见n 撰写无效宣告请求书213阅读理解专利文件无效宣告请求所日 2010年2月23日的实用新型专利申请号 201020023456.7申请公告日 2011年1月21日专利权人甲公司214阅读理解专利文件(续)o 确定适用法律涉案实用新型专利未要求优先权，其申请日为2010年2

49、月23日，晚于2009年10月1日，也晚于2010年2月1日，按照施行专 利法的过渡办法和施行专利法实施细则的过渡办法的规定，涉案专利的无效宣告程序适用现行专利法和实施细则以及专利指南。¨ 理解权利要求的技术方案215权利要求书1.一种硬质冷藏箱，包括箱本体(1)和(2)，所述箱本体(1)的内部形成一个上部开口的容纳空间，所述(2)设置于所述箱本体(1)的上方，用于打开、关闭所述容纳空间的开口，其特征在于：所述箱本体(1)包括防水外层(3)、保温中间层(4)及防水内层(5)，所述箱本体(1)的容纳空间内固设有若干个装有蓄冷剂的密封的蓄冷剂包(6)。2.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其

50、特征在于：所述箱本体(1)和所述链(7)。(2)的连接处设置有拉3.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：在所述(8)。(2)上设有能盖住所述拉链(7)的挡片4.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：所述保温中间层(4)为材料。216阅读理解专利文件(续)o 理解权利要求的技术方案由该实用新型专利说明书记载的内容可知，该实用新型 要解决的技术问题是为暑天外出时提供一种便于携带冷饮料 的冷藏箱。权利要求1要求保护的冷藏箱的技术方案为解决上述技术 问题采用了两个措施：箱本体由防水内层、保温中间层和防水内层；在箱本体的容纳空间内固设有蓄冷剂包。前一措施可以减少箱外向箱内的热量传递，后一措施可

51、以使冷藏箱内处于低温状态，且能防止其在积在一起。过程中相互碰撞或堆217阅读理解专利文件(续)o 理解权利要求的技术方案(续)权利要求2技术方案作出的进一步改进是在箱本体和的连接处设置有拉链，以方便打开或关闭。权利要求3技术方案作出的进一步改进为设有能盖住所述拉链的挡片，以减少箱本体内、外空气的对流，延长 箱内物品的冷藏时间。权利要求4技术方案作出的进一步改进为选用常见的 材料作为箱本体的保温中间层。218阅读理解专利文件(续)专利文件本身是否可作为无效宣告理由的缺陷o就该实用新型专利而言，在理解权利要求书中各项权利要求技术方案内容的同时，注意到权利要求3着可作为无权利要效宣告理由提出的实质性

52、缺陷：由于权利要求3仅求1，而在其限定部分所进一步限定的附加技术特征“拉链”并未出现在其的权利要求1中，且在权利要求3的限定部分未写明其与权利要求1中出现的技术特征之间的关系，因此权 利要求3未清楚限定要求专利保护的范围，不符合专利法第26 条第4款的规定，这一实质性缺陷属于专利法实施细则第65条 第2款所列出的无效宣告理由之一。但是，这一缺陷可以通过修改权利要求3的关系(即改为权利要求2)而消除。219分析客户提供的对比文件对比文件1 中国实用新型专利文件申请日 2010.1.25，公告日 2010.12.9，专利权人 甲公司，硬质冷藏箱包括箱本体1和2。箱本体1包括内外两层防水尼龙面料层及

53、保温中间层。箱本体1的内部形成放置物品的容纳空间，容纳空间上部为开口。用于容纳空间开口的2设于箱本体1的上方。箱本体1和2上设有相互配合的连接件3。容纳空间内固定设置有若干个装有蓄冷剂的密封的蓄冷剂 包（图中未示出）。冷藏箱放置于冰箱内以冷冻蓄冷剂包。使用开2，把需要冷藏的物品放置于箱本体1的容纳空间内，然后盖上2，以减少容纳空间内的冷空气散失。本实用新型 的冷藏箱特别适用于旅行中对食品、饮料的冷 藏。220对比文件2申请日中国实用新型专利文件2009年1月20日公告日2009年12月1日，冷藏桶包括桶本体1和设于桶本体12。桶本体1和2由外向内依序设有上方的防水尼龙面料层、硬质材料层、保温层及防水尼龙 面料层。桶本体1具有一体成型的侧壁和桶底，在2的边缘设有拉链3。为了使侧壁的顶部边缘及冷藏桶具有冷藏功能，还需在冷藏桶的桶本体1内放置若干个装有冰块的密封的冰块包（图中未示出），使得冷藏桶能够用于和存放饮料、食品等需要低温保存的物品。为了仅将冰块包放入冰箱 内冷冻而无需将冷藏桶一并放入冰箱，所有冰块包 均是直接放置在桶本体1内。此外，保温层可以采用材料。把所有冰块包都放在冰箱中充分冷冻。使用时拉开拉链3，打开2，把需要冷藏的物品和若干个冰块包放置于桶本体1内，再将桶本体