【案例】访谈录-英国Strix公司案例

1、访谈录- 英国 strix公司案例访谈录：专利侵权诉讼策略和技巧（英国 strix公司案例） 访谈录：专利侵权诉讼策略和技巧中国专利与商标2006年第 2 期在学问产权爱护中，专利爱护是一种比较强的爱护手段；对于技术含量高的产品，企业一般会挑选用专利爱护；然而，当遇到专利侵权时，由于专利涉及复杂的技术问题，打这类官司最为费时费劲；面对有时长达数年的诉讼，一些外国公司甚至挑选了离开中国市场； 英国 strix公司是留下来的大多数外国公司之一，它是全球最大的小型自动温控器制造商，在中国拥有近100 件专利；上世纪 90 岁月中后期， strix产品开头进入中国，从 98 年起，strix公司为了一

2、个小小的温控器相继投入了上百万元在中国打击仿冒和专利侵权；不久前，strix 公司在两起创造专利侵权诉讼中一审胜诉；strix公司的执着获得了回报；为了让读者明白如何在中国进行专利诉讼， 日前本刊记者专程采访了 strix公司在中国的诉讼代理律师 - 中国专利代理（香港）有限公司的董巍先生；记者：最近， 你们代理的 strix公司的专利诉讼案件相继胜诉； 请您简洁介绍一下代理 strix公司诉讼案件的情形；董：我公司从 98 年开头代理 strix公司的专利诉讼案件；strix公司在专利领域里始终保持一个比较活跃的姿势，它在中国的专利申请总量并不是太大，但是它申请的专利多数都实际应用了，包括创

3、造、有用新型、外观设计；到目前为止，三种专利都提起过诉讼；strix公司在全方面地利用中国学问产权制度来爱护它在中国的市场，中国很多生产温控开关、电连接器的厂商都被 strix公司告过， 有一些后来进展成为它的合作伙伴， 有些仍是争议不断；2005年年底，strix公司的两项创造专利分别在北京一审胜诉， 对方已经上诉，现在只能说是阶段性的成功；除了 strix案，最近我们代理的其它一些专利侵权案也接二连三地取得了阶段性的成功；如德国 obe 公司提起的方法专利侵权诉讼，历时四年多，中间办案比较艰巨，也有很多波折，最近得到了一审胜诉的判决；另外，日本岛野公司就 自行车拨链器外观设计侵权提起的诉讼

4、也取得了一审的成功；记者：权益人在提起专利诉讼之前，一般需要作哪些预备？董：我们认为，要取得诉讼的成功，第一应当认真讨论和确立诉讼策略；诉讼策略一般涉及以下几个方面：在哪儿打（ where ）；什么时间打（ when ）；打谁（ whom ）；挑选什么样的专利（ which patent）；1. 起诉地的挑选（ where ）这一点不仅对于国外当事人，对国内当事人也同样重要；由于依据民事诉讼法，一般是在被告的住宅地起诉；但是象这种学问产权案件，由于侵权认定的难度特别高，假如挑选被告的住宅地起诉，往往会受到地方爱护主义的干扰；地方爱护主义不光在涉外案件里，即使在仅涉及国内当事人的案件中也是普遍存

5、在的一种现象；所以在专利侵权诉讼中，如何挑选专利诉讼的管辖地是特别重要的；依据最高人民法院的司法说明，侵权行为发生地是转变管辖地的一个4很好的挑选；在上述的几件胜诉案件中，通过对侵权行为的调查和取证，我们都挑选了向非被告住宅地的法院起诉；这样做，我们明显地感到案件受到的外界干扰少了很多；在 gp 与 kt 这两个法国公司之间就制备化肥方法专利的争议中，由于法国kt公司在中国没有住宅地，但是它在山西、河北、陕西各有一个技术的使用者， 这三家公司进口法国 kt 技术时是通过北京的一家中间商，可以作为共同被告；由于中介公司是北京的，按理说可以把案子放在北京打，但当事人有些顾虑， 由于它和北京这家公司

6、仍有其它的业务往来，最终挑选了到各省分别起诉；在 各省进行的诉讼中，这个案子显现了特别困难的局面：在经过五年之久的诉讼 后，当事人在三个省都败诉了；无可否认，案件受到很强的地方爱护主义的影 响，三家被诉企业都是当地很强的大型国有骨干企业；而且这里面仍有一些意 外情形，三个省的高院在判决中对同一件专利，同一当事人，同一个权益要求作出了三种不同的说明，这一点是特别令人惊讶的；就此，gp 公司已经向最高法院进行了申诉，已被最高法院受理；到现在，这个涉案的专利权已经过期，而争议仍在连续；2. 诉讼时机的挑选（ when ）挑选什么样的时机起诉，起诉前是否要发警告信，以及是先谈判后诉讼，仍是 先诉讼后谈

7、判等等这些问题，也是诉讼开头前要考虑的；时机的挑选，在不同 的案件中是不一样的；如日本岛野公司不考虑许可，所以我们在适当的时机起 诉就可以了；而 obe 公司是考虑许可的，我们实行的方法是先接触后起诉；我们现在收到的判决书是一份，但当时被控侵权企业是如干个，态度各不相同： 有在收到警告信后就停止侵权的；有在收到警告信后仍旧侵权，但在起诉后和解的；最终只有一家诉讼究竟；在 strix 案中， strix 温控器是一个中间产品， 诉讼中不仅涉及了直接竞争者，也涉及了终端产品 - 电热水壶的制造商，诉讼过程中 “谈”和“打”是交错在一起的；何时诉讼，要依据案情合理挑选；记者：您刚才谈了诉前诉讼策略的

8、挑选；诉讼中仍有什么需要留意的吗？董：诉讼中主要是诉讼技巧的运用；不同代理人在办理案件的时候有不同的偏好，不同的套路，但是有一些基本的诉讼技巧：1. 侵权的证明在专利侵权诉讼中，证据的完备极为重要；原告需要证明：被侵权的产品或方法被专利权益要求所掩盖；被告侵权行为属于法定侵权行为；这方面也有一些反面的例子，由于告错了对象，导致诉讼中的被动；如美国一家知名的日用化工企业，其专利是洗涤液包装瓶的外观设计，被告辩称包装瓶是外购的，而被告销售的是瓶中的洗涤液，不应作为侵权的主体；据此，法院认为被告不存在法定的侵权行为，原告被迫与被告和解；2. 专家看法在专利诉讼中，北京法院和外地法院对专家看法的依靠程

9、度有明显的差别；在涉外专利侵权诉讼中，外地法院一般要指定专家鉴定机构，对涉案专利进行比对、鉴别；而北京法院更重视当事人的自述，假如当事人能把技术说清晰，通常不需要专家供应看法，更接近当事人主义；3. 诉前禁令几乎全部的专利权人都特别关怀诉前禁令的问题，由于诉前禁令的效力特别强， 几乎全部的专利权人都期望通过诉前禁令的方式使侵权人诉前停止侵权行为； 据最高法院的统计，从2001年修改专利法建立诉前禁令制度到现在，中国法院作出的涉及到专利诉前禁令的裁定一共是199件（包括不赐予诉前禁令的裁定）；要申请诉前禁令，必需具备两个条件；第一，侵权的证据必需是确凿的，清晰的；关于侵权的判定也必需是明显和有说

10、服力的；另外仍要有证据证明，假如不实行诉前禁令，会有无法补偿的缺失；多数案件难以满意后一条件；实际办案中，有相当一部分国外权益人，是在起诉之后，申请诉中禁令；对于 诉中禁令，各地法院在处理上很不一样；依据现有的法律规定，是不存在诉中 禁令的概念的；所以很多法院坚持认为，除了诉前禁令和判决后的永久禁令之 外，是不存在诉中禁令这样一个暂时措施的；但是也有一些法院认为，诉中禁 令可以比照先予执行的方式来执行；但是我们认为，这是很不行靠的，由于先 予执行的范畴特别有限，针对的是给付、赡养这些特定的情形，法院可以裁定 先予执行；但是对侵权案件中的诉中禁令的赐予，我们认为是缺乏法律依据的；所以，假如法院不

11、赐予诉前禁令，当事人肯定要实行必要的证据保全和财产保 全的措施，以便保证将来判决的执行，同时，要尽量协作法院加快案件的审理；目前在中国，专利案件的审理越来越快，随着法官对专利案件越来越熟识，诉 讼周期也越来越短，两审案件在一年内结案是一个比较抱负的时间；4. 损害赔偿不建议当事人在诉讼中把损害赔偿要求提的过高；从中国目前专利审判的实践来看，提出高额的损害赔偿除了新闻炒作外，对当 事人没有更多的好处；由于依据中国现行专利法的规定和赔偿运算方式， 举证明在是太困难了，所以专利侵权案件的赔偿绝大多数都是法院的酌定赔偿，也就是法定赔偿， 但是法定赔偿的上限是50 万人民币， 所以要提出几千万的损害赔偿

12、，除了付出高额的诉讼费外，最终实际能得到赔偿会和提出的数字相差很远；而且提出高额损害赔偿不见得对原告有利，由于这样的案件对法院会造9成一种不必要的压力；在很多专利侵权案件中，适当的损害赔偿的提出是比较恰当的；据我们分析，专利损害赔偿额一般在20 万到 30 万人民币左右，作为诉讼恳求提出比较有利；记者：我们留意到，你们代理的专利侵权案件中大都采纳向法院起诉的方式， 即挑选司法途径；对于挑选司法途径仍是挑选行政途径，你们对当事人有什么建议？董：strix公司早期的外观设计侵权案是通过专利治理机关来做的，它的好处是简便、快速，费用低；但是现在涉外案件用专利治理机关不是很多了，这里面 有很多因素影响

13、挑选；第一，手续并不比去法院更简便；中国大多数专利治理 机关都需要托付手续的公证认证，过去特别简洁，签署一个托付书就够了，现 在跟法院的要求基本上是一样的；其次，专利治理机关没有对损害赔偿进行调 处的权益，所以当事人要获得损害赔偿仍得另行起诉；第三，专利治理机关的 打算仍要经过司法审查；不服的一方仍可以去法院提起行政诉讼，行政诉讼仍 要打两审；本身行政调处的效力就不是很强，再加上时间的拖延，明显不如直 接到法院起诉效率高；第四，恳求专利治理机关处理侵权，在诉讼的策略和技 巧上的挑选余地小； strix案涉及宁波、上海、北京的侵权人，三地只要向一地的法院起诉就可以了，而假如请专利治理机关查处，这

14、种挑选就会带来肯定的 困难，跨省执法有肯定的难度，而且几乎每一个省一级的专利治理机关都有自 己的专利爱护条例；也就是说，提起诉讼的话，依据诉讼法和最高法院的司法 说明就可以了；要是请各省的专利治理机关调处，仍得讨论各省的专利爱护条 例，明显不便利；第五，由于国外当事人仍是以创造专利起诉的居多，这类案 件相对比较复杂，挑选法院来做，付出成本和获得的效力相比，比较均衡；我 们现在在专利侵权纠纷中很少建议客户挑选行政治理机关这个渠道；记者：专利权人在维权时会考虑维权的效力和成本；在中国进行专利诉讼，效力和成本方面的现状情形如何？董：在中国现行的法律制度下，对于外国专利权人来说，在中国获得专利爱护，

15、第一是可能的，其次也是比较准时的：从最近的两个案件来看，一审判决结果 均在一年之内取得；外观设计更是半年就有了审判结果；在损害赔偿上，只要 赔偿额提得适当，法院一般都会予以支持；当事人在专利侵权诉讼中所投入的成本包括律师费、本公司人员的投入，在现 阶段这些是不行能通过法院裁定的损害赔偿来补偿的，二者之间差额也是比较 大的；但是通过提起侵权诉讼，国外权益人在商业竞争中无疑会增加市场份额；而对侵权企业来讲，败诉对他们就是灭顶之灾；专利侵权诉讼是商业竞争的一 种手段； strix公司利用专利诉讼维权是比较成功的；记者：据我们明白，过去外国权益人一般通过本国或跨国执业的律师事务所托付中国律师打官司，现在权益人倾向于直接托付中国律师；是什么缘由带来这种变化？董：过去很多外国公司找国内的代理机构都通过境外的事务所，这里最重要的 缘由就是沟通和信任；在任何诉讼中，当事人和律