从一个专利申请案件看专利“创造性”的判断方法及其运用

1、第 1 页共 8 页从一个专利申请案件看专利“制造性”的推断方法及其运用 周世骏单位：浙江泽大律师事务所从一个专利申请案件看专利“制造性”的推断方法及其运用的技术制造通常是在先有技术上增加一些东西，但并非一切颖、有用的东西都有取得专利保护的价值，构成申请专利的技术解决方案必需是一种制造。为了鼓舞真正的制造，获得专利权还需要具备特定的条件。制定有关制造的制造性标准，正是为了在一般性技术进步中识别真正的制造，将单纯的技艺与制造性分开来。因此，我国专利法其次十二条第三款规定：“制造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该制造有突出的实质性特点和显著的进步，该有用型有实质性特点和进步。”一、专利申请案件

2、实例中对制造性推断的论述本文介绍的专利申请案件是申请人于 2022 年 7 月提交的一件制造专利申请，共有 6 项权利要求，主要公开了一种可以连续穿插编织软质纬丝和硬质纬丝的编织机械。其技术方案的要点是，设有剑杆织机的机架和传动机构，在机架上固定有框架，框架一端安装有龙头，框架上面设有提花龙头，龙头通过拉绳与提花龙头相联,提花龙头下方设有提花中框，机架一侧设有连杆,其下端部与传动机构相协作,其上端部与提花龙头相联, 机架上安装有跑道，跑道两端安装有梭子，梭子后部连接有履带带动梭子沿跑道运动， 跑道上安装有假设干个进料器，进料器下部开设有进料槽，进料器前方设有分线板，机架一侧设有送丝轮，机架一端

3、上安装有接纬机构，接纬机构通过拉绳与龙头相联，机架前方设有一个放线架，机架一侧设有一个纬丝架。依据原始的申请文件，中国国家学问产权局的专利审查员依据规定的步骤和范围进行了审慎的检索，找到一篇申请人于 2022 年 12 月提交的一件已公开的专利申请文件作为比照文件，并将其作为该申请案专利是否具有制造性的主要推断依据。审查员提出审查意见并认为：比照文件公开了一种提花编织机，并具体公开了以下技术特征：机架、传动机构、机架上固定有框架，框架上一端装有提花龙头，提花龙头下方设置有提花框、机架一侧设有连杆, 其下部与所述传动机构相协作,连杆上端与提花龙头相连, 机架上安装有跑道，跑道上安装有进料器，进料

4、器前方设有分线板，机架旁设置送丝轮。申请文件的权利要求1 与比照文件所公开的技术内容相比，其区分仅在于：跑道两端安装有能沿跑道运动的梭子、龙头、接纬机构及其安装方式。然而，这种区分对所述技术领域的人员来说是显而易见的，由于，正如制造人在说明书中所述的那样，龙头和接纬机构为已有织机的常见构件，该常见构件在织机中的作用和在该制造中也就是竹麻编织机中的作用是一样的，都是用于接纬，将该区分特征用于该制造对于本领域技术人员来说并不需要付出制造性的劳动，因此，权利要求1 所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特定和显著的进步，因而不具备制造性。基于上述意见，审查员在通知书中给出倾向性意见认为，专利申请中没

5、有可以被授予专利权的实质性内容，假设陈述理由不充分，申请将被驳回。收到通知书后，代理人对申请案件内容、有关法规和专利审查规章进展了深入的理解，认为该案申请的全部权利要求均具备制造性，并提出了充分翔实的辩论理由：一该案申请权利要求 1 中技术方案与相对于比照文件的区分特征分属不同的技术领域。审查指南第一局部第四章1、正如该案申请说明书对制造的技术领域的描述，该案申请涉及一种编织机械， 特别涉及一种可穿插编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹条、竹丝等硬质纬丝的竹麻编织机。据此，专利局将该案申请的 IPC 分类号定为 B27J1/02见该案申请公开说明书，其所属大类为木材或类似材料的加工或保存；其

6、所属小类为藤茎、软木或类似材料的机械加工，这一分类是准确的。依据 IPC 分类，权利要求 1 区分特征中有关龙头、接纬机构等构件应属 D03D 大类下织机的构件。因此，从IPC 分类的角度看，该案申请权利要求 1 中技术方案与区分特征分属不同的技术领域。2、权利要求 1 中技术方案涉及一种混合编织软、硬质纬丝的竹编织机械，该机械加工得到的一般是竹席、竹垫、竹窗帘等具有独特应用领域的产品。而有关区分特征中龙头、接纬机构等构件在该案申请之前仅仅应用于一般纺织工业，其相应产品一般是布匹，该构件的应用领域与前者存在着重大差异。因此，相应的加工机械属于不同的两个技术领域。二把握有关区分特征的技术人员和把

7、握竹制品编织工艺的技术人员不是同一领域的技术人员。审查指南其次局部第四章第 2.4 节将丝、线等软性材质编织成布匹，以及将竹条、竹丝等硬质材料编织成席子、地垫等产品已有相当悠久的历史，甚至在史前考古记录中也有记载。但是这两类产品由于应用的材质存在物理性质上的重大区分，导致其加工方法和改进程度始终存在着重大的差异，因而相应从业人员所把握的技能也是具有相当大的差异的。在远古时代人类就已经制造了织布的织机，到了近代工业时期，织机的技术更是日月异，如今电脑把握技术更是得到普遍应用。但是，纺织工业织机技术的快速进展并未对竹编织技术的提高起到相应的同步提升作用。这不仅是由于两类产品有着截然不同的应用领域，

8、更由于竹编织工艺所应用的主要原材料竹片或竹丝长度有限、质地坚硬， 决无可能在一般纺织机械上应用。一般纺织工业从业人员决无可能去考虑如何在布匹中添加竹片或者竹丝以生产带有竹片或竹丝的布匹，也不行能想方设法利用织布机械去编织竹席。因此，这一行业的从业人员所把握的技能对于提升竹编织工艺没有任何帮助。由于原料材质特性的限制，竹编织产品在相当长时间里均是承受手工编制，本领域的技术人员也只是文化层次相对较低的竹编织手工业者。直至近些年，经过竹编织行业技术人员的艰辛努力才制造了较为原始的竹编织机械，实现了竹制品编织过程的局部自动化，此时，本领域的技术人员演化成为把握初级机械加工技能的从业人员。 2022 年

9、，在该案申请人提出了一种提花编织机的制造制造即比照文件所示技术方案之后， 本领域的技术人员所把握的技能又扩大至可以利用软质经线在硬质纬丝间的上下位置 变化加工多种图案的竹编织产品。但此时，龙头、接纬机构等纺织行业织机的构件仍不是竹编织行业的一般技术学问或现有技术，把握这些技术的仍只是纺织行业的技术人 员。由于把握区分技术特征的技术人员与本领域技术人员所把握的技能之间存在重大差异，因此两个行业的技术人员不是同一领域的技术人员。在评判该案申请制造性的时候不能仅由于权利要求 1 与比照文件中技术方案同属编织机械，就草率将两者的技术领域和领域内的技术人员等同对待，而是应当基于各自所把握的学问和技能进展

10、综合评 价。三权利要求 1 中有关区分特征对于该案申请所属技术领域的技术人员来说并非显而易见，理解和应用它们需要做出制造性的劳动。审查指南其次局部第四章第 2.2节权利要求 1 中的区分技术特征的设计均有其特别意义，是实现制造目的必要技术特征，详见权利要求 1 与比照文件的技术特征比对表。由于竹制品编织与一般纺织两个行业之间存在着重大区分，行业之间的技术沟通也格外少，本领域技术人员与纺织行业的技术人员所把握的技能之间也存在着极大差 距。同时，由于加工原材料和最终产品之间存在重大特性差异，这导致在竹编织机械技术提升过程中，即便是对纺织行业织机所使用的构件进展借鉴和参考，也需要本领域有关技术人员付

11、出相当的努力去理解，同时还需要在制造制造过程中针对制造对象的技术特点做出相当大的调整，而由此带来的任何一点提升都需要他们付出艰辛的劳动。这一点，从该案申请与比照文件所示技术方案提出时间相隔 3 年之久即可看出。因此，有关区分特征对于该案申请所属技术领域的技术人员来说并非显而易见，理解和应用它们需要做出制造性的劳动，进展大量的争辩和试验，因此权利要求1 中技术方案具备突出的实质性特点。例如，在将织机的龙头和接纬机构引入编织机的时候，必需要考虑到在软性纬丝编入编织物后，如何适时地参加竹条、竹丝等硬质纬丝。该申请案制造性地将安装有梭子的跑道与进料器进展结合，这样当跑道运动到极点位置后，可以自送丝轮送

12、入硬质纬丝并穿过进料器的进料槽，使硬质纬丝被交编于经线之间。而进料器则设计为可以随跑道的运动做周期性摇摆，以实现软硬质纬丝相见的织品。这一制造性的技术特征是任何现有技术都不具备的，也不是本领域技术人员结合现有技术和比照文件可以显而易见得到的。四权利要求 1 的技术方案抑制了现有技术存在的缺乏，为解决技术问题供给了完全不同的构思，因而相对于现有技术而言具有显著的进步。审查指南其次局部第四章第 2.2 节、第 3.22 节现有技术中的竹席、竹帘、竹垫编织机械只能单独编织竹丝、竹条等硬质纬丝材料。当需要穿插编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹丝、竹条等硬质纬丝时，现有的竹席、竹帘、竹垫编织机械需要

13、在织入一根硬质纬丝后，临时停顿编织机械的运转， 然后依靠人手送入一根软质纬丝后开动编织机械才能完成一次软、硬质纬丝的穿插编 织。其缺乏之处在于：耗时、工作效率低、产量低、本钱高而且产品质量不高，缺乏市场竞争力。权利要求 1 的技术方案与现有技术相比具有更好的技术效果。由于设有剑杆织机的机架、传动机构、龙头和接纬机构，协作设有提花龙头、提花中框和进料器，故本制造可以实现由机械自动传送软质纬丝，不需要停顿编织机械的运转，连续的穿插编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹条、竹丝等硬质纬丝，编织出具有各种图案的产品， 极大的提高了工作效率，提高了产量，节约了产品本钱，而且编织出来的产品质量高， 增加了

14、市场竞争力。同时，它也代表着竹制品编织技术的一种进展趋势。五对权利要求 1 中技术方案进展推断时，应先明确所属技术领域的技术人员所把握的技能和进展学习、争辩、开发的力量，不应在了解了制造内容之后才对制造的制造性做出估量偏低的推断。审查指南其次局部第四章第 6.2 节六依据上述理由，该案申请的独立权利要求1 与申请日以前已有的技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第 22 条第 3 款关于制造性的规定。同时，由于权利要求 26 是对独立权利要求 1 的进一步限制，因而也是符合专利法第22 条第 3 款有关制造性规定的。最终，审查员以通知书的形式告知全部承受代理人的辩论意见。一个看

15、似被判了死刑的制造专利申请案件通过代理人的努力又重获得了生气。二、专利制造性的推断方法从上面对专利申请案件审查过程的介绍内容可以看出，在对专利的制造性进展推断时可主要从以下几个方面着手：一确认制造是否具有突出的实质性特点或有用型是否具有实质性特点。 推断方法是将要求保护的制造内容与现有技术相比，其技术方案是否显而易见，通常可依据以下三个步骤进展：1、确定最接近的现有技术。最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的制造或有用型最亲热相关的一个技术方案，它是推断制造是否具有突出的实质性特点或有用型是否具有实质性特点的根底。2、确定制造或有用型的区分特征和制造实际解决的技术问题。在审查中应当客观分

16、析并确定制造或有用型实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的制造或有用型与最接近的现有技术相比有哪些区分特征，然后依据该区分特征所能到达的技术效果确定制造或有用型实际解决的技术问题。3、推断要求保护的制造对本领域的技术人员来说是否显而易见。推断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启发，即现有技术中是否给出将上述区分特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启发， 这种启发会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的制造或有用型。二确认制造是否具有显著的进步或有用型是否具有进步。制造有显著的进步或有用型具有进步，是指制造或有

17、用型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，抑制了现有技术中存在的缺点和缺乏，或者为解决某一技术问题供给了一种不同构思的技术方案，或者代表某种的技术进展趋势。三正确认定所属技术领域和所属技术领域的技术人员。对于制造而言，不仅要考虑该制造专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域。对于有用型而言，一般着重于考虑该有用型专利所属的技术领域。制造或有用型是否具备制造性，应当基于所属技术领域的技术人员的学问和力量进展评价。要留意的是，推断制造性时，所述技术领域的技术人员是从技术问题的解决者而不是技术问题解决答案的应用者的角度动身打量制造或有用型，是要推断从所属领域和相关领域的现有技术动身

18、完成制造或有用型是否是显而易见的，获得制造或有用型是不是需要付出制造性的劳动。四合理运用关心性审查基准。制造或有用型是否解决了人们始终渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、是否抑制了技术偏见、是否取得了预料不到的技术效果或是否在商业上获得成功时，也可作为推断制造或有用型制造性问题的一个重要参考依据。三、专利制造性的推断在诉讼实践中的运用依据行政权与司法权分工原则，专利权是国家特地行政部门依据既定的规章授予申请人的权利。因此，试图对专利是否具有制造性进展推断从而影响专利权的有效性， 也只能是在行政法律法规的体系中实现。授予专利权是专利局的职责，推断专利是否具有制造性并打算专利权是否应宣告无效是专

19、利复审委员会的职责。相应地，对专利制造性进展推断主要也是运用于专利申请程序和宣告专利无效程序中。但是，这并不意味着专利是否具有制造性的推断与专利诉讼的司法程序是完全割裂的。专利侵权诉讼的司法程序和相关联的无效宣告程序既有相互独立的审查审判原则，又存在亲热的关联性。专利侵权诉讼的当事人或其代理人可以通过以下途径实现专利制造性推断的合理利用。一在提起侵害有用型专利权诉讼中，原告在起诉时出具的有用型专利的检索报告将对有用型专利是否丧失颍性或者制造性进展检索，假设未觉察导致有用型专利丧失颍性、制造性的技术文献，人民法院可以不中止诉讼。二侵害有用型纠纷案件的被告可依据搜集到的证据材料的状况，对原告起诉所依据的专利权的制造性作出合理推断，打算是否在辩论期内向专利复审委员会提出宣告无效的恳求，并向法院恳求中止诉讼。人民法院受理的侵害制造专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵害有用型案件，被告在辩论期间内恳求宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。三在专利复审委员会对被提起