专利实施许可与强制许可(高新企业讲座090812)

1、专利实施许可与强制许可专利实施许可与强制许可 （高新技术企业须知）（高新技术企业须知）主讲人： 陈冬健涉及的主要法律、法规条款：l专利法：专利法：新修订的专利法于2009年10月1日起施行，共8章76条，其中第8、10、1214、16、47条涉及专利实施许可，4858条涉及专利强制许可。l专利法实施细则：专利法实施细则：2001年7月1日起施行，共11章122条，其中第14、15条涉及专利实施许可，7277条涉及专利强制许可。新修订的专利法实施条例也将于2009年10月1日施行。相关法律、司法解释和国际协议条款：l合同法：合同法：1999年10月1日起施行，共23章428条，第18章为技术合同

2、，其中第324、339、340、342346条涉及专利合同。lWTO中中TRIPS协议：协议：世界贸易组织协定中与贸易有关的知识产权协议/郑成思译：我国2001年12月11日加入WTO，TRIPS协议共 7部分73条，其中第8、2534、40条涉及工业品外观设计、专利和协议许可证。一、合作和委托开发完成的发明创造一、合作和委托开发完成的发明创造l委托完成的发明创造，申请专利的权利归被委托方；l合作完成的发明创造，申请专利的权利归合作方共有。l除另有协议的以外。l新专利法15条规定：专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他

3、人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。l除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。l注：注：此条为利益共享原则，即：l1、约定优先。事先有约定的，从其约定。l2、鼓励共有人之一单独实施或许可他人实施，不需全体共有人同意。但仅限普通许可而非独占许可，这样也有利于其他共有人实施。l3、实施利益共享。l4、但涉及申请权或专利权的（如转让、放弃、独占许可、提起诉讼等），还需得到全体共有人同意。二、专利申请权或专利权的转让二、专利申请权或专利权的转让（assignment）l专利申请权或专利权向外国人转让，须经国务院外经贸委会同国家科委批

4、准（细则14条）；l专利申请权或专利权转让，自登记之日起生效。三、专利实施许可（三、专利实施许可（Licences）l专利实施许可是指：经专利权人许可，实施其专利的行为。l1、专利实施许可使用费和支付方式、专利实施许可使用费和支付方式 使用费数额由双方协议商定，无确定范围； 支付方式有一次总付、分期支付或入门加提成等，无统一模式。 2、专利实施许可的、专利实施许可的5种类型种类型 种类种类 许可方许可方 被许可方被许可方（1）独占实施许可 无使用权，不得再许可 有使用权 （exclusive license）（2）排他实施许可 保留使用权，不得再许可 有使用权 （sole license）（3

5、）普通实施许可 保留使用权，有权再许可 有使用权（4）交叉实施许可 双方互有使用权（5）分实施许可 保留原有许可方式 有使用权，有权再许可 3、专利实施许可的特点（归纳）、专利实施许可的特点（归纳）l“独占许可、排他许可、普通许可”方的权利是依次增大的，被许可方是均有使用权；l“分许可”是上述3种许可的派生，不能单独存在。其特点是：许可方保留原有许可的权利，被许可方则又增加再许可他人的权利；l“交叉许可”指的是：双方互有使用对方专利的权利；l无论哪一种许可，转移的只是专利技术，专利权属并未改变；而专利申请权、专利权转让则权属发生了根本改变。两者本质不同。l许可双方的权利义务关系，由合同条款具体

6、约定。4、专利实施许可合同的订立、专利实施许可合同的订立l根据“合同法”规定，订立专利实施许可合同与专利权转让、专利申请权转让合同，适用技术合同的规范文本 5、专利实施许可合同的主要内容、专利实施许可合同的主要内容（1）专利名称、专利号、专利申请日、授权日；（2）实施行为（制造、使用、许诺销售、销售、进口）；（3）实施地点（制造地、销售地、进口口岸等）；（4）实施期限（5）实施类型、（6）使用费和支付方式（见上述）（7）后续改进成果的提供和归属、分享；（8）保密责任（9）专利权人的确保责任（即专利的有效性、合法性）（10）违约金及赔偿方法（11）争议解决办法（协商解决、仲裁、法院判决及解决的所

7、在地）四、发明专利申请的临时保护四、发明专利申请的临时保护l使用他人公布后、授权前的发明专利申请，应付使用费；l使用他人授权前的实用新型和外观设计专利申请，无此规定。五、涉及国家重大利益的指定许可五、涉及国家重大利益的指定许可l对国家利益和公众利益有重大意义的专利，国务院有关部委、省级政府可指定单位实施；六、对实施专利职务发明人的奖励与报酬六、对实施专利职务发明人的奖励与报酬l 实施本单位发明和实用新型专利，发明人可获税后利润2%报酬；实施外观设计专利，可获税后利润0.2%报酬（细则75条）；l 许可他人实施专利，发明人可获税后利润10%报酬（细则76条）。l实施单位需向专利权人支付使用费。七

8、、无效宣告的效力七、无效宣告的效力l已被宣告无效的专利，已履行的专利实施许可合同和专利权转让合同无溯及力；如显失公平的，专利权人或专利权转让人应返还全部或部分专利使用费或专利权转让费。八、专利实施的强制许可八、专利实施的强制许可l专利强制许可是指：未经专利权人许可，但经国家知识产权局依法授权，实施其专利的行为。l TRIPS协议第8条规定：成员国可采取适当措施防止权利持有人滥用知识产权。例如专利权人不实施其专利。1、授予强制许可的、授予强制许可的3种情况种情况（1）具备实施条件的单位以合理条件请求专利权人许可实施其专利，但在合理长的时间内未获得许可；（2）国家出现紧急状态或非常情况，或为了公共

9、利益的目的；（3）从属专利情况下的强制许可。2、申请强制许可的条件、申请强制许可的条件（1）具备上述第1款的实施条件，并出具证明；（2）请求许可的主体是单位不是个人；（3）许可的专利是发明或实用新型而不是外观设计；（4）专利权授予后满3年（无论该专利是否实施）；（5）按规范要求向国家知识产权局书面提出；（6）向专利权人支付使用费；（7）被许可人享有和承担普通许可的权利义务。3、请求从属专利强制许可的条件、请求从属专利强制许可的条件l（1）具备上述条件，但请求的主体可以是单位也可以是个人；l（2）后一专利（从属专利）比前一专利有重大技术进步。4、国家紧急状态下的强制许可、国家紧急状态下的强制许可l国家出现紧急状态或非常情况或为了公共利益的目的，国家知识产权局可指定具有实施条件的单位，授予强制许可;该许可无时间限定，无需实施单位提出请求。附：专利药品强制许可制：lWTO总理事会2003年8月30日通过。文中规定：发展中成员和最不发达成员因艾滋